При решении вопроса об идентичности доменов зарегистрированным товарным знакам в среде арбитров отмечается почти полное единодушие. Причем при определении идентичности не принимается во внимание общий домен первого уровня (COM, NET, ORG), поскольку его использование является обязательным, и он не является сам по себе дополнительным средством индивидуализации. Место и момент регистрации товарного знака также не учитываются.

Однако в отдельных случаях выявились определенные разногласия.

Традиционно в законодательстве о товарных знаках сходство до степени смешения обозначало ситуацию, когда покупатель вместо покупки нужной ему вещи может купить совершенно другой товар, для обозначения которого было использовано сходное обозначение. В сети подобное смешение является чрезвычайно редким случаем. Попав на неверную страницу, пользователь имеет возможность вернуться в исходное положение, нажав мышью лишь на одну кнопку графического меню своего браузера. Данный аргумент особенно часто использовался ответчиками при рассмотрении первых судебных тяжб в западных странах. Однако судебная практика в подавляющем большинстве случае сочла такую логику неубедительной. В настоящее время общепризнанным можно считать подход, согласно которому при возникновении спора сходным до степени смешения считается доменное имя само по себе, если с высокой степенью вероятности можно предполагать наличие связи между администратором домена и владельцем товарного знака.

Как известно, товарный знак может быть зарегистрирован на любом языке мира. В то же время основная система доменных имен в существующем виде поддерживает только 37 символов: буквы латинского алфавита, цифры и дефис. Впрочем, это не препятствует признанию сходства до степени смешения, если товарный знак имеет сходную c доменным именем транслитерацию.

Так, в деле “Kommersant Publishing House” против Stanley Tobiason доменное имя kommersant.com было признано сходным до степени смешения с зарегистрированным на русском языке товарным знаком “КОММЕРСАНТЪ”. В другом деле зарегистрированный на японском языке товарный знак был признан арбитром сходным до степени смешения с доменом bikkuridonkey.com.

Наличие смешения признавалось всеми арбитрами, если домены регистрировались в расчете на ошибки пользователей в написании нужных им слов. Однако мнения арбитров разделились при рассмотрении дел, когда в названии домена помимо товарного знака содержались дополнительные слова.

Одна из точек зрения заключается в том, что когда название товарного знака является составной частью доменного имени (пробелы и знак дефиса при сравнении не учитываются), доменное имя признается сходным до степени смешения независимо от наличия в нем дополнительных слов или букв. При этом не придается никакого значения тому, содержатся ли дополнительные слова или символы в имени домена перед или после наименования товарного знака. В деле с участием российского гражданина, доменное имя cybercashsplash.com было признано сходным до степени смешения с товарным знаком “CASH SPLASH” британской компании-заявителя. В другом деле, рассмотренном арбитрами НАФ, была установлена сходность до степени смешения домена champssportsbook.com и товарного знака “CHAMPS SPORTS”. Сторонники данного подхода не считают существенным, может ли пользователь реально спутать домен и товарный знак заявителя.

В деле Nicole Kidman против John Zuccarini, d/b/a Cupcake Party (домены nicholekidman.com и nicolekidmannude.com) арбитр пришел к выводу, что действие Политики не ограничено случаями, когда сходство товарного знака и домена создает неверное представление о принадлежности последнего. Двое из трех арбитров посчитали, что степень смешения возникает, когда имя домена включает название товарного знака или сходное с ним до степени смешения слово, независимо от наличия в имени домена других слов. К аналогичному выводу пришел арбитр и при рассмотрении дела “Gateway, Inc.” против “Pixelera.com”.

Также издательство “New York Times” получило доменное имя newyorktimes.com, до этого принадлежавшее компании “New York Internet Services”. В основании иска издательства лежало обвинение в том, что, зарегистрировав подобный домен, ответчик вводит в заблуждение многие тысячи пользователей, которые пытаются наугад найти сайт газеты. Арбитражный и посреднический центр ВОИС обосновал свое решение тем, что на данном сайте “New York Internet Services” разместила ссылки на другие сайты, а также рекламные баннеры, что судья Дэвид Плант посчитал коммерческим использованием, недопустимым при использовании чужого фирменного наименования.

Второй подход заключается в применении арбитрами так называемого “субъективного критерия”. Если на вопрос о наличии вероятности ошибки пользователя в отношении источника или спонсора сайта арбитр получает утвердительный ответ, сходство до степени смешения присутствует. При этом даже в тех случаях, когда на сайте недвусмысленно размещена информация о том, что он никак не связан с обладателями прав на соответствующий товарный знак, считается, что пользователь, тем не менее, может в первоначальный момент пребывания на сайте (до момента прочтения данной информации) не проводить для себя такого различения. А это означает, что домен и товарный знак являются сходными до степени смешения.

Как было отмечено, в большинстве случаев имеющиеся сходства в названиях доменов и товарных знаков были оценены арбитрами как сходные до степени смешения. Прежде всего это дела, когда к наименованию товарного знака в домене прибавлялось какое-либо общеизвестное и широко употребляемое слово (наименование территорий, название товаров и т.д.). Поэтому даже в тех случаях, когда на Интернет-сайте открыто подчеркивалось, что он не имеет отношения к обладателям прав на товарный знак и даже размещались ссылки на официальный сайт самого правообладателя, при решении вопроса о сходности до степени смешения это во внимание не принималось.

Одними из немногих исключений являются дела “Televisa” против “Retevision Interactiva S.A.” (WIPO, D2000-0264), когда арбитр признал слова “Esmas” и “eresmas.com” не сходными до степени смешения и дело “Daniel J. Quirk, Inc.” против Michael J. Maccini (NAF, FA94964), когда арбитр пришел к выводу, что доменное имя quirkchevrolet.com, хоть и содержит полностью наименование товарного знака “quirk”, все же не является сходным с ним до степени смешения, поскольку разумный человек, попав на сайт ответчика, неизбежно пришел бы к выводу, что это сайт посвящен проблемам потребителей, который не предлагает к продаже товары и услуги.

Основательные разногласия в среде арбитров проявились лишь при решении дел, в которых частью доменного имени являлись слова, имеющие негативное значение, в том числе sucks, fuck, которые в американском английском употребляются, главным образом, как презрительные междометия или ругательные сравнения.