Переломным моментом в истории отечественных “доменных” споров является 2003 год, когда вступили в силу поправки в Закон “О товарных знаках”. Если до этого основания иска базировались на нарушении прав на фирменное наименование, товарный знак, недобросовестной конкуренции, то после принятия закона истцы обращались в суд только с нарушениями прав на товарный знак, хотя компании, не имеющие зарегистрированного товарного знака, вполне могут отстаивать права на фирменное наименование. Представляется, что и “неиспользуемый” домен тоже может быть отобран у недобросовестного владельца.

Положения, заложенные в Закон “О товарных знака”, нашли свое продолжение в нормах ГК РФ. В первоначальной редакции проекта предполагалось заложить баланс между доменными именами и другими средствами индивидуализации, однако, после исключения из проекта “доменного” блока норм, предполагавшийся баланс оказался нарушен и владелец товарного знака вновь получил бесспорный приоритет там, где не в этом не нуждался, а владелец домена риск потерять домен из-за недобропорядочного правообладателя товарного знака.

Достоинства и недостатки действующего законодательства уже не раз обсуждались и нет необходимости снова к этому возвращаться. Однако следует отметить два фактора: первое, закон способствует так называемому “обратному захвату”, то есть когда нравится какой-то чужой домен, то сперва регистрируется сходный товарный знак, а потом отбирается домен.

Второе – следуя закону, добиться передачи прав на доменное имя в судебном порядке можно только при благоприятном стечении ряда обстоятельств и, прежде всего, со стороны владельца домена должно быть его использование по тем классам регистрации, для которых зарегистрирован товарный знак. Такое бывает далеко не всегда.

Как уже говорилось, в российском законодательстве слишком широко сформулировано нарушение прав владельца товарного знака. Под него попадает и добросовестное использование товарного знака, поскольку нарушением исключительного права правообладателя может быть упоминание товарного знака в тексте сайтов, в служебной части страниц (в мета-тегах, в полях описания и ключевых словах). Все это может явиться нарушением прав правообладателя.

Российский закон в отличие от международной практики не ограничивается рассмотрением только доменов второго уровня, а включает и “другие способы адресации”, что в определенной степени подрывает техническую основу функционирования сети Интернет.

Наглядной иллюстрацией вышесказанного является дело “ExPro”. Конец лета 2008 года для интернет-общественности ознаменовался первым в нашей стране судебным решением по использованию товарного знака в мета-тегах.

Не секрет, что для успешного нахождения сайта в код HTML-страницы вносятся те или иные слова для более легкого обнаружения сайта потенциальными посетителями. Появилось даже целое направление “бизнеса”, которые ведут “продвиженцы”, правда кого и куда не всегда понятно… Бывает и по-другому, когда одна компания регистрирует некоторый товарный знак, а затем, найдя его на страницах или даже в коде сайта, предъявляет претензии о нарушении ее прав на товарный знак.

Так было в Питере. ЗАО “НПО Инженеры электросвязи” обнаружило в HTML-коде чужого сайта (вероятно принадлежащем ЗАО “СТР”) слово “eхprо”. Вероятно, этот незначительный инцидент не стал бы в центре всеобщего внимания, если бы “Инженеры электросвязи” обратились бы за пояснениями к оппоненту. ЗАО “СТР” ведет свою деятельность с конца 2003 года и занимается разработкой и производством устройств защиты различного оборудования от опасных электромагнитных воздействий под торговой маркой “НПО СТР-Телеком”, поставкой телекоммуникационного оборудования во все регионы России. Видимо из-за сходности деятельности компаний “Инженеры” предпочли сразу обратиться в суд и предъявить свои претензии на использование их товарного знака “в сети Интернет, в частности в доменном имени и при других способах адресации”.

В этом деле суд оказался в непростом положении. Российские суды всего несколько раз рассматривали нарушения прав на товарный знак “при других способах адресации” и впервые, когда эта фраза Закона применялась к HTML-коду сайта. В подтверждении своих позиций стороны обратились к специалистам.

Участник разработки ч.4 ГК РФ В.О.Калятин, по этому поводу пояснил, что применение этой нормы Закона к HTML-коду страницы абсурдно: “Использование HTML-кода в мета-тегах сайта в качестве способа адресации рассматриваться не может, т.к., во-первых, сами мета-теги не позволяют однозначно определить ресурс в Интернете, т.е. о какой-либо адресации тут говорить не приходится, а во-вторых, в мета-тегах HTML-код используется как инструмент, а не как способ… Ссылка на “иные способы адресации” обусловлена необходимостью отразить существование наряду с принятой системой доменных имен (DNS) и существование так называемых “альтернативных” систем адресации. Сюда будут относиться, в частности, не только системы, построенные по тем же принципам, что и DNS (например, системы, разработанные компаниями New.net, IDNS.net International и др.), но и системы, основанные на совершенно иных моделях, например, различного рода системы альтернативной идентификации ресурсов. Особенно важно было охватить именно вторую категорию систем, так как они могут существовать наряду с существующей системой DNS или вообще без нее. Количество споров, связанных с такими способами адресации в мире растет (хотя пока оно и несравнимо с количеством споров, связанных с DNS) и законодательство должно это учитывать”.

Таким образом, HTML-код страницы, будучи определенным функциональным инструментом, не является и не может рассматриваться в качестве способа адресации в сети Интернет.

Поскольку истец получил ссылки на сайт ЗАО “СТР” (str-telecom.ru) с других сайтов, например, с rambler.ru, то объяснить связь ответчика с сайтом rambler.ru не представлялось возможным и тем более привлечь ЗАО “СТР” к ответственности за информацию на неподконтрольных ему Интернет-ресурсах, то суд решил: “Ответчик не является владельцем сайта http://www.str-telecom.ru/, как не является владельцем сайта http://www.rambler.ru/. Нарушение своего права истец обнаружил именно при работе с поисковой системой Rambler. Каким образом и кем слово “ЕхРro” было введено в поисковую систему в судебном заседании установить не представилось возможным. Кроме того, как указывал истец в исковом заявлении и не оспаривал в судебном заседании, в информационных материалах, расположенных на сайте, отсутствует упоминание о товарах, маркированных обозначением “ЕхРro”. С учетом изложенного иск удовлетворению не подлежит”.

Не удовлетворившись мотивировкой и вынесенным решением, “инженеры” обжаловали его в кассационной инстанции. Федеральный арбитражный суд северо-западного округа все-таки решил, что решение недостаточно обосновано и решил вернуть дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга рассматривал дело почти полгода, но к другому выводу так и не пришел, в результате 23 июля 2009 года “инженерам” вновь было отказано в иске…

На этот раз суд указал: “Сторонами не оспаривается, что в информационных материалах, расположенных на сайте www.str-telekom.ru отсутствует упоминание о товарах, маркированных обозначением “ЕхРrо”. Использование указанного обозначения в HTML коде сайта не является способом адресации; указанные коды являются языком разметки исходного текста веб-документа, включающий специальные символы (теги), которые позволяют видеть страницу в том виде, в котором она создана разработчиком. Данное обстоятельство подтверждается специалистами, заключение которых представлены в материалы дела…

Тот факт, что поисковая система Rambler при обращении к ней пользователей учитывает HTML-код сайтов и данные коды сохраняются на сервере владельца поисковой системы, не позволяет считать, что ответчик использовал товарный знак истца в способе адресации. Алгоритмы поиска и ранжирование сайтов является коммерческой тайной владельцев поисковых систем. Таким образом, в действиях ответчика отсутствует вина, а также нарушение прав истца па товарный знак.

Сторонами не оспаривается, что в настоящее время HTML коде сайта www.str-telekom.ru обозначение “ЕхРrо” не используется. Данное обстоятельство также подтверждается осмотром сайта. При таких обстоятельствах в иске должно быть отказано”.

Таким образом, суд подтвердил свои выводы, сделанные еще год назад: неправильно предъявленный иск обречен на отказ.

Скорее всего, это не последнее дело по “другим способам адресации”, по зарубежному опыту можно уверенно сказать, что объем дел такого типа будет в дальнейшем расти, но борьба будет вестись не с целью устранения с рынка конкурентов, а с недобросовестными “продвиженцами”, тем более что действующее законодательство позволяет успешно с ними бороться.

Закон также не дает ответа на вопрос о судьбе доменных имен, сходных и/или тождественных зарегистрированным товарным знакам, и однозначно решает вопрос о включении товарного знака в часть доменного имени, между тем, как уже было показано, простое решение не всегда является верным.

Международная практика идет по пути рассмотрения спора о праве на домен независимо от того, используется он или нет. Формулировка же российского закона позволяет отстаивать права на доменное имя только в случае, когда осуществляется использование домена, чем ставит правообладателей товарных знаков в заведомо невыгодное положение.

Кроме того, закон позволяет истцу ставить вопрос перед судом о прекращении нарушения его прав на товарный знак. Рассчитывать на передачу ему он может только “контрафактных товаров, этикеток, упаковок незаконно используемого товарного знака”. Доменного имени в этом перечне нет. Таким образом, однажды ответчик может поставить вопрос о злоупотреблении правом со стороны истца или регистратора, передавшего домен.

Вообще, российское законодательство должно содержать норму права, наделяющую правообладателей доменных имен определенными правами по защите их прав, но и правообладатель должен иметь право требовать прекращения регистрации недобросовестным владельцем доменного имени (независимо от его использования). Только так можно обеспечить баланс интересов обладателей прав на доменные имена и другие средства индивидуализации, прежде всего – товарные знаки.

В конечном итоге, действующая редакция закона скорее усложняет, чем упрощает защиту прав владельцев товарных знаков. Иначе говоря, в суд правообладатели обращаются только в случаях, когда владельца домена удалось уличить в размещении на домене информации о товарах и услугах, по которым зарегистрирован товарный знак. Во всех остальных случаях домены выкупаются.

Автору в основном приходится участвовать в подобных конфликтах на стороне владельцев доменов, и учет вышеназванных особенностей закона приводил к тому, что еще ни разу домен не был отобран, а всегда выкупался за суммы в диапазоне 2.000-15.000 долларов. Такие юридически подкованные истцы как “Майкрософт”, “Евроспорт” и им подобные, сперва хотели (или даже шли) за защитой права в суд, но в итоге это только увеличило стоимость продажи доменного имени.