Yandex.com

Центр Арбитража и Посредничества ВОИС (WIPO)

РЕШЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ

Yandex Technologies Ltd (1), Comptek International Ltd (2), Yandex Inc (3)
против
Адвокатского бюро Московской городской коллегии адвокатов

Дело No. D2001-1486

1. Стороны

Заявителями являются Yandex Technologies Ltd, адрес: 2-4 Arch Makarious III Avenue, Capital Center, 9^th Floor, Nicosia 1505, Cyprus, а также Comptek International Ltd, а также Yandex Inc - адрес обеих компаний: 11 Beacon Street, Boston, Massachusetts 02108, United States of America.

Ответчик - Адвокатское бюро Московской городской коллегии адвокатов, адрес: Россия, 115230 Москва, Нагатинская ул., 2-1.

2. Доменное имя и регистратор

Рассматриваемое доменное имя - <yandex.com>.

Регистратор - Network Solutions, Inc.

3. Подготовка дела к разбирательству

Центр арбитража и посредничества ВОИС ("Центр") получил Претензию в электронной форме 21 декабря 2001 г. и оригинал в печатном виде 27 декабря 2001 г. Центр подтвердил, что Претензия удовлетворяет официальным требованиям Единых Правил Разрешения Споров ICANN ("Правила"), Процедур ("Процедуры"), и Дополнительных Правил ("Дополнительные Правила"). Заявитель произвел требуемую оплату Центру.

Официальная дата начала настоящего административного рассмотрения - 14 января 2002 года.

4 января 2002 г. Центр направил запрос по электронной почте в Network Solutions, Inc на верификацию данных Регистратора в связи с рассматриваемым делом, и 7 января 2002 г. компания Network Solutions, Inc по электронной почте подтвердила, что Доменное имя зарегистрировано на Адвокатское бюро Московской городской коллегии адвокатов.

Удостоверившись, что Претензия удовлетворяет официальным требованиям Правил и Процедур, 14 января 2002 г. Центр известил Ответчика о Претензии и уведомил, что Отзыв должен поступить не позднее 3 февраля 2002 г. В тот же день Центр послал почтой копии вышеуказанных документов.

Отзыв (в электронном и печатном виде) был получен от Ответчика в срок до указанной даты 3 февраля 2002 г. 3 февраля 2002 г. подтверждение о получении Отзыва было направлено Заявителям и Ответчику с использованием контактной информации, содержащейся в Отзыве.

Получив 15 февраля 2002 г. от г-на Дэвида Перкинса (Mr. David Perkins) Декларацию о беспристрастности и независимости, а также его заявление о согласии, Центр направил сторонам Уведомление о назначении административной комиссии и предполагаемой даты вынесения решения, в соответствии с которым г-н Дэвид Перкинс был официально назначен единоличным членом Комиссии. Предполагаемой датой вынесения решения было указано 12 марта 2002 г. Единоличный член Комиссии подтвердил, что административная Комиссия сформирована должным образом, и персональное назначение членов Комиссии выполнено в соответствии с Процедурами и Дополнительными Правилами.

Проверив записи об обмене информацией, присутствующие в деле, административная Комиссия признает, что Центр должным образом выполнил свои обязанности в соответствии с параграфом 2(а) Правил "применить все разумно доступные средства, направленные на фактическое уведомление Ответчиков". Следовательно, административная Комиссия должна вынести свое решение, основываясь на Претензии, Отзыве Ответчика, Правилах, Процедурах и Дополнительных Правилах.

4. История вопроса

4.1 Заявители

4.1.1 Второй заявитель, Comptek International Ltd

В 1995 году Заявитель, Comptek International Ltd ("Comptek") создал то, что к августу 2001 г., как он заявляет, превратилось в крупнейшую поисковую машину в России с доменным именем <yandex.ru>.

4.1.2 Товарный знак YANDEX

Comptek утверждает, что он создал товарный знак YANDEX, представляющий собой акроним словосочетания Yet Another Index. По словам Comptek, обозначение YANDEX было связано с поисковой машиной с самого начала ее создания. Указанное обозначение включает в себя кириллическую букву в форме развернутой в другую сторону латинской буквы "R", и произносимую как "YA" в сочетании с NDEX.

4.1.3 Товарный знак YANDEX в ЕС

15 декабря 1999 г. Заявитель, Yandex Inc, подал заявку на регистрацию YANDEX в качестве товарного знака в Европейском Сообществе (ЕС). В соответствии с заявкой 6 декабря 2001 г. CTM (товарный знак ЕС) No. 1,424,670 был зарегистрирован в соответствии с указанной заявкой для товаров и услуг по классам 9, 38 и 42.

- компьютерные программы и программное обеспечение (Класс 9);

- телекоммуникационные услуги с использованием Интернет; предоставление доступа к электронным коммуникационным сетям и электронным базам данных; передача и распространение информации и данных посредством компьютерных сетей (Класс 38);

- компьютерные услуги; Интернет услуги; консультационные услуги, проектирование, тестирование, научно-исследовательские и консультативные услуги, все, относящееся к компьютерным вычислениям и программированию; программное обеспечение; разработка, услуги по технической поддержке и обучению; услуги предоставления компьютерной линии поддержки (Класс 42).

17 мая 2001 регистрация этого товарного знака была переведена на Заявителя, Yandex Technologies Ltd.

4.1.4 Товарный знак YANDEX в США

6 марта 2000 года Заявитель, Yandex Inc, подал заявку на регистрацию YANDEX в качестве товарного знака в Соединенных Штатах Америки для:

"Компьютерного программного обеспечения для предоставления многопользовательского доступа к глобальной компьютерной сети и компьютерного программного обеспечения, используемого для создания и разработки веб-сайтов".

по классу 9, заявив о начале коммерческого использования с 23 сентября 1997 г.

Этой заявке был присвоен регистрационный номер 75/937082. Как самостоятельно выяснила Комиссия, эта заявка оказалась отклоненной 22 февраля 2001 г. из-за того, что заявитель не отреагировал на действие патентного ведомства.

Заявитель, Yandex Inc., также заявляет о правах на товарный знак на территории США с сентября 1997 г. в соответствии с нормами общего права. Никаких свидетельств использования товарного знака в подтверждение этого заявления в Претензии не приводится, за исключением утверждения, содержащегося в заявке на товарный знак в США, о том, что начало коммерческого использования датируется 23 сентября 1997 г.

4.1.5 На веб-сайте <yandex.ru> под заголовком История Yandex, приводится вводная информация, которая разделена на три подраздела: Предыстория, Новая История (до <Yandex.Ru>) и История <Yandex.Ru>. Последний служит подтверждением начала работы поисковой машины с 23 сентября 1997 г. В следующем разделе под заголовком Yandex Today (Yandex сегодня) перечислены 15 проектов со словом Yandex в качестве первой части названия, таких как <Yandex.Новости>, <Yandex.Энциклопедии>, <Yandex.Почта>, <Yandex.Директ> и др.

4.2 Ответчик

4.2.1 Ни в Претензии, ни в Отзыве Ответчика не приводится информации о сфере деятельности Ответчика. Название Ответчика, возможно, указывает на деятельность юридической фирмы или консультанта. В Отзыве утверждается, что рассматриваемое Доменное имя было зарегистрировано для

"... создания некоммерческого сайта об известных юристах, который может служить основным источником (Индексом) Российских юридических знаний"

Ссылки на это утверждение содержатся далее в параграфах 5.2.2 и 6.8.

5. Доводы Сторон

5.1 Доводы Заявителя

5.1.1 Идентичность или сходство до степени смешения

Рассматриваемое Доменное имя идентично товарному знаку Заявителя YANDEX.

5.1.2 Права или законные интересы

Заявитель приводит следующие доводы:

- рассматриваемое Доменное имя не использовалось иным способом как установка в 1998 "..счетчика посещения и ничего более".

- Ответчик не является общеизвестным под рассматриваемым Доменным именем.

- Ответчик не владеет правами на товарный знак или знаком обслуживания с обозначением YANDEX.

- нет никаких свидетельств законного некоммерческого или добросовестного использования Ответчиком рассматриваемого Доменного имени.

Другими словами, доводы Заявителя заключаются в том, что Ответчик не может доказать ни одно из обстоятельств, установленных в параграфе 4с Правил, которое могло бы продемонстрировать права или законные интересы в отношении рассматриваемого Доменного имени в целях параграфа 4a(ii) Правил.

5.1.3 Недобросовестные регистрация и использование

Заявитель приводит следующие доводы:

- Ответчик приобрел рассматриваемое Доменное имя у изначального регистранта главным образом с целью продажи его Заявителю за сумму, существенно превышающую фактические совокупные расходы Ответчика, непосредственно относящиеся к Доменному имени. В частности, в ноябре 1998 г. Ответчик обратился к г-ну Аркадию Воложу из Comptek с устным предложением купить рассматриваемое Доменное имя ориентировочно за сумму около $200,000.00. Г-н Волож отверг это предложение. Тогда 10 февраля 1999 г. Ответчик послал письмо по электронной почте Заявителю по адресу <webadmin@yandex.ru> с заголовком: <yandex.com>, <yandex.net>, <yandex.org>, которое гласило:

"Вы можете связаться с секретариатом нашего Бюро по тел. 111-20-73, 111-32-62 или прислать по e-mail телефоны Вашего сотрудника, владеющего соответствующей терминологией и уполномоченного принимать решения.

С уважением,

секретариат Адвокатского бюро Московской городской коллегии адвокатов

"АРБИТРАЖСУДПРАВО"

www.zakon.ru

www.zakon.com

www.zakon.net

www.zakon.org

- Ответчик занимается деятельностью, препятствующей законным владельцам товарных знаков использовать принадлежащие им обозначения в соответствующих доменных именах. Здесь Претензия содержит указание на регистрацию Ответчиком:

- rambler.org и aport.net, Rambler и Aport - названия российских поисковых машин, принадлежащих третьим лицам;

- itogi.com, ITOGI - крупная российская газета;

- sberbank.com, .org и .net, SBERBANK - крупнейший российский банк; и

- aol.ru, AOL - товарный знак America Online.

Заявитель утверждает, что эти обстоятельства свидетельствуют о недобросовестности регистрации и использования рассматриваемого Доменного имени Ответчиком в соответствии с параграфами 4b(i) и (ii) Правил.

5.2 Доводы Ответчика

5.2.1 Права в отношении товарного знака YANDEX

Доводы Ответчика в подтверждение того, что Заявитель не имеет права на товарный знак в отношении слова YANDEX.

- заявка на товарный знак YANDEX в ЕС не подавалась до декабря 1999 г., более чем за 12 месяцев после того, как Ответчик зарегистрировал рассматриваемое Доменное имя в сентябре 1998 г. Последующая регистрация товарного знака не может быть основанием для Претензии в отношении ранее зарегистрированного Доменного имени.

- YA означает I ("Я") по-русски. Следовательно, YANDEX переводится на русский как INDEX. Это общеупотребительное слово и, следовательно, не может использоваться в качестве товарного знака.

- использование слова YANDEX в разговорной речи означает, что некто ".. рассматривает себя как основной источник (индекс) знаний в некоторых областях".

- что касается регистрации товарного знака в США, заявка так и не завершилась регистрацией, поэтому Заявитель, опять же, не обладает правами на товарный знак как это требуется согласно Правилам.

5.2.2 Права или законные интересы

Ответчик приводит следующие доводы:

- рассматриваемое Доменное имя было зарегистрировано с целью добросовестного оказания услуг (см. параграф 4.2.1 выше).

- временное отсутствие активности (т.е. неиспользование Доменного имени) не отменяет добросовестности указанных намерений Ответчика использовать Доменное имя в целях, изложенных в параграфе 4.2.1.

5.2.3 Недобросовестные регистрация и использование

Ответчик приводит следующие доводы:

- когда Ответчик регистрировал рассматриваемое Доменное имя в сентябре 1998 г. - имя не было приобретено у третьего лица (в противоположность утверждению Заявителя, приведенному в параграфе 5.1.3) - Ответчик не знал о компаниях Заявителя. Технология YANDEX в то время была малоизвестна.

- Ответчик не является отъявленным киберсквоттером, как утверждается. Доменные имена из перечня в Приложении G Претензии, зарегистрированные Ответчиком, представляют собой общеупотребительные слова общего назначения на английском и русском языках, которые Ответчик абсолютно вправе зарегистрировать в качестве доменных имен. Перечень, например, включает в себя доменные имена LEGISLATION.NET, JURISTS.ORG и .NET, JURIDICAL .ORG и .NET и т.д.

- что касается РАМБЛЕРА и АПОРТА, то оба слова общеупотребительны в английском и русском языках, и в регистрации доменных имен RAMBLER.ORG и APORT.NET отсутствует недобросовестность как таковая. Как знак подтверждения своей добросовестности, Ответчик позволил прекратиться регистрации этих доменных имен после того, как узнал о претензиях со стороны третьих лиц - предположительно, со стороны компаний, управляющих поисковыми машинами РАМБЛЕР и АПОРТ, на которые ссылается Претензия.

- Ответчик не регистрировал в качестве доменных имен общеизвестные товарные знаки третьих лиц. Что касается ITOGI, по-русски это слово означает "результаты", поэтому нет никакой связи между ITOGI.com и газетой с таким именем. Не существует крупной российской газеты с названием ITOGI.

- что касается SBERBANK, не существует российского банка с таким именем. Крупнейший российский банк - это "Акционерный Коммерческий Сберегательный Российской Федерации", и, в силу своего имени, не имеет притязаний на слово SBERBANK, которое переводится на русский как "Сберегательный банк" и является общеупотребительным словосочетанием. Если Ответчик действительно пытался присвоить права Банка, Ответчику следовало бы зарегистрировать <SBRF.COM>, .NET и ORG. Сам Банк использует доменное имя <SBRF.RU>.

- что касается AOL.RU, AOL - это аббревиатура словосочетания "Advocates Of Law" ("Адвокаты Закона"). По российскому законодательству аббревиатуры не могут быть зарегистрированы как товарные знаки.

- Ответчик отрицает, что предлагал купить рассматриваемое Доменное имя г-ну Аркадию Воложу из Comptek или кому бы то ни было еще за сумму $200,000.00 или любую другую сумму.

- электронное письмо от 10 февраля 1999 г. является подделкой.

6. Существо дела

Правила, параграф 4(a), предусматривают, что Заявитель обязан доказать каждое из следующих утверждений:

(i) доменное имя Ответчика идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком или знаком обслуживания, в отношении которых Заявитель обладает соответствющими правами; и

(ii) Ответчик не имеет прав или законных интересов в отношении доменного имени; и

(iii) доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.

6.2 Параграф 4(c) Правил определяет обстоятельства, которые, в частности, демонстрируют права или законные интересы Ответчика в целях параграфа 4(a)(ii) Правил (но не ограничиваются указанным) в случае, если такие обстоятельства будут признаны Комиссией доказанными на основании оценки Комиссией всех предъявленных свидетельств.

6.3 Параграф 4(b) Правил определяет обстоятельства, которые, если Комиссия признает их наличие, являются свидетельством недобросовестных регистрации и использования доменного имени.

Права Заявителя на товарный знак

6.4 Независимо от ситуации с заявкой на товарный знак в США, ясно, что Заявители имеют права на обозначение YANDEX, по меньшей мере, на основании регистрации товарного знака ЕС, вступившей в силу с 15 декабря 1999 г. Комиссия также признает, что поисковая машина YANDEX.RU была запущена в сентябре 1997 г.

Далее, нет свидетельств, которые бы противоречили Истории Yandex.RU, опубликованной на веб-сайте Заявителя, отслеживающей развитие и рост поисковой машины YANDEX с сентября 1997 г. по настоящий момент. С точки зрения Комиссии, нет необходимости ссылаться на то, имеет или нет Заявитель права на обозначение YANDEX в США в соответствии с нормами общего права.

6.5 В соответствии с параграфом 4а(i) Правил для Заявителя нет необходимости в том, чтобы его права в отношении товарного знака возникли до регистрации рассматриваемого доменного имени. Очередность соответствующих дат регистрации имеет отношение к требованиям параграфа 4а(iii) Правил.

6.6 Является ли YANDEX придуманным словом (т.е. акронимом от "Yet Another Index") как утверждает Заявитель (см. параграф 4.1.2 выше) или это всего лишь русское слово для "Индекс", и значит, общеупотребительное слово, как утверждает Ответчик (см. Параграф 5.2.1 выше)? Как это понимает член Комиссии, буква "Y" в русском языке может означать "I", что произносится как "ji". Но произношение зависит от контекста, в котором используется буква "Y". В рассматриваемом случае, комбинация букв "YA", образующая часть слова YANDEX, будет произноситься как "ja", а не "ji". Таким образом, Комиссия не убеждена, что Yandex всего лишь общеупотребительное слово, означающее "Index" по-русски. В любом случае, обозначение было зарегистрировано как товарный знак ЕС, Ответчик имел возможность аннулировать регистрацию в течение более чем 12 месяцев с момента регистрации в феврале 2001 г., но предпочел этого не делать.

6.7 Учитывая все эти обстоятельства, Комиссия придерживается мнения, что Заявитель доказал свои права на обозначение YANDEX, и что рассматриваемое доменное имя <YANDEX.COM> идентично товарному знаку Заявителя YANDEX.

Права или законные интересы

6.8 Очевидно, что Ответчик не может оказаться в обстоятельствах, описанных в параграфах 4с(ii) и (iii) Правил. Вопрос в том, предпринимал ли Ответчик до уведомления о споре очевидные приготовления к использованию Доменного имени с целью добросовестного оказания услуг (параграф 4с(i) Правил). В этом отношении доменное имя было в неактивном состоянии в течение почти 3½ лет с момента регистрации в сентябре 1998 г. Это больше, чем временное отсутствие активности. Далее, Ответчик не представил реальных свидетельств в подтверждение своих заявлений, что он намеревался с самого начала использовать доменное имя для

"... создания некоммерческого сайта об известных юристах, который может служить основным источником (Индексом) Российских юридических знаний"

В указанных обстоятельствах, Комиссия считает, что Заявитель удовлетворил требованиям параграфа 4a(ii) Правил.

Недобросовестные регистрация и использование

6.9 Есть ли свидетельства того, что регистрация в качестве доменных имен товарных знаков третьих лиц характерна для поведения Ответчика? Большинство представленных в Претензии доменных имен Ответчика являются общеупотребительными словами. В дополнение к примерам, отмеченным в Отзыве (смотри параграф 5.2.3 выше), существует и множество других доменных имен, относимых к этой категории. Например, <ARBITRATION.RU>: <BRILLIANT.RU>: <AUTOMOBILE.RU>: <DEPARTMENT.RU>: <DIRECTORS.RU> и т.д.

6.10 Однако, объяснения Ответчика в отношении <AOL.RU>: <ITOGI.COM>: и <SBERBANK.COM>: .ORG and .NET не являются с точки зрения Комиссии, удовлетворительными. Вопреки утверждениям Ответчика, Itogi (Итоги) - популярный еженедельный журнал, комментирующий вопросы в области бизнеса и политики. Об этом можно узнать на веб-сайте <www.gallupmedia.ru>. Что касается Sberbank (Сбербанк), то это один из крупнейших российских банков, широко известный под этим именем. Подтверждение этому можно найти на веб-сайте <www.asb.ru>. Что касается предположения, что AOL в контексте доменного имени <AOL.RU> есть сокращение от "Advocates Of Law", то Комиссия не считает это состоятельным, принимая во внимание совершенно неудовлетворительные объяснения, предложенные в отношении Itogi и Sberbank.

6.11 Что касается RAMBLER и APORT, то наряду с YANDEX, это - старейшие и наиболее популярные поисковые машины в российском сегменте сети Интернет. В соответствии информацией вебсайта <www.rambler.ru>, RAMBLER - зарегистрированный товарный знак ОАО "Рамблер Интернет Холдинг". В соответствии с информацией вебсайта <services.rol.ru>, APORT - зарегистрированный товарный знак компании Golden Telecom. Это противоречит указаниям Ответчика на то, что RAMBLER и APORT представляли собой общеупотребительные слова, доступные для свободной регистрации.

6.12 Далее, из собственного расследования Комиссии стало известно о сообщениях в прессе, обвиняющих Ответчика в киберсквоттинге. Одна из таких статей указывает, что Росбанк, российский банк, купил доменное имя <rosbank.ru> у Ответчика за $20,000.00.

6.13 К моменту регистрации рассматриваемого Доменного имени (сентябрь 1998 г.) поисковая машина Заявителя YANDEX функционировала уже год. Комиссия полагает, что, судя по всему, вопреки сделанным утверждениям, Ответчик был осведомлен о деятельности Заявителя под именем/обозначением YANDEX, когда регистрировал рассматриваемое Доменное имя.

6.14 Ответчик утверждает, что электронное письмо от 10 февраля 1999 г. - подделка. Комиссия проверила, что телефонные номера, указанные в электронном письме, являются действительными контактными телефонами Ответчика, что может указывать на то, что документ является подлинным, как утверждает Заявитель. Правда это или нет, может быть установлено Судом, но не может быть установлено в рамках применения Правил. Следовательно, в отношении этого вопроса решение не вынесено.

6.15 Однако, Комиссия считает, что Претензия успешно продемонстрировала, что регистрация Ответчиком рассматриваемого Доменного имени препятствует Заявителям использовать их товарный знак YANDEX в соответствующем доменном имени, и что это является характерным для поведения Ответчика в отношении обозначений/имен Itogi, Sberbank, AOL, Rambler и Aport. Таким образом, обстоятельства параграфа 4b(ii) Правил соблюдены, и Претензия удовлетворяет третьей части требований Правил, содержащихся в параграфе 4a(iii).

7.Решение

Исходя из всех вышеизложенных оснований, Комиссия решает, что Заявители доказали каждый из трех элементов параграфа 4a Правил. Соответственно, Комиссия требует, чтобы доменное имя YANDEX.COM было передано компании Yandex Technologies Limited.

8. Обратный захват домена

Хотя Ответчик обвиняет Заявителей в обратном захвате доменного имени, из решения Комиссии по Претензии следует, что заявление Ответчика в этой части отклоняется.

____________________________

David Perkins
Единоличный член Комиссии

Дата: 6 марта 2002

____________________________

Material originally provided in the original language by the World Intellectual Property Organization (WIPO), the owner of the copyright. The Secretariat of WIPO assumes no liability or responsibility with regard to the transformation or translation of this data.
Further decisions, in the original language, may be obtained from the WIPO Arbitration and Mediation Center, at http://arbiter.wipo.int/domains/index.html

Материал представлен на языке оригинала Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), которой принадлежат авторские права на него. Секретариат ВОИС не несет никаких обязательств или ответственности за преобразование и перевод этого текста.
Дальнейшая информация на языке оригинала может быть получена в Центре арбитража и посредничества ВОИС на http://arbiter.wipo.int/domains/index.html.

____________________________

Перевод с английского - К.Литвина, М.Степанова, редактор С.Рачинский. Координационный центр национального домена сети Интернет, http://www.cctld.ru/, info@cctld.ru, 2002 г.