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Centro de Mediaciуn y Arbitraje de la OMPI

DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO

J. Garcнa Carriуn, S.A. v. MЄ Josй Catalбn Frнas

Caso Nє D2000-0239

1.1 Demandante: J. Garcнa Carriуn, S.A., con domicilio social en Carretera de Murcia, s/n - 30520 Jumilla (Murcia) - España.

El representante autorizado para el procedimiento administrativo es DЄ Paz Martнn, Herrero & Asociados, calle Alcalб, 35, 28014 Madrid.

1.2 Demandado: Dña. MЄ Josй Catalбn Frнas, de nacionalidad española, con domicilio en c/ Mar Egeo, 8 - 30720 Santiago de la Rivera (Murcia).

2.1 La demanda tiene como objeto el nombre de dominio donsimon.com.

2.2 La entidad registradora del nombre de dominio es Network Solutions, Inc..

3.1 Una demanda, de acuerdo con la "Polнtica Uniforme de Soluciуn de Controversias en materia de Nombres de Dominio" en lo sucesivo denominada "Polнtica Uniforme", segъn fue adoptada por ICANN el 24 de octubre de 1999, y de acuerdo con el Reglamento igualmente adoptado por ICANN para esa Polнtica Uniforme, en lo sucesivo "el Reglamento", fue enviada por correo electrуnico al Centro de Mediaciуn y Arbitraje de la OMPI, en lo sucesivo "El Centro de Arbitraje", el dнa 30 de marzo de 2000, habiendo sido recibida el dнa 31 y en papel el dнa 4 de abril.

3.2 Una copia de la demanda fue enviada por correo electrуnico con fecha 10 de abril de 2000, a la demandada, quien contestу a la demanda con fecha 28 de abril de 2000.

3.3 Con fecha 11 de mayo de 2000, de acuerdo con la peticiуn de la demandada de que la disputa fuera decidida por un panel compuesto de un sуlo miembro, la OMPI designу a D. Alberto Bercovitz Rodrнguez-Cano como panelista ъnico, haciйndole llegar el siguiente dнa 15 de mayo de 2000, copia completa de la documentaciуn.

4.1 La demandante es la Compañнa mercantil J. Garcнa Carriуn, S.A., que desde 1890 opera en el ramo de la alimentaciуn y especialmente en el sector de las bebidas en el que ocupa una significativa cuota de mercado en el sector de vinos y zumos. Sus zumos y vinos comercializados bajo la marca "DON SIMON", son muy conocidos en el mercado español, por lo que esa marca que debe considerarse renombrada en ese mercado.

Esa entidad es titular registral de marcas en España consistentes en la denominaciуn "DON SIMON", en veintiocho Clases del Nomenclбtor Internacional. En su escrito de demanda aporta copias del Boletнn Oficial de la Propiedad Industrial sobre solicitud y concesiуn de nueve de ellas (Anexo C), en las Clases 5, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33 y 42. Posteriormente, con fecha 17 de mayo ha remitido certificaciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas sobre las marcas con denominaciуn "DON SIMON" nъmeros 1.105.214/7 (Clase 32, para mostos, cervezas, zumos de frutas, gaseosas, limonadas, naranjadas y otras bebidas no alcohуlicas y jarabes para hacer bebidas, solicitada el 14 de mayo de 1985, y concedida el 5 de febrero de 1986); nє 1.811.700/7 (Clase 25, para vestidos y sombrererнa, solicitada el 25 de marzo de 1994, y concedida el 12 de febrero de 1997), y nє 1.811.707/4 (Clase 33, para bebidas alcohуlicas, excepto cervezas, solicitada el 25 de marzo de 1994, y concedida el 5 de julio de 1996).

4.2 La demandada es una persona fнsica, Dña. MЄ Josй Catalбn Frнas, de nacionalidad española.

La demandada registrу a su nombre el Nombre de dominio donsimon.com a travйs de la entidad de registro Network Solutions, Inc., cuya direcciуn en Internet es Resolution@netsol.com.

5.1 Demandante

La demandante afirma:

- que el nombre de dominio registrado por la Demandada "donsimon.com" es idйntico a las marcas de la demandante que con la denominaciуn "DON SIMON" tiene inscritas en clases 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 15, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 40, 41 del Nomenclбtor Internacional, marcas de gran notoriedad y prestigio para los zumos y vinos que comercializa la demandante.

- que la Demandada carece de derechos legнtimos sobre el nombre de dominio "donsimon.com".

- que el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

5.2 Demandada

La demandada ha contestado a las alegaciones de la demandante señalando:

- que el nombre de dominio "donsimon.com" no es idйntico a la marca "DON SIMON" y, por ello, no crea confusiуn con respecto a ninguna marca de productos o servicios sobre la que la demandante tenga derechos, especialmente porque el nombre de dominio no hace referencia a ningъn tipo de productos, sean йstos zumos, bebidas o vinos.

- que la propia demandada demuestra que el nombre de dominio no es idйntico a su marca puesto que la demandante o un representante de йsta tiene registrado el nombre de dominio "DON-SIMON.COM" segъn aparece en las bъsquedas realizadas en la base de datos Whois del Registrador Network Solutions

- que el motivo que llevу a la demandante a reservar el nombre de dominio fue el conocimiento de un profesor universitario de Oxford llamado Donald Simon. Pero que el distanciamiento con esa persona y el paso del tiempo ha llevado a la demandada a no hacer nunca uso del nombre de dominio.

- que la demandada no registrу ni estб haciendo uso de ninguna marca de dominio registrada anterior ni actualmente por el demandante, y casi mбs bien parece que quiere darse por parte de йste, un secuestro a la inversa del nombre de dominio.

- que en ningъn caso ha existido, segъn especifica el Pбrrafo 4.a) ii) del Reglamento: "intenciуn de desviar a los consumidores de manera equнvoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestiуn con бnimo de lucro", debido a que el dominio nunca ha estado activo y siempre ha mostrado la frase estбndar del proveedor de servicios "Future Web Site of: donsimon.com" (Futuro Sitio Web de: donsimom.com). Ademбs, no ha habido intento alguno de negociar con el dominio, lo cual prueba que no se ha registrado de mala fe.

- que la demandada ha recibido una propuesta con relaciуn al nombre de dominio de una entidad norteamericana denominada Don Simon Homes.

- que las pretensiones de la demandante no cumplen los requisitos del Reglamento y del Reglamento Adicional en cuanto no prueban ni confusiуn, ni falta de legнtimo interйs, ni mala fe en el registro o el uso del referido nombre de dominio.

6.1 Reglas aplicables

El apartado 15.a) del "Reglamento" encomienda al panel la decisiуn de la demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,

- lo dispuesto en la "Polнtica Uniforme" y en el propio "Reglamento", y

- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de Derecho que el panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta la comъn nacionalidad y domicilio españoles del demandante y demandada son de especial atinencia, junto con las reglas de la polнtica uniforme, las leyes y principios del Derecho nacional español.

6.2 Examen de los presupuestos de admisibilidad de la demanda contenidos en el apartado 4.a) de la polнtica uniforme.

Estos son:

- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idйntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusiуn, con una marca de productos o servicios anterior sobre la que el demandante tenga derechos,

- que el demandado carezca de derechos o interйs legнtimo en relaciуn con el nombre de dominio, y

- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

6.2.1 Identidad o semejanza entre el nombre de dominio y la marca.

La demandante ha demostrado que es titular de las marcas DON SIMON que estбn inscritas y que ademбs gozan de renombre en el mercado español.

Es evidente que entre el nombre de dominio donsimom.com y la marca "DON SIMON" hay no sуlo una semejanza que induce a confusiуn, sino que realmente existe identidad entre ambas denominaciones.

Como se declarу en el caso nє 2000-0098 el hecho de que en el nombre de dominio se haya suprimido el espacio entre los tйrminos "don" y "simon" (en aquel caso se habнa suprimido el espacio entre Baby y Dior) es irrelevante tanto para los consumidores como para los empresarios y para los usuarios de Internet y los programas de bъsqueda.

Por otra parte la comparaciуn segъn establece el artнculo 4.a (i) de la Polнtia Uniforme debe hacerse entre el nombre de dominio y la marca, sin que sea necesario y procedente incluir en la comparaciуn los productos o servicios para los que la marca estб concedida. Y en este caso es evidente que la marca tal como estб concedida protege la denominaciуn "DON SIMON".

El hecho de que la demandante o un representante suyo haya registrado el nombre de domino don-simon.com no afecta para nada al hecho de que el nombre de dominio donsimon.com sea idйntico a la marca "DON SIMON".

6.2.2 Posible existencia de derechos o intereses legнtimos por parte de la demandada titular del nombre de dominio.

La demandada no alega en absoluto ninguna justificaciуn en la que pueda fundamentar que tenga algъn tipo de derecho o interйs legнtimo sobre el nombre de dominio.

La alegaciуn segъn la cual registrу el nombre de dominio por el conocimiento que tuvo de un profesor universitario de Oxford llamado Donald Simon no es aceptable desde ningъn punto de vista como justificaciуn de ningъn interйs legнtimo.

La Polнtica Uniforme permite en el artнculo 4.c que se invoque como fundamento de un interйs legнtimo el hecho de que el demandado haya sido йl mismo conocido por el nombre de dominio que registra; pero en ningъn caso permite que se invoque como base de interйs legнtimo el hecho de registrar el nombre de un tercera persona sin su autorizaciуn. Por lo demбs en este caso no se aporta absolutamente ninguna referencia que permita identificar a esa persona, y tampoco se aporta, como es obvio, ninguna autorizaciуn suya.

Es mбs la propia demandada viene a reconocer su falta de interйs legнtimo, cuando manifiesta en el epнgrafe correspondiente que "el distanciamiento con esta persona y el paso del tiempo me llevу a no hacer nunca uso de tal nombre de dominio".

Hay que señalar asнmismo que la demandada, al no manifestar de ninguna manera con quй finalidad registrу el nombre de dominio hace imposible considerar que pudiera tener algъn tipo de interйs legнtimo en el mismo.

6.2.3 Posible existencia de mala fe en el registro y uso del nombre de dominio.

Como punto de partida hay que poner de manifiesto, como ya se ha expresado anteriormente, que la marca "DON SIMON" es renombrada en el mercado español, esto es, es conocida con carбcter general por el gran pъblico. Por consiguiente hay una base sуlida para considerar que la demandada, que vive ademбs en la misma Comunidad Autуnoma de Murcia de la demandante tenнa perfecto conocimiento de la existencia de la marca y de su renombre al inscribir su nombre de dominio. Siendo esto asн, y faltando todo interйs legнtimo para ese registro no parece dudoso que el registro del nombre de dominio se hizo con mala fe.

Hay que plantearse ademбs si tambiйn ha existido un uso de mala fe.

Lo primero que hay que hacer notar en esta materia es que si bien la Polнtica Uniforme establece distintos requisitos para el sometimiento a un procedimiento administrativo obligatorio, no puede considerarse que esos requisitos sean tan independientes que no tengan una relaciуn importante entre ellos. Desde este punto de vista no parece dudoso que cuando alguien ha registrado un nombre de dominio de mala fe y sin interйs legнtimo, es difнcilmente imaginable que pueda usar de buena fe el nombre de dominio que ha registrado. Por el contrario, parece indudable que quien ha registrado un nombre dominio de mala fe y sin interйs legнtimo, lo estarб usando de mala fe, puesto que asumir una soluciуn distinta serнa absolutamente contradictorio. Quien actъa de mala fe para registrar un nombre de dominio lo usarб de mala fe,porque la mala fe se vincula al conocimiento que tenнa en el momento del registro de estar perjudicando, sin causa legнtima, a los derechos de un tercero.

La independencia de los requisitos del registro y del uso de mala fe podrнan darse en otros supuestos. Piйnsese, por ejemplo, en quien ha registrado de buena fe y posteriormente pasa a hacer un uso de mala fe del nombre de dominio; o el supuesto en el que aъn cuando el registro se hizo de mala fe, despuйs de ha transferido a un tercero de buena fe que usa el nombre de dominio de buena fe y atendiendo a intereses legнtimos.

Aplicando estos criterios al caso que nos ocupa es por lo tanto indudable que hay que considerar que la demandada estб haciendo un uso de mala fe del nombre de dominio que ha registrado, porque lo ha registrado de mala fe y sin ningъn interйs legнtimo que justifique ni el registro ni ningъn uso previsible. Es mбs la demandada ni siquiera alega algъn tipo de actividad para la que podrнa ser aplicado el nombre de dominio.

Alega la demandada que como no usa el nombre de dominio no puede considerarse que estй haciendo un uso de mala fe. Pero este planteamiento no es aceptable. En primer tйrmino es significativo que en la Polнtica Uniforme, en el artнculo 4.c no se incluya como posible defensa del demandado la demostraciуn de que no estб usando el nombre de dominio. Y es lуgico que esa defensa no se prevea como admisible. Porque hay que reconocer que no tiene sentido y es ilуgico registrar un nombre de dominio para no utilizarlo en absoluto. Si se admitiera esa defensa, serнa una vнa utilizada frecuentemente por quien registra un nombre de dominio idйntico a una marca ajena, actuando de mala fe para intentar despuйs vender al titular de la marca el nombre de dominio registrado. Bastarнa con hacer el registro, no hacer ningъn uso del nombre de dominio y limitarse simplemente a esperar que tarde o temprano el titular de la marca hiciera alguna oferta para adquirir el nombre de dominio. Hay que considerar por tanto que el no uso del nombre de dominio para hacer alguna oferta de bienes o servicios en la pбgina web constituye sin embargo una forma de uso en la medida en que se utiliza el nombre de dominio para impedir el registro del mismo a favor del titular de la marca. Asн se declarу ya en el caso nє D2000-0022.

Y por supuesto este registro y actuaciуn de mala fe por parte de la demandada no se ve afectado en absoluto por el hecho de que una entidad nortemericana con un nombre similar, pero respecto de la cual no se ha demostrado que sea titular de marca ninguna, se haya interesado al parecer por los planes que pudiera tener la demandada sobre su nombre de dominio.

7. Decisiуn

En base a toda la la fundamentaciуn anteriormente expuesta el Panel resuelve que la demandante ha probado, de acuerdo con el artнculo 4.apartado a de la Polнtica Uniforme que concurren los tres elementos contemplados en dicho artнculo y, consiguientemente, el Panel Administrativo ordena que el registro del nombre de dominio donsimon.com sea transferido a la demandante.

Alberto Bercovitz
Panelista Unico

26 de mayo de 2000