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Centro de Mediaciуn y Arbitraje de la OMPI

Demandante: BANKINTER, S.A., con domicilio social en Paseo de la Castellana, 29 - 28046 Madrid - España.

El representante autorizado para el procedimiento administrativo es DЄ Assumpta Zorraquino, Landwell abogados, Avda. Diagonal, 640, 08017 Barcelona.

Demandado: D. Daniel Monclъs Pйrez, de nacionalidad española, con domicilio en c/ San Bernardo, 40, 1є 1 - 28015 Madrid.

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio BANKINTER.NET.

La entidad registradora del nombre de dominio es Network Solutions, Inc..

Una demanda, de acuerdo con la "Polнtica Uniforme de Soluciуn de Controversias en materia de Nombres de Dominio" en lo sucesivo denominada "Polнtica Uniforme", segъn fue adoptada por ICANN el 24 de octubre de 1999, y de acuerdo con el Reglamento igualmente adoptado por ICANN para esa Polнtica Uniforme, en lo sucesivo "el Reglamento", fue enviada por correo electrуnico al Centro de Mediaciуn y Arbitraje de la OMPI, en lo sucesivo "El Centro de Arbitraje", el dнa 23 de mayo de 2000, habiendo sido recibida en papel el dнa 25 de mayo.

Una copia de la demanda fue enviada por correo electrуnico con fecha 16 junio de 2000 al demandado, quien contestу a la demanda con fecha 7 de julio de 2000 por correo electrуnico, recibiйndose la copia en papel con fecha 12 de julio.

Con fecha 19 de julio de 2000, de acuerdo con la peticiуn de ambas partes de que la disputa fuera decidida por un panel compuesto de un sуlo miembro, la OMPI designу a D. Alberto Bercovitz Rodrнguez-Cano como panelista ъnico, haciйndole llegar copia completa de la documentaciуn.

La demandante es la Compañнa mercantil BANKINTER, S.A., entidad financiera que opera desde 1965 en el ramo de la banca en España. En la actualidad es una entidad financiera de primer orden en el mercado español, por lo que la marca BANKINTER debe considerarse renombrada en España.

Esa entidad es titular registral de marcas en España consistentes en la denominaciуn "BANKINTER", en al menos treinta y siete Clases del Nomenclбtor Internacional, asн como de varias marcas comunitarias con esta misma denominaciуn, y tambiйn de varias marcas "BANKINTERNET". En su escrito de demanda aporta copias de los respectivos tнtulos de concesiуn.

La demandada es una persona fнsica, D. Daniel Monclъs Pйrez, de nacionalidad española.

El demandado registrу a su nombre el Nombre de dominio bankinter.net a travйs de la entidad de registro Network Solutions, Inc., cuya direcciуn en Internet es www.networksolutions.com.

A. Demandante

La demandante afirma:

- que el nombre de dominio registrado por el Demandado "bankinter.net" es idйntico a varios signos distintivos BANKINTER de su titularidad y muy anteriores en el tiempo, como su nombre comercial (1965), su denominaciуn social, su rуtulo de establecimiento (1989), asн como innumerables marcas con la denominaciуn BANKINTER, en treinta y siete Clases del Nomenclбtor Internacional, las primera de ellas solicitada en 1969 y concedida en 1975, y varias marcas comunitarias (1996) con esa misma denominaciуn.

- que la denominaciуn BANKINTER se ha utilizado siempre por BANKINTER en sus campañas publicitarias, y en la identificaciуn de los productos y servicios que comercializa desde la fecha de su constituciуn. Y coincide asimismo con la denominaciуn social de la compañнa, constituida en Madrid (España), denominaciуn que ha sido utilizada siempre para identificar sus servicios, habiendo alcanzado un notable conocimiento y un gran prestigio en el mercado nacional e internacional, en los que siempre se la ha identificado como sociedad que ofrece todo tipo de servicios financieros, y que sobre todo ha adquirido un posicionamiento importantнsimo en el nuevo mercado constituido por Internet.

- que en virtud de lo dispuesto en la Ley de Marcas y en el caso Banesto el uso por parte del demandado del nombre Bankinter en la red constituye una prбctica contraria a la buena fe, que constituye imitaciуn y en definitiva un uso ilegнtimo de marca ajena.

- que el nombre de BANKINTER.NET es idйntico a las marcas españolas BANKINTERNET, correspondientes a las clases 9, 16, 35, 36, 38, 41 y 42 del Nomenclбtor Internacional, solicitadas el 29 de febrero de 1996 y concedidas las dos primeras en fecha 7 de octubre de 1996 y las restantes en fecha de 20 de enero de 1997. Tras la exitosa utilizaciуn de BANKINTERNET como marca identificadora de BANKINTER, S.A. en el nuevo canal Internet, se decidiу a constituir una empresa, filial de BANKINTER, S.A., que se denomina Bankinternet, S.A. y a travйs de la cuбl se ofrezcen los servicios que se venнan identificando con la marca BANKINTERNET.

- que el demandado no tiene derechos ni intereses legнtmos sobre el nombre bankinter.net, puesto que BANKINTER es una marca conocida en el mercado desde su constituciуn el 4 de junio de 1965, siendo ya una marca notoria y de gran prestigio en el momento en que el demandado registrу el nombre de dominio BANKINTER.NET. Y que debe tenerse en cuenta que el mero registro no establece derechos ni legнtimos intereses a favor del titular de un nombre de dominio.

- que el nombre de dominio objeto de la presente demanda ha sido registro de mala fe, con la ъnica finalidad de desprestigiar a la compañнa BANKINTER, y obtener un beneficio econуmico, tratando de invitar al demandante a realizar una oferta econуmica al demandado a cambio del nombre de dominio BANKINTER.NET.

- que del hecho de que el demandado estй domiciliado en la calle San Bernardo, 40, sita en el tйrmino municipal de Madrid, puede inferirse que era conocedor de la notoriedad de la marca BANKINTER al contratar el registro. Al ser BANKINTER una marca especialmente notoria que ofrece sus servicios en el бmbito geogrбfico en el que estб domiciliado el demandado, debe apreciarse mala fe en el momento de registrar el nombre de dominio BANKINTER.NET.

- que desde la fecha de creaciуn del dominio, el 30 de junio de 1997, el demandado ъnicamente ha puesto contenido en la pбgina principal y no ha iniciado en la fecha ofrecimiento de servicio alguno en tal sede web. En este sentido, dos años de inactividad son mбs que suficientes para probar la mala fe en el uso del demandado.

- que BANKINTER, S.A. opera tambiйn como proveedor de servicios de Internet, por lo que para BANKINTER tiene gran importancia el disponer del dominio de primer nivel .net, que es el que aparentemente pretende ofrecer el demandado, y que con ese registro impide al demandante utilizarlo.

- que el hecho de que el demandado incluya en su pбgina web links o enlaces o los principales competidores de BANKINTER, S.A. demuestra, como se señalу en el caso Easyjet, una voluntad de perjudicar el negocio de la demandante.

- que, en vista de que concurren todos los requisitos (nombre idйntico a sus marcas, ausencia de derecho o interйs legнtimo por el demandado, y registro y uso de mala fe por йste ъltimo), solicita sea acordada la transferencia a su favor del nombre de dominio.

B.Demandado

El demandado ha contestado a las alegaciones de la demandante señalando:

- que la demanda no puede aceptarse por falta de acreditaciуn del tнtulo de representaciуn de la demandante.

- que el sometimiento a arbitraje es voluntario segъn la ley española, no habiendo consentido el demandado en este caso.

- que en este caso no existe un supuesto de registro abusivo, por no haberse registrado ni usado el nombre de dominio de mala fe.

- que los dominios de Internet no son marcas, por lo que el titular de una marca prioritaria no tiene por ese hecho el derecho exclusivo sobre un nombre de dominio.

- que desconocнa el registro de las marcas españolas "BANKINTER" de la demandante anteriores al registro de su nombre de dominio. Y la demandante no se dedicaba entonces al бmbito de Internet.

- que "Bankinter" es un nombre genйrico en inglйs, y ademбs acorde con los productos y servicios por йl ofrecidos.

- que posee derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio "bankinter.net", por cuanto viene realizando preparativos demostrables para utilizarlo en relaciуn con una oferta de buena fe de productos o servicios. En concreto, alega que hace un uso legнtimo y leal, "no comercial", del nombre de dominio, "ofreciendo en la pбgina una oferta propia de servicios (informaciуn comparativa entre bancos)".

- que no existe registro ni uso del nombre de mala fe, por cuanto nunca ha puesto a la venta el dominio "bankinter.net"; porque el nombre no fue registrado para impedir que el demandante use sus marcas o denominaciуn social en un nombre de dominio correspondiente; porque no compite con la demandante por ser los servicios por йl ofrecidos de naturaleza distinta, y por ello no puede haber confusiуn; y porque no registrу la pбgina con бnimo de lucro, como lo demuestra el hecho de que cuando йl solicitу el nombre de dominio "bankinter.net" renunciу a registrar "bankinter.com", que en aquйl momento estaba tambiйn libre; y tambiйn se demuestra porque en aquel momento BANKINTER no era proveedora de servicios de Internet.

- que al no haber solicitado el nombre de dominio .com se pone de manifiesto que no pretendнa obtener ningъn beneficio de la explotaciуn.

El apartado 15.a) del "Reglamento" encomienda al panel la decisiуn de la demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,

- lo dispuesto en la "Polнtica Uniforme" y en el propio "Reglamento", y

- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de Derecho que el panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta la comъn nacionalidad y domicilio españoles de demandante y demandado son de especial atinencia, junto con las reglas de la polнtica uniforme, las leyes y principios del Derecho nacional español.

La parte demandada alega en primer tйrmino dos excepciones preliminares: falta de representaciуn de la demandante e imposibilidad del procedimiento de arbitraje segъn las leyes españolas.

No puede aceptarse la falta de representaciуn de la demandante, por cuanto esa representaciуn no puede juzgarse con criterios excesivamente formalistas. No cabe dudar de que un abogado que ejercita una acciуn en nombre de un cliente estб actuando de forma correcta, salvo que se pruebe lo contrario.

Ademбs la extensa documentaciуn acompañada a la demanda es prueba sobrada de que DЄ Assumpta Zorraquino actъa siguiendo instrucciones de su cliente BANKINTER, S.A. En efecto, se acompañan numerosas certificaciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas solicitadas por un Agente de la Propiedad Industrial en representaciуn de BANKINTER, y lo mismo ocurre con los tнtulos de concesiуn de las marcas comunitarias. Se acompañan tambiйn acuerdos del Consejo de la Comisiуn de las Telecomunicaciones concediendo una autorizaciуn a la entidad E-BANKINTER, S.A. y del Consejo de Administraciуn de BANKINTER solicitando la autorizaciуn de un nuevo Banco, asн como la autorizaciуn otorgada por Orden Ministerial del Ministerio de Economнa y Hacienda para la creaciуn del Banco BANKINTERNET, S.A. E igualmente se aporta un acta notarial en la que comparece DЄ Verуnica Palau Hunziker en nombre de BANKINTER, S.A.

Es inimaginable que toda esa documentaciуn hubiera podido ser aportada si la abogada que firma la demanda no actuara realmente en representaciуn de BANKINTER, S.A.

Por lo que se refiere a la imposibilidad del presente procedimiento como procedimiento de arbitraje es igualmente rechazable.

En primer lugar porque segъn pone de manifiesto la propia "portada de transmisiуn de la demanda", al registrar su nombre de dominio se acepta someterse al procedimiento administrativo que ahora tiene lugar. Pero es que ademбs, el presente procedimiento no constituye un arbitraje en sentido estricto. En el arbitraje, el laudo pone fin con caracter definitivo a la controversia entre las partes, y los jueces y tribunales no pueden conocer de las cuestiones litigiosas sometidas a arbitraje (Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje, art. 11.1). Sin embargo, segъn se establece en la Polнtica Uniforme de ICANN, en el art. 4.k, el presente procedimiento no impide a ninguna de las partes someter la disputa a un Tribunal competente, incluso despuйs de haber terminado el presente procedimiento. Es, pues, evidente que no estamos ante un arbitraje en sentido estricto, como tambiйn es cierto que al solicitar el nombre de dominio el demandado se obligу a someterse al procedimiento establecido en la Polнtica Uniforme de ICANN.

Procede, por tanto, rechazar las dos excepciones preliminares opuestas por el demandado.

Examen de los presupuestos de admisibilidad de la demanda contenidos en el apartado 4.a) de la polнtica uniforme.

Estos son:

- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idйntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusiуn, con una marca de productos o servicios anterior sobre la que el demandante tenga derechos,

- que el demandado carezca de derechos o interйs legнtimo en relaciуn con el nombre de dominio, y

- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

La demandante ha demostrado que es titular de las marcas BANKINTER y BANKINTERNET que estбn inscritas y que ademбs gozan de renombre en el mercado español.

Es evidente que entre el nombre de dominio BANKINTER.NET y las marcas "BANKINTER" y "BANKINTERNET" hay no sуlo una semejanza que induce a confusiуn, sino que realmente existe identidad entre ambas denominaciones.

Por otra parte la comparaciуn segъn establece el artнculo 4.a (i) de la Polнtica Uniforme debe hacerse entre el nombre de dominio y la marca, sin que sea necesario y procedente incluir en la comparaciуn los productos o servicios para los que la marca estб concedida. Y en este caso es evidente que las marcas, tal como estбn concedidas, protegen las denominaciones "BANKINTER" y "BANKINTERNET".

El demandado alega que viene realizando preparativos demostrables para utilizar el nombre de dominio en relaciуn con una oferta de buena fe de productos o servicios, concretamente consistentes en comparaciуn de productos y servicios ofrecidos por las diferentes entidades bancarias españolas, y que ademбs no tiene бnimo de lucro, puesto que por ello solicitу el nombre de dominio .net y no el nombre de dominio .com.

Pero lo cierto es que en la pбgina web identificada con el nombre de dominio aparece simplemente que la pбgina estб en construcciуn, junto a los logotipos de una serie de entidades bancarias. Es decir, que el demandado en mбs de tres años (desde el 30 de enero de 1997) no ha ofrecido ninguno de los servicios que menciona. Por otra parte, no ofrece absolutamente ningъn dato que permita acreditar, lo cual serнa muy fбcil, los intereses profesionales o de otro tipo que justificarнan el hecho de haber solicitado el nombre de dominio. Nada se dice en la contestaciуn a la demanda que permita pensar que el demandado tiene algъn interйs legнtimo en ofrecer determinados servicios, que hasta ahora no ha ofrecido, con el nombre de dominio BANKINTER.NET.

Como punto de partida hay que poner de manifiesto que la marca BANKINTER es renombrada en el mercado español, esto es, conocida con carбcter general por el gran pъblico. Por consiguiente, hay una base sуlida para considerar que el demandado, que vive en Madrid, tenнa perfecto conocimiento de la existencia de la marca y de su renombre al inscribir su nombre de dominio. Siendo esto asн, y faltando todo interйs legнtimo para esa registro, no parece dudoso que el registro del nombre de dominio se hizo con mala fe

Hay que plantearse ademбs si tambiйn ha existido un uso de mala fe.

Lo primero que hay que hacer notar en esta materia es que si bien la Polнtica Uniforme establece distintos requisitos para el sometimiento a un procedimiento administrativo obligatorio, no puede considerarse que esos requisitos sean tan independientes que no tengan una relaciуn importante entre ellos. Desde este punto de vista no parece dudoso que cuando alguien ha registrado un nombre de dominio de mala fe y sin interйs legнtimo, es difнcilmente imaginable que pueda usar de buena fe el nombre de dominio que ha registrado. Por el contrario, parece indudable que quien ha registrado un nombre de dominio de mala fe y sin interйs legнtimo, lo estarб usando de mala fe, puesto que asumir una soluciуn distinta serнa absolutamente contradictorio. Quien actъa de mala fe para registrar un nombre de dominio lo usarб de mala fe, porque la mala fe se vincula al conocimiento que tenнa en el momento del registro de estar perjudicando, sin causa legнtima, a los derechos de un tercero.

La independencia de los requisitos del registro y del uso de mala fe podrнan darse en otros supuestos. Piйnsese, por ejemplo, en quien ha registrado de buena fe y posteriormente pasa a hacer un uso de mala fe del nombre de dominio; o el supuesto en el que aъn cuando el registro se hizo de mala fe, despuйs de haber transferido a un tercero de buena fe que usa el nombre de dominio de buena fe y atendiendo a intereses legнtimos.

Aplicando estos criterios el caso que nos ocupa es por lo tanto indudable que hay que considerar que el demandado estб haciendo un uso de mala fe del nombre de dominio que ha registrado, porque lo ha registrado de mala fe y sin ningъn interйs legнtimo que justifique ni el registro ni nigъn uso previsible.

Alega el demandado que la denominaciуn BANKINTER es genйrica y hace referencia a las relaciones entre bancos, por lo que se adapta perfectamente al servicio que pretende proporcionar en su pбgina WEB comparando las condiciones ofrecidas por las distintas entidades de crйdito.

Pero no es cierto que la denominaciуn BANKINTER sea genйrica. Basta considerar que estб protegida como marca y precisamente la Ley de Marcas de 1988 prohнbe registrar las marcas genйricas (art. 11.1). Y sin embargo, la marca BANKINTER ha sido concedida tanto por la Oficina Española de Patentes y Marcas como por la Oficina de Armonizaciуn del Mercado Interior. Ademбs, la expresiуn genйrica serнa en todo caso "interbancario" o alguna similar.

Cabe añadir que precisamente el carбcter renombrado de la marca BANKINTER refuerza su carбcter distintivo.

Por otra parte, es obvio que desde hace tres años en que se concediу el nombre de dominio BANKINTER йste no estб siendo utilizado para ofrecer ningъn tipo de servicios, tampoco los que segъn el propio demandado, йl se habrнa propuesto ofrecer.

De hecho cabe afirmar que el demandado lleva tres años sin hacer uso del nombre de dominio para ofrecer ningъn tipo de servicios propios. En definitiva parece claro que su actuaciуn, que no estб justificada por ningъn interйs legнtimo, equivale a mantener el nombre de dominio para impedir el registro del mismo a favor del titular de la marca.

Se dice tambiйn por el demandado que el logotipo utilizado en la pбgina web es distinto al utilizado habitualmente por BANKINTER. Pero ese dato no tiene relevancia, por cuanto la bъsqueda por Internet no se realiza en funciуn de los logotipos, el nombre de dominio no se vincula a ningъn logotipo determinado, y tampoco cabe esperar que quien visita la pбgina web de ninguna relevancia a ese dato. Entre otras cosas, porque a menudo los logotipos de las distintas entidades cambian segъn el medio en que actъan. Y ademбs, tampoco cabe aceptar que se utilice como nombre de dominio la denominaciуn y marca renombradas de una entidad de crйdito, para hacer publicidad en la pбgina web de otras entidades de crйdito competidoras. Parece evidente que esa actuaciуn es de notoria mala fe.

En base a toda la la fundamentaciуn anteriormente expuesta el Panel resuelve que la demandante ha probado, de acuerdo con el artнculo 4 de la Polнtica Uniforme que concurren los tres elementos contemplados en dicho artнculo y, consiguientemente, el Panel Administrativo ordena que el registro del nombre de dominio "bankinter.net" sea transferido a la demandante.

Alberto Bercovitz
Panelista Unico

14 de agosto de 2000