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Centro de Mediaciуn y Arbitraje de la OMPI

La Parte Demandante es la sociedad TRANSACCIONES UNIVERSALES S.A., una sociedad anуnima organizada y existente de conformidad con las leyes de la Repъblica de Guatemala y domiciliada en la ciudad de Guatemala (la "Demandante"), representada legalmente por el señor John Otto Knoke Schlosser, quien actъa en su calidad de Gerente General y Representante Legal, de conformidad con la documentaciуn allegada a la demanda. A requerimiento de la "Demandante", йsta actъa en el presente proceso a travйs de su abogada Ada Lisette Redondo Aguilera.

La Parte Demandada es el señor MARIO ARIEL CASTILLO VARGAS, residente en la 18 avenida 9-60 zona 6 de la ciudad de Guatemala, Guatemala 01006 (el "Demandado").

El nombre de dominio objeto de este procedimiento es BANCARED.COM, registrado a nombre del "Demandado" en Network Solutions, Inc., una sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de Amйrica, con domicilio en la ciudad de Herndon, Estado de Virginia, Estados Unidos de Amйrica (el "Registrador").

El 24 de mayo de 2000 el Centro de Arbitramento y Mediaciуn de la OMPI (el "Centro"), recibiу por vнa electrуnica una demanda de acuerdo a la Polнtica Uniforme de Soluciуn de Controversias en Materia de Nombres de Dominio de la ICANN (la "Polнtica"), el Reglamento de la Polнtica Uniforme de Soluciуn de Controversias en Materia de Nombres de Dominio (el "Reglamento"), aprobados por la ICANN el 24 de octubre de 1999, y el Reglamento Adicional del Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el "Reglamento Adicional"). Posteriormente, el 29 de mayo de 2000, el "Centro" recibiу la demanda en copia de papel, con sus anexos.

El 26 de mayo de 2000 el "Centro" requiriу al "Registrador" la confirmaciуn de los datos del registro del dominio BANCARED.COM. El 31 de mayo de 2000 el "Registrador" confirmу que lo tenнa registrado, siendo el "Demandado" el titular del registro del nombre de dominio BANCARED.COM, que estaba vigente el acuerdo de servicio versiуn 4.0 y que el dominio tenнa el status de "activo".

El 2 de junio de 2000 el "Centro" notificу la demanda al "Demandado", junto con la notificaciуn de comienzo del procedimiento. El 6 de junio de 2000 el Centro recibiу la contestaciуn de la demanda. El 7 de junio de 2000 el "Centro" acusу recibo de la contestaciуn de la demanda.

Despuйs de recibir la declaraciуn de independencia e imparcialidad de Fernando Triana, el 20 de junio de 2000, el "Centro" lo designу como Panel Administrativo ("Panel"), comunicando la designaciуn a las partes el 22 de junio de 2000 y fijando plazo hasta el 6 de julio de 2000 para que el "Panel" envнe la decisiуn al "Centro". El "Panel" fue por lo tanto constituido de acuerdo a la "Polнtica" y su "Reglamento".

El "Panel" mediante comunicaciуn transmitida al "Centro" el 29 de junio de 2000, le solicitу a la "Demandante" pruebas adicionales y aclaraciones sobre los fundamentos de hecho y de derecho de su escrito de demanda y de su rйplica. Debido a la antedicha peticiуn, se acordу una prуrroga del tйrmino para emitir el fallo de diez dнas siguientes a la recepciуn de todos los documentos y las aclaraciones solicitadas. El 11 de julio de 2000 la parte "Demandante" enviу su respuesta al requerimiento del "Panel".

El 13 de julio de 2000, por solicitud del "Panel", se corriу traslado de la respuesta al requerimiento al "Demandado", de conformidad con lo dispuesto en el literal b) del artнculo 10 del "Reglamento". El 14 de julio de 2000 el "Panel" recibiу la comunicaciуn del "Demandado" del 30 de junio de 2000, por medio de la cual йste le propone a la "Demandante" un acuerdo de transacciуn, el cual nunca se concretу.

El 17 de julio de 2000, la "Demandante" remitiу comunicaciуn dando respuesta a las afirmaciones del "Demandado" del 30 de junio de 2000 y del 13 de julio de 2000. Finalmente, el 18 de julio de 2000, el "Demandado" da respuesta a lo anterior.

El 18 de julio de 2000, el "Panel" le solicita al "Centro" la aclaraciуn acerca de si la versiуn 4.0 del Acuerdo del "Registrador", vigente al momento del registro del nombre de dominio BANCARED.COM, incluye la "Polнtica" y el "Reglamento". El 24 de julio de 2000, el "Centro" le contesta al "Panel" señalando que en efecto tanto la "Polнtica", como el "Reglamento" estбn incluidos dentro de la versiуn 4.0 del Acuerdo del "Registrador". El 27 de julio de 2000 se recibe de la "Demandante" un recuento de leyes para admitir y rechazar pruebas, segъn las leyes de la Repъblica de Guatemala.

El "Panel" coincide con el "Centro" en cuanto a que la demanda ha cumplido con todos los requisitos formales que fijan la "Polнtica" y el "Reglamento".

La "Demandante" es una sociedad mercantil constituida conforme a las leyes de la Repъblica de Guatemala y el "Demandado" es un individuo de nacionalidad Guatemalteca, ambos con domicilio en la ciudad de Guatemala, Repъblica de Guatemala. La demanda y su contestaciуn se hicieron en idioma español. Por lo tanto, de acuerdo al "Reglamento", Artнculo 11 literal a), el "Panel" resuelve que el procedimiento se tramite en idioma español.

El "Panel", ante lo afirmado en la demanda, en la contestaciуn de la demanda, en la rйplica de la "Demandante" y en la contra rйplica del "Demandado" y por los documentos respectivos agregados, tampoco cuestionados, tiene por acreditados los siguientes hechos:

La "Demandante" fue constituida el 14 de enero de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil General de la Repъblica de Guatemala el 23 de junio de 1993. La "Demandante", de conformidad con su objeto social, presta de manera principal los siguientes servicios: "...la administraciуn y centralizaciуn de la informaciуn de las interconexiones electrуnicas de carбcter financieras, bursбtiles, cajeros automбticos, terminales punto de ventas y todo tipo de instrumento computadorizado o electrуnico que tenga o pudiera tener relaciуn con ellos o que contribuya a facilitar la pronta y efectiva transmisiуn de informaciуn electrуnica...".

El 25 de junio de 1993, la "Demandante" solicitу ante el Registro de la Propiedad Industrial de la Repъblica de Guatemala, el registro de la marca BANCARED Y DISEÑO para cubrir: "servicios en asuntos financieros y monetarios, relacionados con los institutos bancarios; servicios de crйdito que no sean bancos; asuntos monetarios; las interconexiones financieras, bursбtiles, cajeros automбticos, terminales punto de venta por la vнa electrуnica o cualquier instrumento computadorizado" servicios de la Clase 36 Internacional.

La solicitud anteriormente descrita, procediу a registro siguiendo los trбmites propios de la legislaciуn guatemalteca, inscribiйndose el 6 de octubre de 1998, bajo el nъmero 92,384 con vigencia de diez años, es decir hasta el 5 de octubre de 2008. La marca registrada por TRANSACCIONES UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA es la siguiente:

La "Demandante" ofrece servicios financieros por medios electrуnicos o Internet, utilizando su marca BANCARED Y DISEÑO. A los servicios prestados por la "Demandante" se puede acceder en las siguientes pбginas web: www.bancared.com-gt, www.bancared.net.gt y www.bancared.net, las cuales contienen la misma informaciуn, presentaciуn y diseño.

De acuerdo a las manifestaciones de ambas Partes y a lo confirmado por el "Registrador" al "Centro", el "Demandado" es titular del nombre de dominioBANCARED.COM desde el 6 de septiembre de 1997, vigente hasta el 7 de septiembre de 2000.

Este "Panel", ingresу al sitio www.bancared.com, y pudo comprobar que el "Demandado" no estб utilizando su nombre de dominio.

De igual forma, la "Demandante" ha realizado publicidad sobre su marca BANCARED Y DISEÑO desde por lo menos el 22 de julio de 1996, de acuerdo a las pruebas aportadas por la misma.

El "Demandado" fue empleado de la empresa CABLENET, S.A. desde el 3 de marzo de 1997 hasta el 31 de mayo de 1998. En el mes de julio de 1997, la empresa CABLENET, S.A. mantuvo relaciones comerciales con la parte "Demandante", segъn lo acredita la cotizaciуn enviada el 3 de junio de 1997, por Hans Thiel, Gerente General de dicha empresa a Otto Knoke Schlosser, Gerente General de la "Demandante" y la orden de compra del 18 de julio de 1997 emitida por la "Demandante" y dirigida a la mencionada empresa.

Afirma la "Demandante" que:

Que es una sociedad de nombre comercial BANCARED y que fue constituida el 14 de enero de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil General de Guatemala el 23 de junio de 1993. Dicha sociedad se creу con el propуsito de ofrecer entre otros, servicios financieros electrуnicos utilizando tecnologнa reciente.

El 25 de junio de 1993 la "Demandante" solicitу el registro de la marca BANCARED Y DISEÑO para identificar: "Servicios financieros y monetarios, relacionados con los institutos bancarios; servicios de crйdito que no sean bancos; asuntos monetarios, las interconexiones financieras, bursбtiles, cajeros automбticos, terminales punto de venta por la vнa electrуnica o cualquier otro instrumento computarizado", servicios de la Clase 36 Internacional. Dicha solicitud de registro fue concedida el 6 de octubre de 1998, con una vigencia de diez (10) años, es decir hasta el 5 de octubre de 2008.

Desde 1993 hasta la fecha la "Demandante" ha venido utilizando su marca BANCARED Y DISEÑO para promocionar y publicitar los servicios ofrecidos por ella en Guatemala y en Centroamйrica.

La "Demandante" tiene como meta la expansiуn de los servicios electrуnicos por Internet y la promociуn de la banca digital en Internet en Guatemala y Centroamйrica. De igual forma, la "Demandante" tiene como proyecto futuro prestar sus servicios por medios electrуnicos a consumidores de Guatemala, Centroamйrica, Latinoamйrica y el mundo. Para йstos fines, la "Demandante" precisa reflejar su marca BANCARED Y DISEÑO en el dominio de nivel superior genйrico .com.

El "Demandado" obtuvo el registro del nombre de dominio BANCARED.COM el 6 de septiembre de 1997, en vigencia del contrato de servicios del "Registrador", versiуn 4.0 y efectuу modificaciones sobre el mismo el 16 de noviembre de 1999, en vigencia del contrato de servicios del "Registrador", versiуn 5.0. La "Demandante" afirma que dado que el "Demandado" realizу modificaciones al registro en vigencia de la versiуn 5.0 del Acuerdo, la cual incluye la "Polнtica" y el "Reglamento", йstos le son aplicables.

Poco despuйs de haber registrado el nombre de dominio BANCARED.COM, el "Demandado" contactу telefуnicamente al señor Otto Knoke Schlosser, Representante Legal de la "Demandante" con el fin de venderle a la sociedad "Demandante" dicho nombre de dominio a un precio equivalente al costo del registro, gastos de mantenimiento y de reinscripciуn y otros gastos extras en que habнa incurrido por el registro.

La "Demandante" no aceptу esta oferta, ni las ofertas sucesivas que el "Demandado" le hizo, con el argumento de que es ella la titular del registro marcario.

Adicionalmente, desde 1997 a la fecha el "Demandado" no ha hecho uso del nombre de dominio BANCARED.COM para llevar a cabo actividad alguna.

Teniendo en cuenta que la "Demandante" es la titular del registro de la marca BANCARED Y DISEÑO, de la cual ha venido haciendo un uso legнtimo, y que el ordenamiento jurнdico vigente en Guatemala le otorga el derecho de hacer cesar el uso o imitaciуn indebida de su marca, se encuentra facultada para interrumpir el uso de la marca BANCARED, como el registro del nombre de dominio por parte del "Demandado". Mбs aъn si se considera que йste no se encontraba legitimado para solicitar el registro del nombre de dominio BANCARED.COM, ni para ofrecer dicho registro a la sociedad titular de la marca, es decir a la "Demandante".

El nombre de dominio BANCARED.COM es idйntico a la marca BANCARED de propiedad de la "Demandante", ya que siendo el ".com" un dominio genйrico de nivel superior, es una expresiуn inapropiable.

La "Demandante" señala que tiene motivos suficientes para considerar que el "Demandado" no tiene interйs legнtimo en el nombre de dominio BANCARED, toda vez que desde el 6 de septiembre de 1997, fecha en la cual el "Demandado" obtuvo el registro de dicho nombre de dominio, no lo ha utilizado para actividades comerciales, no comerciales o de cualquier otra naturaleza; no existen evidencias que apunten a que el "Demandado" se encuentra garantizando su presencia comercial o de cualquier нndole en el Internet; el "Demandado" no ofrece productos o servicios identificados con la marca BANCARED; el titular del nombre de dominio BANCARED lleva mбs de dos años sin haber introducido contenido alguno a dicho nombre; y el nombre de dominio no corresponde a alguna sociedad, empresa, seudуnimo o nombre del "Demandado", lo cual evidencia la falta de interйs legнtimo del "Demandado" a dicho nombre.

Al respecto, la "Demandante" afirma que sн tiene presencia en la red, tal y como se puede comprobar al ingresar a sus pбginas web, y que tiene interйs de obtener el registro de su nombre de dominio en el nivel superior genйrico ".com", toda vez que йste designa a las entidades que desarrollan actividades comerciales y tiene una connotaciуn internacional.

Solicita la transferencia del dominio BANCARED.COM a favor de la "Demandante". La "Demandante" cita en apoyo de su pretensiуn el artнculo 4 b) i) de la "Polнtica", dado que de las circunstancias antes citadas se puede desprender que el "Demandado" adquiriу el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de venderlo o trasferirlo de alguna manera al titular de la marca, por un valor que supera los costos directamente relacionados con el registro del nombre de dominio, lo cual evidencia la mala fe de aquйl. La "Demandante" igualmente cita el artнculo 4 b) ii), afirmando que el "Demandado", al registrar el nombre de dominio BANCARED.COM obstaculizу que la "Demandante" reflejara su marca BANCARED Y DISEÑO en el nivel ".com". Por ъltimo, la "Demandante" alega que el "Demandado" incurriу en al conducta señalada en el artнculo 4 b) iii), al registrar el nombre de dominio de mala fe, con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor.

Otras alegaciones de la "Demandante" se examinan en el punto 6, abajo.

Alega el "Demandado":

El origen del nombre de dominio BANCARED.COM es un acrуnimo del lema comercial: "Bosques y Areas Naturales para la Conversaciуn del Agua". Por carecer de una preposiciуn "-e" usada en los anglicismos para significar electrуnico, se toma la terminaciуn RED, para su identificaciуn de estar en el Internet.

El "Demandado" dice hacer parte de un grupo de personas cuya preocupaciуn principal es los efectos de la contaminaciуn de mantos acuнferos por el crecimiento desordenado y sin control de la industrializaciуn, lo cual se prueba con el hecho de que tambiйn tiene a su nombre el registro del nombre de dominio AGUAPURA.COM.

En el momento en que registrу el nombre de dominio BANCARED.COM, los ъnicos nombres de dominio genйricos de nivel superior disponibles eran: .COM, .NET y .ORG, lo que determinу que registraran el nombre de dominio con el .COM, que era el que mбs se asimilaba a las actividades por йl desarrolladas.

La "Demandante" hasta ahora ha visto el valor del Internet, por lo que pretende sobreponer los intereses de entidades financieras con poder econуmico y polнtico sobre las personas que vieron la oportunidad primero, afrontaron el costo y aъn continъan en buena fe intentando conciliar la situaciуn.

El "Demandado" señala que en su posiciуn de "CEO" del grupo, se encuentra en disposiciуn de acatar lo dispuesto por el "Panel", pese que la convenciуn de derechos de autorнa y de propiedad industrial, que se encuentra pendiente de aprobaciуn por su gobierno, protegerнa su autorнa sobre la expresiуn BANCARED.

Reitera que se encuentra en disponibilidad para llegar a un acuerdo con respecto al nombre de dominio BANCARED.COM, siempre que la "Demandante" le reintegre los gastos administrativos incurridos sin ningъn margen de utilidad para йl.

Indica la "Demandante" que el "Demandado" no tiene un interйs legнtimo en el nombre de dominio BANCARED.COM, toda vez que dicha expresiуn no es producto de su creatividad, toda vez que la "Demandante" ha utilizado su marca y nombre comercial BANCARED Y DISEÑO y ha efectuado publicidad sobre la misma desde el momento en que solicitу el registro de su marca en 1993. Desde ese momento la "Demandante" ha venido realizando campañas agresivas de publicidad sobre su marca para dar a conocer los servicios financieros por medios electrуnicos no solo en Guatemala, sino en otros paнses de Centroamйrica. Lo anterior, ha llevado a que la marca BANCARED Y DISEÑO goce de reconocimiento en Guatemala y que cualquier residente en la ciudad de Guatemala estй muy familiarizado con dicha marca.

La manifestaciуn del "Demandado" en lo que respecta a la violaciуn de sus derechos de autor sobre la expresiуn BANCARED por parte de la "Demandante" es falsa y puede dar lugar a los delitos de injuria y calumnia.

Teniendo en cuenta que la "Demandante" tiene proyectos relacionados directamente con el Internet, tiene la necesidad de reflejar su marca con el dominio del nivel superior genйrico ".com", mediante el nombre de dominio BANCARED.COM, del cual es titular el "Demandado".

De otra parte, teniendo en cuenta que el "Demandado" fue empleado de la sociedad CABLENET S.A. durante el perнodo correspondiente al 3 de marzo de 1997 al 31 de mayo de 1998, perнodo dentro del cual йsta sociedad mantuvo relaciones comerciales con la "Demandante", es de suponerse que el señor Mario Ariel Castillo Vargas pudo enterarse de los proyectos de Internet entre las mencionadas sociedades. Asн, es probable que de esta forma se le haya ocurrido registrar el nombre de dominio BANCARED.COM para luego venderlo a un precio mayor del que normalmente cuesta un nombre de dominio en Internet en los gTLD al titular de la marca.

Con respecto al grupo, asociaciуn o entidad Bosques y Areas Naturales para la Conservaciуn del Agua (Red), del cual segъn el "Demandado" se deriva el nombre de dominio BANCARED.COM, la "Demandante" señala que a pesar de que de acuerdo a la legislaciуn vigente en Guatemala, las entidades sin бnimo de lucro deben registrarse ante el Registro de Personas Jurнdicas de la Municipalidad de Guatemala, el "Demandado" no aporta la prueba de dicho registro, ni la prueba de la calidad con la que actъa dentro de dicho grupo, asociaciуn o entidad.

Igualmente, la "Demandante" afirma que es extraño que siendo el grupo Bosques y Areas Naturales para la Conservaciуn del Agua (Red) aparentemente una organizaciуn de carбcter no lucrativo, el nombre de dominio haya sido registrado a favor del "Demandado" y que se haya utilizado el dominio del nivel superior genйrico ".com", que de acuerdo al documento "Request For Comments" RFC 1591, anexo a la demanda, esta destinado a entidades comerciales. En ese caso aduce que la "Demandante", se debiу registrar el citado nombre de dominio en el nivel genйrico ".org".

La "Demandante" tambiйn llama la atenciуn sobre el hecho de que dentro del conjunto de asociaciones, organizaciones gubernamentales o no gubernamentales, grupos de personas o individuos quienes trabajan o intercambian informaciуn acerca de la preservaciуn del medio ambiente en Centroamйrica, listados en el sitio http://www.poam,org/proyecto/red-fisica.shtml no aparece ni el grupo Bosques y Areas Naturales para la Conservaciуn del Agua (Red), ni el "Demandado". De igual forma, el "Demandado" tampoco aparece en forma personal o en representaciуn de dicho grupo la lista que elabora la Comisiуn Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), que se anexу por la "Demandante" en su rйplica.

La indeterminaciуn por parte del "Demandado" del precio en la oferta de venta del nombre de dominio BANCARED.COM, deja a su discreciуn el momento y las condiciones del traspaso del nombre de dominio, colocбndolo en una posiciуn de poder frente a la "Demandante". Esta circunstancia, sumada al hecho de que si la "Demandante" paga al "Demandado" lo que йl estima conveniente en cuanto a gastos administrativos para obtener el registro del nombre de dominio, estarнa incentivando a personas que como el "Demandado", registren signos distintivos notorios previamente registrados ante las Oficinas de Propiedad Intelectual, como nombres de dominio en Internet. La "Demandante" alega que debido al valor comercial que han adquirido los nombres de dominio en Internet, hay personas que con el objeto de obtener una ventaja o ganancia registren como nombres de dominio, marcas, nombres comerciales u otros signos distintivos, pretendiendo obtener recompensas en la venta de dichos nombres de dominio a los titulares de los derechos de propiedad industrial. Las anteriores circunstancias devienen en la negativa de la "Demandante" en adquirir del "Demandado" el nombre de dominio, objeto de йsta controversia.

El "Demandado" afirma que:

En el momento en que se hace alusiуn la direcciуn de la sociedad CABLENET estaba a cargo de dos personas y el cuerpo tйcnico tambiйn estaba formado por dos personas, una de las cuales era йl.

El dominio BANCARED.COM fue registrado desde las instalaciones de CABLENET en horas hбbiles y enviado a las direcciones IP de OSI, S.A.

Teniendo en cuenta que el procedimiento normal en el registro de un nombre de dominio es enviar al administrador de los servidores un e-mail solicitando la autorizaciуn de instalaciуn del dominio en dicha ubicaciуn fнsica, es evidente que el registro del nombre de dominio BANCARED.COM fue de conocimiento de los directivos de la empresa CABLENET.

Tiempo despuйs, el Ingeniero Robert Duke toma posesiуn como gerente general de CABLENET y el Licenciado Luis Roberto Cobar pasa a ser presidente de dicha empresa. En la propuesta de negocio por escrito el Ingeniero Duke le ofreciу el nombre de dominio al señor Knoke, es decir al Representante Legal de la "Demandante", lo cual evidencia que la empresa CABLENET tenнa conocimiento acerca del registro del nombre de dominio BANCARED.COM.

Los gastos que se pidieron rembolsar eran de $1,200.oo, valor йste que es menos de la mitad del solicitado al momento de contactar al señor Knoke hace tres años. Dicho monto no refleja deseo de lucro.

En comunicaciуn dirigida al "Demandante" y con copia al "Panel" del 30 de junio de 2000, el "Demandado" manifiesta que estarнa dispuesto a transferir el nombre de dominio en cuestiуn a la "Demandante", siempre y cuando йsta haga una donaciуn a una organizaciуn internacional ecologista por el monto que se considere relacionado al valor del dominio y que se le dй un cheque por un monto de USD$0.1.

Por ъltimo, en comunicaciуn del 18 de julio de 2000, el "Demandado" a travйs de la señora Ingrid Castillo, persona de su "conocimiento y confianza" reitera que el destino del nombre de dominio siempre ha sido el de una labor no comercial y nunca fue puesto en funciones operativas al haberse sugerido un posible conflicto de intereses. Por lo tanto, la acciуn tomada fue la de contactar telefуnicamente a la "Demandante" para ofrecerle la transferencia del nombre de dominio BANCARED.COM por un valor de $350.oo.

El "Demandado" afirma en esa misma comunicaciуn que recientemente la abogada de la "Demandante" lo contactу a travйs de su telйfono celular en dos ocasiones y que en total, han sido cuatro las llamadas intercambiadas a propуsito del asunto en menciуn. Que la referencia a entidades no se hizo con el fin de evadir responsabilidades, sino para proveer la informaciуn de manera completa. Finalmente, señala el "Demandado" que su propuesta del 30 de junio de 2000 la hizo con base a la resoluciуn del conflicto de dominio "McDonalds – Quitter", como una manifestaciуn de su buena fe.

Ante el requerimiento del "Panel" de aportar la "Demandante" las pruebas conducentes a demostrar que el "Demandado" contactу en varias oportunidades a йsta para ofrecerle la venta del nombre de dominio a cambio de costos, gastos, recargos y demбs gastos extras en que habнa incurrido йste por el registro, mantenimiento y administraciуn del nombre de dominio BANCARED.COM, la parte "Demandante" señalу lo siguiente:

Como prueba de lo anterior, se encuentra la declaraciуn de la "Demandada" en la Respuesta a la Rйplica del 16 de junio de 2000, en la que no solo se hace referencia el hecho de que йsta solicitу la suma de $1,200.oo por concepto de la transferencia del nombre de dominio, sino que manifiesta expresamente que en varias oportunidades, йsta intentу negociar la venta del nombre de dominio con la "Demandante", de lo cual no obtuvo ningъn resultado.

Adicionalmente, la "Demandante" afirma que en una conversaciуn telefуnica sostenida con el "Demandado", йste le informу que los gastos administrativos podrнan ascender de $1,500.oo a $2,000.oo, mas otros gastos en los que pudo incurrir y no contabilizу, como son el "WEB hosting" y otros servicios, sin incluir ventaja o utilidad alguna. Sin bien la "Demandante" no tiene prueba del hecho mencionado, manifiesta que es evidente que el "Demandado" pretendнa obtener una utilidad, por cuanto tal y como consta en la comunicaciуn del "Registrador", que adjunta como prueba, el registro del nombre de dominio ".com" costaba en 1997 la cantidad de $100.oo, lo que correspondнa al registro y a la administraciуn por dos años.

En lo referente a la vigencia del CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL del 1 de junio de 1968, la "Demandante" aclara que dicho Convenio sigue siendo la legislaciуn vigente en materia de propiedad industrial en Guatemala, junto con los Tratados Internacionales suscritos, aprobados y ratificados por dicho paнs, tal y como los ADPIC y el Convenio de Parнs para la Protecciуn de la Propiedad Industrial. Ello por cuanto los protocolos de modificaciуn del citado Convenio Centroamericano no han sido aprobados, ni una nueva ley en materia de propiedad industrial ha sido emitida. El "Demandante" aclara que hace referencia al Convenio Centroamericano para la Protecciуn de la Propiedad Industrial, para señalar la aplicaciуn del pбrrafo 4 inciso a) ii) de la "Polнtica", que establece que el titular de un nombre de dominio esta obligado a someterse a un procedimiento administrativo obligatorio en caso de que un tercero ("Demandante") sostenga ante un proveedor competente, en cumplimiento del "Reglamento", que aquйl posee un nombre de dominio idйntico o similar hasta el punto de crear confusiуn con respecto a una marca de productos o servicios sobre que el "Demandante" tiene derechos.

Por ъltimo, en su comunicaciуn del 17 de julio de 2000, la "Demandante" manifiesta que aъn cuando su mayor deseo es solucionar la controversia, ъnicamente retirarб la demanda si el "Demandado" transfiere el nombre de dominio BANCARED.COM a nombre de TRANSACCIONES UNIVERSALES S.A. en forma inmediata, gratuita o sin costo, plazo o condiciуn alguna.

El artнculo 15 numeral a) del "Reglamento" ordena al "Panel" tomar su decisiуn sobre la base de:

6.1.1 Las manifestaciones y los documentos presentados por las partes;

6.1.2 Lo dispuesto en la "Polнtica" y en el propio "Reglamento";

6.1.3 De acuerdo con cualesquiera reglas y principios de derecho, que el "Panel" considere aplicables.

La versiуn 4.0 del acuerdo de registro ("service agreement") del "Registrador" incluye segъn el "Centro" la "Polнtica" en vigencia para el "Registrador" desde el 1° de enero de 2000. Ello obliga al "Demandado" a sujetarse a este procedimiento de acuerdo a dicha "Polнtica" y a su "Reglamento".

Por otra parte, las partes son residentes en el mismo paнs, es decir en la Repъblica de Guatemala, por lo que los principios de derecho aplicables incluyen a los de ese paнs. El "Panel" ha estudiado para esos efectos el CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL del 1 de junio de 1968, tal como figura en el sitio web oficial de la SIECA (SECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA), http://www.sieca.org.gt/, y en particular las siguientes disposiciones: Artнculos 10 (k), 12, 17, 26 (b), 65 y 66 (d).

De igual forma, el "Panel" ha considerado aplicables las siguientes normas del CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, suscrito, aprobado y ratificado por la Repъblica de Guatemala: Artнculo 10 bis 3) 1).

El artнculo 4 (a) de la "Polнtica" establece de manera expresa las controversias aplicables al procedimiento administrativo obligatorio, en los siguientes tйrminos:

En aplicaciуn de los lineamientos citados, a continuaciуn el "Panel" estudiarб y evaluarб los hechos y las alegaciones de cada una de las partes del proceso.

Alega la "Demandante" que el nombre de dominio BANCARED.COM, registrado por el "Demandado" es idйntico a la marca sobre la que ella tiene derechos.

Al cotejar el "Panel" el nombre de dominio del "Demandado" con la marca BANCARED Y DISEÑO, lo primero que se debe destacar es que йsta marca es de tipo mixto, pues ademбs de su aspecto nominativo, tiene un elemento grбfico, tal y como fue presentada en el punto 4 de la presente providencia.

El CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, en su artнculo 12 señala la importancia de establecer el elemento caracterнstico de las marcas que consistan en un diseño o en una etiqueta, en los siguientes tйrminos:

Dentro del anбlisis de confundibilidad de la marca BANCARED Y DISEÑO tambiйn se debe considerar el hecho de que la misma pueda ser descriptiva de los servicios de la Clase 36 Internacional que identifica. Sin embargo, esto carece de peso en este procedimiento debido a que dentro de la limitada competencia del "Panel" que actъa conforme a la "Polнtica" y al "Reglamento", no se debe discutir en este procedimiento si la marca puede ser una expresiуn que describa los servicios que pretenda identificar. Es cierto que de acuerdo al CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, artнculo 10 k), no pueden registrarse como marcas, ni como elementos de las mismas:

Sin embargo, la "Polнtica", en su artнculo 4(a)(i) menciona "una marca de productos o de servicios sobre la que el "Demandante" tiene derechos", y debe tenerse por tales a aquellos registros que consiga acreditar suficientemente el "Demandante", tal y como lo ha sucedido en este caso, pues la "Demandante" ha anexado la copia de su certificado de marca extendido por el Registro de la Propiedad Industrial de Guatemala. De hecho, el CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL en su artнculo 17, establece el sistema atributivo del registro de la propiedad industrial, en los siguientes tйrminos:

En efecto, el "Panel" no estб habilitado para pronunciarse sobre la validez o invalidez de una marca concedida por la Oficina de Marcas de un determinado paнs. Los ъnicos уrganos competentes para declarar la invalidez de una marca son los del paнs de registro o los del paнs del tribunal que resulte competente.

Ahora bien, para efectos de determinar la confundibilidad entre el nombre de dominio BANCARED.COM y la marca BANCARED Y DISEÑO resulta indispensable tener en cuenta los criterios señalados por la doctrina y acogidos reiteradamente por la jurisprudencia. Dichos criterios han sido planteados entre otros, por el autor Jorge Otamendi, quien al respecto señalу:

Es asн como, para determinar la confundibilidad entre la marca BANCARED Y DISEÑO y el nombre de dominio BANCARED.COM, debemos tener en cuenta que la confusiуn puede producirse en el plano visual, en el auditivo o en el ideolуgico y que el orden en que se analicen estos aspectos dependerб del tipo de marcas de que se trate. Por lo tanto, el examinador, al analizar una marca mixta, debe determinar cual es el elemento que prevalece dentro de ella, atendiendo a la impresiуn de conjunto que despierte la marca, analizбndola sucesivamente, colocбndose en el lugar del consumidor presunto y teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias entre las expresiones en conflicto.

De igual forma, es de notar que en las marcas mixtas suele prevalecer el aspecto nominativo sobre el grбfico, en atenciуn a la fuerza expresiva de las palabras, las cuales tienden a ser gravadas en la mente del consumidor que las percibe con mayor facilidad. Lo anterior, no obsta para que en algunas ocasiones el aspecto grбfico sea el que caracterice a la marca en estudio. Sin embargo, es evidente que en el caso de la marca BANCARED Y DISEÑO, el aspecto nominativo sea el que predomine, dado que el grбfico se limita a incluir cierto diseño tendiente a destacar a la expresiуn BANCARED.

Resulta pues obvia la coincidencia letra por letra del nombre de dominio de segundo nivel BANCARED con la marca de la "Demandante". Con ello, el "Panel" tiene por acreditada la identidad del nombre de dominio BANCARED.COM con tal marca. La adiciуn de ".com" en el conjunto del nombre de dominio en nada cambia esa conclusiуn a los fines de la "Polнtica", artнculo 4 a) i) pues esta es una partнcula correspondiente al nivel superior de dominio genйrico.

Existe identidad cuando una cosa es la misma que otra con la que se compara, lo que ciertamente ocurre en este caso, donde la marca y el dominio de segundo nivel son intercambiables sin que pueda apreciarse diferencia ninguna.

Aunque la marca de la "Demandante" contiene junto con la denominaciуn BANCARED algunos elementos de diseño, debe aclararse que puesto que los nombres de dominio no son susceptibles de incorporar ningъn tipo de elemento grбfico, la identidad existe siempre que las denominaciones asн lo sean, con independencia de esos otros elementos de diseño que puedan estar presentes.

En consecuencia, el "Panel" encuentra que el nombre de dominio BANCARED.COM es idйntico a la marca BANCARED Y DISEÑO de la "Demandante".

La "Demandante" alega que el "Demandado" no tiene derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio BANCARED.COM. Esto no ha sido especнficamente contestado por el "Demandado" como era su obligaciуn conforme al artнculo 5(b)(i) del "Reglamento".

El "Demandado" atribuye el origen del nombre de dominio BANCARED.COM a un acrуnimo del lema del grupo ambientalista que aparentemente preside "Bosques y Areas Naturales para la Conservaciуn del Agua" y que la expresiуn RED se la colocу dado que en el idioma Español no existe la preposiciуn ".e", que en Inglйs significa: electrуnico. Sin embargo, se abstiene de aportar las pruebas de la existencia de dicho grupo o de la calidad de "CEO", con la que afirma obrar.

Aъn cuando, el "Demandado" afirma que el grupo que preside desarrolla actividades no comerciales o no concurrenciales, nada obra dentro del expediente que apoye esa manifestaciуn, lo que implica que la presunciуn de finalidad concurrencial, propia del derecho de competencia desleal no fue desvirtuada por el "Demandado". Acerca de esta presunciуn, el doctrinante Josй Masager en su obra "Comentarios a la Ley de Competencia Desleal", Editorial Civitas, Madrid, 1999, pбgina 124, señalу lo siguiente:

Asн mismo, en sus numerosos escritos, el "Demandado" no ofrece ningъn dato relativo a su profesiуn, las actividades culturales, sociales o profesionales que haya podido venir desempeñando hasta la fecha, ni ningъn otro dato que permita valorar la credibilidad de sus manifestaciones sobre una finalidad no comercial o concurrencial.

Teniendo en cuenta que el "Demandado" se identifica como parte de un grupo ambientalista, llama la atenciуn al "Panel" que el dominio de nivel superior escogido haya sido el ".com" y no el ".org", el cual igualmente se encontraba disponible en la fecha en la que aquйl registrу el nombre de dominio BANCARED.COM y se adecuaba mejor a la naturaleza y finalidades del grupo ambientalista de la que aparentemente hace parte el "Demandado". De igual forma, es sorprendente el hecho de que a pesar de que el "Demandado" afirma actuar a nombre del mencionado grupo ambientalista, el nombre de dominio haya sido registrado en su propio nombre. Estas situaciones que fueron señaladas de manera reiterada por la "Demandante" en sus escritos y no fueron contra argumentadas por el "Demandado" en ninguno de sus escritos.

Tambiйn llama la atenciуn el hecho de que el "Demandado" haya registrado otros nombres de dominio, tales como: "empaques.com", "envases.com", "salvavidas.com", "agua-pura.com", "aguapura.com" y "formas.com", en su propio nombre y en el mismo dнa y en los dнas subsiguientes a aquйl en el que solicitу el registro del nombre de dominio objeto del conflicto. Es de notar, que con la excepciуn del dominio "aguapura.com", en cuya pбgina aparece una breve informaciуn concerniente al tema del medio ambiente y en la que se hace referencia a informaciуn que serнa presentada con posterioridad, dichos dominios no se encuentran activos. Las anteriores afirmaciones han sido debidamente probados por la parte "Demandante" y no fueron contestados en debida forma por el "Demandado", lo cual constituye un indicio grave en su contra.

Ese registro en masa de nombres de dominio poco hace para probar que el "Demandado" tenga derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio objeto del presente procedimiento. Por el contrario, lo que el hecho mencionado induce a pensar es que el "Demandado" en un momento dado decidiу registrar dichos nombres de dominio con fines especulativos. En particular, y como lo aduce la "Demandante" y no lo niega el "Demandado", йste no se encuentra legitimado para el uso del nombre "BANCARED" por no ser titular de ninguna marca "BANCARED", ni tener derecho de ninguna clase para el uso de esa marca. Al respecto, el CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL en su artнculo 26, señala lo siguiente:

Es asн, como la disposiciуn antes citada le otorga al titular de un registro marcario la facultad de impedir los actos de imitaciуn o el uso que un tercero realice sobre su marca. Esto implica que correlativamente quien use o imite una marca registrada por una persona, no se haya legitimado para ello.

En el бmbito de la competencia desleal, el artнculo 10 bis del CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL prohнbe los actos de confusiуn en los siguientes tйrminos:

De igual forma, El CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL en su artнculo 65 define la competencia desleal en los siguientes tйrminos:

El artнculo 66 del mencionado Convenio por su parte, consagra una lista enunciativa de las conductas que pueden ser consideradas de competencia desleal, previendo en su literal (d) lo siguiente:

Por lo tanto, quien incurra en esta prohibiciуn, estarб en una posiciуn ilegнtima frente al titular del registro marcario.

Ademбs el "Demandado" no ha utilizado nunca, ni utiliza actualmente la denominaciуn BANCARED.COM para llevar a cabo alguna oferta propia de productos o servicios. Ello se aprecia particularmente al tratar de acceder al sitio www.bancared.com.

De otra parte, la "Demandante" si bien no probу la notoriedad de su marca BANCARED Y DISEÑO, sн logrу demostrar un uso y una publicidad masiva en Guatemala por lo menos desde el año 1996, es decir, meses antes a que el "Demandado" obtuviera el registro del nombre de dominio en cuestiуn. Igualmente, se debe tener en cuenta que la marca BANCARED Y DISEÑO fue solicitada por la "Demandante" desde el 25 de junio de 1993, aъn cuando su inscripciуn en el Registro de la Propiedad Industrial de Guatemala solo se efectuу hasta el 6 de octubre de 1998.

Al respecto, es de notar que el "Demandado" en ningъn momento niega conocer la marca BANCARED Y DISEÑO, ni los servicios identificados con dicha marca, a pesar de que es evidente de que el registro de dicha marca fue posterior al registro de su nombre de dominio.

Es asн como, desde el momento de su registro el nombre de dominio BANCARED.COM no ha sido utilizado por parte del "Demandado" para identificar servicios financieros a travйs de Internet, ni para distinguir cualquier otro servicio o producto. A pesar de que el "Demandado" afirma que esto se debe al conflicto entre dicho nombre de dominio y la marca BANCARED Y DISEÑO, no explica suficientemente esta situaciуn toda vez que fue йl mismo quien le ofreciу a la "Demandante" la transferencia del dominio. El "Demandado" tampoco explica la finalidad que tuvo al registrar el nombre de dominio en cuestiуn, ni la razуn por la cual considera que se encontraba legitimado para registrarlo, lo que induce necesariamente al "Panel" a dudar que tenga derechos o intereses legнtimos sobre el mismo. El "Demandado" ni en su contestaciуn a la demanda, ni en los escritos subsiguientes, se molesta siquiera en referirse a ese punto, habida cuenta de lo dispuesto por el artнculo 5 b) i) del "Reglamento" (carga de contestar especнficamente a las alegaciones del "Demandante"). Ello constituye una presunciуn desfavorable en contra del "Demandado" en cuanto a la posible existencia de derechos e intereses legнtimos propios de йste en relaciуn con el dominio BANCARED.COM.

Finalmente, el artнculo 4 (c) de la "Polнtica" establece varias maneras como el "Demandado" puede demostrar sus derechos y sus legнtimos intereses sobre el nombre de dominio al responder la demanda, señalando las siguientes:

Si bien las causales enumeradas son enunciativas y no taxativas, el "Demandado" no ha provisto al "Panel" de las pruebas que evidencien que se encuentra en alguna de dichas situaciones, lo cual lo justificarнa para tener algъn interйs legнtimo en el nombre de dominio en cuestiуn.

Teniendo en cuenta que la "Demandante" no ha otorgado licencia al "Demandado" para el uso de su marca BANCARED Y DISEÑO o para registrar un nombre de dominio que incluya dicha expresiуn, asн como el hecho de que la expresiуn BANCARED realmente no guarda relaciуn con el nombre o las actividades del "Demandado", el "Panel" determina que el "Demandado" carece de derechos e intereses legнtimos sobre el nombre de dominio BANCARED.COM.

Mucho se ha discutido acerca de si para que surja la obligaciуn de sometimiento al procedimiento administrativo señalado en el artнculo 4 (a) de la "Polнtica", es necesario que se cumplan todos las situaciones allн establecidas. Es decir, la semejanza o confundibilidad entre el nombre de dominio y la marca, la falta de legitimidad del titular del registro del nombre de dominio respecto de dicho dominio y la mala fe en el registro y en el uso del nombre de dominio.

El hecho de que en la enumeraciуn de las circunstancias se haya utilizado la conjunciуn "y" indica que el "Demandante" debe probar la ocurrencia de las tres causales. Asн fue interpretado por el Panel Administrativo de la OMPI, en el Caso No. D99-0001. En el pбrrafo 6 de dicha Decisiуn, el Panel Administrativo se refiere a la historia legislativa de la "Polнtica" y en particular al Segundo Reporte de Implementaciуn de Documentos para dicha "Polнtica" e indica que hubo comentarios de parte de la INTA ("International Trademark Association") y de varios propietarios de marcas, tendientes a abogar por ampliar la definiciуn de registro de mala fe o abusivo, incluyendo de manera independiente tanto los casos de registro de mala fe, como los de uso de mala fe, en vez de exigir la coincidencia de ambas circunstancias. Esto, en atenciуn a que se ha visto que los piratas de la red o "cybersquatters" muchas veces registran numerosos nombres de dominio, sin usarlos, lo cual evitarнa la aplicaciуn del procedimiento administrativo, a la luz de la interpretaciуn antes anotada. Aъn cuando este argumento parece tener mйrito, tal y como lo señala el Panel Administrativo en el caso antes citado, implicarнa un cambio en la "Polнtica". Sin embargo, tanto el Reporte de la OMPI, como recomendaciones hechas por los registradores, requirieron el cumplimiento del registro y el uso de mala fe para la procedencia del procedimiento administrativo.

Hecho el anterior preбmbulo, la "Demandante" afirma que el dominio BANCARED.COM ha sido registrado y usado de mala fe, y que fue registrado con la ъnica y exclusiva intenciуn de venderlo por un precio mбs elevado que el que le costу adquirirlo al "Demandado". La "Demandante" afirma tambiйn en su demanda que poco despuйs de haber efectuado el registro del nombre de dominio BANCARED.COM, el "Demandado" contactу telefуnicamente al señor Otto Knoke Schlosser, Representante Legal de la "Demandante" con el fin de venderle el nombre de dominio en cuestiуn a un precio indeterminado, que cubrirнa: costo, gastos los recargos y demбs gastos extras en que йl habнa incurrido, por el registro, mantenimiento y la administraciуn del nombre de dominio mencionado.

Empero, йsta afirmaciуn de la "Demandante" carece de sustento probatorio. A pesar del requerimiento del "Panel", la "Demandante" no arrimу prueba documental o testimonial, asн sea rendida ante Notario Pъblico, de las supuestas llamadas telefуnicas hechas por el "Demandado" para vender el dominio tan pronto lo obtuvo. En comunicaciуn del 27 de julio de 2000, la "Demandante" manifestу al "Panel" su imposibilidad de grabar las conversaciones telefуnicas sostenidas con el "Demandado", toda vez que la legislaciуn en Guatemala prohнbe esta prбctica. Al respecto, debemos resaltar que el "Panel" en ningъn momento ha exigido que se le presenten grabaciones de las conversaciones telefуnicas sostenidas entre el "Demandante" y el "Demandado", dado que es consciente de la prohibiciуn que reposa sobre йsta prбctica. Sin embargo, el "Panel" deja en claro que el "Demandante" no aportу ni siquiera, por ejemplo, una prueba testimonial rendida por su Representante Legal ante un Notario Pъblico, que hubiese podido sustentar sus afirmaciones en este sentido.

No obstante lo anterior, en el escrito del 6 de junio de 2000, el "Demandado" confiesa que: "los gastos que pidiу rembolsar a la fecha son de $1200.oo y que eran menos de la mitad en el momento de contactar al señor Knoke hace mбs de tres años". Posteriormente, en su comunicaciуn del 30 de junio de 2000, el "Demandado" manifiesta que estarнa dispuesto a transferir el nombre de dominio a cambio de una donaciуn a una organizaciуn internacional ecologista por el monto que se considere relacionado al valor del dominio y un cheque por valor de $0.1 a su favor. Por ъltimo, en su escrito del 18 de julio de 2000, el "Demandado" sн afirma que han sido cuatro las llamadas telefуnicas realizadas con motivo del conflicto y el valor de los gastos que debнan ser reembolsados por concepto de la transferencia del nombre de dominio BANCARED.COM era por la suma de $350.oo.

Es asн, como si bien el "Demandado" no reconoce expresamente que haya adquirido el nombre de dominio materia del conflicto con la intenciуn de venderlo, es claro que por lo menos en momentos posteriores a la obtenciуn del registro respectivo, estaba dispuesto a transferirlo a cambio de una contraprestaciуn econуmica superior a la suma de USD$100.oo, correspondientes a lo que dicho registro costу, segъn la prueba allegada por la "Demandante".

Con lo dicho el "Panel" considera que el "Demandado" no sуlo no ha negado su exigencia a la "Demandante" de una suma superior a "los costos diversos documentados que estбn relacionados directamente con el nombre de dominio" (artнculo 4 b) i) de la "Polнtica"), sino que directamente la reconoce.

En lo concerniente al Registro del nombre de dominio BANCARED.COM hecho de mala fe por parte del "Demandado", tambiйn se debe resaltar el hecho de que йste fue empleado de la empresa CABLENET, tal y como consta de las pruebas aportadas por la "Demandante" y por las afirmaciones del "Demandado". Esta empresa mantuvo relaciones comerciales con la "Demandante", motivo por el cual aquйl pudo llegar a conocer las intenciones de la "Demandante" de hacer uso de su marca BANCARED Y DISEÑO en el Internet. Ello se corrobora con el hecho aducido por el "Demandado", de que al tiempo en que se presentaron los hechos CABLENET contaba con tan solo cuatro empleados, uno de los cuales era йl.

El "Demandado" alegу sin probarlo que el nombre de dominio BANCARED.COM es producto de su creatividad. Asн mismo, el "Demandado" tampoco negу conocer a la "Demandante", ni a los servicios prestados por ella e identificados con la marca BANCARED Y DISEÑO. Obviamente, de haber tenido el "Demandado" derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio, йl podrнa haber vendido, como cualquier otra propiedad privada, tal nombre de dominio a quien quisiera pagarlo, al precio que se conviniera. Pero el "Demandado" no tiene ni derechos ni intereses legнtimos sobre el nombre de dominio, tal y como quedу establecido en el punto 6.3 arriba.

El "Demandado" tambiйn afirmу que habнa ofrecido al "Demandante" la transferencia del nombre de dominio en cuestiуn a cambio de $350.oo, que cubrirнan los gastos efectuados por йl en la obtenciуn y administraciуn de dicho dominio. Sin embargo, no acreditу ante el "Panel" cuбles fueron esos gastos, por lo que resta concluir que al ser dicha suma superior al valor de $100.oo, señalado por el "Registrador" como el valor del registro de un nombre de dominio y su mantenimiento por dos años, en prueba aportada por la "Demandante", el "Demandado" incurriу en lo establecido en el artнculo 4 b) i) de la "Polнtica" por cuanto, el valor cobrado, asн este no sea manifiestamente exagerado, supera los costos documentados del registro del dominio BANCARED.COM en el año de 1997.

La "Demandante" aportу con su Rйplica pruebas que evidencian la publicidad que por lo menos desde el año de 1996 ha venido realizando sobre su marca BANCARED Y DISEÑO. Igualmente aportу las pruebas indiciarias del conocimiento que pudo tener el "Demandado" de la existencia de dicha marca y de los planes de su titular, TRANSACCIONES UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA, de incursionar en el Internet. El "Demandado" sabнa o al menos debнa saber de la existencia de los servicios distinguidos por la marca BANCARED Y DISEÑO. Por lo tanto, registrar como nombre de dominio una expresiуn confundible o idйntica con una marca registrada impide que el titular marcario refleje la marca en el nombre de dominio correspondiente.

La "Polнtica", en su artнculo 4 b) ii), requiere que el "Demandado" "haya desarrollado una conducta de esa нndole". El "Panel" considera que el "Demandado", al conocer las circunstancias de titularidad y uso de la marca ajena a la que es idйntica el dominio, y registrarlo sin derechos ni intereses legнtimos propios, ha incurrido en una conducta de tal нndole, con lo que se determina que el requisito descrito se encuentra presente.

El "Demandado" tambiйn ha incurrido, si bien parcialmente, en la circunstancia de registro de mala fe de la "Polнtica", en su artнculo 4 b) iii) que dice: "Usted ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor".

A todas luces, el "Demandado" no es un "competidor" de la "Demandante". Tampoco consta que la finalidad del registro haya sido "fundamentalmente" conseguir esa perturbaciуn, que suele hacerse en el contexto de una competencia desleal directa para aumentar la cuota propia de mercado. Aquн la perturbaciуn se ha realizado para hostigar a la "Demandante" y conducirla a negociaciones sobre venta del dominio, con lo que la correspondencia parcial de la conducta del "Demandado" con el citado artнculo 4 b) iii) de la "Polнtica" queda enmarcada, asн como la circunstancia de impedir que la marca se refleje en el dominio, en un designio global dirigido directamente a forzar la compra del dominio.

El "Panel" concluye por lo tanto, que la "Demandante" ha probado la circunstancia del artнculo 4(b)(i) de la "Polнtica".

De otra parte, la finalidad de lucro ilegнtimo por la venta del nombre de dominio no agota las circunstancias de registro de mala fe, que han sido enumeradas sуlo como ejemplo en la "Polнtica". Que el "Demandado" haya registrado un nombre de dominio ".com", de uso comercial de acuerdo al "Request for Comments 1591", cuando al mismo tiempo afirma que BANCARED corresponde a una organizaciуn ambientalista, habla de una inconsecuencia inadmisible en quien dice obrar de buena fe. Si hubiese sido consecuente el "Demandado" con lo que ha afirmado en sus escritos, durante el presente procedimiento, entonces no deberнa haber pensado en registrar un nombre de dominio ".com", destinado a un uso comercial, dado que segъn йl mismo ha afirmado la organizaciуn que preside no tiene fines comerciales.

Ademбs, la falta de uso del nombre de dominio BANCARED.COM por parte del "Demandado", desde el momento mismo de su registro, no solo pone de presente que dicho "Demandado" no lo requiere para el desarrollo de sus actividades, sino que confirma que el registro ha sido hecho manifiestamente con la intenciуn de impedirle al titular de la marca el uso de dicho dominio, logrando consolidar un poder de negociaciуn sobre aquйl. Como se vio, el "Demandado" no ha probado derechos ni intereses legнtimos propios sobre el nombre de dominio, ni mucho menos algъn interйs legitimo como, por ejemplo, "realmente querer ilustrar" al pъblico sobre el cuidado del medio ambiente.

Por todo lo expuesto, el "Panel" determina que el nombre de dominio BANCARED.COM ha sido registrado de mala fe.

Reprocha la "Demandante" al "Demandado" la falta de utilizaciуn legнtima del nombre de dominio BANCARED.COM por mбs de dos años, tratбndose de un nombre de dominio idйntico o engañosamente similar a la marca BANCARED Y DISEÑO, de la cual es titular aquйlla.

Coincidentemente con lo alegado por el "Demandante", este "Panel" ha constatado mediante una visita independiente realizada el 30 de junio de 2000 al sitio web www.bancared.com que no es posible lograr el acceso a pбgina alguna.

Al respecto, la "Demandante" trae a colaciуn la opiniуn del Panelista Unico, Roberto A. Bianchi, quien en la decisiуn del Panel Administrativo presentado ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI en el caso No. D2000-0143, señalу lo siguiente:

En efecto, el nombre de dominio BANCARED.COM no conduce a una pбgina web o a cualquier otra presencia en el Internet. No existe prueba alguna que apunte a que una pбgina web u otra presencia en el Internet estйn en proceso de construcciуn para ser utilizados con dicho nombre de dominio. Tampoco hay prueba que evidencie que se estй realizando publicidad o promociуn del nombre de dominio. Sin embargo, tal y como fue expuesto en el punto 6.4, el uso de mala fe no debe ser circunscrito a un obrar positivo, sino ampliado a una falta de uso. Es asн, como es posible que dadas las circunstancias, la inactividad del demandado pueda llevar a considerar que se encuentra usando el nombre de dominio de mala fe. Asн fue reconocido por el Panel Administrativo en el caso No. D2000-003, a propуsito del registro del nombre de dominio TELSTRA.ORG. Adicionalmente, el artнculo 4 b) de la "Polнtica" reconoce expresamente que la enumeraciуn de las pruebas del registro y utilizaciуn de mala fe es de tipo enunciativo, por cuanto dispone: "las circunstancias siguientes, entre otras,..."

El "Panel" considera que en el caso en cuestiуn, la falta de uso del nombre de dominio BANCARED.COM por parte del "Demandado", sin la debida justificaciуn por parte del mismo, pone de presente un uso de mala fe. Las circunstancias particulares del caso en estudio, que llevan al "Panel" a la anterior conclusiуn son las siguientes:

a) El "Demandante" ha demostrado que su marca BANCARED Y DISEÑO, la cual es idйntica al nombre de dominio BANCARED.COM, ha sido objeto de extensa publicidad, por lo que es ampliamente conocida en Guatemala y en otros paнses Centroamericanos;

b) El "Demandado" no proveyу al "Panel" de prueba alguna que evidenciara siquiera sumariamente que actuу o ha actuado de buena fe en el registro y en el uso del nombre de dominio en cuestiуn;

c) El "Demandado" no desconoce de manera expresa la existencia de la marca BANCARED Y DISEÑO. Por el contrario, las pruebas aportadas por la "Demandante" ponen de presente que mediante la relaciуn laboral del "Demandado" con la empresa CABLENET, йste pudo haber tenido conocimiento de la existencia de los planes de la "Demandante" para incursionar en el Internet utilizando su marca.

d) El "Demandado" acepta haber pedido al "Demandante" por la transferencia del registro del nombre de dominio un monto superior a aquйl constituido por el valor de su registro y de su mantenimiento, lo cual evidencia su бnimo de lucro.

e) El "Demandado" no manifestу el tipo de actividades a las que se dedica. A pesar de que dice actuar en calidad de "CEO" del grupo "Bosques y Areas Naturales para la Conservaciуn de las Aguas", no aportу prueba alguna que sustentara estas afirmaciones, lo cual hace poco plausible concebir alguna circunstancia en la que pudiese usar legнtimamente el nombre de dominio BANCARED.COM.

f) Las anteriores circunstancias ponen de presente que el eventual uso del nombre de dominio BANCARED.COM por parte del "Demandado", serнa ilegнtimo, pudiendo constituir una violaciуn de las normas que regulan la competencia desleal y una usurpaciуn de los derechos de propiedad industrial de la "Demandante".

Por todo lo expuesto, el "Panel" determina que la conducta omisiva en cuanto a la ausencia de uso del nombre de dominio BANCARED.COM por parte del "Demandado", constituye una forma de uso de mala fe.

El "Panel" ha determinado que el nombre de dominio BANCARED.COM es idйntico a la marca BANCARED Y DISEÑO de la "Demandante". Asimismo, el "Panel" ha determinado que el "Demandado" carece de derechos e intereses legнtimos respecto de dicho nombre de dominio. El "Panel" tambiйn ha determinado que el registro de dicho nombre de dominio por el "Demandado" ha sido efectuado de mala fe y que la falta de uso del nombre de dominio por parte de йste es una conducta que tiene una clara connotaciуn de mala fe.

Por todo ello y conforme a los artнculos 4 i) y 15 de la "Polнtica" y el "Reglamento" respectivamente, el "Panel" resuelve ordenar que el registro del nombre de dominio BANCARED.COM sea transferido a la "Demandante", TRANSACCIONES UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA.

Fernando Triana
Panelista Unico

2 de agosto de 2000