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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

El Demandante es GESTEVISION TELECINCO, S.A., empresa con domicilio en Carretera de Irъn Km. 11,700, 28049 Madrid, España (en adelante el "Demandante").

El Demandado es TRAZOS INFOGRAFIA, S.L., con domicilio en Plaza de España 12, 1°, 28008, Madrid, España (en adelante el "Demandado").

Los nombres de dominio en disputa son <50x15.com> y <50por15.com>. El registrador es Network Solutions, Inc. (en adelante el "Registrador") de Herndon, Virginia, USA.

El Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (en adelante el "Centro") recibiу la Demanda de GESTEVISION TELECINCO, S.A. el 1 de Junio de 2000 por correo electrуnico y en copia firmada en papel el 2 de Junio de 2000.

El Demandante realizу el pago de los aranceles requeridos.

El Centro enviу al Registrador un requerimiento de verificaciуn de los datos de registro, que fue contestado por el Registrador el 6 de Junio de 2000 confirmando que los nombres de dominio en disputa fueron registrados por el Registrador, que el Demandado es el registrante "corriente" y que los nombres de dominio estбn en estado "activo".

Habiendo verificado que la Demanda satisface los recaudos formales de la "Polнtica Uniforme de Soluciуn de Controversias en materia de Nombres de Dominio" (en adelante la "Polнtica") y del Reglamento de la Polнtica Uniforme de Soluciуn de Controversias en materia de Nombres de Dominio (en adelante las "Reglas"), aprobados por la ICANN el dнa 4 de Octubre de 1999, asн como del Reglamento Adicional del Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI, (en adelante las "Reglas Adicionales), el Centro enviу al Demandado una notificaciуn de acuerdo al artнculo 2(a) de las Reglas, acompañando copias de la Demanda, el 9 de Junio de 2000.

El Demandado contestу la Demanda por correo electrуnico el 27 de Junio de 2000, y por copia firmada el 30 de Junio de 2000, y el Centro enviу un acuse de recibo ese mismo dнa.

El 10 de Julio de 2000, luego de recibir de su parte una Manifestaciуn de Aceptaciуn y Declaraciуn de Imparcialidad e Independencia, el Centro designу al Sr. Antonio Millй como miembro ъnico de Panel Administrativo (en adelante el "Panelista").

En la misma fecha, el Centro notificу a las partes de esa designaciуn.

El 18 de Julio de 2000, el Panelista recibiу vнa courier una copia completa de la Demanda, la Contestaciуn de Demanda, y de los correspondientes anexos.

El Demandante pidiу en el punto IV. 9. de la Demanda que el presente procedimiento se tramitara en el idioma español, por ser tanto el Demandante como el Demandado sociedades mercantiles de nacionalidad española y tener ambas su domicilio en territorio de España. Conforme el pбrrafo 11 del Reglamento, habiendo guardado silencio el Demandado sobre tal peticiуn y redactado la Contestaciуn de Demanda en idioma español, el Panelista decidiу aprobar la peticiуn y dictar la presente decisiуn en el idioma mencionado.

Las Marcas de Comercio sobre las que se basa la Demanda son:

a) 50POR15:

El Demandante agregу copias probando el registro de esta marca en las clases 38 y 41, obtenido el 20 de octubre de 1999 de la Oficina Española de Patentes y Marcas. El Demandado reconociу tales registros.

b) 50X15:

El Demandante agregу copias probando haber solicitado el registro de esta marca de Comercio en las clases 9, 28, 38 y 41 ante la Oficina Española de Patentes y Marcas el 18 de febrero de 2000. El Demandado reconociу tales solicitudes.

El Demandante afirmу ser el productor y titular de la propiedad intelectual sobre el programa de televisiуn denominado indistintamente 50POR15 o 50X15, aportando un videograma que prueba que el canal español de televisiуn TELE5 emite un programa asн titulado. El Demandado no negу este hecho.

El Demandante alegу que 50POR15 o 50X15 es un concurso televisivo donde la cifra "50" de su tнtulo alude a los 50 millones de pesetas que pueden obtener los ganadores y la cifra "15" refiere al nъmero mбximo de preguntas que puede contestar un concursante. El "Anexo D" a la Demanda muestra las reglas de concurso, que coinciden con lo expuesto. El Demandado reconociу este hecho.

El Demandante afirma que el programa 50POR15 o 50X15 se comenzу a emitir el 17 de abril de 1999 y que en la actualidad se emite todos los dнas de la semana, menos el domingo. De acuerdo al Demandante, la audiencia del programa en cuestiуn llegу a un mбximo de 3.311.000 espectadores, con un promedio de 2.419.000 espectadores. El Demandado no negу estos hechos.

De acuerdo al informe del Registrador, el Demandado registrу el nombre de dominio <50x15.com> el 27 de enero de 2000. No se agregaron informes ni pruebas respecto del registro del nombre de dominio <50por15.com>, pero entrando a "Whois" el Panelista determinу que ese nombre de dominio habнa sido registrado simultбneamente y en las mismas condiciones que el anteriormente aludido.

El Panelista verificу que a la fecha de dictarse la decisiуn el uso de los nombres de dominio en disputa como direcciуn de Internet no produce acceso a ningъn sitio Web activo. Puede suponerse que el Demandado "reservу" esos nombres sin usarlos. Las partes no aluden a esas circunstancias ni acompañan prueba ъtil a su respecto.

El Demandante afirma no tener ni haber tenido vнnculo legal alguno con el Demandado que permita a йste usar sus marcas o tнtulos de programa. El Demandado no negу este hecho.

El Demandante afirma que el Demandado no utiliza los dominios <50por15.com> y <50x15.com> en forma que justifique su registro ni desarrolla actividad comercial que tenga relaciуn con las cifras "50" y "15". El Demandado refuta ese hecho y dice que se propone usar el nombre de dominio para identificar un curso de enseñanza cuya peculiaridad es que permitirб al alumno recibir 50 horas de clase por el precio de 15 horas. Se agrega a la Demanda copia de un boceto de aviso para un curso sobre diseño grбfico que refleja tales circunstancias. El boceto anuncia un curso a comenzar 16 meses mбs tarde que la fecha de la Contestaciуn de Demanda.

El Demandante dice haber notificado al Demandado la controversia telefуnicamente y por notificaciуn escrita fehaciente, sin haber obtenido respuesta. El Demandado reconoce los contactos pero niega la falta de respuesta, declarando haber explicado a los representantes del Demandante su "deseo de utilizar el dominio registrado para publicitar un curso de enseñanza ..".

El Demandante afirma que el contacto indicado al Registrador por el Demandado, Sr. Javier Viñambres constituyу el 14 de octubre de 1999 en Madrid una sociedad mercantil con la denominaciуn "Concursazo S.A." y objeto social para "la creaciуn, diseño e implantaciуn de pбginas web". El Demandado reconoce el hecho pero destaca que la sociedad aludida y la Demandada son personas jurнdicas independientes.

El Demandante alega en apoyo de la Demanda que:

a) Los nombres de dominio <50por15.com> y <50x15.com> son idйnticos a las Marcas de Comercio 50 POR 15 y 50 X 15, causando confusiуn a los usuarios.

b) El Demandado no tiene ningъn derecho exclusivo ni de cualquier otro tipo sobre dichos nombres de dominio.

c) Los nombres de dominio en conflicto se registraron y usan de mala fe, intentando el Demandado beneficiarse del "grado de conocimiento de la denominaciуn" para atraer usuarios a otra pбgina Web.

d) Registrar como nombre de dominio una denominaciуn notoria amparada por marca constituye un uso de mala fe, en abono de lo que cita la Resoluciуn dictada en el Caso N° D2000-0018.

e) Al conflicto deben aplicarse las leyes de Marcas y de Propiedad Intelectual (o sea, de Derechos de Autor) de España, invocando que la primera de ellas reconoce al titular marcario un derecho exclusivo sobre la marca comercial que se extiende a cualquier modalidad de uso de la denominaciуn que constituye la marca. En cuanto a la ley "de Propiedad Intelectual" protege los derechos exclusivos de los autores sobre sus obras, incluyendo los tнtulos, derechos que la ley presume cedidos al productor de la obra audiovisual.

En apoyo de la Contestaciуn de Demanda, el Demandado arguye que:

a) Los nombres de dominio en cuestiуn, aunque idйnticos a las Marcas de Comercio del Demandante no pueden crear confusiуn a los consumidores, dado que no identifican producto o servicio similar o en competencia.

b) La titularidad de una Marca de Comercio, notoria o no, no autoriza automбticamente al uso de la misma como nombre de dominio.

c) El Demandante observу una conducta negligente al no registrar con anticipaciуn los nombres de dominio coincidentes con sus marcas.

d) No existe en el caso mala fe por cuanto nunca solicitу al Demandante suma o contraprestaciуn alguna a cambio de la transferencia de los nombres de dominio en disputa.

e) Que el hecho de que el contacto con el Registrador pertenezca a una firma llamada "Concursazo S.A." no tiene relaciуn ni influencia sobre el presente Caso.

f) Que los nombres de dominio no han sido registrados o adquiridos con el fin de vender, alquilar o ceder su registro al Demandante, o a un competidor del Demandante por un valor superior a los costos diversos del Demandado.

g) Que el Demandado y el Demandante no compiten entre sн, por lo que la conducta del Demandado no se dirige a perturbar la actividad comercial de йste ъltimo ni atraer a los usuario de Internet creando confusiуn con las marcas comerciales del Demandante o empañando el buen nombre de las mismas con бnimo de lucro.

La Polнtica establece en el artнculo 4(a) los extremos que deben ser probados acumulativamente por el Demandante para prevalecer en un procedimiento administrativo por registro abusivo de nombre de dominio. Examinaremos a continuaciуn la existencia o inexistencia de tales extremos en este Caso.

Siendo la extensiуn ".com" un atributo del gTDL, comъn a todos los nombres de dominio bajo dicho TDL, no puede discutirse que las Marcas de Comercio 50 POR 15 y 50 X 15 son idйnticas a los nombres de dominio <50por15.com> y <50x15.com>. En consecuencia, el requisito del parбgrafo a.(i) del artнculo 4. de la Polнtica se cumple en el Caso.

Las expresiones "50por15", "50 POR 15", "50x15" y "50 X 15" no forman parte del nombre del Demandado ni de la denominaciуn de alguna de sus empresas o negocios, tampoco constituyen el tнtulo de una obra de su autorнa o producciуn. La eventual existencia de un proyecto de curso a operar en algъn futuro bajo tal denominaciуn, no puede considerarse fuente de derechos o base para un interйs legнtimo en el uso de dichas expresiones como nombre de dominio.

El Demandado no demostrу la existencia de las circunstancias aludidas en los parбgrafos "i." a "iii." del artнculo 4.c. de la Polнtica, ni la existencia de cualquier otra circunstancia que pudiera demostrar derechos o interйs al uso de los nombres de dominio a los fines del parбgrafo 4(a)(ii) de la Polнtica.

Sobre tales bases, el Panelista concluye que el Demandado no tiene interйs legнtimo en el uso de los nombres de dominio <50por15.com> y <50x15.com >. En consecuencia, el requisito del parбgrafo a.(ii) del artнculo 4. de la Polнtica se cumple en el Caso.

Dado que el parбgrafo bajo examen requiere la existencia del mala fe tanto en el registro como en el posterior uso del nombre de dominio, el Panelista hace mйrito de que:

a) El registro de los nombres de dominio en disputa fue practicado por el Demandado varios meses despuйs del comienzo de las emisiones del concurso televisivo y del registro y solicitud de registro de las Marcas Comerciales 50 POR 15 y 50 X 15. La rareza de esa combinaciуn entre cifras obliga a considerar que a la fecha del registro de los nombres de dominio el Demandado se propuso usar una denominaciуn de fantasнa, imaginada e impuesta a la memoria y gusto del mercado español por otra persona.

b) Se considera que la mera "reserva" del nombre de dominio registrado aun cuando no permita a los usuarios de Internet operar el acceso a un sitio Web activo, constituye un "uso" de tal nombre de dominio, ya que de esa forma йste no puede ser registrado ni usado por otra persona.

Para examinar la existencia de buena fe o mala fe en la conducta del Demandado al registrar y usar los nombres de dominio en disputa, deberбn revisarse ahora las alegaciones de las partes acerca de las circunstancias mencionadas en la lista no exhaustiva de evidencias de mala fe inclusas en los cuatro parбgrafos del artнculo 4.(b) de la Polнtica:

Sobre 4.(b)(i):

Las alegaciones y pruebas presentadas por las partes no llevan a considerar que el Demandado haya realizado el registro y uso de los nombres de dominio en disputa con "el propуsito de vender, alquilar, o de cualquier otra manera transferir el registro del nombre de dominio."

Sobre 4.(b)(ii):

Las alegaciones y pruebas presentadas por las partes no llevan al Panelista a considerar que el Demandado haya "registrado el nombre de dominio para impedir al propietario de la Marca de Comercio reflejar tal marca en un nombre de dominio correspondiente".

Sobre 4.(b)(iii):

El Demandado no es un competidor del Demandante y en consecuencia no pudo haber "registrado el nombre de dominio con el propуsito primordial de obstaculizar los negocios de un competidor". El hecho de que el contacto con el Registrador forme parte de una empresa con una denominaciуn que podrнa sugerir el propуsito de organizar concursos, no se considera por el Panelista como una evidencia de real competencia en el ramo de comercio del entretenimiento o los medios.

Sobre 4.(b)(iv):

El Panelista considera que en caso de que el Demandado usara efectivamente los nombres de dominio como URL’s de algъn sitio activo en la Web (fuera uno alojando el curso aludido en la Contestaciуn de Demanda o cualquier otro) estarнa realizando una "tentativa deliberada de atraer usuarios de Internet a su propio sitio Web con propуsito de lucro comercial". En tal supuesto, los usuarios de Internet se verнan llevados a confundir los sitios identificados con los nombres de dominio en disputa con servicios en lнnea "provistos por el Demandante o uno de sus afiliados, o patrocinados o apoyados por йste".

La defensa del Demandado descartando la posibilidad de confusiуn en razуn de la diferencia entre el concurso distinguido por las Marcas de Comercio del Demandante y el curso que supuestamente prestarнa en el futuro en lнnea el Demandado no tiene eficacia, ya que de existir un servicio activo en una URL con texto idйntico a las Marcas de Comercio en cuestiуn, los usuarios de Internet tendrнan motivos para pensar que el uso de la denominaciуn como nombre de dominio implica alguna clase de participaciуn del Demandante en el servicio ofrecido bajo el mismo.

Luego de haber examinado las circunstancias constitutivas de mala fe indicadas en el parбgrafo (b) del artнculo 4. de la Polнtica, hallando que por lo menos una de ellas se verifica en el Caso, el Panelista debe entrar a revisar si se dan o no en el Caso las circunstancias excusatorias incluidas en la lista no exhaustiva del parбgrafo (c) del mismo artнculo:

Sobre 4.(c)(i):

No existe alegaciуn ni prueba alguna en el sentido de que "antes de cualquier noticia sobre el conflicto" el Demandado hubiera usado los nombres de dominio "en conexiуn con una oferta de buena fe de bienes o servicios".

Sobre 4.(c)(ii):

Tampoco existe alegaciуn ni prueba alguna en el sentido de que el Demandado haya sido "conocido por los nombres de dominio" en disputa.

Sobre 4.(c)(iii):

Resulta igualmente inexistente alegaciуn o prueba en el sentido de que el Demandado haya hecho o estй haciendo algъn "uso no comercial legнtimo o leal del nombre de dominio".

Para terminar el punto, el Panelista hace constar que tuvo en cuenta que la evidencia producida en el Caso acredita el hecho -reconocido expresamente por el Demandado- de que tanto "50 POR 15" como "50 X 15" son tнtulos de programas de televisiуn (y por tanto tambiйn de sus libretos o argumentos) protegidos por el Derecho de Autor en tanto partes integrales e inescindibles de obras artнsticas y literarias. El uso deliberado del tнtulo de la obra ajena, que el Demandado no alega desconocer -y que por su difusiуn en el бmbito geogrбfico en el que actъa no hubiera podido ignorar- es un elemento corroborante de la mala fe en la conducta del Demandado, que juega como una evidencia mбs de conducta de mala fe en el caso.

En razуn de todo lo anterior, el Panelista llega a la conclusiуn de que el Demandado registrу y usу los nombres de dominio <50por15.com> y <50x15.com > con mala fe. En consecuencia, el requisito del Parбgrafo a.(iii) del artнculo 4. de la Polнtica se cumple en el Caso.

El Panelista no entrarб al anбlisis de las alegaciones basadas en el Derecho Nacional de España por tratarse el g.TDL ".com" de un dominio genйrico de alto nivel global, no sometido a los preceptos de ningъn derecho positivo nacional en particular. Señalase no obstante que dichos preceptos corroborarнan en el Caso la decisiуn que se adopta sobre las solas bases de la Polнtica, aplicables en razуn de expresas disposiciones del contrato cerrado entre el Demandado y el Registrador al solicitar el primero el registro de los nombres de dominio en disputa.

El Demandante ha probado que los nombres de dominio son idйnticos a sus Marcas de Comercio, que el Demandado carece de derechos o interйs legнtimo al uso de los nombres de dominio, y que el Demandado registrу y usa los nombres de dominio con mala fe. En consecuencia, de acuerdo al artнculo 4. parбgrafo (i) de la Polнtica, el Panel requiere que el registro de los nombres de dominio <50por15.com> y <50x15.com > se transfiera al Demandante.

Antonio Millй
Panelista Presidente

Fechado: 25 de julio de 2000