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Centro de Mediaciуn y Arbitraje de la OMPI

1. Las Partes

La Demandante es CANONAIS, S.L., una sociedad conformada de acuerdo a las leyes de España, con sede en C/ Hernбn Cortйs, nє 1, Majadahonda 28220, Madrid, España (la "Demandante"), representada por Dña. Ana Martнnez de Lecea Noain, Abogada, de Lecea Abogados, Madrid, España.

La Demandada es Dña. Marнa Dolores Dнaz Ros, una persona individual con domicilio en C/ Juan Carlos I, 4, Elche, Alicante 03203, España (la "Demandada"), representada por D. Enrique Vila Soler, Abogado, Alicante, España.

2. Los Nombres de Dominio y el Registrador

Los nombres de dominio en disputa son "amichi.com ", registrado con Network Solutions, Inc., de Herndon, Virginia, Estados Unidos de Amйrica, y "amichi.net" y "amichi.org", registrados con Melbourne IT, de Melbourne, Australia.

3. Iter Procedimental

El 13 de junio de 2000 la Demandante presentу por correo electrуnico al Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la Organizaciуn Mundial de la Propiedad Intelectual (el "Centro") una demanda de conformidad con la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio, aprobada por la Corporaciуn de Asignaciуn de Nombres y Nъmeros de Internet ("ICANN") el 26 de agosto de 1999 (la "Polнtica"), el Reglamento de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio, aprobado por la ICANN el 24 de octubre de 1999 (el "Reglamento") y el Reglamento Adicional de la OMPI relativo a la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional"). El 16 de junio de 2000 la demanda en papel fue recibida por el Centro. Ese mismo dнa el Centro acusу recibo de la demanda.

El 25 de junio de 2000, ante una consulta del Centro, este recibiу una respuesta del Registrador Network Solutions, Inc. sobre datos de registraciуn y contactos correspondientes al nombre de dominio "amichi.com". El 5 de julio de 2000 el Centro notificу la demanda y el comienzo del procedimiento administrativo.

El 24 de julio de 2000 la Demandada enviу por correo electrуnico la contestaciуn de demanda al Centro.

Despuйs de recibir la Manifestaciуn de Aceptaciуn y Declaraciуn de Imparcialidad e Independencia de Roberto A. Bianchi, el 13 de setiembre de 2000 el Centro lo designу panelista ъnico. Quedу establecido que la fecha lнmite para dictar resoluciуn en el caso serнa el 28 de septiembre de 2000. De este modo, el Panel quedу constituido conforme a la Polнtica y al Reglamento.

Ambas Partes hicieron presentaciones adicionales antes de que este Panel estuviera constituido. Aunque las Partes no lo solicitaron expresamente, el Panel decide admitir ambas presentaciones. No hubo otras presentaciones de las Partes.

Habiendo advertido el Centro que los nombres de dominio "amichi.net" y "amichi.org" estaban registrados con Melbourne IT, el Centro le solicitу informaciуn y recibiу una respuesta confirmatoria de que esos nombres de dominio estaban registrados a nombre de la demandante y que tenнan el status de "licenciados". El 21 de septiembre de 2000 el Panel dictу la Orden de Procedimiento N° 1, por la que se ordenу a la parte Demandante enviar copia de la demanda a Melbourne IT, y se prorrogу por 7 dнas el plazo para dictar una decisiуn en esta disputa. Segъn lo informу el Centro al Panel, la Demandante cumpliу de inmediato con la orden. No se dictaron otras уrdenes de procedimiento ni se ordenaron prуrrogas. El Panel estб conforme con la determinaciуn del Centro de fecha 5 de julio de 2000 de que la demanda ha cumplido con los requisitos formales del Reglamento y del Reglamento Adicional. La Demandante efectuу el pago del arancel por la tramitaciуn del caso.

La demanda y contestaciуn de demanda se hicieron en español. Conforme al Reglamento, Parбgrafo 11, el Panel determina que el idioma del procedimiento sea el español.

4. Antecedentes de Hecho

Los siguientes hechos resultan de las alegaciones de las partes y documentaciуn agregada, y por no haber sido contestados se tienen por acreditados.

La demandante es una compañнa mercantil de responsabilidad limitada constituida en Madrid el 6 de abril de 1990 a la que el 28 de marzo de 1995 el señor Juan Carlos Amich Tintorer aportу un conjunto de marcas AMICHI registradas en distintas clases, Desde ese mismo año de 1995 CANONAIS, S.L. ha cedido a Malla 3, S.L. la explotaciуn comercial de las marcas AMICHI en clases 25, 18, 28, 24, 9, 14, 39 y 35.

La demandante es titular de los siguientes registros marcarios de la marca AMICHI en España: clase 25Є (Marca nє 1.064.852): Prendas confeccionadas para señora, caballero y niño; calzados y sombrererнa; Clase 3Є(Marca nє 1.216.735): Perfumerнa, jabones, aceites esenciales, cosmйticos, lociones para el caballero; dentнfricos. Clase 18Є(Marca 1.216.736): Cuero e imitaciones de cuero; productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baъles y maletas, paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionerнa. Clase 28Є(Marca 1.216.737):Juegos, juguetes; artнculos de gimnasia y deportes no comprendidos en otras clases. Clase 25Є(Marca 1.714.153): Prendas confeccionadas para señora, caballero y niño; calzados y sombrererнa. Clase 24Є(Marca 1.738.416):Tejidos, toallas, mantas, colchas, tapetes, pañuelos, mantelerнas y en general ropa de cama y de mesa. Clase 9Є(Marca 2.046.564): Gafas de sol; aparatos e instrumentos уpticos, cientнficos, nбuticos, geodйsico, elйctricos, fotogrбficos, cinematogrбficos, de pesar, de medida, de señalizaciуn, de control (inspecciуn), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro; transmisiуn; reproducciуn del sonido e imбgenes; soportes de registro magnйticos, discos acъsticos; distribuidores automбticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, mбquinas calculadoras, equipo para el tratamiento de la informaciуn y ordenadores; extintores. Clase 14Є(Marca 2.046.565): Metales preciosos y sus aleaciones y artнculos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyerнa, bisuterнa, piedras preciosas; relojerнa e instrumentos cronomйtricos. Clase 39Є(Marca 2.046.566): Servicios de almacenaje, depуsito y distribuciуn de productos de toda clase. Clase 3Є(Marca 2.051.624): Perfumerнa, jabones, aceites esenciales, cosmйticos, lociones para el cabello, dentнfricos. Clase 3Є(Marca 2.051.625): Perfumerнa, jabones, aceites esenciales, cosmйticos, lociones para el cabello, dentrнficos. Clase 35Є(Marca 2.283.492):Venta al menor de todo tipo de ropa confeccionada, complementos, perfumerнa, relojerнa, joyerнa y bisuterнa.

Posee ademбs registros marcarios en los siguientes paнses: El Salvador (cl. 25Є); Grecia (cl. 25Є); Honduras (cl. 25Є); Panamб (cl. 25Є); Costa Rica (cl. 25Є); Arabia Saudн (cl. 25Є); Mйxico (cl. 25Є); Paraguay (cl. 25Є). Asimismo la Demandante es titular de la registraciуn Internacional (cl. 25Є) en Alemania, Austria, Benelux, Francia; Italia, Liechtenstein, Mуnaco, Portugal, San Marino, Suiza, Bulgaria, Hungrнa, Rumanнa, Repъblica Checa, Eslovaquia, Uzbekistan, Armenia, Federaciуn Rusa, Yugoslavia, Ex Rep. Yugoslava de Macedonia, Bosnia-Hercegovina. Por otra parte posee registraciуn internacional (cl. 3Є) en Alemania, Austria, Benelux, Francia, Italia, Liechtenstein, Mуnaco, Portugal, San Marino, Suiza. Ademбs tiene registros en Andorra (cl. 25Є, 3Є y 39Є) y Turquнa (cl. 3Є 25Є y 35Є).

La Demandada es el registrante de "amichi.com", "amichi.net" y "amichi.org" y ha operado hasta fecha reciente el sitio Web "www.amichi.com".

Segъn lo afirma y prueba la Demandante por acta de comprobaciуn notarial del 29 de mayo de 2000, la Demandada publicу en el sitio Web "www.amichi.com" una entrevista hecha por el señor Josй Carlos Garcнa al señor Francisco Cañizares, franquiciado de Amichi en Elche. En la entrevista el señor Cañizares atribuye al franquiciante de la marca Amichi haber incurrido en distintas conductas de competencia desleal contra el señor Cañizares. La Demandada no niega el hecho de la publicaciуn. Las partes divergen en cuanto a su interpretaciуn: para la demandante se trata de una denigraciуn de la marca AMICHI. Para la Demandada se trata de un foro de debate en el que tengan cabida las opiniones de las personas que a ella quieran acceder, sin que esto suponga denigraciуn o utlizaciуn de mala fe, y que tales opiniones libres en modo alguno son responsabilidad de la demandada.

Con posterioridad a la demanda y contestaciуn, la Demandante ha afirmado que la registrante y Demandada es cуnyuge del señor Francisco Cañizares, hecho admitido por la Demandada aunque sin atribuirle importancia para este procedimiento.

5.1 La Demandante alega:

Los nombres de dominio son idйnticos o similares hasta el punto de crear confusiуn con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos; el demandado no tiene derechos o intereses legнtimos respecto del nombre o de los nombres de dominio; los nombres de dominio han sido registrados y se utilizan de mala fe.

La web creada en el dominio amichi.com ha sido utilizada para denigrar y desprestigiar la marca Amichi. Con el mencionado dominio se ha perturbado la actividad comercial del demandante. Los dominios estбn siendo utilizados para extorsionar y hacer daño al demandante. La demandada estб usando ilegнtimamente la marca para empañar la imagen de Amichi. Las actuaciones de la demandada estбn afectando a la reputaciуn de la marca y causando un grave perjuicio a su imagen y prestigio.

5.2 La Demandada alega:

Que la demandante tenga inscritas a su favor las marcas que alega, no es suficiente para fundar la reclamaciуn que efectъa ya que la legislaciуn española no protege y en cambiosanciona los registros indiscriminados de marcas con el fin de impedir su utilizaciуn en el mercado por otros agentes, lo que resulta de lo practicado por la demandante, pues no se conocen en España la utilizaciуn, fabricaciуn o comercio con la marca "amichi" de, por ejemplo: Aparatos geodйsicos, de pesar, de señalizaciуn, discos acъsticos, cajas registradoras, fustas, colchas, mantas, ropa de cama y mesa, dentнfiricos, etc. La falta de uso de las mismas determina en la legislaciуn española la caducidad por falta de uso.

La funciуn y objeto social de Canonais, S.L. nada tiene que ver con las marcas que registra, siendo ello una prueba mбs del registro sin fin de utilizaciуn seria que realiza la demandante. Ello abona la tesis sostenida del registro no dedicado al uso de las marcas, lo que evidencia la mala fe en el mismo. La Demandada cita en su apoyo la Ley 32/88, de marcas, y la Ley 3/01 de competencia desleal. Para que los comportamientos indicados tengan la consideraciуn de transgresores de las normas en cuestiуn, deben concurrir las siguientes notas: que se trate de comportamientos en mercado econуmico, que se produzcan con fines concurrenciales (es decir con el fin de promover las prestaciones propias o de un tercero, Art. 2.2 Ley 3/91). El registro de los nombres de dominio por la demandada no afecta los derechos de la demandante ni se produce en el mercado, no promoviendo derecho alguno propio, ni prestaciones propias o de tercero. La red de Internet no estб limitada al simple aspecto econуmico. La demandante ostenta mera conveniencia en los registros de titularidad de la demandada que no puede fundar en modo alguno una resoluciуn satisfactoria a sus pretensiones.

No hay mala fe en la demandada, pues no concurren en el presente caso: ni ofrecimiento, ni intenciуn de venta o lucro por transmisiуn de los nombres de dominio al demandante. Ni intenciуn de impedimento al titular de la marca para que comercie sus productos o servicios. Ni intenciуn o perturbaciуn de la actividad econуmica del demandante. Ni intenciуn de equivocaciуn o error en el consumidor.

La demandada ha utilizado el nombre de dominio mucho antes de recibir noticia alguna de la interposiciуn de la presente reclamaciуn con absoluta normalidad y para los fines ya mencionados, que en nada inciden o perturban la actividad econуmica del demandante, y lo usa sin intenciуn comercial ni deseo de desvнo de consumidores de la demandante a productos o servicios que no comercializa.

El nombre de dominio no puede equipararse a una marca y simplemente significa la transcripciуn de un cуdigo alfanumйrico que identifica la pбgina en la red, siendo una identificaciуn elegida por la demandada que no empaña la actividad comercial de la demandante y que no ha sido registrada de mala fe, por lo que aparece simplemente en el demandante una conveniencia de anulaciуn o de transferencia a su favor, pero en modo alguno un derecho a ello.

La Demandante ha afirmado y la Demandada ha aceptado expresamente la competencia de este Panel.

El Panel considera mбs allб de toda duda que los nombres de dominio en cuestiуn son idйnticos letra por letra a las marcas "AMICHI " sobre las que la Demandante tiene derechos de registraciуn en España y en otros paнses. Si ademбs se considera la adiciуn de ".com", ".net" y ".org", se concluye que los nombres de dominio son por lo menos confundiblemente similares a las marcas de la Demandante.

Como quedу establecido en 4 arriba, la Demandante es titular de numerosos registros de la marca AMICHI.

En los casos entre partes españolas OMPI D2000-0143 RAIMAT, S.A. v. Antonio Casals, D2000-0219 URALITA, S.A. v. Rafael del Rosal Macнas y D2000-0467 METRO BILBAO, S.A. v. Ignacio Allende Fernбndez este mismo Panel rechazу defensas basadas en un supuesto carбcter de nombre geogrбfico (Raimat), o en el carбcter genйrico o de uso comъn de las marcas base de las demandas (Uralita y Metro Bilbao). El panel tuvo en cuenta que si las marcas fueron concedidas por la Oficina Española de Patentes y Marcas (O.E.P.M.) un panel no estб autorizado para sustituir a los tribunales competentes en una declaraciуn de nulidad de marca, ni para desconocer la presunciуn de legitimidad de que goza el acto administrativo de concesiуn de marca. Corresponde un razonamiento similar frente a la alegaciуn de la Demandada, de que la Demandante no usa efectivamente las marcas AMICHI para proteger los siguientes productos: "aparatos geodйsicos, de pesar, de señalizaciуn, discos acъsticos, cajas registradoras, fustas, colchas, mantas, ropa de cama y mesa, dentнfricos, etc."

Por una parte, la Demandada no niega el uso que estarнa haciendo la Demandante de las marcas AMICHI con relaciуn a los productos de las demбs clases cuya registraciуn ha acreditado la demandante. Tampoco alegу la Demandada estar haciendo uso de los nombres de dominio para promocionar artнculos para los que la Demandante no estarнa haciendo uso de la marca. De hecho, la Demandada afirma no estar haciendo uso alguno de los nombres de dominio.

Por otra parte, el Panel considera que conforme a la Ley de Marcas española, artнculos 53 y 57, la caducidad de marca por falta de uso, si procede, debe ser declarada por sentencia de tribunal competente. Si la Demandada tiene interйs legнtimo y desea plantear una acciуn de caducidad contra la Demandante, deberнa hacerlo ante dicho tribunal. Confr. Art. 56, Ley citada. En estos procedimientos bajo las normas de ICANN el panel actuante no puede ni por vнa de suposiciуn sustituir a ese tribunal.

En el caso presente la Demandada, admitidamente esposa de quien es o ha sido franquiciado por una empresa con derechos derivados de la Demandante, no puede ignorar el carбcter ajeno de la marca AMICHI, carбcter que por otra parte no ha sido negado por la Demandada.

Por todo lo anterior, el Panel considera que la Demandante ha cumplido con su carga de probar el requisito de la Polнtica, Parбgrafo 4(a)(i).

La Demandada ha alegado que "ha registrado los dominios en disputa de buena fe y con el fin de abrir un foro de debate en el que tengan cabida las opiniones de las personas que a ella quieran acceder, sin que esto suponga denigraciуn o utilizaciуn de mala fe del dominio en cuestiуn. Del acceso a la mencionada pбgina se puede observar que sуlo se vierten opiniones libres y personales, datos y situaciones que en modo alguno son responsabilidad de la demandada". La Demandada tambiйn especula "con que de ser ciertas las manifestaciones publicadas en su sitio Web sobre la conducta comercial de la Demandante, habrнa base para fundar una demanda por competencia desleal contra los titulares de la marca "amichi", pues se comentan situaciones por las que la demandante ha franquiciado con personas procediendo, una vez que su marca se ha introducido en el mercado, a ostentar ella directamente y saltбndose las normas sobre competencia, a establecer sus propios comercios, conculcando la buena fe y aprovechбndose del esfuerzo ajenos.".

Los presentes procedimientos otorgan una competencia limitada al Panel, y no corresponde ventilar en ellos cuestiones una controversia sobre cumplimiento o incumplimiento de un contrato de licencia o franquicia por cualquiera de las partes.

Aparentemente, en España estбn actualmente en trбmite procedimientos judiciales destinados a echar luz sobre la cuestiуn relativa al contrato de franquicia que existe o habrнa existido entre el señor Cañizares y Malla 3, S.L.

Lo cierto es que la Demandada ha dado ocasiуn a que mediante el uso del "foro de debate" por ella instalado en su sitio Web - bajo un dominio idйntico o similar a las marcas de la Demandante - la marca sufra un desmedro o sea empañada de un modo que impide considerar en favor de la Demandada que estй haciendo un uso leal del nombre de dominio, conforme a la Polнtica, Parбgrafo 4(c)(iii).

La Demandada tampoco alega estar haciendo un uso de los nombres de dominio relacionado con una oferta bona fide de bienes o servicios, ni que sea conocida por el nombre de dominio o por algъn otro nombre correspondiente al nombre de dominio. Por el contrario, expresamente la demandada declara que no comercializa producto ni servicio alguno, y que ello denota "la falta de interйs econуmico de la demandada en la apertura de la pбgina". Ello impide reconocerle derechos o intereses legнtimos en lo que se refiere a la Polнtica, Parбgrafos 4(c)(i) y 4(c)(ii).

Por otra parte, queda claro en este caso que el licenciado o franquiciado por la empresa autorizada por la Demandante es el señor Cañizares, esposo de la Demandada, y no ella misma. No se ha acreditado que ella fuera una representante o cesionaria a cualquier tнtulo de su esposo. De tal modo, ello impide examinar si el uso del nombre de dominio pudiera estar razonablemente comprendido dentro de los derechos que, en general, le son transferidos a un franquiciado bajo un contrato de franquicia, los que por otra parte, no se alegan por la Demandada. De haberse alegado y probado un uso de los nombres de dominio para vender productos AMICHI franquiciados muy otra podrнa haber sido la decisiуn que se adopte en este caso.

La Demandada tampoco ha alegado estar haciendo algъn otro tipo de uso del que pudieran inferirse derechos o intereses legitimos respecto de los nombres de dominio, salvo su genйrica alusiуn a la libertad de expresiуn. Efectivamente, como lo alega la Demandada, la finalidad de la Red no es exclusivamente econуmica. Sin embargo, si la alegaciуn de que el establecimiento del sitio Web bajo el ".com" se fundara en el derecho de libre expresiуn de ideas o de opiniуn protegidos por la Constituciуn española, art. 20, tampoco el uso efectivo que la Demandada ha dado a su sitio permitirнa llegar a una conclusiуn a ella favorable.

En el caso METRO BILBAO, S.A. v. Josй Allende Fernбndez este Panel citу los casos OMPI D2000-0071 CSA International a.k.a. Canadian Standards Association v. John O. Shannon and Care Tech Industries, Inc., OMPI D2000-0299 Monty and Pat Roberts, Inc. v. Bill Keithy OMPI D2000-0300Monty and Pat Roberts, Inc. v. J. Bartell. Aceptando el razonamiento de esos Paneles, este Panel considera que la Demandada y el señor Cañizares pueden sin duda dar a publicidad en la Internet sus propias crнticas y quejas y las de otras personas disconformes con la actuaciуn comercial de la demandante, por mбs virulentas que sean. Para ello deberнan adoptar un nombre de dominio que no fuera idйntico o confundiblemente similar a la marca de la Demandante.

Mбs allб de cualquier valoraciуn respecto del derecho de libre expresiуn y opiniуn, incluyendo la publicaciуn de las ideas, cuando las mismas se expresan de forma que empañan la marca que se sabe ajena, dejan de calificar como uso legнtimo del nombre de dominio. La Demandada no puede reivindicar para sн ninguna independencia respecto de las opiniones negativas volcadas en el sitio por el señor Cañizares siendo como es precisamente la esposa del franquiciado o ex-franquiciado señor Cañizares.

Un uso del nombre de dominio que empañe a una marca ajena no puede considerarse un uso legнtimo. De acuerdo a la Polнtica, Parбgrafo 4(c)(iii), para que se pueda alegar el uso legнtimo y leal o no comercial del nombre de dominio, este debe ser "sin intenciуn de desviar a los consumidores de manera equнvoca o de empañar el buen nombre de la marca". Un internauta que busque en un motor de bъsqueda un dominio idйntico a AMICHI, marca que conoce, espera razonablemente conectarse con un sitio que pertenezca a la Demandante, titular de la marca, en el que obviamente no se encontrarб habitualmente opiniones negativas sobre la marca o la empresa. Ese navegante experimentarб muy probablemente por lo menos una sensaciуn de desconcierto que ciertamente opera en detrimento de la marca, empañбndola.

En ausencia de otras pruebas mбs convincentes que las que intentу aportar la Demandada para acreditar derechos o intereses legнtimos a los nombres de dominio en cuestiуn, lo que estaba a su cargo de acuerdo a la Polнtica, Parбgrafo 4(c), el Panel determina que la Demandante ha cumplido con su carga de probar el requisito de la Polнtica, Parбgrafo 4(a)(ii).

Nada en este procedimiento permite concluir que el propуsito de la Demandada al registrar los dominios en disputa fue principalmente la venta, el alquiler o la transferencia de los mismos a la Demandante. Con ello el Panel descarta la aplicabilidad de la Polнtica, Parбgrafo 4(b)(i).

Como no hay evidencia de que la demandada haya incurrido en "conductas de esa нndole" (pattern of conduct) consistentes en haber registrado como nombres de dominio un nъmero significativo de marcas ajenas, la circunstancia indicada en la Polнtica, Parбgrafo 4(b)(ii), tampoco estб configurada.

En cambio, hay evidencia indudable de que la Demandada registrу los nombres "fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor", incurriendo en la conducta descripta en la Polнtica, Parбgrafo 4(b)(iii). No siendo posible inspeccionar los contenidos mentales o subjetividad de una persona al momento de la registraciуn, un Panel debe recurrir a las conductas efectivas que, por acciуn u omisiуn, permiten razonablemente inferir si existiу el propуsito de mala fe en la registraciуn. La finalidad de perturbaciуn es obvia si se repara en que el titular marcario no puede acceder a ningъn dominio del nivel superior genйrico .com, .net o .org, con su marca como nombre de dominio. La actividad comercial cuya perturbaciуn se procura es la figuraciуn en la Red para una sociedad comercial bajo su marca propia, una marca que la Demandada conoce efectivamente por ser su marido un franquiciado ahora o antes. Es particularmente reveladora la instalaciуn del sitio Web con las caracterнsticas que resultan de la impresiуn certificada notarialmente a pedido de la Demandante. Ver Demanda, Anexo 7.

El citado parбgrafo requiere que el propуsito sea el de perturbar a un competidor. En las circunstancias del caso, el hecho que la registrante de los nombres de dominio sea la cуnyuge del franquiciado de AMICHI permite inferir que dicha registraciуn se hizo con el conocimiento del franquiciado, señor Cañizares. A su vez, del relato que hace la Demandada, surge que imputa a la Demandante conductas de competencia desleal. Mбs que ilustrar al pъblico sobre productos AMICHI, lo que se hizo es atribuir supuestas o reales conductas violatorias de un contrato por el franquiciante. Dicha imputaciуn razonablemente sуlo puede provenir de un actual o potencial competidor de la Demandante, o sea su marido.

Lo decisivo en este caso es que la Demandante no utilizу de ninguna otra manera el sitio sino para los fines indicados. En particular el funcionamiento del sitio Web www.amichi.com de la Demandada trasluce que el mismo, bajo un nombre de dominio idйntico o confundiblemente similar a la marca de la demandante, se destinу para denigrar o empañar la marca de la Demandante o para para impedir que la Demandante pudiera reflejar sus marcas en los correspondientes nombres de dominio. Ello es compatible, al menos parcialmente, con la intenciуn de derivar a internautas a un sitio Web propio que se estб utilizando activamente aprovechando la identidad o confundibilidad del nombre de dominio y la marca ajena. De esa manera el Demandado incurre, al menos parcialmente, en la conducta descripta en la Polнtica, Parбgrafo 4(b)(iv):

"al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con бnimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en lнnea, creando la posibilidad de que exista confusiуn con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliaciуn o promociуn de su sitio Web o de su sitio en lнnea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en lнnea."

Dado que el бnimo de lucro no ha sido probado en este caso, la circunstancia citada estб presente sуlo parcialmente, pero conjuntamente con lo arriba comprobado, configura una presunciуn adicional de registro y uso de mala fe del nombre de dominio.

Todo lo anterior conduce al Panel a concluir que la Demandante ha probado el requisito de la Polнtica, Parбgrafo 4(a)(iii) en cuanto a registro de mala fe.

El texto de la Polнtica autoriza una interpretaciуn literal de que cualesquiera de las circunstancias indicadas en el Parбgrafo 4(b), y otras no enumeradas especнficamente, son circunstancias que, si se acreditan, serбn prueba de registro y de uso de mala fe. Sin perjuicio de que esa interpretaciуn literal es perfectamente posible, segъn el sentido que la ICANN quiso darle a este procedimiento, este Panel considera que en estos procedimientos que, ademбs del registro de mala fe, el uso de mala fe del nombre de dominio debe ser probado especнficamente por el demandante. Esa es la lнnea que señalу el distinguido panelista M. Scott Donahey en el caso OMPI D99-0001 World Wrestling Federation, Inc. v. Michael Bosman y que siguieron numerosas decisiones posteriores.

Para apreciar si la Demandante ha probado el uso de mala fe del nombre de dominio, el Panel ha considerado las siguientes circunstancias:

a) Durante un perнodo cuya duraciуn no se ha establecido, pero que ciertamente incluye al dнa 29 de mayo de 2000 1, la Demandada publicу en el sitio Web bajo el nombre de dominio ".com" en disputa un foro de discusiуn o debate. Mбs allб de la verdad o falsedad de las manifestaciones del entrevistado señor Cañizares, que no toca a este Panel examinar, lo cierto es que el contenido es francamente negativo para la marca AMICHI. Por otra parte, el señor Cañizares es el esposo de la Demandada, con lo cual por menos se puede inferir que no existe ningъn espнritu neutral en la Demandada al publicar la opiniуn de su esposo y se desvirtъan las afirmaciones de la Demandada de que ella es independiente de las opiniones negativas sobre AMICHI.

El ъnico contenido del foro de discusiуn que tuvo a la vista este Panel tiende a confundir al pъblico consumidor potencialmente adquirente de los productos protegidos por la marca de la Demandante, respecto del carбcter de un sitio que deberнa con alta probabilidad pertenecerle al titular marcario dada la identidad o confundibilidad de los dominios con su marca.

b) Como lo alegan ambas partes y se ha dicho en otros casos resueltos por paneles administrativos de la OMPI, cuando las partes en el procedimiento administrativo son residentes del mismo paнs, los principios de derecho aplicables incluyen a los del paнs de residencia. Ver Caso OMPI D2000-0001 Robert Ellenbogen v. Mike Pearson, pбrrafo 6.

En este caso, ambas partes tienen sede y domicilio en España, por lo que el Panel estб autorizado, para ilustrarse en cuanto al fondo de la cuestiуn, a guiarse por la legislaciуn relevante y su aplicaciуn por los tribunales españoles. El Panel ha tenido a la vista la Ley 32/1988 de 10 de noviembre de 1988, de Marcas, tal como figura en el sitio de la Oficina Española de Patentes y Marcas, http://www.oepm.es/internet/ley32/ley32.htm, visitado por el Panel 2.

A la luz de la Ley de Marcas de España, artнculo 31 y concordantes, el uso que ha hecho de los dominios idйnticos a la marca de la Demandante, le darнa a esta por lo menos el derecho a requerir y obtener el dictado de medidas cautelares tal como se ordenaron en los casos "nocilla.com" y "metacampus.com". Asн lo ha interpretado este mismo Panel en los casos OMPI D2000-0163 Raimat, D2000-0219 Uralita y D2000-0467 METRO BILBAO, S.A. que involucraban a partes con domicilio en España, y donde el Panel considerу – como lo hace en este caso – que el Panel puede aplicar la doctrina de las decisiones judiciales que se fundan en las normas del derecho de marcas y de competencia desleal de España, las que son aplicables a conflictos entre partes con domicilio en España, con el argumento que se utilizу en los Casos OMPI D99-0001 y D2000-0001. En Raimat y Uralita el Panel considerу aplicables los criterios seguidos en los autos de medidas cautelares contra los titulares de los dominios "nocilla.com", dictado por el Juzgado N° 5 de Oviedo y "metacampus. net" decidido por el Juzgado N° 9 de Madrid, ambos fundados en la Ley de Marcas citada en nota 2. El Panel considera que circunstancias similares se presentan en este caso, y que con criterios equivalentes muy probablemente se juzgarнa de mala fe en España el uso de la marca AMICHI que hace la Demandada de los nombres de dominio.

c) No hay duda que el registro y uso de mala fe de un nombre de dominio de modo denigratorio de una marca ajena no puede ser justificado a la luz de un comportamiento de buena fe. El ejercicio de la crнtica destinada a cuestionar la conducta comercial de la Demandante o de un cesionario de marcas de la demandante no es una circunstancia de uso legнtimo o de buena fe del nombre de dominio si para publicar las crнticas se utiliza un nombre de dominio idйntico o confundiblemente similar a la marca de la Dermandante. Un uso regular de la Internet no ampara servirse de un nombre de dominio para empañar una marca ajena que se conoce bien en ocasiуn de un contrato de franquicia. El bloqueo de nombres de dominio idйnticos a las marcas que la demandada conoce de sobra ser ajenas tampoco es un uso ilegнtimo de la Internet.

d) El hecho que la Demandada haya cesado en el presente en la publicaciуn de opiniones con finalidad denigratoria, no borra sus hechos recientes (por lo menos hasta el 29 de mayo de 2000) acreditados por la Demandante. Una interpretaciуn contraria habilitarнa la siguiente hipуtesis: la parte demandante inicia estos procedimientos, presenta demanda y entera asн de su propуsito a un demandado de acuerdo a lo que exige el Reglamento, Parбgrafo 3(b)(xii). Ya teniendo conocimiento de la disputa, y para precaverse de una eventual valoraciуn negativa de su conducta el demandado procede a suprimir todo contenido del sitio Web con un criterio tбctico, a la espera de crear dudas en el panel, o mejorar la impresiуn resultante 3. Esa ventaja tбctica no le puede ser acordada a la Demandada en el presente procedimiento. Ver METRO BILBAO, S.A. con una conclusiуn coincidente de este mismo Panel.

Con relaciуn a los nombres de dominio "amichi.org" y "amichi.net" el Panel considera que su registro y uso es tambiйn de mala fe dado que se les aplican los criterios de mala fe por inactividad establecidos en el caso OMPI D2000-0003 Telstra, a los que el Panel remite por razones de brevedad. En adiciуn a lo expresado respecto de "amichi.com" en estos dos casos resulta tambien evidente la intenciуn de la Demandada de bloquear a la Demandante todo acceso con su marca AMICHI a la Internet.

Por lo expuesto, el Panel considera que la Demandante tambiйn ha cumplido con la carga de probar el extremo de la Polнtica, Parбgrafo 4(a)(iii), que el demandado usa de mala fe los nombres de dominio.

La presente resoluciуn no importa en modo alguno un pronunciamiento del Panel sobre el cumplimiento o incumplimiento de relaciones contractuales entre el franquiciado señor Cañizares y la empresa franquiciante de la marca AMICHI.

El Panel ha determinado que los nombres de dominio "amichi.com", "amichi.net" y "amichi.org" son idйnticos o confundiblemente similares a las marcas de la Demandante, que la Demandada carece de derechos o intereses legнtimos respecto de los nombres de dominio, que los ha registrado de mala fe, y que los usa de mala fe.

Por ello, conforme a la Polнtica, Parбgrafo 4(i), y al Reglamento, Parбgrafo 15, el Panel resuelve que las registraciones de los nombres de dominio "amichi.com", "amichi.net" y "amichi.org" sean transferidas a la Demandante, CANONAIS, S.L.

Roberto A. Bianchi
Panelista ъnico

Octubre 2 de 2000

1. Fecha del acta de constataciуn notarial que figura en el Anexo 7 de la demanda.

2. Se destacan las siguientes disposiciones: "Artнculo 30: El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en el trбfico econуmico. Singularmente, el titular podrб designar con la marca los correspondientes productos o servicios, introducir en el mercado, debidamente identificados con ella, los productos o servicios para los que hubiere sido concedido el registro y utilizar la marca a efectos publicitarios". "Artнculo 31: 1. El titular de la marca registrada podrб ejercitar las acciones del artнculo 35 de la presente Ley frente a los terceros que utilicen en el trбfico econуmico, sin su consentimiento, una marca o signo idйntico o semejante para distinguir productos o servicios idйnticos o similares, cuando la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios puede inducir a errores. 2. Cuando se cumplan las condiciones enumeradas en el pбrrafo anterior podrб prohibirse, en especial: (...) d) utilizar el signo en los documentos de negocios y la publicidad (....)". "Artнculo 35: El titular de una marca registrada podrб ejercer ante los уrganos jurisdiccionales las acciones s civiles o penales que correspondan contras quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia". "Artнculo 36: En especial, el titular cuyo derecho de marca sea lesionado podrб pedir en la vнa civil: a) La cesaciуn de los actos que violen su derecho" (...) c) la adopciуn de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violaciуn (...)."

3. Los dнas 13 de septiembre y 1° de octubre de 2000 el Panel intentу realizar una visita independiente al sitio www.amichi.com, www.amichi.net y www.amichi.org. En el primer caso el programa navegador Internet Explorer utilizado encontrу un mensaje de error de DNS, con estos textos: "No se puede mostar la pбgina" y "No se pudo encontrar el servidor o error DNS" En los otros dos casos, se encontraron sendas pбginas con el texto: "Bienvenido a www.amichi.net" y "Bienvenido a www.amichi.org", y una leyenda con el texto "Este dominio estб reservado. This domain is reserved", con una leyenda de RapidSite España, SA.