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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

 

DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Metro de Madrid, S.A. v. D. Ignacio Allende Fernбndez

Caso No. D2000-0768

 

1. Las partes

1.1. Demandante: Metro de Madrid, S.A., con domicilio social en Madrid, España.

1.2 Demandado: D. Ignacio Allende Fernбndez, con domicilio en Vicaya, España.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registro

2.1. La demanda tiene como objeto el nombre de dominio, <METROMADRID.COM> .

2.2. La entidad registradora es NETWORK SOLUTIONS, INC., con domicilio en 505 Huntmar Park Drive, Hurndon, Virginia, 20170 - 5139, USA.

 

3. Iter procedimental

3.1. Una demanda, de acuerdo con la "Polнtica Uniforme de Soluciуn de Controversias en materia de Nombres de Dominio", en lo sucesivo denominada "Polнtica Uniforme", segъn fue adoptada por ICANN el 24 de Octubre de 1999, y de acuerdo con el Reglamento igualmente adoptado por ICANN para esa Polнtica Uniforme, en lo sucesivo "el Reglamento ", fue presentada ante el Centro de Mediaciуn y Arbitraje de la OMPI, en lo sucesivo "El Centro de Arbitraje", el dнa 11 de Julio de 2000.

3.2. Una copia de la demanda fue enviada por correo electrуnico a la entidad registradora y al demandado, quien contestу a la demanda con fecha 7 de Octubre de 2000.

3.3. Con fecha 18 de Octubre, de acuerdo con la peticiуn del demandado de que la disputa fuera decidida por un panel compuesto de un solo miembro, la OMPI designу a D. Alberto de Elzaburu como panelista, haciйndole llegar copia completa de la demanda.

 

4. Antecedentes de hecho

4.1. El demandante es una persona jurнdica, de naturaleza pъblica, Metro de Madrid, S.A., cuya principal actividad consiste en la gestiуn del Ferrocarril Metropolitano de la ciudad de Madrid; su constituciуn tuvo lugar en el año 1917.

El demandante es titular de los registros españoles de nombre comercial 171920 METRO DE MADRID, S.A. y rуtulo de establecimiento 211266 METRO DE MADRID, S.A.

El demandante es titular tambiйn de los dominios <METROMADRID.ORG> , <METROMADRID.NET> y <METROMADRID.ES> .

Es de hacer constar que en la impresiуn de la pбgina web de la direcciуn <METROMADRID.ES> que se acompaña a la demanda, fechada el 19 de Junio de 2000, figura un nъmero de visitantes de 397.920 personas; en una comprobaciуn efectuada por el panel con fecha 27 de Octubre, el nъmero de visitantes asciende a 623.463 personas.

4.2. El demandado es una persona fнsica, D. Ignacio Allende Fernбndez, de nacionalidad española, con domicilio en Las Arenas, Getxo (Vizcaya).

4.3. A los efectos de este procedimiento arbitral es de tener tambiйn en cuenta la circunstancia de que quien accede en la actualidad a la direcciуn de Internet <METROBILBAO.COM> , es redireccionado a la pбgina <METROMADRID.COM> sin que en ella figure ninguna advertencia que haga saber la razуn de ese vнnculo.

Igualmente es de considerar que con fecha 31 de Agosto se adoptу una resoluciуn en el conflicto D-2000-0467 en donde el panelista nombrado por la Organizaciуn Mundial de la Propiedad Intelectual ha declarado similar el dominio <METROBILBAO> a las marcas METRO DE BILBAO, ha estimado que el demandado en aquel procedimiento, que es la misma persona aquн demandada, Ignacio Allende Fernбndez, carece de derechos anteriores legнtimos respecto a ese nombre de dominio, entiende que lo ha registrado de mala fe, y lo usa de mala fe, habiendo resuelto como consecuencia de todo ello la transferencia del dominio a la demandante, METRO BILBAO, S.A.

 

5. Pretensiones de las partes

5.1. Demandante

El demandante afirma:

- que el demandado ha registrado un dominio que coincide con un nombre comercial y rуtulo registrados de su propiedad,

- que la denominaciуn en que consiste el dominio impugnado es una denominaciуn con la que inmediatamente se asocia a la demandante, que es la entidad que presta el servicio pъblico del ferrocarril metropolitano en la ciudad de Madrid,

- que el demandante ha solicitado tambiйn otros dominios similares, como son los dominios <METROBILBAO.COM> y <METROBARCELONA.COM> ,

- que hasta una fecha no determinada en la direcciуn <METROMADRID.COM> se podнa acceder a un contenido de carбcter pornogrбfico,

- que el demandado ha ofrecido la venta de su dominio <METROMADRID.COM> ,

- que el demandado no tiene ningъn interйs legнtimo ni ningъn tipo de derecho en relaciуn con el nombre de dominio en debate, y

- que el demandado ha registrado y usado ese nombre de dominio de mala fe.

El demandante solicita la transferencia a su favor del dominio <METROMADRID.COM> .

5.2. El demandado

El demandado ha contestado a las alegaciones del demandante manifestando:

- que es inadecuado el procedimiento arbitral especial para resolver la disputa,

- que la denominaciуn METRO DE MADRID es genйrica y no reivindicable en exclusiva,

- que los productos para los que figuran registrados el nombre comercial y rуtulo METRO DE MADRID, S.A. se refieren a unas actividades muy concretas, por lo que no valen a su titular para impedir su uso en relaciуn con otras actividades,

- que tiene un interйs legнtimo para el uso de la denominaciуn METROMADRID en ejercicio del derecho ciudadano a la crнtica de un servicio pъblico, con el objetivo de prestar un servicio a la comunidad,

- que ha realizado preparativos para la utilizaciуn del dominio <METROMADRID.COM>,

- que ha realizado un uso legнtimo no comercial, cual es la prestaciуn de un servicio en defensa de los usuarios del ferrocarril metropolitano en general,

- que la prueba de la mala fe en el uso y registro del dominio <METROMADRID.COM> corresponde al demandante, pero que en todo caso

- no ha intentado la reventa del dominio,

- no ha intentado impedir el uso del signo METRO DE MADRID pues su titular ha preferido identificarse con los dominios <METROMADRID.NET> , luego <METROMADRID.ORG> y <METROMADRID.ES> ,

- no realiza actividad comercial alguna por lo que no intenta interferir en el mercado de un competidor,

- no trata de atraer internautas basбndose en la confusiуn generada, y

- estima que todo lo mбs se produce un conflicto legнtimo de intereses.

El demandante solicita que se proceda a la нntegra desestimaciуn de la demanda interpuesta.

 

6. Debate y conclusiones

Habiendo planteado el demandado la posible incompetencia de este panel, procede analizar esa cuestiуn de manera previa.

La lectura de las consideraciones establecidas por el demandado, que entiende que es nulo el sometimiento a arbitraje, no puede enervar la efectiva aplicabilidad de un procedimiento de naturaleza "sui gйneris", que ha sido establecido precisamente por el carбcter "sui gйneris" de la red Internet, que hace que queden desbordados los marcos nacionales ya que, con independencia de que las dos partes sean españolas, el contenido al que se accede a travйs del dominio controvertido supera los lнmites territoriales de España, y quien habrнa de ejecutar la decisiуn serнa una entidad extranjera.

Teniendo en cuenta esas circunstancias, y las muy acertadas manifiestaciones que se contienen en la resoluciуn del distinguido panelista Roberto A. Bianchi en su decisiуn de 31 de Agosto en el caso D2000-0467, en relaciуn con el dominio <METROMADRID.COM> , a las que nos remitimos, procede considerar la plena competencia de la polнtica uniforme de resoluciуn de conflictos establecida por ICANN y, en consecuencia, la validez de este procedimiento arbitral basado en ella y administrado por la Organizaciуn Mundial de la Propiedad Intelectual.

6.1 Reglas aplicables

El apartado 15 a) del "Reglamento" encomienda al panel la decisiуn de la demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,

- lo dispuesto en la "Polнtica Uniforme" y en el propio "Reglamento", y

- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de derecho que el panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta la comъn residencia en España de demandante y demandado son de especial atinencia, junto con las reglas de la polнtica uniforme, las leyes y principios del derecho nacional español.

6.2. Examen de los presupuestos de admisibilidad de la demanda contenidos enel apartado 4 a) de la polнtica uniforme.

Estos son:

- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idйntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusiуn, con una marca de productos o servicios anterior sobre la que el demandante tenga

derechos,

- que el demandado carezca de derechos o interйs legнtimo en relaciуn con el nombre de dominio, y

- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

6.2.1 Preliminar

Previamente a determinar la existencia de identidad o semejanza "entre marca y dominio", de acuerdo con lo que exige la "Polнtica Uniforme", este Panel considera necesario precisar si verdaderamente puede entenderse que la Demandante ostenta algъn derecho esgrimible sobre la denominaciуn "METRO MADRID", a tнtulo de marca, no habiйndose acreditado registro de signo distintivo de esa naturaleza, y habiйndose solamente invocado la propiedad de un nombre comercial registrado, 171920 METRO DE MADRID, S.A., y un rуtulo de establecimiento para el tйrmino municipal de Madrid, nє 211266 METRO DE MADRID, S.A.

Los derechos de propiedad industrial en España relativos a signos distintivos se encuentran regulados por la vigente Ley 32/88 de 10 de Noviembre, contemplбndose tres modalidades concretas, que son: Marca, Nombre Comercial y Rуtulo de Establecimiento.

El artнculo 3 dispone que el derecho sobre la marca se adquiere por el registro efectuado de conformidad con las disposiciones de la Ley. Tal registro no existe, luego no puede reconocerse a la demandante un derecho "de marca" en España.

Ahora bien, hay que determinar si la titularidad del nombre comercial y del rуtulo de establecimiento invocados pueden ser equiparables, a los efectos de la aplicaciуn de la Polнtica Uniforme de Resoluciуn de Conflictos, a las marcas registradas, habida cuenta de su comъn naturaleza de signos distintivos registrados de acuerdo con la legislaciуn española.

Al analizar dicha cuestiуn debe tenerse en cuenta que el segundo proceso de OMPI en relaciуn con nombres de dominio tiene como objeto de debate, precisamente, la aplicabilidad de un sistema de protecciуn en la red a los nombres de las entidades comerciales frente a los nombres de dominio; puesto que parece que estб en debate esa cuestiуn, parecerнa, en principio, que hasta que tal polнtica fuera adoptada por ICANN, quedarнa excluida esa protecciуn para los nombres comerciales frente a nombres de dominio registrados.

No obstante, en este caso, en donde se trata de un nombre comercial registrado ante la misma autoridad que registra las marcas, y que comparte con las marcas su comъn naturaleza de signo distintivo que conforme a la legislaciуn española permite a su titular impedir el uso de denominaciones similares, y que se corresponde con una denominaciуn notoria dentro del бmbito territorial de su presencia, por tratarse de la entidad prestataria del servicio pъblico de ferrocarril metropolitano en la capital de España, parece que concurren razones suficientes para considerar, conforme a lo establecido ya en otras decisiones de la OMPI que han enfrentado nombres y derechos de la personalidad frente a dominios, que la denominaciуn METRO DE MADRID, S.A. ha de ser considerada, en sentido amplio, como "marca", a los efectos de la aplicaciуn de la Polнtica Uniforme.

6.2.2 Anбlisis de la identidad o semejanza entre marca y dominio

No ofrece ninguna duda que el signo METRO DE MADRID y el dominio <METROMADRID.COM> ofrecen una virtual identidad eliminada la partнcula correspondiente al nivel superior de dominio genйrico ("COM"), y dejando de considerar la preposiciуn "DE", y las siglas identificativas de las sociedades anуnimas españolas, S.A.

Hay que tener en cuenta que en la adopciуn de nombres de dominio tienden a simplificarse construcciones gramaticales correctas en aras de la concisiуn, por lo que la eliminaciуn de la preposiciуn "DE" en el signo METRO DE MADRID, S.A., serнa una prбctica corriente; ello queda demostrado por la propia circunstancia de que la demandante sea titular anterior del dominio <METROMADRID.ES> donde tal contracciуn ya se ha efectuado.

El pretendido carбcter descriptivo del signo METRO DE MADRID, aъn en el caso de que se produjera, lo que no se entra a juzgar, asн como el que dicho signo se refiera a unos u otros productos o servicios, es totalmente irrelevante a los efectos de este procedimiento, de acuerdo con la "Polнtica Uniforme".

6.2.3 Anбlisis de la existencia o inexistencia de derechos o intereses legнtimos por parte del demandante en el nombre de dominio controvertido.

Analizando esta cuestiуn se observa que el demandado:

- no expresa ninguna razуn que le vincule a la ciudad de Madrid,

- no alega ninguna conexiуn especнfica con el servicio pъblico del metro de Madrid,

- no señala que haya sido conocido o identificado bajo esa denominaciуn, y

- no acredita ningъn tipo de preparativo real para el uso del dominio <METROMADRID.COM>, distinto de su utilizaciуn pornogrбfica, o su vinculaciуn al dominio <METROBILBAO.COM>

El demandado ha alegado su derecho constitucional a la libre expresiуn como base para la apropiaciуn particular del dominio <METROMADRID.COM> , a fin de efectuar el derecho a la crнtica en relaciуn con ese servicio pъblico de Madrid.

Como no hay ninguna razуn para que el derecho a la crнtica deba ejercerse necesariamente a travйs de la utilizaciуn de la marca de un tercero, cuando puede prestarse a travйs de dominios diferentes; se considera de aplicaciуn la doctrina contenida en los casos OMPI D2000-0071 CSA Internacional a.k.a. Canadian Standards Association v. John O. Shannon et al y OMPI D2000-0299 y 300 Monty and Pat Roberts, Inc. c. Bill Keith y J. Bartell, citados por el panelista Roberto A. Bianchi, en su decisiуn de 31 de Agosto de 2000 relativa al dominio <METROBILBAO.COM> .

6.2.4 Anбlisis de la existencia o no de mala fe en el registro del nombre de dominio <METROMADRID.COM> , y anбlisis de la existencia o no de uso de mala fe de ese nombre de dominio.

El pбrrafo 4 (a) iii de la Polнtica Uniforme considera que es necesaria la concurrencia de mala fe en el registro y, asimismo, un uso de mala fe.

En la interpretaciуn de ese apartado se ha tenido en cuenta el proceso formativo de las reglas de ICANN, y el hecho de que si bien:

- es necesario que exista algъn requisito de uso de mala fe de los dominios, de cuya titularidad se ha ya desentendido el solicitante,

- es preciso considerar tambiйn con especial cuidado si alguna tenencia pasiva, de mala fe, del nombre de dominio, puede considerarse uso en el sentido del pбrrafo 4 a) (iii) de la "Polнtica Uniforme".

En ese sentido, sin establecer en lнneas generales, la decisiуn D2000-003 de 18 de Febrero de 2000, señalaba que el panel debe prestar atenciуn especial a todas las circunstancias relativas a la conducta del demandado, estableciendo que puede haber satisfacciуn bajo la "Polнtica Uniforme" si tales circunstancias muestran que la tenencia pasiva de un nombre de dominio implica una actuaciуn (y por lo tanto un uso) de mala fe.

Esa consideraciуn de la conducta de las partes encaja perfectamente con el derecho español, que en el Cуdigo Civil, artнculo 1282, establece que para juzgar de la intenciуn de los contratantes (en este caso de las partes)... "deberб atender principalmente a los actos de йstas, coetбneos y posteriores al contrato".

Todo lo anterior lleva a ampliar la consideraciуn de lo que debe de entenderse por uso de mala fe, cuando la adquisiciуn del registro de nombre de dominio ha sido de mala fe.

Son circunstancias que a juicio del panel acreditan el registro de mala fe del dominio <METROMADRID.COM> , las siguientes:

- El dificultar la identificaciуn del titular del dominio; ello se desprende del hecho de utilizarse solamente un apellido, cuando de acuerdo con el sistema legal español la identificaciуn de la personalidad se conforma a travйs del apellido paterno y del materno, asн como el señalamiento de un apartado de correos por todo domicilio.

- La conducta de acaparamiento de dominios similares, al haber obtenido el registro de los dominios <METROBILBAO.COM> , <METROBARCELONA.COM> y <METROMADRID.COM> .

- El no haber alegado, ni por tanto probado, la existencia de una actividad comercial para la que legнtimamente pudiera utilizarse el dominio <METROMADRID.COM> , de donde se desprende que la adopciуn de la misma obedece al deseo de impedir el registro de ese dominio a su titular.

- El haber utilizado pбginas de contenido pornogrбfico (o que vinculan a otras de tal contenido) en la direcciуn <METROMADRID.COM> .

- El que mediante la obtenciуn del dominio <METROMADRID.COM> se impida y dificulte al titular del signo METRO DE MADRID, S.A. su presencia en la red, sin que la obtenciуn de la demandante de los dominios <METROMADRID.ORG> y <METROMADRID.NET> , despuйs de haber comprobado que existнa el dominio <METROMADRID.COM> pueda operar como factor a tener en cuenta en ningъn sentido.

Aunque no puede considerarse probada de manera incontestada la oferta de venta que esgrime el demandante, la conducta del demandado, declarada probada en el procedimiento D2000-0467, que acredita la oferta de venta del dominio <METROBILBAO.COM> por la cantidad de 100.000.000 Ptas.-, da piй para pensar que tambiйn pueda estar en venta el dominio <METROMADRID.COM> (y que la oferta en ese sentido sea por tanto cierta), toda vez que es a la pбgina <METROBILBAO.COM> a la que estб redireccionada la pбgina <METROMADRID.COM> . Poniendo en conexiуn esas consideraciones con el deseo de ocultaciуn de la identidad del demandado, todo ello lleva a concluir al panel que su conducta no encaja dentro de lo que serнa permisible considerar como proceder de buena fe.

Y en cuanto al uso de la marca, tambiйn el panel concluye en que se produce un uso de mala fe, habida cuenta de que:

- Al acceder a la pбgina <METROMADRID.COM> se redireccione a la pбgina <METROBILBAO.COM> , lo que acredita que existe uso.

- En la pбgina redireccionada, no hay referencia ninguna al metro de Madrid, pero sн contenidos claramente denigratorios para una entidad paralela a la que es reclamante en este procedimiento.

Ese uso denigratorio, claramente definido en la resoluciуn de 31 de Agosto en el caso del D2000-0467, queda patente si se tiene en cuenta el correo electrуnico de contacto que ofrece el titular de esa pбgina, que es [ mecagoenel@metrobilbao.com] .

Tambiйn acredita esa circunstancia el hecho de que en algъn momento haya existido un contenido de naturaleza que este panelista entiende es pornogrбfico, pero que su calificaciуn exacta resulta irrelevante, porque en cualquier supuesto se trata de un contenido ajeno por completo a la entidad a la que inequнvocamente se refiere el dominio <METROMADRID.COM> .

En consecuencia, el panel declara probada la falta de interйs legнtimo para el registro del dominio <METROMADRID.COM> por parte del demandado, y tambiйn que ese dominio ha sido registrado y ademбs estб siendo utilizado de mala fe.

 

7. Decisiуn

El Panel Administrativo decide que el demandante, por las razones precedentemente expresadas, ha probado, de acuerdo con el pбrrafo 4 a) (i), (ii) y (iii) que concurren los tres elementos en ellos contemplados y, consiguientemente, el Panel Administrativo ordena que el dominio <METROMADRID.COM> sea transferido al demandante.

 

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Alberto de Elzaburu
Panelista ъnico

2 de Noviembre de 2000