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Centro de Mediacin y Arbitraje de la OMPI

 

DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Creative Labs (UK), Ltd. y Creative Labs, S.L. v. Pilar Cañas Curto

Caso No. D2000-0896

 

1. Las partes

Demandantes:
Creative Labs (U.K.), Ltd., con domicilio social en Unit 2 The Pavilions Ruscombe Business Park, Ruscombe, Berkshire, England RG 10 9NN.
Creative Labs, S.L., con domicilio social en Costituci 1, 4-3 Edif. Diagonel II, Sant Just Desvern, 08960-Barcelona.

Demandado: Pilar Cañas Curto, de nacionalidad española, Domicilio en Va Lusitana n 68, 28025 Madrid - España.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registro

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <creativelabs.net>.

La entidad registradora del citado dominio es Network Solutions, Inc., domiciliada en 505 Huntmar Park Drive, Herndon, VA 20170, USA.

 

3. Iter procedimental

3.1. Una demanda, de acuerdo con la "Poltica Uniforme de Solucin de Controversias en materia de Nombres de Dominio", en lo sucesivo denominada "Poltica Uniforme", segn fue adoptada por ICANN el 24 de Octubre de 1999, y de acuerdo con el Reglamento igualmente adoptado por ICANN para esa "Poltica Uniforme", en lo sucesivo "el Reglamento ", fue presentada ante el Centro de Mediacin y Arbitraje de la OMPI, en lo sucesivo "El Centro de Arbitraje", el da 28 de Julio de 2000, va correo electrnico, as como el 31 de julio de 2000 en formato papel.

3.2. Una solicitud de verificacin de Registro fue enviada con fecha 1 de agosto de 2000 a la entidad registradora mencionada. Con fecha 16 de agosto de 2000, una copia de la demanda fue enviada a la Demandada quien contest a la demanda mediante escrito el 12 de septiembre de 2000.

3.3 La demanda fue presentada en lengua inglesa, aunque acompañada de numerosos documentos -entre ellos copias de inscripciones en el Registro Mercantil español-, que figuraban en lengua española y de los que no se acompañaba traduccin al ingls; la Demandada contest a la demanda en lengua española y en lengua inglesa, argumentando que el procedimiento deba haberse iniciado en español, pues el haberlo hecho en lengua inglesa le situaba en una posicin de desventaja. Considerando todas esas circunstancias, el Panel haciendo uso de la facultad que le confiere el artculo 11.b) de las Reglas de la Poltica Uniforme de ICANN de 24 de Octubre de 1999, considera como lengua del procedimiento a la lengua española, y en ella dicta la presente decisin.

 

4. Antecedentes de hecho

4.1 Las sociedades Demandantes, Creative Labs (U.K.), Ltd., y Creative Labs, S.L., estn incardinadas en el espectro del grupo Creative Labs Europe, cuya sede europea es precisamente Creative Labs (U.K.), Ltd., siendo Creative Labs, S.L., afiliada de sta.

Todas ellas dependen de Creative Technology Ltd., que lidera un grupo principalmente dedicado al sector de los juegos o pasatiempos para ordenadores personales.

4.2. La Demandanda es una persona fsica, D Pilar Cañas Curto, de nacionalidad española, residente en Madrid, que desarrolla sus actividades conjuntamente con su prometido, D. Jos Mara Prez, y otros colaboradores.

Esas actividades se refieren fundamentalmente a la creacin de diseños de pginas web.

4.3 El dominio controvertido, "creativelabs.net", fue registrado el 27 de noviembre de 1999, tal y como se acredita por el anexo n 1 de la contestacin a la demanda.

4.4 Las Demandantes no son titulares de registro o solicitud alguna sobre la marca "CREATIVE LABS" en España.

 

5. Pretensiones de las partes

Demandante

El demandante afirma:

- que la marca "CREATIVE LABS" constituye un distintivo famoso en relacin con programas de entretenimiento para ordenadores personales, y que los productos "CREATIVE" son objeto de publicidad constante en todo tipo de medios de comunicacin.

- que no es necesario el disponer de un registro de marca para que se reconozcan a las Demandantes derechos sobre la denominacin "CREATIVE LABS".

- que su nombre comercial es suficiente para que dispongan de derechos sobre el signo "CREATIVELABS", producindose por tanto identidad entre la parte ms significativa de dicha denominacin y la parte relevante del dominio controvertido.

- que el demandado carece de inters legtimo en el dominio controvertido, al no haber dudas sobre la existencia de los derechos de los Demandantes sobre el signo "CREATIVELABS", derivados de sus razones sociales y de su uso, y carecer el demandado de relacin alguna con las Demandantes, ni tener tampoco su autorizacin para usar dicha denominacin.

- que la Demandanda ha registrado el registro del dominio controvertido en un momento en el que las Demandantes eran muy conocidas tanto en España como en el mundo, siendo inconcebible que la Demandanda no conociera que "CREATIVELABS" era una denominacin famosa.

- que la intencin ms probable del demandado era revender o alquilar el dominio a las Demandantes.

- que el 8 de Mayo de 2000 se requiri a la Demandanda para cesar en el uso del dominio controvertido y cederlo a Creative Labs, S.L., sin que se recibiera contestacin.

- que el 17 de Mayo de 2000 se mantuvo una reunin entre ambas partes en la que la Demandanda trat de hacer ver al Demandante el inters que el dominio en cuestin tendra desde un punto de vista comercial y en la que no se alcanz ningn acuerdo al negarse las Demandantes al pago de cantidad alguna.

- que la Demandanda registr el dominio para venderlo o alquilarlo al demandante, y contina usndolo hoy en da con la misma intencin.

Como consecuencia de todo ello las Demandantes solicitan que el dominio controvertido les sea transferido.

El demandado

La Demandanda ha contestado a las alegaciones de las Demandantes señalando:

- que la eleccin de <creativelabs.net> como dominio responde a la contraccin de la denominacin "laboratorios creativos en la red", mencin que describe claramente la finalidad de la Demandanda y de su empresa, que es la creacin de diseños de pginas web.

- que el 1 de Marzo de 2000 se solicit en España el registro de la marca "CREATIVELABSNET", solicitud frente a la que nadie formul oposicin.

- que aunque fuera posible que la Demandanda pudiera conocer los productos "CREATIVE" de las Demandantes, niega que Creative Labs, S.L. fuera, o sea hoy en da, una firma conocida o reputada en España.

- que puede presumirse que el signo de verdadero inters para las Demandantes es "CREATIVE", como demuestra la obtencin del dominio <creative.com>, y no "creativelabs", cuyo registro ni como nombre de dominio ni como marca ha sido intentado por las Demandantes.

- que la nica intencin de la Demandanda es ofertar sus servicios, que no guardan relacin alguna con los de las Demandantes.

- que la Demandanda niega intencin alguna por su parte de vender su dominio, ni alquilarlo, ni a las Demandantes ni a ningn tercero.

- que hay una total carencia de pruebas por parte de las Demandantes acerca de la posibilidad de confusin entre los respectivos servicios, de la inexistencia de derechos o intereses legtimos a favor de la Demandada en el dominio controvertido, o de su mala fe en el registro o uso del dominio <creativelabs.net>.

 

6. Debate y conclusiones

Reglas aplicables

El apartado 15 a) del "Reglamento" encomienda al Panel la decisin de la demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,

- lo dispuesto en la "Poltica Uniforme" y en el propio "Reglamento", y

- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios del derecho que el Panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta la comn residencia en España de la Demandanda y de una de las dos sociedades Demandantes, Creative Labs, S.L., resulta de aplicacin junto con las reglas de la "Poltica Uniforme", las leyes y principios del derecho nacional español.

Examen de los presupuestos de admisibilidad de la demanda contenidos en el apartado 4 a) de la "Poltica Uniforme".

Estos son:

- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusin, con una marca de productos o servicios anterior sobre la que el demandante tenga derechos,

- que el demandado carezca de derechos o inters legtimos en relacin con el nombre de dominio, y

- que el nombre de dominio haya sido registrado y esta siendo de mala fe.

Anlisis de la identidad o semejanza entre marca y dominio

Preliminar

Previamente a determinar la existencia de identidad o semejanza "entre marca y dominio", de acuerdo con lo que exige la "Poltica Uniforme", este Panel considera necesario precisar si verdaderamente puede entenderse que las Demandantes ostentan algn derecho esgrimible sobre la denominacin "CREATIVE LABS", no habindose acreditado solicitud o registro de marca alguna a su favor en España.

Los derechos de propiedad industrial en España se encuentran regulados por la vigente Ley 32/88 de 10 de Noviembre, contemplndose tres modalidades concretas, que son: Marca, Nombre Comercial y Rtulo de Establecimiento.

El artculo 3 dispone que el derecho sobre la marca se adquiere por el registro efectuado de conformidad con las disposiciones de la Ley. Tal registro no existe, luego no puede reconocerse a las Demandantes un derecho de marca en la jurisdiccin donde tiene su residencia la Demandada.

El Art. 76.2, a) de dicha Ley, señala que "podrn, especialmente, constituir nombres comerciales:

"a) los nombres patronmicos, las razones sociales y las denominaciones de las personas jurdicas".

Considerando que tanto "Creative Labs, S.L." como "Creative Labs (U.K.), Ltd.", son razones sociales o, si se prefiere, denominaciones de personas jurdicas, debe estarse a lo que dispone, en su primer inciso, el Art. 77 de la citada Ley:

"el nombre comercial ser protegido en las condiciones establecidas en el Art. 8 del Acta vigente en España del Convenio de la Unin de Pars para la proteccin de la propiedad industrial de 20 de Marzo de 1983, siempre que su titular demuestre que lo ha usado en España."

Para terminar, necesaria referencia ha de hacerse a ese Art. 8 del Convenio de la Unin de Pars (en adelante CUP), que literalmente señala:

"el nombre comercial ser protegido en todos los pases de la Unin sin obligacin de depsito o de registro, forme o no parte de una marca de fbrica o de comercio".

Puede inferirse que la Legislacin española aplicable a los nombres comerciales añade, a la proteccin "per se" que el Art. 8 del CUP dispensa a esta modalidad de derechos, un requisito adicional, como es la necesidad de que haya sido usado en España, aunque no se precisa, por contra, qu grado de uso ha debido producirse.

La cuestin a dilucidar, teniendo en cuenta que las Demandantes no aportan prueba de uso efectivo en España de ninguna de las dos razones sociales citadas en su escrito de demanda, radica en decidir si la mera presencia en la red de esas razones sociales permite concluir que efectivamente han sido objeto de uso.

La respuesta debe ser, a juicio de este Panel, afirmativa a considerar que ha habido uso en España, por cuanto esa presencia en la red permite que cualquier consumidor español conozca la existencia de una sociedad denominada Creative Labs [o bien S.L., o bien (U.K.), Ltd.], adquiera conocimiento de su campo de actividad y de los servicios que ofrece, y disponga de la posibilidad de contratarlos, dando as lugar a una transaccin mercantil.

Ahora bien, no se ha acreditado que ese uso se haya traducido en una actividad comercial real en España y que, por tanto, haya habido uso comercial efectivo en España.

Adicionalmente, puesto que el segundo proceso de la OMPI actualmente en curso se debate la aplicabilidad de un sistema de proteccin en la red a los nombres de las entidades comerciales frente a nombres de dominio, otorgar aqu esa facultad excluyente a los nombres comerciales, cuando no hay razones especiales (notoriedad, deslealtad...) supondra ensanchar el mbito actual de aplicacin de la "Poltica Uniforme".

Resta, por consiguiente, aunque sea ya irrelevante, determinar si entre las razones sociales de las Demandantes y el dominio controvertido existe identidad o semejanza.

No cabe duda a este respecto de que, suprimiendo las indicaciones societarias (U.K.) Ltd. y S.L. de las razones sociales de las Demandantes, y la partcula ".net" del dominio controvertido se produce una total coincidencia en los respectivos elementos fundamentales, "CREATIVE LABS" en ambos casos.

Anlisis de la existencia o inexistencia de derechos o intereses legtimos a favor de la Demandanda en el nombre de dominio controvertido.

La "Poltica Uniforme" señala en su prrafo 4.c), en particular pero sin limitacin, las circunstancias concretas que, debidamente probadas por el demandado, aunque solo sea una de ellas, acreditan la existencia de derechos o intereses legtimos en el dominio.

Esas circunstancias son:

- antes de cualquier notificacin de la resolucin se haya usado o se hayan efectuado preparativos demostrables de uso en relacin con el dominio o con un nombre correspondiente al dominio en conexin con el ofrecimiento de buena fe de productos o servicios, o

- que el titular del dominio haya sido comnmente conocido por tal nombre, incluso aunque no haya adquirido derechos de marca sobre l, o

- que el titular del dominio est haciendo un uso no comercial legtimo del nombre de dominio, sin intento de beneficio comercial para atraer a los consumidores o para perjudicar la reputacin de la marca.

Ya ha sido objeto de mencin en esta decisin que la demanda fue notificada a la Demandanda el 16 de Agosto de 2000.

Este Panel, no obstante, considera que la fecha de inicio de la disputa es la del 8 de Mayo de 2000, en la que Creative Labs, S.L. contact con la Demandanda a travs del Despacho Gmez Acebo & Pombo, conminndola a cesar en el uso del dominio controvertido y a transferirlo a Creative Labs, S.L.

Es necesario ahora reseñar que, por su parte, la Demandanda, no solo llev a cabo con notable antelacin a esa fecha actos que pueden considerarse preparatorios del uso del dominio controvertido tendentes a culminar en una oferta de buena fe de productos o servicios, sino que esa oferta se ha efectivamente producido, aunque despus de iniciada la disputa (dado que la nica prueba que lo acredita, obrante en el expediente, tiene fecha del 7 de Julio de 2000, posterior a la fecha declarada como de inicio en la disputa -Anexo 8 del escrito de demanda-), pero con anterioridad a la fecha de notificacin de la demanda..

As, cuando menos, ha sido probado documentalmente por la Demandanda:

- que el dominio controvertido fue registrado el 27 de Noviembre de 1999 (Anexo 1 de la contestacin a la demanda).

- que el depsito de la solicitud de marca "Creative Labsnet", por D. Jos Mara Prez, tuvo lugar en la Oficina Española de Patentes y Marcas el da 1 de Marzo de 2000 (Anexo 5 de la contestacin a la demanda).

- que se solicit una investigacin previa al depsito de la solicitud con el fin de verificar si haba algn signo ya existente para la denominacin "CREATIVELABS.NET" (Anexo 5 de la contestacin a la demanda).

La nica circunstancias que hubiera podido modificar el criterio aplicado por el Panel en los puntos precedentes sera que, en efecto, "CREATIVELABS" hubiera podido considerarse como distintivo renombrado en el momento en el que los actos preparatorios descritos tuvieron lugar.

Las Demandantes afirman en diversos pasajes en su escrito de demanda la "fama" de sus respectivas denominaciones sociales, en el momento en el que la Demandanda obtuvo el registro del dominio controvertido, "fama" que la Demandanda niega en todo momento.

El hecho es que de la documentacin aportada por las Demandantes en su escrito de demanda no se acredita en modo alguno esa pretendida "fama", no ya en el momento en el que tuvo lugar el registro de dominio controvertido, sino ni siquiera ulteriormente.

Ms an, este Panel considera que esa "fama" es incluso afirmada por las Demandantes de forma algo confusa, pues no se infiere de forma ntida de su escrito si se pretende esa condicin para las razones sociales "CREATIVE LABS" existentes, o para los productos "CREATIVE", supuesto ste que carece de toda relevancia en el caso que nos ocupa, pues es la denominacin "CREATIVE LABS" la que es objeto de discusin respecto de sus caractersticas, notoriedad o presencia en el mercado, y no "CREATIVE".

La fama, notoriedad o renombre de un signo debe ser debidamente acreditada y probada, y no solo afirmada, tal y como se ha establecido en otras decisiones emanadas del Centro de Arbitraje de la OMPI, como puedan ser las dictadas en los casos D-2000-0016 y D-2000-0795.

Este Panel concluye, por consiguiente, que las Demandantes no han probado la inexistencia de inters legtimo de la Demandanda en el dominio controvertido.

Posible existencia de mala fe en el registro y uso del dominio <creativelabs.net>

No habiendo las Demandantes acreditado el cumplimiento del requisito contenido en el prrafo 4 a) ii) de la "Poltica Uniforme", no es necesario proceder al examen de ste ltimo, identificado en el encabezamiento precedente (tal y como ya se ha señalado en diversas decisiones emanadas del Centro como la D-2000-0795).

Este Panel, no obstante, desea tambin analizar la pretendida mala fe en el uso y registro del dominio controvertido por parte de la Demandada, a cuyo efecto se realizan las siguientes consideraciones.

Las Demandante fundamentan sus afirmaciones de que existi mala fe en el uso y registro del dominio controvertido en:

* la sospecha de que la Demandanda actu con la probable intencin de vender el dominio a las Demandantes.

* la consideracin de que del comportamiento de la Demandanda a raz de los contactos habidos entre las partes (Reunin de 17 de Mayo de 2000) se deduce que su intencin era la de proceder a esa venta, y

* en el entendimiento de que la Demandanda contina, an hoy, usando el dominio controvertido con esa intencin.

En relacin con ello, este Panel se pronuncia de la siguiente forma:

* No se ha probado la pretendida intencin de vender el dominio controvertido por la Demandada.

* En numerosas decisiones (D-2000-0046, por ejemplo) ya se ha señalado que la oferta de venta del titular del dominio no implica necesariamente su uso de mala fe (ni tampoco un registro de mala fe), si dicho titular tena, como en este caso, inters legtimo en el dominio controvertido.

* Que, analizando el caso globalmente, no puede apreciarse mala fe en la Demandanda si se tiene en cuenta que:

- resulta plausible la coincidencia del domino <creativelabs.net> con la expresin "Laboratorios Creativos de la Red" (que adems identifica los servicios que la Demandanda ofrece) como razn para elegir el dominio controvertido.

- la Demandanda ha acreditado que efectu una consulta previa a la Oficina Española de Patentes y Marcas antes de proceder al depsito de su solicitud.

- la Demandanda ha acreditado que solicit la marca "Creative Labsnet" sin que sta fuera objeto de oposicin alguna.

- igualmente, la Demandanda ha acreditado que la sociedad creada por ella y sus colaboradores, Creative Labsnet (y no CREATIVE LABS como la representacin de la Demandantes hace constar en su requerimiento de 8 de Mayo a la Demandanda) hace constar en su propia pgina web (Anexo 8 de la contestacin a la demanda) que Creative Labsnet no se identifica con ninguna otra compaña.

- que, dados los servicios que ofrece la Demandanda, no puede considerarse como competidor de las Demandantes.

El Panel concluye, por tanto, que no ha existido mala fe ni en el registro ni en el uso del dominio controvertido por parte de la Demandanda.

 

7. Decisin

El Panel considera que la Demandada ha obtenido el registro de un nombre de dominio coincidente con las denominaciones sociales de las que emanan los derechos de las Demandantes, pero que stas no han probado la inexistencia de un inters legtimo de la Demandanda en su registro, ni que el uso y registro del dominio controvertido se haya efectuado de mala fe.

En consecuencia se desestima la demanda decretando que el dominio <creativelabs.net> no debe ser transferido a las Demandantes.

 


 

Luis H. de Larramendi
Panelista nico

17 de Octubre de 2000

 

: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2000/d2000-0896.html

 

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