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Centro de Mediaciуn y Arbitraje de la OMPI

Demandantes:
Creative Labs (U.K.), Ltd., con domicilio social en Unit 2 The Pavilions Ruscombe Business Park, Ruscombe, Berkshire, England RG 10 9NN.
Creative Labs, S.L., con domicilio social en Costituciу 1, 4-3 Edif. Diagonel II, Sant Just Desvern, 08960-Barcelona.

Demandado: Pilar Cañas Curto, de nacionalidad española, Domicilio en Vнa Lusitana nє 68, 28025 Madrid - España.

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <creativelabs.net>.

La entidad registradora del citado dominio es Network Solutions, Inc., domiciliada en 505 Huntmar Park Drive, Herndon, VA 20170, USA.

3.1. Una demanda, de acuerdo con la "Polнtica Uniforme de Soluciуn de Controversias en materia de Nombres de Dominio", en lo sucesivo denominada "Polнtica Uniforme", segъn fue adoptada por ICANN el 24 de Octubre de 1999, y de acuerdo con el Reglamento igualmente adoptado por ICANN para esa "Polнtica Uniforme", en lo sucesivo "el Reglamento ", fue presentada ante el Centro de Mediaciуn y Arbitraje de la OMPI, en lo sucesivo "El Centro de Arbitraje", el dнa 28 de Julio de 2000, vнa correo electrуnico, asн como el 31 de julio de 2000 en formato papel.

3.2. Una solicitud de verificaciуn de Registro fue enviada con fecha 1 de agosto de 2000 a la entidad registradora mencionada. Con fecha 16 de agosto de 2000, una copia de la demanda fue enviada a la Demandada quien contestу a la demanda mediante escrito el 12 de septiembre de 2000.

3.3 La demanda fue presentada en lengua inglesa, aunque acompañada de numerosos documentos -entre ellos copias de inscripciones en el Registro Mercantil español-, que figuraban en lengua española y de los que no se acompañaba traducciуn al inglйs; la Demandada contestу a la demanda en lengua española y en lengua inglesa, argumentando que el procedimiento debнa haberse iniciado en español, pues el haberlo hecho en lengua inglesa le situaba en una posiciуn de desventaja. Considerando todas esas circunstancias, el Panel haciendo uso de la facultad que le confiere el artнculo 11.b) de las Reglas de la Polнtica Uniforme de ICANN de 24 de Octubre de 1999, considera como lengua del procedimiento a la lengua española, y en ella dicta la presente decisiуn.

4.1 Las sociedades Demandantes, Creative Labs (U.K.), Ltd., y Creative Labs, S.L., estбn incardinadas en el espectro del grupo Creative Labs Europe, cuya sede europea es precisamente Creative Labs (U.K.), Ltd., siendo Creative Labs, S.L., afiliada de йsta.

Todas ellas dependen de Creative Technology Ltd., que lidera un grupo principalmente dedicado al sector de los juegos o pasatiempos para ordenadores personales.

4.2. La Demandanda es una persona fнsica, DЄ Pilar Cañas Curto, de nacionalidad española, residente en Madrid, que desarrolla sus actividades conjuntamente con su prometido, D. Josй Marнa Pйrez, y otros colaboradores.

Esas actividades se refieren fundamentalmente a la creaciуn de diseños de pбginas web.

4.3 El dominio controvertido, "creativelabs.net", fue registrado el 27 de noviembre de 1999, tal y como se acredita por el anexo nє 1 de la contestaciуn a la demanda.

4.4 Las Demandantes no son titulares de registro o solicitud alguna sobre la marca "CREATIVE LABS" en España.

El demandante afirma:

- que la marca "CREATIVE LABS" constituye un distintivo famoso en relaciуn con programas de entretenimiento para ordenadores personales, y que los productos "CREATIVE" son objeto de publicidad constante en todo tipo de medios de comunicaciуn.

- que no es necesario el disponer de un registro de marca para que se reconozcan a las Demandantes derechos sobre la denominaciуn "CREATIVE LABS".

- que su nombre comercial es suficiente para que dispongan de derechos sobre el signo "CREATIVELABS", produciйndose por tanto identidad entre la parte mбs significativa de dicha denominaciуn y la parte relevante del dominio controvertido.

- que el demandado carece de interйs legнtimo en el dominio controvertido, al no haber dudas sobre la existencia de los derechos de los Demandantes sobre el signo "CREATIVELABS", derivados de sus razones sociales y de su uso, y carecer el demandado de relaciуn alguna con las Demandantes, ni tener tampoco su autorizaciуn para usar dicha denominaciуn.

- que la Demandanda ha registrado el registro del dominio controvertido en un momento en el que las Demandantes eran muy conocidas tanto en España como en el mundo, siendo inconcebible que la Demandanda no conociera que "CREATIVELABS" era una denominaciуn famosa.

- que la intenciуn mбs probable del demandado era revender o alquilar el dominio a las Demandantes.

- que el 8 de Mayo de 2000 se requiriу a la Demandanda para cesar en el uso del dominio controvertido y cederlo a Creative Labs, S.L., sin que se recibiera contestaciуn.

- que el 17 de Mayo de 2000 se mantuvo una reuniуn entre ambas partes en la que la Demandanda tratу de hacer ver al Demandante el interйs que el dominio en cuestiуn tendrнa desde un punto de vista comercial y en la que no se alcanzу ningъn acuerdo al negarse las Demandantes al pago de cantidad alguna.

- que la Demandanda registrу el dominio para venderlo o alquilarlo al demandante, y continъa usбndolo hoy en dнa con la misma intenciуn.

Como consecuencia de todo ello las Demandantes solicitan que el dominio controvertido les sea transferido.

La Demandanda ha contestado a las alegaciones de las Demandantes señalando:

- que la elecciуn de <creativelabs.net> como dominio responde a la contracciуn de la denominaciуn "laboratorios creativos en la red", menciуn que describe claramente la finalidad de la Demandanda y de su empresa, que es la creaciуn de diseños de pбginas web.

- que el 1 de Marzo de 2000 se solicitу en España el registro de la marca "CREATIVELABSNET", solicitud frente a la que nadie formulу oposiciуn.

- que aunque fuera posible que la Demandanda pudiera conocer los productos "CREATIVE" de las Demandantes, niega que Creative Labs, S.L. fuera, o sea hoy en dнa, una firma conocida o reputada en España.

- que puede presumirse que el signo de verdadero interйs para las Demandantes es "CREATIVE", como demuestra la obtenciуn del dominio <creative.com>, y no "creativelabs", cuyo registro ni como nombre de dominio ni como marca ha sido intentado por las Demandantes.

- que la ъnica intenciуn de la Demandanda es ofertar sus servicios, que no guardan relaciуn alguna con los de las Demandantes.

- que la Demandanda niega intenciуn alguna por su parte de vender su dominio, ni alquilarlo, ni a las Demandantes ni a ningъn tercero.

- que hay una total carencia de pruebas por parte de las Demandantes acerca de la posibilidad de confusiуn entre los respectivos servicios, de la inexistencia de derechos o intereses legнtimos a favor de la Demandada en el dominio controvertido, o de su mala fe en el registro o uso del dominio <creativelabs.net>.

El apartado 15 a) del "Reglamento" encomienda al Panel la decisiуn de la demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,

- lo dispuesto en la "Polнtica Uniforme" y en el propio "Reglamento", y

- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios del derecho que el Panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta la comъn residencia en España de la Demandanda y de una de las dos sociedades Demandantes, Creative Labs, S.L., resulta de aplicaciуn junto con las reglas de la "Polнtica Uniforme", las leyes y principios del derecho nacional español.

Examen de los presupuestos de admisibilidad de la demanda contenidos en el apartado 4 a) de la "Polнtica Uniforme".

Estos son:

- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idйntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusiуn, con una marca de productos o servicios anterior sobre la que el demandante tenga derechos,

- que el demandado carezca de derechos o interйs legнtimos en relaciуn con el nombre de dominio, y

- que el nombre de dominio haya sido registrado y esta siendo de mala fe.

Previamente a determinar la existencia de identidad o semejanza "entre marca y dominio", de acuerdo con lo que exige la "Polнtica Uniforme", este Panel considera necesario precisar si verdaderamente puede entenderse que las Demandantes ostentan algъn derecho esgrimible sobre la denominaciуn "CREATIVE LABS", no habiйndose acreditado solicitud o registro de marca alguna a su favor en España.

Los derechos de propiedad industrial en España se encuentran regulados por la vigente Ley 32/88 de 10 de Noviembre, contemplбndose tres modalidades concretas, que son: Marca, Nombre Comercial y Rуtulo de Establecimiento.

El artнculo 3 dispone que el derecho sobre la marca se adquiere por el registro efectuado de conformidad con las disposiciones de la Ley. Tal registro no existe, luego no puede reconocerse a las Demandantes un derecho de marca en la jurisdicciуn donde tiene su residencia la Demandada.

El Art. 76.2, a) de dicha Ley, señala que "podrбn, especialmente, constituir nombres comerciales:

"a) los nombres patronнmicos, las razones sociales y las denominaciones de las personas jurнdicas".

Considerando que tanto "Creative Labs, S.L." como "Creative Labs (U.K.), Ltd.", son razones sociales o, si se prefiere, denominaciones de personas jurнdicas, debe estarse a lo que dispone, en su primer inciso, el Art. 77 de la citada Ley:

"el nombre comercial serб protegido en las condiciones establecidas en el Art. 8 del Acta vigente en España del Convenio de la Uniуn de Parнs para la protecciуn de la propiedad industrial de 20 de Marzo de 1983, siempre que su titular demuestre que lo ha usado en España."

Para terminar, necesaria referencia ha de hacerse a ese Art. 8є del Convenio de la Uniуn de Parнs (en adelante CUP), que literalmente señala:

"el nombre comercial serб protegido en todos los paнses de la Uniуn sin obligaciуn de depуsito o de registro, forme o no parte de una marca de fбbrica o de comercio".

Puede inferirse que la Legislaciуn española aplicable a los nombres comerciales añade, a la protecciуn "per se" que el Art. 8Є del CUP dispensa a esta modalidad de derechos, un requisito adicional, como es la necesidad de que haya sido usado en España, aunque no se precisa, por contra, quй grado de uso ha debido producirse.

La cuestiуn a dilucidar, teniendo en cuenta que las Demandantes no aportan prueba de uso efectivo en España de ninguna de las dos razones sociales citadas en su escrito de demanda, radica en decidir si la mera presencia en la red de esas razones sociales permite concluir que efectivamente han sido objeto de uso.

La respuesta debe ser, a juicio de este Panel, afirmativa a considerar que ha habido uso en España, por cuanto esa presencia en la red permite que cualquier consumidor español conozca la existencia de una sociedad denominada Creative Labs [o bien S.L., o bien (U.K.), Ltd.], adquiera conocimiento de su campo de actividad y de los servicios que ofrece, y disponga de la posibilidad de contratarlos, dando asн lugar a una transacciуn mercantil.

Ahora bien, no se ha acreditado que ese uso se haya traducido en una actividad comercial real en España y que, por tanto, haya habido uso comercial efectivo en España.

Adicionalmente, puesto que el segundo proceso de la OMPI actualmente en curso se debate la aplicabilidad de un sistema de protecciуn en la red a los nombres de las entidades comerciales frente a nombres de dominio, otorgar aquн esa facultad excluyente a los nombres comerciales, cuando no hay razones especiales (notoriedad, deslealtad...) supondrнa ensanchar el бmbito actual de aplicaciуn de la "Polнtica Uniforme".

Resta, por consiguiente, aunque sea ya irrelevante, determinar si entre las razones sociales de las Demandantes y el dominio controvertido existe identidad o semejanza.

No cabe duda a este respecto de que, suprimiendo las indicaciones societarias (U.K.) Ltd. y S.L. de las razones sociales de las Demandantes, y la partнcula ".net" del dominio controvertido se produce una total coincidencia en los respectivos elementos fundamentales, "CREATIVE LABS" en ambos casos.

Anбlisis de la existencia o inexistencia de derechos o intereses legнtimos a favor de la Demandanda en el nombre de dominio controvertido.

La "Polнtica Uniforme" señala en su pбrrafo 4.c), en particular pero sin limitaciуn, las circunstancias concretas que, debidamente probadas por el demandado, aunque solo sea una de ellas, acreditan la existencia de derechos o intereses legнtimos en el dominio.

Esas circunstancias son:

- antes de cualquier notificaciуn de la resoluciуn se haya usado o se hayan efectuado preparativos demostrables de uso en relaciуn con el dominio o con un nombre correspondiente al dominio en conexiуn con el ofrecimiento de buena fe de productos o servicios, o

- que el titular del dominio haya sido comъnmente conocido por tal nombre, incluso aunque no haya adquirido derechos de marca sobre йl, o

- que el titular del dominio estй haciendo un uso no comercial legнtimo del nombre de dominio, sin intento de beneficio comercial para atraer a los consumidores o para perjudicar la reputaciуn de la marca.

Ya ha sido objeto de menciуn en esta decisiуn que la demanda fue notificada a la Demandanda el 16 de Agosto de 2000.

Este Panel, no obstante, considera que la fecha de inicio de la disputa es la del 8 de Mayo de 2000, en la que Creative Labs, S.L. contactу con la Demandanda a travйs del Despacho Gуmez Acebo & Pombo, conminбndola a cesar en el uso del dominio controvertido y a transferirlo a Creative Labs, S.L.

Es necesario ahora reseñar que, por su parte, la Demandanda, no solo llevу a cabo con notable antelaciуn a esa fecha actos que pueden considerarse preparatorios del uso del dominio controvertido tendentes a culminar en una oferta de buena fe de productos o servicios, sino que esa oferta se ha efectivamente producido, aunque despuйs de iniciada la disputa (dado que la ъnica prueba que lo acredita, obrante en el expediente, tiene fecha del 7 de Julio de 2000, posterior a la fecha declarada como de inicio en la disputa -Anexo 8 del escrito de demanda-), pero con anterioridad a la fecha de notificaciуn de la demanda..

Asн, cuando menos, ha sido probado documentalmente por la Demandanda:

- que el dominio controvertido fue registrado el 27 de Noviembre de 1999 (Anexo 1 de la contestaciуn a la demanda).

- que el depуsito de la solicitud de marca "Creative Labsnet", por D. Josй Marнa Pйrez, tuvo lugar en la Oficina Española de Patentes y Marcas el dнa 1 de Marzo de 2000 (Anexo 5 de la contestaciуn a la demanda).

- que se solicitу una investigaciуn previa al depуsito de la solicitud con el fin de verificar si habнa algъn signo ya existente para la denominaciуn "CREATIVELABS.NET" (Anexo 5 de la contestaciуn a la demanda).

La ъnica circunstancias que hubiera podido modificar el criterio aplicado por el Panel en los puntos precedentes serнa que, en efecto, "CREATIVELABS" hubiera podido considerarse como distintivo renombrado en el momento en el que los actos preparatorios descritos tuvieron lugar.

Las Demandantes afirman en diversos pasajes en su escrito de demanda la "fama" de sus respectivas denominaciones sociales, en el momento en el que la Demandanda obtuvo el registro del dominio controvertido, "fama" que la Demandanda niega en todo momento.

El hecho es que de la documentaciуn aportada por las Demandantes en su escrito de demanda no se acredita en modo alguno esa pretendida "fama", no ya en el momento en el que tuvo lugar el registro de dominio controvertido, sino ni siquiera ulteriormente.

Mбs aъn, este Panel considera que esa "fama" es incluso afirmada por las Demandantes de forma algo confusa, pues no se infiere de forma nнtida de su escrito si se pretende esa condiciуn para las razones sociales "CREATIVE LABS" existentes, o para los productos "CREATIVE", supuesto йste que carece de toda relevancia en el caso que nos ocupa, pues es la denominaciуn "CREATIVE LABS" la que es objeto de discusiуn respecto de sus caracterнsticas, notoriedad o presencia en el mercado, y no "CREATIVE".

La fama, notoriedad o renombre de un signo debe ser debidamente acreditada y probada, y no solo afirmada, tal y como se ha establecido en otras decisiones emanadas del Centro de Arbitraje de la OMPI, como puedan ser las dictadas en los casos D-2000-0016 y D-2000-0795.

Este Panel concluye, por consiguiente, que las Demandantes no han probado la inexistencia de interйs legнtimo de la Demandanda en el dominio controvertido.

No habiendo las Demandantes acreditado el cumplimiento del requisito contenido en el pбrrafo 4 a) ii) de la "Polнtica Uniforme", no es necesario proceder al examen de йste ъltimo, identificado en el encabezamiento precedente (tal y como ya se ha señalado en diversas decisiones emanadas del Centro como la D-2000-0795).

Este Panel, no obstante, desea tambiйn analizar la pretendida mala fe en el uso y registro del dominio controvertido por parte de la Demandada, a cuyo efecto se realizan las siguientes consideraciones.

Las Demandante fundamentan sus afirmaciones de que existiу mala fe en el uso y registro del dominio controvertido en:

* la sospecha de que la Demandanda actuу con la probable intenciуn de vender el dominio a las Demandantes.

* la consideraciуn de que del comportamiento de la Demandanda a raнz de los contactos habidos entre las partes (Reuniуn de 17 de Mayo de 2000) se deduce que su intenciуn era la de proceder a esa venta, y

* en el entendimiento de que la Demandanda continъa, aъn hoy, usando el dominio controvertido con esa intenciуn.

En relaciуn con ello, este Panel se pronuncia de la siguiente forma:

* No se ha probado la pretendida intenciуn de vender el dominio controvertido por la Demandada.

* En numerosas decisiones (D-2000-0046, por ejemplo) ya se ha señalado que la oferta de venta del titular del dominio no implica necesariamente su uso de mala fe (ni tampoco un registro de mala fe), si dicho titular tenнa, como en este caso, interйs legнtimo en el dominio controvertido.

* Que, analizando el caso globalmente, no puede apreciarse mala fe en la Demandanda si se tiene en cuenta que:

- resulta plausible la coincidencia del domino <creativelabs.net> con la expresiуn "Laboratorios Creativos de la Red" (que ademбs identifica los servicios que la Demandanda ofrece) como razуn para elegir el dominio controvertido.

- la Demandanda ha acreditado que efectuу una consulta previa a la Oficina Española de Patentes y Marcas antes de proceder al depуsito de su solicitud.

- la Demandanda ha acreditado que solicitу la marca "Creative Labsnet" sin que йsta fuera objeto de oposiciуn alguna.

- igualmente, la Demandanda ha acreditado que la sociedad creada por ella y sus colaboradores, Creative Labsnet (y no CREATIVE LABS como la representaciуn de la Demandantes hace constar en su requerimiento de 8 de Mayo a la Demandanda) hace constar en su propia pбgina web (Anexo 8 de la contestaciуn a la demanda) que Creative Labsnet no se identifica con ninguna otra compañнa.

- que, dados los servicios que ofrece la Demandanda, no puede considerarse como competidor de las Demandantes.

El Panel concluye, por tanto, que no ha existido mala fe ni en el registro ni en el uso del dominio controvertido por parte de la Demandanda.

El Panel considera que la Demandada ha obtenido el registro de un nombre de dominio coincidente con las denominaciones sociales de las que emanan los derechos de las Demandantes, pero que йstas no han probado la inexistencia de un interйs legнtimo de la Demandanda en su registro, ni que el uso y registro del dominio controvertido se haya efectuado de mala fe.

En consecuencia se desestima la demanda decretando que el dominio <creativelabs.net> no debe ser transferido a las Demandantes.

Luis H. de Larramendi
Panelista ъnico

17 de Octubre de 2000