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Centro de Mediaciуn y Arbitraje de la OMPI

 

DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Televisiуn Satelital Codificada, S.A., Arte Radiotelevisivo Argentino, S.A. y Tele Red Imagen, S.A. v. Yahoo, S.R.L.

Case No. D2000-0980

 

1. Las Partes

Los demandantes son las siguientes partes:

- Televisiуn Satelital Codificada, S.A., con domicilio en la Av. San Juan 1132 de la ciudad de Buenos Aires, Repъblica Argentina, sociedad legalmente inscrita ante la Inspecciуn General de Justicia de la ciudad de Buenos Aires con fecha de 2 de mayo de 1991, Lє 109, Tє A de libro de S.A., bajo el nъmero 2308.

- Arte Radiotelevisivo Argentino, S.A., con domicilio real en la calle Lima 1261 de la ciudad de Buenos Aires, Repъblica Argentina, sociedad legalmente inscrita ante la Inspecciуn General de Justicia de la ciudad de Buenos Aires con fecha de 13 de febrero de 1990, Lє 107, Tє de libro de S.A., y bajo el nъmero 578.

- Tele Red Imagen, S.A., con domicilio en calle San Juan 1132 de la ciudad de Buenos Aires, Repъblica Argentina, sociedad legalmente inscrita ante la Inspecciуn General de Justicia de la ciudad de Buenos Aires con fecha de 16 de diciembre de 1991, Lє 110, Tє A de libro de S.A., bajo el nъmero 10.906.

El demandado es la empresa:

- YAHOO, S.R.L., con domicilio en Artigas 609, Colonia del Sacramento, Repъblica Oriental del Uruguay.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registro

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <tycsports.com>.

La entidad registradora del citado dominio es EasySpace, Ltd, domiciliada en 32 St. Lanus Terrace, SW 34QG, Londres, Reino Unido de Gran Bretaña.

 

3. Iter Procedimental

Una demanda, de acuerdo con la "Polнtica Uniforme de Soluciуn de Controversias en materia de Nombres de Dominio" (en lo sucesivo, denominada "Polнtica Uniforme"), segъn fue adoptada por el ICANN el 24 de octubre de 1999, y de acuerdo con el Reglamento igualmente adoptado por el ICANN para dicha "Polнtica Uniforme" (en lo sucesivo, "el Reglamento"), fue presentada ante el Centro de Mediaciуn y Arbitraje de la OMPI (en lo sucesivo, "el Centro"), el 8 de agosto de 2000, por medio de correo electrуnico, asн como en 15 de agosto de 2000 en formato papel.

Con fecha 27 de septiembre de 2000, el Centro enviу un correo electrуnico a los demandantes con el objeto de requerir la correcciуn del nombre del Registrador, peticiуn que fue reiterada en fecha de 29 de septiembre de 2000.

El 29 de septiembre de 2000 la representaciуn autorizada de los demandantes enviу correo electrуnico al Centro corrigiendo el nombre del Registrador del nombre de dominio en cuestiуn.

Una solicitud de verificaciуn de Registro fue enviada a la entidad registradora en fecha de 3 de octubre de 2000, contestada positivamente por dicha entidad, confirmando йsta que le habнa llegado copia de la Demanda, de acuerdo con el Parбgrafo 4.(b) del Reglamento; que el nombre de dominio objeto de controversia habнa sido registrado ante ella; que el titular de dicho nombre de dominio es YAHOO, S.R.L.; que la Polнtica Uniforme y el Reglamento se aplican al nombre de dominio disputado; y que actualmente tal nombre se encuentra alojado en los servidores de la entidad registradora, ostentando un Sitio Web.

La demanda fue notificada al Demandado el 4 de octubre de 2000, tanto por correo electrуnico, como en formato papel por correo ordinario o urgente.

En fecha de 23 de octubre de 2000, el Centro recibiу contestaciуn a la Demanda por correo electrуnico, mientras que en 26 de octubre de 2000 recibiу la Demanda en formato papel.

El 27 de octubre de 2000 el Centro acusу recibo del Escrito de Contestaciуn a la Demanda, transmitiйndose esta comunicaciуn a todas las partes en la actual controversia.

Debe hacerse notar que, aunque la fecha inicial de transmisiуn de la Decisiуn del Panel Administrativo era el 14 de diciembre de 2000, por acuerdo de los Panelistas, y sobre la base del Parбgrafo 10.c) y del Parбgrafo 15.(b) del Reglamento, con conocimiento de las Partes y del Centro, se adoptу una ampliaciуn del plazo para dictar la decisiуn al 18 de diciembre de 2000, dado que el Presidente del Panel de Expertos no recibiу la totalidad de los documentos aportados por los demandantes, y a fin de ofrecer una ocasiуn justa a dicha parte de presentar su caso, de conformidad con lo dispuesto en el Parбgrafo 10.(b) del Reglamento.

Dado que tanto la demanda como la contestaciуn a la demanda han sido redactadas en castellano, dado que todas las partes en la actual controversia conocen y usan plenamente dicha lengua, y sobre la base de la facultad que ofrece al Panel Administrativo el Parбgrafo 11.(a) del Reglamento, se considera como lengua del procedimiento la lengua castellana y en ella se dicta la presente Decisiуn.

Asimismo, conviene hacer notar que, segъn afirman las partes (vйase Punto 16 del Escrito de Demanda y Punto 10 del Escrito de Contestaciуn a la Demanda), con anterioridad a la presentaciуn de la Demanda de la que la actual Decisiуn trae causa, se presentaron por parte de las entidades demandantes en el actual procedimiento administrativo, una serie de actuaciones judiciales y extrajudiciales dirigidas contra el anterior titular del nombre de dominio <tycsports.com<, el Sr. Kirovsky, encaminadas a evitar una transferencia de la titularidad de dicho nombre con fines fraudulentos y, en definitiva, a tratar de lograr un acuerdo extrajudicial a la controversia que existнa entre ellos. Oportunamente, se dictу al menos una resoluciуn judicial por la que se ordenaba la adopciуn de determinadas medidas cautelares contra el Sr. Kirovsky en el sentido antes expuesto. Debe ponerse de manifiesto que este Panel Administrativo no tiene constancia de que exista procedimiento judicial alguno contra la entidad YAHOO, S.R.L. por parte de los demandantes.

Asimismo, debe hacerse hincapiй en que el hecho de que se hayan adoptado y aprobado judicialmente determinadas medidas cautelares contra el Sr. Kirovsky, anterior titular del nombre de dominio <tycsports.com>, no tiene por quй afectar en modo alguno al sentido de la decisiуn que tome este Panel Administrativo. Y ello no sуlo porque dichas medidas cautelares fueron tomadas contra persona distinta de la que ocupa la posiciуn de demandada en el actual procedimiento administrativo, sino tambiйn por el hecho de que la decisiуn de este Panel no impide a las partes someter la controversia a tribunal competente a fin de obtener una resoluciуn independiente, de acuerdo con lo señalado en el Parбgrafo 4.k de la Polнtica Uniforme y Parбgrafo 3.(b).xiii del Reglamento, sin perjuicio, evidentemente, de las consecuencias negativas, que puede conllevar para quien inste una actividad judicial con fines fraudulentos.

En conclusiуn, este Panel de Expertos acuerda, de conformidad con lo dispuesto en el Parбgrafo 18.(a) del Reglamento, continuar con el procedimiento administrativo y adoptar la presente Decisiуn.

 

4. Antecedentes de Hecho

Las sociedades demandantes constituyen, como asн se desprende de la exhaustiva documentaciуn aportada, un grupo empresarial con acusada e importante presencia en sectores tales como el audiovisual, telecomunicaciones, distribuciуn de señales televisivas e Internet, donde despliega, a travйs del nombre de dominio <tycsports.com.ar>, una continua actividad informativa y comercial relacionada con el mundo del deporte.

Las empresas demandantes se integran dentro del Grupo Clarнn, uno de los grupos de medios de comunicaciуn mбs importantes dentro del mundo de habla castellana (segъn se prueba por Anexo J aportado con la Demanda).

La demandada es una empresa de actividad no especificada, ni por el Demandante, ni por el propio Demandado, con residencia en la Repъblica Oriental del Uruguay, y que, a pesar de su denominaciуn social, no se acredita que tenga relaciуn empresarial o de cualquier otro tipo con la sociedad titular del cйlebre buscador de Internet.

El dominio controvertido es <tycsports.com>, el cual fue inicialmente registrado por el Sr. Kirovsky, quien, segъn resulta del Anexo B aportado con la Demanda, al menos se prueba que lo tuvo bajo su posesiуn hasta el 28 de julio de 2000. Actualmente, consta a nombre de la sociedad demandada Yahoo, S.R.L., segъn consta del Anexo A aportado por las demandantes por virtud de un contrato de cesiуn entre el Sr. Kirovsky y dicha empresa demandada, segъn consta en Anexos 1, 2 y 3 de los aportados con la Contestaciуn a la Demanda. Debe ponerse de manifiesto que los Anexos 1, 2 y 3 mencionados constan como documentos privados, firmados entre el demandado y el anterior titular del nombre de dominio en cuestiуn, asн como un tercero sin relaciуn aparente con este caso. No se trata, por consiguiente, de documentos adverados notarialmente o por fedatario pъblico.

Las empresas demandantes son titulares de diversos derechos marcarios, asн como de un nombre de dominio ".com.ar". Especнficamente, y segъn se deduce de los documentos anexados por las demandantes, la relaciуn de derechos de los que son titulares es como sigue:

- Arte Radiotelevisivo Argentino, S.A. es titular del nombre de dominio <tycsports.com.ar>, segъn se acredita en Anexo C de los aportados en la Demanda, desde fecha de 11 de septiembre de 1997.

- Televisiуn Satelital Codificada, S.A. es titular de los siguientes derechos marcarios, adquiridos por virtud de contrato de compra y venta firmado en fecha de 23 de abril de 1998, entre los legales representantes de Tele Red Imagen, S.A. y los de Televisiуn Satelital Codificada, S.A., a presencia de fedatario pъblico, y segъn consta en Anexos D y E de los aportados con la Demanda:

- "T y C SPORTS", registrada con el nъmero 1.645.151 (Clase 27), concedida en 19 de septiembre de 1997.

- "T y C SPORTS", registrada con el nъmero 1.642.952 (Clase 30), concedida en 28 de agosto de 1997.

- "T y C SPORTS", registrada con el nъmero 1.642.953 (Clase 32), concedida en 28 de agosto de 1997.

- "T y C SPORTS", registrada con el nъmero 1.642.954 (Clase 33), concedida en 28 de agosto de 1997.

- "T y C SPORTS", registrada con el nъmero 1.642.955 (Clase 34), concedida en 28 de agosto de 1997.

- "T y C SPORTS", registrada con el nъmero 1.642.956 (Clase 35), concedida en 28 de agosto de 1997.

- "T y C SPORTS", registrada con el nъmero 1.642.957 (Clase 36), concedida en 28 de agosto de 1997.

- "T y C SPORTS", registrada con el nъmero 1.642.958 (Clase 39), concedida en 28 de agosto de 1997.

- "T y C SPORTS", registrada con el nъmero 1.645.160 (Clase 18), concedida en 19 de septiembre de 1997.

- "T y C SPORTS", registrada con el nъmero 1.645.162 (Clase 21), concedida en 19 de septiembre de 1997.

- "T y C SPORTS", registrada con el nъmero 1.645.163 (Clase 25), concedida en 19 de septiembre de 1997.

- "T y C SPORTS", registrada con el nъmero 1.535.128 (Clase 41), concedida en 31 de agosto de 1994.

- "T y C SPORTS", registrada con el nъmero 1.596.768 (Clase 38), concedida en 22 de abril de 1996.

- Igualmente, debe tenerse presente que, segъn se acredita de las copias de certificados aportadas en el Anexo E, y a las que se acaba de hacer inmediata referencia, consta en ellas la transferencia de titularidad a favor de Televisiуn Satelital Codificada, S.A. Igualmente, debe insistirse en el hecho de que todas las referidas copias se corresponden con el original depositado ante el correspondiente Organismo, segъn lo acredita el fedatario pъblico firmante de cada una de ellas.

- Asimismo, las demandantes aportan en el Anexo F meras fotocopias de otra serie de marcas de las que sуlo consta la solicitud de transferencia debidamente inscrita ante el Organismo correspondiente. En dichos derechos marcarios se incluye la menciуn "T y C SPORTS" en conjunciуn con otra serie de elementos distintivos, tales como "T y C SPORTS NOTICIAS", "T y C SPORTS NUESTRO MEJOR DEPORTE" o "JUEGOS DE INVIERNO T y C SPORTS", por citar algunas.

- Tele Red Imagen tiene registros marcarios en algunos paнses del entorno hispanoamericano, si bien reconocen las demandantes que algunos de tales derechos pueden no existir en la actualidad en la medida en que ha cesado el acuerdo comercial existente para su explotaciуn. Tales derechos se acreditan mediante meras fotocopias en Anexo G de los de la Demanda, donde se observa los registros en los siguientes paнses: Ecuador, Mйxico, Brasil, España, Colombia, Venezuela y Repъblica Oriental del Uruguay. Tales derechos se concretan en los signos "T T y C SPORTS", segъn se puede apreciar.

- Las marcas alegadas por las demandantes estбn en vigor y son objeto de explotaciуn regular y actual, segъn se aprecia de los Anexos H, I-1, I-2 e I-3 de los aportados con la Demanda. En concreto, se observa, lo que es relevante a los efectos de la presente Decisiуn, la importancia de la actividad y extensiуn cognitiva de las demandantes, dбndose que Tele Red Imagen, S.A. ocupa el quinto puesto en ranking de televisiуn por cable y el primero en señal deportiva (pбgina 52 de Anexo J de los de la Demanda), y que el Canal T y C Sports ocupa el puesto tercero en el ranking de cadenas de cable en Argentina (vйase Anexo I-3).

La empresa demandada dice ser adquirente de buena fe del nombre de dominio <tycsports.com>, que es el objeto de la actual controversia, por contrato de fecha 1 de agosto de 2000 con su anterior titular, el Sr. Jorge Kirovsky Wainerman (Anexos 1, 2 y 3 de los aportados con el Escrito de Contestaciуn a la Demanda). Igualmente, el demandado afirma ser adquirente del derecho marcario "TYCSPORTS" (Clase 25) registrado en la Repъblica Oriental del Uruguay (Anexo 4) por cesiуn del Sr. Kirovsky Wainerman anteriormente citado en fecha no mencionada, asн como de las marcas "TYCESPORT WOLD" (sic) en Clase 28, y "TYCESPORT WORLD.COM" en Clase 42, ambas en la Repъblica Argentina, y por virtud de contrato de cesiуn con el Sr. Romano Labate (Anexos 5 y 6), en fecha de octubre de 2000, haciendo constar el demandado que en los documentos incorporados en los Anexos 5 y 6 aparece la menciуn de que "EL SOLICITANTE SE ENCUENTRA EN USO Y EJERCICIO DE LA MARCA DESDE EL AÑO 1992 HABIENDOLA SOLICITADO EN SU OPORTUNIDAD".

Asimismo, la mercantil demandada alega que es titular de las marcas "TYC.SPORTS.COM" y "TYC.SPORTS" (Clases 28 y 42) en Mйxico (Anexo 7), por cesiуn que, nuevamente, le hizo el Sr. Kirovsky Wainerman.

Debe ponerse de manifiesto que todos los documentos incorporados a los Anexos aportados con la Demanda constituyen meras fotocopias, no adveradas con sus originales por medio de escribano, notario o fedatario pъblico alguno.

 

5. Pretensiones de las Partes

A. Demandantes

Los demandantes afirman:

- Que forman parte de un Grupo editorial y audiovisual de mбxima difusiуn en el mundo de habla hispana, siendo titulares legнtimos bien de derechos marcarios, bien de un nombre de dominio sustancialmente similar al dominio cuestionado.

- Que el titular inicial del nombre de dominio <tycsports.com>, el Sr. Kirovsky, lo registrу con una finalidad estrictamente crematнstica de obtener una cantidad de dinero a cambio de su transferencia.

- Que el titular inicial del nombre de dominio <tycsports.com>, el Sr. Kirovsky, si bien en un momento determinado mostraba contenidos de temбtica deportiva en el Sitio Web correspondiente con el dominio en cuestiуn (vйase Anexo K, acreditado mediante fedatario pъblico), con posterioridad lo llenу de contenido pornogrбfico (segъn se observa en Anexo L, y acreditado mediante fedatario pъblico).

- Que debido al contenido referido en el pбrrafo anterior, se produjo una evidente confusiуn en el pъblico respecto al tipo de informaciуn vertida en el Sitio Web cuestionado (vйase Anexo K).

- Que en dicho Sitio Web se producнa una deficiente configuraciуn y contenido, desprestigiando asн las marcas de las que son titulares y su imagen comercial.

- Que, con posterioridad, el Sitio Web correspondiente puso un mensaje de "EN CONSTRUCCION" (Anexo M).

- Que, por lo tanto, el Sr. Kirovsky actuу de mala fe a la hora de registrar y usar el nombre de dominio en cuestiуn, usando y vulnerando los derechos de marca de uno de los demandantes, buscando crear confusiуn entre el pъblico usual de los demandantes.

- Que, en definitiva, se produce una diluciуn y desprestigio de los derechos marcarios de uno de los demandantes en la medida en que restringe su funciуn principal de identificaciуn de productos y servicios en el mercado.

- Que el Sr. Kirovsky pretendiу dirigirse primordialmente al mercado argentino, a pesar del hecho de que el nombre de dominio en cuestiуn es accesible desde cualquier lugar del mundo, dadas las caracterнsticas intrнnsecas del conjunto Internet.

- Que es aplicable el Derecho argentino en la medida en que las demandantes ostentan dicha nacionalidad, en que el Sr. Kirovsky posee domicilio en Argentina y en que el Sitio Web estб orientado primordialmente al mercado argentino.

- Que el Sr. Kirovsky no tiene ningъn derecho o interйs legнtimo en usar la marca "T y C SPORTS" en Argentina o en cualquier otro paнs, no pudiendo desconocer la misma, dada su trascendencia prбctica, nacional o internacional, de los productos y servicios que cubre.

- Que con fecha 1 de agosto de 2000, consta la transferencia del nombre de dominio en cuestiуn a la mercantil YAHOO, S.R.L.

- Que el actual titular no posee interйs legнtimo en el uso de dicho nombre, actuando con mala fe y con conocimiento del conflicto existente con el Sr. Kirovsky, dado que, actualmente, en el Sitio Web se hace una advertencia acerca de la ausencia de relaciуn alguna con nombres de uso similar o programas de televisiуn.

Como consecuencia de todo ello, los demandantes solicitan la transferencia del nombre de dominio <tycsports.com> a nombre de Arte Radiotelevisivo Argentino, S.A.

 

B. Demandado

La parte demandada alega:

- Que las demandantes carecen de interйs legнtimo para accionar.

- Que el hecho de que las demandantes pertenezcan a un grupo editorial no significa que se generen derechos a su nombre.

- Que los efectos de las actuaciones del Sr. Kirovsky no le pueden ser imputables.

- Que ha adquirido de buena fe los derechos sobre el nombre de dominio <tycsports.com>, adquiriйndolos directamente del Sr. Kirovsky.

- Que es titular de buena fe, igualmente por cesiуn contractual, de determinados derechos marcarios sobre signos distintivos similares a aquellos de los que es titular una de las empresas demandantes.

- Que las demandantes no aportan suficiente prueba acerca de la titularidad de las marcas "TYCSPORTS".

- Que la demandada pretende la explotaciуn del nombre de dominio cuestionado en una actividad totalmente distinta de la desarrollada por las demandantes.

- Que, en atenciуn a lo expuesto, el demandado tiene un derecho e interйs legнtimo en usar el nombre de dominio actualmente registrado a su nombre.

- Que no puede verse diluida la marca titularidad de alguna de las demandantes ya que actualmente, el Sitio Web correspondiente se encuentra vacнo, sin contenido alguno.

- Que el hecho de que el demandado haya elegido la denominaciуn YAHOO no se debe a una finalidad de crear especial confusiуn con el cйlebre buscador de Internet.

 

6. Debate y Conclusiones

Reglas aplicables

El Parбgrafo 15.(a) del Reglamento establece que el Grupo de Expertos resolverб la demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados, de conformidad con la Polнtica Uniforme y el Reglamento, y de acuerdo con cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables. Queda de manifiesto, pues, que en la construcciуn jurнdica de la decisiуn del Grupo de Expertos, йstos no se ven constreñidos necesariamente a las reglas establecidas expresamente en el Reglamento o en la Polнtica Uniforme, sino que pueden tambiйn recurrir y aplicar normas y principios de derecho en el bien entendido que tales normas y principios habrбn de ser de internacional aplicaciуn, pudiendo ser, en su caso, tambiйn de aplicaciуn nacional cuando las partes comparten una misma nacionalidad (Casos D2000-0001 y D2000-0896).

En el presente caso, por consiguiente, serбn de aplicaciуn junto con las reglas de la Polнtica Uniforme y del Reglamento, las normas y principios internacionales aplicables en materia de protecciуn de marcas y nombres comerciales, ya estйn contenidas en el Convenio de Parнs (en adelante, Convenio de Parнs) para la protecciуn de la propiedad industrial de 1883 (revisado en Estocolmo en 14 de julio de 1967), ya lo estйn en el Acuerdo GATT Ronda Uruguay por el que se protegen los derechos de propiedad intelectual e industrial de 15 de abril de 1994 (en adelante, Acuerdo TRIPS). Tйngase en cuenta que tanto Argentina como Uruguay son parte en el Convenio de Parнs citado (Argentina lo es de la versiуn de Lisboa desde 10 de febrero de 1967 y de la versiуn de Estocolmo – arts. 13 a 30 – desde 8 de octubre de 1980; mientras que Uruguay lo es desde 28 de diciembre de 1979 en su versiуn de Estocolmo, tal y como se puede consultar en http://www.wipo.int/treaties/docs/english/d-paris.doc). Asimismo, ambos paнses forman parte del Acuerdo GATT referido (tanto Argentina, como Uruguay forman parte desde el 1 de enero de 1995, tal y como se puede observar en http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm).

Examen de los presupuestos de admisibilidad de la demanda contenidos en el Parбgrafo 4 de la Polнtica Uniforme y Parбgrafo 3.(b).ix del Reglamento

De acuerdo con tales disposiciones, la Polнtica Uniforme es aplicable de manera obligatoria cuando se den los tres siguientes elementos:

- Que el nombre de dominio controvertido sea idйntico o similar hasta el punto de crear confusiуn con respecto a una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos,

- Que el demandado no tenga derechos o intereses legнtimos respecto del nombre de dominio,

- Que el demandado posea un nombre de dominio que haya sido registrado y se estй utilizando de mala fe.

A fin de llegar a la decisiуn, este Panel Administrativo, de acuerdo con lo señalado en el Parбgrafo 10.(d) del Reglamento, determinarб la admisibilidad, pertinencia, importancia relativa y peso de las pruebas aportadas por cada una de las partes, valorando, en definitiva, cada una de las pruebas atendiendo a su valor intrнnseco y en conjunciуn con el relato de los hechos.

Preliminar

Con carбcter previo al anбlisis de si, efectivamente, se dan las circunstancias que señala la Polнtica Uniforme para determinar si el registro del nombre de dominio se ha hecho de mala fe, conviene establecer si los Recursos jurнdicos solicitados por los demandantes en su Escrito de Demanda (punto VI de la Demanda, de acuerdo con el Parбgrafo 3.(b).x del Reglamento) se corresponden con los derechos que cada uno de los demandantes ostenta. Esta cuestiуn previa se plantea en la medida en que (i) los demandantes pertenecen todos ellos a un mismo Grupo empresarial y comercial, y (2) los derechos de marca que sirven de base para la interposiciуn de la Demanda corresponden a uno de los demandantes (en concreto, corresponden a Televisiуn Satelital Codificada, S.A.), mientras que se solicita la transferencia del nombre de dominio cuestionado a Arte Radiotelevisivo Argentino, S.A., actual titular del nombre de dominio <tycsports.com.ar>.

Debe tenerse presente, en primer lugar, que nada de lo dispuesto en la Polнtica Uniforme o en el Reglamento impide que sea mбs de una parte la que interponga la demanda, si resulta que mбs de una persona o entidad entienden que ostentan derechos o intereses legнtimos lesionados o agraviados por el uso y registro del nombre de dominio por una misma persona o entidad. Es mбs, si de acuerdo con los Parбgrafos 4.(f) de la Polнtica Uniforme y 10.(e) del Reglamento, se deduce un principio favorable a incluso acumular mъltiples controversias entre demandante y demandado, a fortiori debe admitirse que actъen varias entidades como demandantes, cada una de ellas defendiendo los intereses y derechos legнtimos que ostente o diga ostentar.

En segundo tйrmino, y derivado de lo anterior, no es contrario a la Polнtica Uniforme ni al Reglamento que las partes demandantes decidan dentro del proceso el destino final que ha de tener la titularidad del nombre de dominio controvertido y ello por las siguientes razones. Primero, porque el presente procedimiento tiene como finalidad la de determinar si existen razones que justifiquen que el actual titular del nombre de dominio en cuestiуn lo usa y/o lo ha registrado con mala fe en perjuicio de los derechos e intereses legнtimos del demandante o de uno de los demandantes (Parбgrafo 4 de la Polнtica Uniforme y Parбgrafos 3.(b).viii y 15 del Reglamento). Segundo, el Grupo de Expertos ha de decidir, por consiguiente, sobre si se da una situaciуn ilegнtima concreta que afecte a la titularidad del nombre de dominio, pero no sobre si el titular de la marca o de la situaciуn legнtima a proteger puede o debe transferir la titularidad del nombre de dominio en cuestiуn a otro de los demandantes o a tercero.

O dicho de otra manera: el conflicto que pretende resolver la Polнtica Uniforme y el Reglamento pretende ceñirse a la disputa entre un titular legнtimo de un derecho de marca o de una situaciуn legнtima equiparable, y un titular de un nombre de dominio. Y esa circunstancia es la ъnica sobre la que el Panel de Expertos ha de pronunciarse, puesto que los remedios jurнdicos solicitados por los demandantes constituyen una esfera de libertad propia de dicha parte, equiparable al suplico de una demanda, sobre la que el Panel nada ha de opinar.

Lo anterior no debe significar, por otra parte, que el nombre de dominio en disputa no haya de guardar relaciуn alguna con la persona o entidad a favor de la cual se haya de transferir. En el presente caso, justamente se da la circunstancia de que la entidad Arte Radiotelevisivo Argentino, S.A. pertenece al mismo grupo audiovisual y mediбtico al que pertenece Televisiуn Codificada Satelital, S.A., titular y propietario de los derechos de marca que sirven de base al presente procedimiento. En este sentido, cabe admitir que la defensa de los derechos de marca referidos realmente se estб haciendo de manera compartida, beneficiбndose de sus efectos no sуlo directamente su titular, que los hace valer, sino tambiйn empresas del mismo grupo al que este ъltimo pertenece. No se olvide, por ъltimo, que Arte Radiotelevisivo Argentino, S.A. tambiйn ostenta un derecho legнtimo en el presente procedimiento al ser titular del nombre de dominio <tycsports.com.ar> claramente identificable con el nombre de dominio en cuestiуn.

"4.a.(i) Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn"

Al margen de la partнcula ".COM", que es un atributo propio de los Nombres de Dominio genйricos de Primer Nivel, se produce una total coincidencia entre los elementos textuales fundamentales que conforman los derechos de marca propiedad de una de las demandantes y el nombre de dominio en disputa. En ambos casos se trata de las palabras "TYCSPORTS".

Que se crea confusiуn se acredita por el hecho de que, tal y como demuestran las demandantes en su Anexo K, durante el tiempo en el que estuvo operativo el Sitio Web correspondiente al dominio <tycsports.com> a nombre del Sr. Kirovsky, hubo numerosas visitas que hacнan referencia a programas y acontecimientos deportivos que usualmente son retransmitidos a travйs de los canales televisivos y de Internet de los demandantes.

Por otra parte, el hecho de que, tal y como afirma la demandada, el actual contenido del Sitio Web indique la ausencia de relaciуn alguna con sitios de similar nombre, ni con programas de televisiуn, presupone lуgicamente al menos la posibilidad de confusiуn, puesto que de otro modo no serнa necesaria indicaciуn o advertencia alguna en este sentido. Si el propio titular operativo del nombre de dominio en cuestiуn advierte al pъblico en general acerca de la diferente actividad es que, intrнnsecamente, el nombre de dominio conlleva un factor de confusiуn que motiva tal declaraciуn. Resulta mбs que probable, por consiguiente, que el pъblico en general no perciba diferencia sustancial entre los elementos que conforman el nombre de dominio en disputa y las marcas de las que es titular Televisiуn Codificada Satelital, S.A.

Este resultado es conforme, por otra parte, con las disposiciones y principios derivados de lo dispuesto en los artнculos 15 y 16 del Acuerdo, asн como del artнculo 6.є bis, 8, 10 y 10 bis del Convenio de Parнs.

Por consiguiente, este Panel entiende que se da la circunstancia exigida en el Parбgrafo 4.(a).i de la Polнtica Uniforme.

"4.a.(ii) Ausencia de derechos o intereses legнtimos del Demandado en el nombre de dominio <tycsports.com>

El nombre de dominio <tycsports.com>, segъn alega la demandada, coincide con derechos e intereses legнtimos de los que es titular. A este fin aporta determinada documentaciуn de solicitud y de cesiуn de marcas (vйase Punto 4 anterior de esta Decisiуn) y realiza un alegato en el que trata de demostrar la existencia de un uso previo de las marcas que le han sido cedidas.

A este respecto, este Panel de Expertos debe hacer las siguientes apreciaciones:

Del anбlisis de la documentaciуn obrante en los Anexos 1, 2 y 3 se deduce que la misma tiene efectos exclusivamente inter partes, por tratarse de documentos privados, firmados entre el anterior titular del nombre de dominio en disputa y el actual demandado, que a juicio de este Panel carecen del mбs mнnimo valor probatorio no ya sуlo por el hecho de que la exactitud de los datos allн contenidos no haya sido adverada por medio de fedatario pъblico, sino tambiйn por el hecho de que, en consecuencia, los efectos de dicha informaciуn no le son oponibles a terceros de buena fe que puedan ostentar derechos sobre el objeto de la cesiуn. Las consecuencias que para el cesionario (actual demandado) pudiera traer la eventual transferencia del nombre de dominio en disputa a favor de los demandantes, deberбn ser asumidas por el propio demandado y repercutirlas a su contraparte en el contrato de cesiуn al que alude, iniciando las oportunas acciones legales de las que crea estar asistido por transmisiуn fraudulenta.

Lo anterior es un principio tradicional en materia de derecho civil y registral que resulta aplicable a la controversia objeto de esta decisiуn. Precisamente, esa salvaguarda de los derechos de terceros es la que permite pensar que si se produjo la cesiуn no fue por no existir una notificaciуn al antiguo registrador (el NSI), como alega el demandado, sino por la lentitud de los exhortos internacionales que muy probablemente hizo que la notificaciуn llegara demasiado tarde para que se tomara constancia de la misma por parte del Registrador.

En esa lнnea de demostraciуn del interйs legнtimo o derecho del demandado a usar el nombre de dominio en disputa, aduce tambiйn la adquisiciуn de un derecho marcario sobre el signo "TYCSPORTS" (Anexo 4), asн como de los signos "TYCESPORT WOLD" (sic) y "TYCESPORT WORLD.COM" (Anexos 5 y 6).

Si se observan los documentos en cuestiуn, se puede observar de nuevo su falta de adveraciуn a travйs de fedatario pъblico con los documentos originales. En concreto, los documentos incorporados son meras fotocopias que carecen de las mнnimas notas de rigor para admitir, con pleno valor probatorio de la pretensiуn que sustentan, su contenido. Asн, en el Anexo 4 ni siquiera se observan sello oficial de entrada, firma del encargado o cualquier otro signo que permita distinguir lo que serнa un documento oficial, de un documento creado ex professo con fines procesales fraudulentos a instancia de parte.

Asimismo, tampoco puede darse pleno valor probatorio a los documentos obrantes en los Anexos 5, 6 y 7, porque los mismos, aunque ya sн tienen una mayor apariencia de legalidad (aunque tampoco ofrecen plenas garantнas de fidelidad con el original, al no estar adverados por medio de fedatario pъblico, al contrario de lo que sн hacen los demandantes), ponen de manifiesto que las solicitudes de marca a que se refieren se hicieron en octubre de 2000, esto es, cuando la existencia del litigio no podнa ser desconocida (de acuerdo con el нter procedimental mбs arriba descrito) para el demandado.

Todo ello hace pensar a este Panel que tales documentos no son mбs que una prueba preconstituida por el demandado con evidentes бnimos fraudulentos, debiendo rechazarse, en consecuencia, de manera absoluta.

En cualquier caso, debe hacerse notar lo siguiente: primero, en definitiva, se tratarнa de meras solicitudes de registro de marca, lo que excluye la posibilidad de que se haya obtenido un registro definitivo del derecho marcario; segundo, carece de sentido y eficacia frente a tercero cualquier menciуn relativa al uso previo de un derecho marcario realizada por el solicitante del mismo, ya que se tratan de manifestaciones vertidas por el propio interesado, y porque para hacer valer tales derechos eficazmente, deberнa instar el correspondiente proceso de nulidad de la marca ya registrada contra la que, dadas las circunstancias de este caso, claramente atentarнa. En cualquier caso, no cabe interpretar esta menciуn, sino como un escalуn mбs en la mala fe puesta de manifiesto por el demandado en la demostraciуn fraudulenta de sus pretendidos derechos o intereses legнtimos.

Por ъltimo, tampoco merecen relevancia alguna las alegaciones del demandado en el sentido de que al estar el Sitio Web vacнo y sin contenido, no se puede estar llevando a cabo uso antijurнdico alguno de los derechos de marca de los demandantes. Como repetidamente ha tenido ocasiуn de manifestar el Centro en casos anбlogos, es irrelevante el hecho de que el Sitio Web estй con contenido o sin йl: el simple hecho de que el legнtimo titular de los derechos de marca no pueda acceder a la titularidad del nombre de dominio implica por sн mismo un uso de dicho derecho de marca de manera ilegнtima (Casos D2000-0222 y D2000-0239).

Lo anterior es conforme, asimismo, con lo señalado en los artнculos 15 y 16 del Acuerdo TRIPS, asн como con los artнculos 6.є bis, 8, 10 y 10 bis del Convenio de Parнs.

El Panel Administrativo entiende, por consiguiente, que se da el requisito exigido por la Polнtica Uniforme en su Parбgrafo 4.a.(ii).

"4.a.(iii) Registro por parte del demandado y uso del nombre de dominio de mala fe"

En primer lugar, debe hacerse hincapiй en que las demandantes aportan pruebas suficientes y de contenido fehaciente sobre la titularidad de los derechos de marca que sirven de sustento para su demanda.

A juicio de este panel, dadas las circunstancias del caso es ilуgico suponer que el demandado no haya registrado y no estй usando el nombre de dominio de mala fe, entendido esta circunstancia como conocimiento subjetivo de que con el registro y uso de un determinado nombre de dominio se estб causando un daño. Y a esta conclusiуn se llega a partir de lo siguiente:

- El carбcter bien conocido y renombrado que tienen las marcas y la actividad comercial de las demandantes en el entorno geogrбfico, cultural y comercial en el que se mueven tanto demandantes como demandado. Con una actividad tan diversa como la probada por las demandantes (en sectores de ediciуn grбfica, producciуn audiovisual, televisiуn e Internet) y una penetraciуn en los hogares del pъblico (a travйs de televisiуn por cable y periуdicos) como la señalada por las demandantes en su escrito, es inimaginable pensar que el uso de los signos "TYCSPORTS" era desconocido para la demandada.

- Ahondando en la circunstancia anterior, hay que hacer notar que los demandantes, en los vнdeos aportados como Anexos I-5 e I-6, hacen uso en todo momento, constantemente, de la expresiуn "Torneos y Competencias", asн como de su abreviatura "TyC" en diferentes variantes y con diversos complementos como tнtulos de programas de televisiуn protegidos como obras literarias y artнsticas por el Convenio de Berna para la protecciуn de las obras literarias y artнsticas de 1886, revisado en Parнs el 24 de julio de 1971, y ratificado tanto por Argentina como por Uruguay (ratificado en 10 de junio de 1967 y 10 de julio de 1967, respectivamente, como se puede ver en http://www.wipo.int/treaties/docs/english/e-berne.doc). En este sentido, cabe argumentar que la utilizaciуn como nombre de dominio de una denominaciуn que el pъblico identifica como tнtulo de una obra ajena es una prueba adicional y corroborante del registro abusivo de nombres de dominio.

- Que como la propia demandada reconoce, el hecho de poner el aviso en su Sitio Web precaviendo a terceros sobre la ausencia de relaciуn entre dicho Sitio y los de otras titulares, no hace sino demostrar que el demandado es consciente de la existencia de tales sitios y cuando menos de que el nombre de dominio disputado puede entrar en colisiуn con derechos o intereses legнtimos de terceros. Esa actitud es consciente y activa por parte del demandado.

- La elecciуn del nombre de dominio no puede responder a la casualidad, cuando la identidad o similitud entre dicho nombre y los derechos de marca de las demandantes, asн como su nombre de dominio regional <tycsports.com.ar>, es absoluta. Esa bъsqueda es consciente y no puede ser casual.

- La ausencia de un objeto de explotaciуn claro y terminante del Sitio Web al que corresponde el nombre de dominio en disputa, dбndose la circunstancia que, ademбs, tampoco la demandada ha aclarado a quй tipo de servicio se dedica o en quй sector de producciуn se encuentra.

- Por ъltimo, aunque ya no es una cuestiуn de apreciaciуn de mala fe, bien es cierto que como comprador, la demandada deberнa haber desplegado una mнnima diligencia a fin de comprobar si lo que se le vendнa no entrañaba la infracciуn y violaciуn de derechos legнtimos de tercero.

Finalmente, una apreciaciуn mбs acerca de la mala fe con la que actъa y ha actuado la demandada viene de las propias circunstancias del caso.

En efecto, de las circunstancias del caso, a la luz de los antecedentes publicados por el Centro en las pбginas que le corresponden dentro del sitio Web de la OMPI, demuestran que sin duda alguna el Sr. Jorge O. Kirovsky originalmente titular del nombre de dominio tiene relaciуn нntima con la sociedad de responsabilidad limitada demandada en este Caso o lisa y llanamente es uno de sus socios.

La lectura de la decisiуn dictada en el Caso No. D2000-0428 "Yahoo! Inc. v. Jorge O. Kirovsky" (http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/d2000-0428.html) demuestra que en ese Caso el demandado resultу ser dicho Sr. Jorge O. Kirovsky, con el mismo domicilio que la sociedad demandada en estos autos (Nota 1) que aquн se presenta como un tercero ajeno a esa persona y adquirente de buena fe de nombres de dominio y derechos marcarios. El Panel no puede dejar de señalar que el domicilio electrуnico elegido por el demandado en estos autos es jok@intersys.com.uy compuesto por las iniciales del citado nombre de persona, lo que lleva a sospechar que si se examinaran los antecedentes del caso citado se descubrirнa ademбs que Yahoo S.R.L. y el Sr. Jorge O. Kirovsky no solamente tienen el mismo domicilio en el "mundo real" sino tambiйn en el "mundo virtual".

De acuerdo con los antecedentes que surgen del caso citado, fue el Sr. Jorge O. Kirovsky quien el 2 de Junio de 2000 (es decir contemporбneamente con el inicio del conflicto con los actores de este caso) constituyу la sociedad YAHOO S.R.L. (Nota 2), lo que refuerza la presunciуn en el sentido de que el original registrante del nombre de dominio en disputa y la persona jurнdica demandada en este Caso estбn нntimamente relacionados.

La relaciуn entre el Sr. Jorge O. Kirovsky y YAHOO S.R.L. desvanece toda credibilidad que pudieran tener las defensas argüidas en este caso sobre la base de ser dicha persona un tercero ajeno al juicio. Por el contrario, la evidencia de tal relaciуn sirve de fuerte refuerzo para considerar que la conducta de YAHOO S.R.L. llena los extremos previstos por el Parбgrafo 4. b) ii) de la Polнtica Uniforme en cuanto indica habitualidad en el ejercicio del registro abusivo de nombres de dominio. (Nota 3)

De todas las anteriores circunstancias no se puede sino presumir que el uso y el registro (esto es, transferencia) del nombre de dominio se hizo de mala fe, a sabiendas de que se estaba perjudicando un derecho y un interйs legнtimo de terceros.

Este Panel Administrativo considera, pues, que tambiйn se da el requisito previsto en el Parбgrafo 4.a.(iii) de la Polнtica Uniforme.

 

7. Decisiуn

De acuerdo con los Parбgrafos 4.(i) de la Polнtica Uniforme y 15 del Reglamento, asн como en consonancia con las disposiciones correspondientes y señaladas en esta Decisiуn de los Acuerdos TRIPS y del Convenio de Parнs, los demandantes han probado que el nombre de dominio disputado es idйntico a derechos de marca titularidad de una de ellas, que el Demandado carece de interйs legнtimo o derecho en el uso del nombre en cuestiуn, no habiendo probado a su vez el Demandado que ostente derechos o intereses legнtimos sobre dicho nombre, y que el Demandado estб usando y ha registrado de mala fe tal nombre. Por consiguiente, conforme con los artнculos antes mencionados, el Panel requiere que el registro del nombre de dominio <tycsports.com> sea transferido a Arte Radiotelevisivo Argentino, S.A., de acuerdo con los remedios jurнdicos solicitados por los demandantes.

 

 

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Josй Carlos Erdozain
Panelista Presidente

Mauricio Jalife
Panelista

Antonio Millй
Panelista

Fecha: 22 de diciembre de 2000

 

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Notas:

1. "The respondent is Jorge O. Kirovsky, an individual with an address at Artigas 601, Colonia, Uruguay ("the Respondent")."

2. Also after the Complaint was submitted, Respondent on May 30, 2000, registered the trademark "YAHOO" in Uruguay and on June 2, 2000, established a business called "yahoo S.R.L".

3. ii) usted ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando usted haya desarrollado una conducta de esa нndole;