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Centro de Mediaciуn y Arbitraje de la OMPI

1.1.- Demandante: Caspro, S.A., con domicilio social en c/ del Sol 1, de la localidad barcelonesa de L'Ordal - España

1.2.- Demandado: D. Juan Palacio Bañeres, de nacionalidad española, residente en Avda. Puerta Sancho, 21, 50003 Zaragoza - España.

2.1.- La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <tres.com>.

2.2.- La entidad registradora de ese nombre de dominio es NETWORK SOLUTIONS, INC., con domicilio en 505 Huntmar Park Drive, Hurndon, Virginia, 20170 - 5139, USA.

3.1.- Una demanda, de acuerdo con la "Polнtica Uniforme de Soluciуn de Controversias en materia de Nombres de Dominio", en lo sucesivo denominada "Polнtica Uniforme", segъn fue adoptada por ICANN el 24 de Octubre de 1999, y de acuerdo con el Reglamento igualmente adoptado por ICANN para esa Polнtica Uniforme, en lo sucesivo "el Reglamento ", fue presentada ante el Centro de Mediaciуn y Arbitraje de la OMPI, en lo sucesivo "El Centro de Arbitraje", el dнa 11 de Agosto de 2000.

3.2.- Una copia de la demanda fue enviada por correo electrуnico a la entidad registradora y al demandado, quien contestу a la demanda con fecha 11 de Septiembre de 2000.

3.3.- Con fecha 11 de Octubre, de acuerdo con la peticiуn del demandado de que la disputa fuera decidida por un panel compuesto de un solo miembro, la OMPI designу a Luis H. de Larramendi como panelista, haciйndole llegar el siguiente dнa 13 de ese mismo mes copia completa de la documentaciуn.

4.1.- La demandante es la entidad española Caspro, S.A., que manifiesta ser entidad matriz de dos subsidiarias, Griferнa Tres, S.A. y Trescomercial, S.A.

Invoca como propia la marca TRES registrada en España al nъmero 1.702.370 para aparatos sanitarios, grifos y otros productos de la clase 11 del Nomenclбtor Internacional de productos y servicios, aportando como elemento probatorio copia de un tнtulo de propiedad de esa marca que señala como titular a la firma Griferнa Tres, S.A.

Invoca igualmente la titularidad de otras marcas TRES, TRES con tipografнa caracterнstica y GRIFERIA TRES con tipografнa y grбfico caracterнstico, en diversos paнses del mundo, aportando listados alusivos, sin adveraciуn ninguna.

Igualmente se invoca la titularidad del registro internacional 597.601, adjuntando copia del certificado de registro del mismo que, al menos a este panel, le ha sido remitido de forma incompleta, y que igualmente muestra como titular de esa marca TRES a la firma Griferнa Tres, S.A.

4.2.- El demandado es una persona fнsica, D. Juan Palacio Bañeres, de nacionalidad española, que profesionalmente despliega su actividad en el mundo de la informбtica y, concretamente, de la informбtica vinculada a la red, en el campo de la ediciуn y publicaciуn de pбginas Web en Internet.

4.3.- A los efectos de este procedimiento arbitral son de tener en cuenta los siguientes hechos:

- La entidad demandante no reclama ni acredita notoriedad especial para su marca TRES.

- Al acceder a la direcciуn <tres.com> se observa la reproducciуn de la publicaciуn "PERL pбginas Web interactivas" de Juan palacio, titular de su copyright, y con fecha de publicaciуn en Marzo de 1998, asн como un vнnculo bajo la denominaciуn-cуdigo PERL por el que se accede a la direcciуn <tres.com/perl> en la que, sin ningъn contenido de tipo publicitario, se ofrece informaciуn sobre aspectos varios de la preparaciуn de pбginas Web interactivas.

- El panel ha accedido igualmente a la base de datos Sitadex de la Oficina Española de Patentes y Marcas, comprobando que desde 3 de Febrero del año 2000 es titular del registro de marca 1.702.370 TRES la firma Caspro, S.A., por transferencia de su anterior titular.

5.1.- Demandante

El demandante afirma:

- que es titular de marcas españolas y extranjeras para la denominaciуn TRES, que son idйnticas al nombre de dominio <tres.com>,

- que el demandado no tiene ningъn derecho legнtimo para ese nombre de dominio, careciendo de toda relaciуn con la demandante, que en ningъn momento ha autorizado su utilizaciуn,

- que no hay prueba del uso por el demandado de su nombre de dominio de buena fe en el ofrecimiento de productos o servicios, ni de preparativos serios para ello, asн como que el demandado no estб haciendo uso legнtimo del nombre de dominio,

- que el dominio debe considerarse que ha sido solicitado y registrado de mala fe ya que al accederse a la pбgina <tres.com> -aportбndose un extracto de haber efectuado dicha consulta el dнa 20 de Enero del año 2000- se direcciona a <greatdomains.com>, donde aparece dicho dominio ofrecido en venta por la cifra de 150.000 $.-, lo que acredita que el propуsito de venderlo al solicitante, o a sus competidores, fue el objetivo principal de la obtenciуn del dominio.

- que el ъnico uso que estб haciendo el demandado del dominio <tres.com> es a efectos de su venta, impidiendo asн al demandante la utilizaciуn legнtima de su propio dominio, forzбndole a su adquisiciуn.

Que como consecuencia de la falta de interйs legнtimo y del uso y registro de mala fe, el demandante solicita la transferencia a su favor del dominio <tres.com>.

5.2. El demandado

El demandado ha contestado a las alegaciones del demandante señalando:

- que el demandante carece de legitimaciуn, pues las pruebas que aporta indican que el titular de la marca TRES es persona distinta de la firma Caspro, que inicia el procedimiento,

- que la palabra TRES es una palabra de uso comъn en español por lo que no puede existir un monopolio a favor de la demandante,

- que ha utilizado ininterrumpidamente de buena fe la denominaciуn <tres.com> en relaciуn con sus actividades en el mundo de la informбtica y la preparaciуn de pбginas web,

- que la presencia temporal del dominio <tres.com> en la pбgina <greatdomains.com> a efectos de su venta se debiу a una pura experiencia, sin resultado prбctico, considerando que es legнtima la venta de un derecho legalmente adquirido,

- que la utilizaciуn, no comercial, de un dominio .com, es legнtima,

- que la adquisiciуn del dominio fue legнtima, como lo estб siendo su uso, donde la falta de un espнritu lucrativo se acredita con la inexistencia de mensajes mуviles u otro material publicitario en sus pбginas,

- que no ha tenido conocimiento nunca, hasta el momento de la demanda, de la existencia de las marcas "TRES", ni de la identidad de su propietaria,

- que nunca ha sido contactado por la firma Caspro, S.A. antes de iniciar el procedimiento arbitral,

- que nunca ha ofrecido a la entidad demandante la venta de su dominio,

- que en el dominio <tres.com>, en la direcciуn y <tres.com/perl> se ofrece un valor añadido a la comunidad Internet, a travйs de su obra, que goza de la relevancia que le otorga el estar preparada por una personalidad de primer orden en la comunidad de programadores Perl de habla hispana.

Ademбs de otras consideraciones el demandante solicita que se desestime la demanda y se decrete la continuidad a su favor en el uso del nombre de dominio <tres.com>.

6.1.- Reglas aplicables

En cuanto a las reglas aplicables desea el panel efectuar unas consideraciones previas, que son las siguientes:

- la regla bбsica para el registro de nombres de dominio en el sistema de ICANN es la conocida en inglйs como "first come, first served", que responde al principio de derecho español "prius in tempus, potior in iure",

- la Polнtica Uniforme de Resoluciуn de Conflictos de ICANN, que fue aprobada con fecha 26 de Agosto de 1999, supone una excepciуn a ese principio general que, como todas las excepciones debe aplicarse, conforme al derecho español, con las debidas cautelas en una interpretaciуn no extensiva.

- que el elemento esencial de esa polнtica es la determinaciуn o no de la existencia de mala fe en la conducta del demandado al adoptar un nombre de dominio, pues sobre esa mala fe radica toda la construcciуn de la Polнtica Uniforme, ya que cuando ella concurre difнcilmente puede haber derecho legнtimo al registro, y difнcilmente tambiйn puede estarse produciendo un uso de buena fe,

- que aъn cuando en la determinaciуn de la existencia de mala fe, de la falta de derechos legнtimos, y el uso de mala fe, el panel ha de considerar las conductas que, de manera no limitativa, se señala en la "Polнtica Uniforme" como constitutivas de las mismas, igualmente el panel puede tener en cuenta otras conductas o circunstancias para formar su criterio,

- que sin perjuicio de la facultad del panel para comprobar datos o hechos, y en especial acudir a la red Internet para obtener informaciуn adicional (como ya han acreditado las decisiones de los casos D2000-0076 / D2000-0140 / D2000-0383), en principio la carga de la prueba corresponde a quien afirma, conforme al principio general del derecho de que: "incumbit probatio qui dicit, non qui negat", sin perjuicio de la facultad de evaluaciуn de las circunstancias que se concede al panel.

6.2.- Examen de los presupuestos de admisibilidad de la demanda contenidos en el apartado 4 a) de la polнtica uniforme.

Estos son:

- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idйntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusiуn, con una marca de productos o servicios anterior sobre la que el demandante tenga derechos,

- que el demandado carezca de derechos o interйs legнtimo en relaciуn con el nombre de dominio, y

- que el nombre de dominio haya sido registrado y se utiliza de mala fe.

6.2.1.- Anбlisis de la identidad o semejanza entre marca y dominio

Aъn cuando el demandante no ha probado con la debida diligencia su titularidad sobre la marca TRES, el panel en su bъsqueda de la verdad material, ha comprobado su titularidad sobre la marca española TRES que invoca.

Esa marca es idйntica al dominio <tres.com>, eliminada de la comparaciуn la partнcula correspondiente al nivel superior de dominio genйrico.

Hay que tener en cuenta, no obstante, en la comparaciуn de la marca y el dominio TRES y <tres.com> el carбcter restrictivo con que la jurisprudencia del Tribunal Supremo español considera la exclusiva que se otorga al titular de una marca consistente en elementos de la numeraciуn decimal, en su transcripciуn fonйtica o en su representaciуn numйrica como ha declarado, entre otras, la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de Febrero de 1987, donde se decнa: ..."sin olvidar -finalmente- que no cabe apropiaciуn de elementos genйricos como son aquйllos que forman parte de la numeraciуn decimal en su escritura arбbiga". La marca existe, pero su бmbito de exclusiуn es limitado, lo que es una circunstancia tambiйn a considerar cuando ese бmbito de exclusiуn pretende trasladarse al cinberespacio, y no se esgrime ni acredita una notoriedad que refuerce la singularidad y atribuciуn a un origen del signo que se invoca.

6.2.2.- Anбlisis de la existencia o inexistencia de derechos o intereses legнtimos por parte del demandante en el nombre de dominio controvertido.

Analizando esta cuestiуn se observa que el demandado:

- ha obtenido el dominio <tres.com> en fecha tan veterana como el 6 de Diciembre del año 1996,

- que ese dominio, de manera directa, o a travйs de la direcciуn <tres.com/perl> ha estado presente desde entonces en la red, gozando de reconocimiento y presencia, como acredita la referencia al mismo de los mбs importantes buscadores, y la publicaciуn del demandado, Juan Palacio, de Marzo de 1988 con el tнtulo "PERL Pбginas Web Interactivas",

- que el demandado no tiene motivo especial para haber conocido, en Diciembre de 1996, ni con posterioridad, la existencia de la marca TRES, que no es una marca que pueda considerarse con una notoriedad que hiciera difнcil la falta de su conocimiento para un residente en España.

- que la palabra "tres" es una palabra comъn de la lengua española.

Como consecuencia de esas razones, y de la prueba general que se desprende de la respuesta del demandado, el panel estima que ha existido interйs legнtimo por parte del demandante en la adopciуn del dominio controvertido.

6.2.3.- Anбlisis de la existencia o no de mala fe en el registro del nombre de dominio <tres.com>, y anбlisis de la existencia o no de uso de mala fe de ese nombre de dominio.

Corolario indiscutible de la existencia de un interйs legнtimo en la adopciуn del nombre de dominio <tres.com> es el que йste no pueda considerarse que ha sido registrado de mala fe.

En cuanto al uso de mala fe hay dos aspectos que el panel desea tratar:

- el uso no comercial, pero que indudablemente presta un servicio a la comunidad Internet, de la pбgina <tres.com>, y

- la oferta de venta en la pбgina <greatdomains.com>.

En cuanto al primer aspecto considera vбlido un uso de la naturaleza del efectuado por el demandado, en lнnea con la doctrina sentada en la decisiуn del panel en el caso D2000-0161.

En cuanto a la oferta de venta del dominio a travйs de la pбgina <greatdomains.com>, esta parte considera, con otras decisiones de panelistas de WIPO, que comienzan con la D2000-001, que es un indicio importante de la existencia de falta de interйs legнtimo en el registro, del registro de mala fe, y de uso igualmente de mala fe.

Pero para que una decisiуn definitiva sobre este particular pueda adoptarse, ha de ponerse en consonancia dicha conducta con otros aspectos que consten y que hayan sido sometidos al panel. Todo ello desde la consideraciуn de que, "per se", la venta de un nombre de dominio no puede considerarse una actividad ilнcita, como no lo es la transferencia o cesiуn de cualquier derecho, concesiуn administrativa, etc., (para no entrar a analizar la naturaleza jurнdica de los nombres de dominio) legнtimamente adquirido.

En este caso la antigüedad del dominio, la efectiva utilizaciуn del mismo en relaciуn con una actividad honorable, hacen que no pueda considerarse constitutiva de mala fe la oferta no consumada de venta del dominio.

El Panel Administrativo decide que el demandante, por las razones precedentemente expresadas, no ha probado, de acuerdo con el pбrrafo 4 a) (i), (ii) y (iii) que concurren los tres elementos en ellos contemplados y, consiguientemente, el Panel Administrativo desestima la demanda.

Luis H. de Larramendi
Panelista ъnico

26 de Octubre de 2000