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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

 

DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Bodegas Vega Sicilia, S.A. vs Tom Stenberg

Caso No. D2000-1028

 

1. Las partes

1.1. Demandante: Bodegas Vega Sicilia, S.A., con domicilio social en Finca Vega Sicilia, Carretera Nacional 122, Km 323, 47359 Valbuena de Duero (España), representada por D. Antonio Creus y D. Albert Agustinoy, Cuatrecasas Abogados, con domicilio en Calle Velбzquez, 63, 28001 Madrid (España), Tel. 00 34 91 524 71 43, Fax 00 34 91 524 71 62, E mail: antonio_creus@ cuatrecasas.com y albert_agustinoy@ cuatrecasas.com.

1.2. Demandado: D. Tom Stenberg, domiciliado en Calle Eurosol nє 19, 10-A, Torremolinos, 29620 Mбlaga (España), representado por D. Fernando Nъñez, Nъñez y Riscos Abogados, domiciliado en Avenida de Palma de Mallorca nє 35 -1є 1/2, Torremolinos 29620 Mбlaga (España), Tel. 00 34 952 387 504, Fax: 00 34 952 372 926, Correo electrуnico Fernando@ nrabogados.com..

 

2. El Nombre de Dominio y el Registro

2.1. Esta demanda tiene como objeto el nombre de dominio, "vegasicilia.com"

2.2. La entidad registradora del citado nombre de dominio es NETWORK SOLUTIONS, INC., con domicilio en 505 Huntmar Park Drive, Hurndon, Virginia, 20170 - 5139, USA.

 

3. Iter procedimental

3.1. Una demanda, de acuerdo con la "Polнtica Uniforme de Soluciуn de Controversias en materia de Nombres de Dominio", en lo sucesivo denominada "Polнtica Uniforme", adoptada por ICANN el 24 de Octubre de 1999, y de acuerdo con el Reglamento adoptado tambiйn por ese Organismo para desarrollo de esa "Polнtica Uniforme", en lo sucesivo "el Reglamento ", fue presentada ante el Centro de Mediaciуn y Arbitraje de la OMPI, en lo sucesivo "el Centro de Arbitraje", el dнa 11 de Agosto de 2000.

3.2. Con fecha 3 de Octubre de 2000 la demanda fue notificada al demandado quien posteriormente en fecha 17 de Octubre remitiу un correo electrуnico al Centro de Arbitraje, solicitando la continuaciуn del procedimiento en español, asн como una extensiуn del plazo. Con esta misma fecha el Centro contestу a la representaciуn del demandado a las cuestiones planteadas.

3.3. Con fecha 18 de Octubre de 2000 el demandante remitiу al Centro un correo electrуnico solicitando que no se concediera la continuaciуn del procedimiento en español ni tampoco la extensiуn del plazo que habнa sido solicitado por el demandado.

3.4. Con fecha 26 de Octubre de 2000 el Centro recibнa la contestaciуn a la demanda, por parte del demandado, vнa correo electrуnico para recibirla tambiйn, con fecha 27 de octubre, en formato papel.

3.5. Mediante notificaciуn de 24 de Noviembre de 2000 la Administradora del procedimiento trasladaba el expediente a D. Alberto de Elzaburu, designado como Panelista Unico en el mismo.

 

4. Idioma del procedimiento

4.1. Ya se ha indicado precedentemente, en el iter procedimental, que el demandado habнa solicitado expresamente la continuaciуn del procedimiento en español, peticiуn a la que el demandante se habнa negado.

En el apartado 11 del Reglamento se señala que a menos que se acuerde por las partes o se especifique de otra forma en el acuerdo de registro, la lengua del procedimiento serб la lengua del acuerdo de registro, salvo que el Panel atendiendo a las circunstancias del caso pueda decidir en otro sentido.

En relaciуn con ello este Panel decide, atendiendo a la residencia en España de las dos partes y a las circunstancias generales del procedimiento, dictar la presente decisiуn en español.

 

5. Cuestiуn previa

5.1. Antes de entrar en el apartado de antecedentes de hecho este Panel desea esclarecer la cuestiуn planteada por el demandado en su escrito de contestaciуn respecto a la aplicabilidad de las normas contenidas en la Polнtica Uniforme, al dominio "vegasicilia.com" por el hecho de que la fecha de registro del dominio sea anterior a la entrada en vigor de dicha normativa.

En el pбrrafo 158 del Informe Final sobre el proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet de 30 de Abril de 1999, al pronunciarse sobre el "carбcter obligatorio del procedimiento", se afirma:

"En el Informe Provisional de la OMPI se recomendaba que el procedimiento administrativo fuera obligatorio en el sentido de que cada solicitante del registro del nombre de dominio debe, en el contrato de registro del nombre de dominio, quedar obligado a someterse al procedimiento si un tercero inicia una demanda en su contra. Si el sometimiento del procedimiento fuera facultativo para los solicitantes, se consideraba que la opciуn del procedimiento no darнa como resultado una mejora considerable de la situaciуn actual, ya que aquellas personas que registran nombres de dominio de mala fe, abusando de los derechos de propiedad intelectual de terceros difнcilmente elegirнan someterse al procedimiento (que es mas econуmico y rбpido que el recurso de los tribunales), sino que preferirнan que los titulares legнtimos de los derechos de propiedad intelectual no tuviesen mбs posibilidad que incoar litigios ante los tribunales, con los costos y demoras correspondientes".

En la respuesta de verificaciуn enviada al Center por el Registrador, NETWORK SOLUTIONS, INC., con fecha 24 de Septiembre de 2000, se establece claramente, en el punto 4, que el contrato de servicios 5.0 se encuentra en vigor para este dominio.

En el apartado nє 8 de dicha modalidad de contrato se señala literalmente:

"DOMAIN NAME DISPUTE POLICY. If you reserved or registered a domain name through us, you agree to be bound by our current domain name dispute policy that is incorporated herein and name a part of this Agreement by reference. The current version of the dispute policy may be found at our Web site:

http://www.networksolutions.com/legal/dispute-policy.html. Please take the time to familiarize yourself with that policy."

Si se accede a la citada direcciуn aparece la siguiente informaciуn:

A su vez, se accede a travйs del vocablo subrayado "rules" a la informaciуn que figura a continuaciуn reproducida

Puede verificarse que desde el dнa 1 de enero 2000, se encuentra en pleno vigor la polнtica de resoluciуn de disputas.

Es claro, por tanto, que no pueden existir dudas sobre la aplicabilidad de la Polнtica Uniforme al supuesto que nos ocupa.

 

6. Antecedentes de hecho

6.1. La firma demandante, Bodegas Vega Sicilia, S.A., es titular de numerosos registros de marca en España asн como en diversos paнses del extranjero, todos ellos consistentes en la denominaciуn VEGA SICILIA. Todos los registros de marca que, de forma general, acaban de ser objeto de menciуn se encuentran relacionados y acreditados en el anexo nє 3 del escrito de demanda.

6.2. La denominaciуn VEGA SICILIA (tanto las marcas como la razуn social), son indudablemente notorias en el sector vinнcola, notoriedad que afirma el demandante en su escrito de demanda y que reconoce el demandado en su escrito de contestaciуn. No en vano califica al vino procedente de dichas Bodegas como "el mejor vino del mundo".

6.3. El demandado es una persona fнsica, D. Tom Stenberg, residente en Mбlaga, España.

6.4. A los efectos de este procedimiento arbitral es tambiйn de tener en cuenta el hecho de que el dominio "vegasicilia.com" fue registrado el 12 de noviembre de 1997.

 

7. Pretensiones de las partes

7.1.- Demandante

El demandante, en su escrito de demanda, establece:

- que la marca VEGA SICILIA es objeto de gran notoriedad y consideraciуn en el mercado.

- que no existe duda alguna para decidir sobre la identidad entre el dominio controvertido, "vegasicilia.com" y las marcas registradas por el demandante, todas ellas para la denominaciуn VEGA SICILIA.

- que el demandado carece de interйs legнtimo para registrar el dominio, ya que no ostenta ningъn derecho de marca ni relaciуn alguna con el titular y que, al no llevar a cabo actividades comerciales a travйs del dominio controvertido, el objetivo del demandado es impedir el uso del citado dominio por parte de Bodegas Vega Sicilia, S.A.

- que la ausencia de uso del dominio controvertido por el demandado ratifica la anterior apreciaciуn de que su ъnico objetivo era impedir el registro del mismo por parte del titular de las marcas correspondientes, conclusiуn que se refuerza por el hecho de que ninguno de los otros dominios registrados por el demandado, correspondientes a marcas de terceros, han sido objeto de uso alguno.

- que el dominio fue registrado de mala fe, con la ъnica intenciуn de impedir al titular de la marca anterior registrar el dominio controvertido, circunstancia sobre la que no cabe duda al no tener el demandado interйs legнtimo ni relaciуn con la demandante ni derecho alguno de marca.

- que todos los especialistas del sector conocen sobradamente el vino procedente de las Bodegas Vega Sicilia, S.A., por lo que el demandado, que se declara experto en vinos y que ademбs es aparentemente propietario de la firma Tadiat, S.L. que desempeña sus actividades en el sector, era plenamente conocedor de la marca y del producto que distingue, por lo que su comportamiento es totalmente contrario a la buena fe.

- que la mala fe del demandado queda ademбs demostrada por la inclusiуn del disclaimer que йste ha introducido en su pбgina web, dirigido a la demandante y que se reproduce en la demanda como anexo nє 4.

- que el demandado contactу con el demandante vнa telefуnica solicitando participar en el accionariado de la compañнa para poder venderles el dominio, por lo que resulta claro que la supuesta ausencia de intenciуn lucrativa alegada por el demandado es falsa.

- que la condiciуn exigida por el demandado para la transferencia del dominio al demandante supera el coste de registro y mantenimiento del dominio.

- que el demandado ha incluido contenidos que podrнan dañar la imagen corporativa de la demandante, consistentes en textos y fotografнas que podrнan considerarse ofensivas para dicha imagen.

Como consecuencia de ello se solicita la transferencia del dominio controvertido a la firma demandante.

7.2. El demandado

El demandado, por su parte, establece en su escrito de contestaciуn lo siguiente:

- que el dominio controvertido no ha sido registrado o adquirido con el fin de vender, alquilar o ceder el mismo al demandante o a un competidor por un valor que supere los costes de registro y mantenimiento del dominio.

- que la razуn de registrar el dominio controvertido es crear una pбgina web en honor del que por el demandado se considera como el mejor vino del mundo, con el fin de dar a conocer opiniones personales respecto los vinos españoles.

- que la total ausencia de бnimo de lucro queda demostrada por la inclusiуn en la pбgina web identificada por el dominio controvertido del disclaimer reproducido, tanto como anexo nє 4 del escrito de demanda como en el pбrrafo 30 del escrito de contestaciуn a la demanda.

- que el contenido de dicho disclaimer se ha malinterpretado porque en realidad lo que se le pedнa a la demandante es que se incluyera al demandado como posible comprador en las mismas condiciones que cualquier otro comprador, calificando como desafortunada la inclusiуn de la palabra "socio", por cuanto pudiera dar lugar, equivocadamente a un aparente deseo de participar en el capital social de la demandante.

- igualmente el demandado niega que haya habido contacto telefуnico alguno entre ambas partes, señalando que al hacer dicha afirmaciуn el demandante pretende ъnicamente cubrir el requisito de procedimiento imputando al demandado una conducta directamente encuadrable en las previsiones de la "Polнtica Uniforme".

- asн mismo señala que en la contestaciуn a la demanda queda demostrado que:

* el registro de dominio se registrу para poner en funcionamiento una pбgina web dedicada a difundir los vinos y sus propias opiniones sobre estos.

* que dicha pбgina lleva en funcionamiento casi 3 años.

* que no es usada para comerciar con vinos o actividades similares al amparo de la marca del demandante, ni para actuar en menoscabo de tales vinos, ni para obtener, en suma, ningъn beneficio econуmico.

* que en todo momento ha estado dispuesto a transferir la titularidad solo y exclusivamente a la demandante, y por un precio simbуlico, que no supera los costes de registro y mantenimiento.

* que su derecho al uso del dominio registrado como vehнculo para difundir sus ideas y opiniones nace de la libertad de expresiуn.

 

8. Debate y conclusiones

8.1. Reglas aplicables

El apartado 15 a) del "Reglamento" encomienda al panel la decisiуn de la demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,

- lo dispuesto en la "Polнtica Uniforme" y en el propio "Reglamento", y

- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios del derecho que el panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta la aparente comъn residencia en España de demandante y demandado son de especial atinencia, junto con las reglas de la "Polнtica Uniforme", las leyes y principios del derecho nacional español.

8.2. Examen de los presupuestos de admisibilidad de la demanda contenidos en el apartado 4 a) de la polнtica uniforme.

Estos son:

- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idйntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusiуn, con una marca de productos o servicios anterior sobre la que el demandante tenga derechos,

- que el demandado carezca de derecho o interйs legнtimo en relaciуn con el nombre de dominio, y

- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

8.2.1.- Semejanza entre nombre de dominio y marcas

Sin tener en cuenta, evidentemente, la partнcula ".com" que identifica el nivel superior del dominio genйrico, estб fuera de toda duda que concurre una absoluta identidad entre el dominio controvertido "vegasicilia.com" y las numerosas marcas VEGA SICILIA de que es titular la firma demandante.

Queda, por tanto, cumplimentado el primer requisito exigido por el apartado 4 a) de la "Polнtica Uniforme".

8.2.2. Posible existencia de derechos o intereses legнtimos por parte del demandado titular del dominio impugnado.

La "Polнtica Uniforme" señala en su pбrrafo 4 c) las circunstancias concretas que, debidamente probadas por el demandado, aunque se pruebe solo la concurrencia de una de ellas, acreditan la existencia de derechos o intereses legнtimos en el dominio. Dichas circunstancias son:

que antes de cualquier noticia acerca de la disputa, haya usado o se hayan efectuado preparativos demostrables de ese uso en relaciуn con el dominio o con un nombre correspondiente al dominio, en conexiуn con el ofrecimiento de buena fe de productos y servicios.

que el titular del dominio haya sido comъnmente conocido por tal nombre, incluso aunque no haya adquirido derechos de marca sobre йl, o

que el titular del dominio estй haciendo un uso no comercial legнtimo del nombre de dominio, sin perseguir beneficio econуmico o tratando de atraer a los consumidores con el fin de perjudicar la reputaciуn de la marca a la que se refiere el dominio.

Este panel considera que ninguna de estas circunstancias han sido debidamente probadas por el demandado, entendiйndose que:

8.2.2.1. No es posible equiparar la finalidad que el propio demandando reconoce haber perseguido con el registro del dominio controvertido, con un uso o con actos preparativos de ese uso, en relaciуn con una oferta de buena fe de productos y servicios.

Esta finalidad, segъn expone literalmente el demandado en su escrito, es la de "crear una pбgina web en honor del que por el demandado se considera el mejor vino del mundo, para dar a conocer opiniones personales respecto de los vinos españoles", o como se dice en la pбgina web que identifica el dominio controvertido "... difundir y dar a conocer la cultura del vino, ya que España es uno de los paнses con mayor tradiciуn vinнcola del mundo".

Ese fin no tiende a ofrecer producto o servicio alguno, sino que constituye, "aparentemente", un deseo altruista y desinteresado de promocionar entre los internautas una determinada actividad, lo que el mismo demandado denomina, una "cultura".

8.2.2.2. Tampoco se desprende del escrito de contestaciуn a la demanda, ni el demandado ha aportado documento alguno que lo acredite, el hecho de que se pueda considerar que el titular del dominio controvertido es o ha sido comъnmente conocido por la denominaciуn a la que se refiere.

8.2.2.3. Por ъltimo, y aunque no estuviera dentro de la finalidad del demandado la intenciуn de obtener un beneficio econуmico o perjudicar la imagen del titular de la marca, este Panel no puede considerar que el uso realizado por aquйl pueda calificarse como legнtimo.

En este sentido este Panel desea profundizar, aъn brevemente, en dos cuestiones нntimamente relacionadas con la afirmaciуn que acaba de hacerse:

* ya se ha señalado que este Panel considera (como razуn para no poder conectar la finalidad expresada por el demandado al registrar el dominio, con una oferta de buena fe de productos o servicios) que el fin perseguido viene constituido por un "aparente deseo, altruista y desinteresado, de promocionar entre los internautas una determinada actividad, una "cultura".

Se ha calificado ese fin como "aparente" porque aъn cuando se incluye en la pбgina web identificada por el dominio controvertido el disclaimer ya citado (anexo nє 4 de la demanda), advirtiendo que el dominio no se transferirб a nadie que no sea el demandante y que el registro no se obtuvo con fines lucrativos, en ese ofrecimiento se condiciona la transmisiуn del dominio al demandante a la inclusiуn del demandado en la lista de clientes de Bodegas Vega Sicilia, S.A. "como cliente preferente y de esa manera poder acceder cada año a la compra de sus vinos como cualquier otro socio" (lo que ademбs se contradice con la siguiente frase del disclaimer en la que señala "no pido ningъn trato preferente...").

A este respecto, este Panel considera que el demandado sн estб condicionando la transmisiуn del dominio a la concesiуn de un trato preferente, o lo que es lo mismo, intentando obtener a travйs del registro del dominio una ventaja que sуlo al demandante le corresponde conceder, dentro de las facultades de gestiуn de su actividad comercial.

Si la realidad fuera la que ahora pretender hacer ver el demandado en el pбrrafo 31 de su escrito cuando señala "lo que se le pedнa a la demandante es que se incluyera al demandado como posible comprador en las mismas condiciones que cualquier otro comprador", la presencia de ese disclaimer y de ese ofrecimiento carecerнa de todo sentido.

Cualquier "otro comprador", es cualquier consumidor, por lo que todo lo que no sea pretender ser tratado como cualquier consumidor, es pretender un trato preferente.

* Brevemente este Panel desea tambiйn dejar constancia de que la introducciуn de un disclaimer no es suficiente para enervar la posibilidad de confusiуn con una marca a la que el dominio sea similar o idйntico, pues tal y como se ha puesto de manifiesto en otras resoluciones, no siempre son objeto de lectura por los internautas ni entendidos por estos.

Decisiones en este sentido han sido ya dictadas, destacбndose las D-2000-0222 y D-20000378.

Por todo ello este Panel considera que el demandado no tenнa derechos o intereses legнtimos que justificaran el registro del dominio controvertido.

8.2.3. Posible existencia de mala fe en el registro y uso del dominio "vegasicilia.com"

Para el anбlisis de este ъltimo requisito este Panel harб uso de la facultad que le confiere el enunciado del pбrrafo 4 b) de la Polнtica, de no circunscribirse necesariamente a las cuatro circunstancias que, de concurrir, aunque sea individualmente, evidenciarнan un uso y registro de mala fe.

8.2.3.1. Posible registro de mala fe.

Este Panel estima que de las alegaciones y documentaciуn aportada por ambas partes no puede deducirse que el demandado haya registrado el dominio con el fin de venderlo por un coste superior a su registro (4 b i), que haya obtenido el dominio para perjudicar el negocio de un competidor (4 b iii), ni que haya usado el dominio intencionadamente para atraer internautas a su pбgina web con el fin de obtener una ganancia comercial creando confusiуn con la marca de demandante (4 b i v).

En relaciуn con la posibilidad contemplada en el apartado 4 b ii),no se deduce indubitadamente de las alegaciones y documentaciуn aportadas por las partes, que el titular del dominio lo registrara para impedir al titular de la marca identificarla en el dominio correspondiente (aunque de hecho, lo impide), o que, si asн fuera, ello no ha constituido un patrуn de conducta del demandado, ya que este extremo no ha sido acreditado.

No obstante, "Vega Sicilia" es, a juicio de este Panel, una marca notoria. Aunque no se han aportado pruebas que acrediten esa notoriedad, ha sido afirmada por el demandante y reconocida por el demandado, tal y como ha sido objeto de repetida menciуn en esta decisiуn.

Esa premisa, faltando el interйs legнtimo del demandado, lleva a la conclusiуn de que el dominio controvertido se registrу de mala fe, independientemente de si esa actuaciуn constituye o constituyу un patrуn de conducta para el demandado.

Es de tener en cuenta que la Ley española de Marcas impide el registro de "signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputaciуn de otros signos registrados" (art. 13 c)

Igualmente sigue esa misma lнnea de conceder un plus adicional de protecciуn a las marcas notorias o, en general, que son objeto de general conocimiento, el art. 6є bis del Convenio General de la Uniуn de Parнs, suscrito por España.

Esa especial consideraciуn que se otorga a las marcas que gozan de gran difusiуn es sin duda, a juicio de este panel, digna de ser trasladada tambiйn al бmbito de los nombres de dominio (como demuestra el contenido del informe final OMPI sobre nombres de dominio). De hecho, ya lo ha sido en otros supuestos a los que se han referido otras decisiones emanadas del centro y entre las que puede citarse, por su especial significaciуn la D2000-0018, que señalaba "el registro de un nombre de dominio equivalente a dicha marca renombrada, cuyo conocimiento previo se acepta, es constitutivo de mala fe, con independencia o no de actuaciones similares en el pasado por parte del titular del dominio."

Dicha afirmaciуn consagra la premisa de que en los supuestos en los que el dominio controvertido sea idйntico a una marca de esa naturaleza, no serб necesario que se exija que antes o despuйs de haber registrado el dominio en cuestiуn, el demandado haya obtenido el registro de otros dominios que identifiquen otras tantas marcas, constituyendo todo ello un patrуn de conducta, para concluir que existiу mala fe en el registro.

8.2.3.2. Posible uso de mala fe.

En relaciуn con el posible uso de mala fe, parece aplicable en este supuesto el razonamiento contenido en la decisiуn D-2000-0239, en la que se señala: "quien actъa de mala fe para registrar un nombre de dominio lo usarб de mala fe, porque la mala fe se vincula al conocimiento que tenнa en el momento del registro de estar perjudicando, sin causa legнtima, a los derechos de un tercero".

En el tan citado disclaimer, contenido en la pбgina web identificada por el dominio controvertido, el demandado comienza dirigiйndose al demandante, señalando que "conociendo el daño que les pudiera ocasionar a su imagen el uso de este dominio por parte de terceras personas, este dominio estб a su entera disposiciуn".

En consideraciуn a todo lo expuesto, ningъn valor debe otorgar este panel al hecho de que el demandado reconozca ser consciente del daño que pudiera ocasionar el uso del dominio por terceros y ofrecerlo al titular de la marca y la razуn social que lo identifican, si es condicionando el ofrecimiento a la consecuciуn de un fin que, de no ser por haber obtenido el dominio en cuestiуn, el demandado no estarнa en situaciуn ni posiciуn de alcanzar ni solicitar, ni probablemente el demandante en posiciуn de permitir ni conceder.

La conclusiуn del Panel, por tanto, es que el demandado ha registrado y usado el dominio controvertido de mala fe.

 

9. Decisiуn

El Panel Administrativo, con base en todo lo expuesto, considera que el demandado ha obtenido el registro de un dominio idйntico a las marcas del demandante, y a su razуn social; sin interйs legнtimo alguno, y que ha registrado y usado el citado dominio de mala fe.

Como consecuencia de ello decide y ordena que el dominio "vegasicilia.com" sea transferido a la firma demandante.

 

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Alberto de Elzaburu
Panelista ъnico

7 de Diciembre de 2000