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WIPO Arbitration and Mediation Center

 

DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO

CLESA, S.A. v. VESA TECNOLOGIAS, S.L., tambin conocida como VESATEC

Caso N D2000-1250

 

1. Las Partes

La demandante es la sociedad española CLESA, S.A., C/ Cardenal Herrera Oria, 67, 28034 Madrid , España (la "Demandante), representada por D. Jordi Bertomeu Garca, abogado, de PricewaterhouseCoopers, Barcelona, España.

La demandada es VESATEC, indicada en el informe de la entidad registradora como registrante y con direccin en "Houston, Texas 77006, Estados Unidos de Amrica", (la "Demandada"). Segn alega la Demandante, VESATEC es el nombre comercial que usa la sociedad española VESA TECNOLOGIAS, S.L., con verdadero domicilio en la calle Consejo de Ciento, 213, Barcelona, España. El Panel acepta que este ltimo es el domicilio de la Demandada.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

El nombre de dominio en disputa es <cacaolat.com>, registrado con Network Solutions, Inc., de Herndon, Virginia, Estados Unidos de Amrica.

 

3 Iter Procedimental

El 21 de septiembre de 2000, el Centro recibi por correo electrnico una demanda para su resolucin de conformidad con la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio, aprobada por la Corporacin de Asignacin de Nombres y Nmeros de Internet (ICANN) el 26 de agosto de 1999, (la Poltica), el Reglamento de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio, aprobado por la ICANN el 24 de octubre de 1999, (el Reglamento) y el Reglamento Adicional de la OMPI relativo a la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (el Reglamento Adicional). El 25 de septiembre de 2000, la demanda se recibi en copia papel. Ese mismo da el Centro acus recibo de la demanda. El 26 de septiembre de 2000 el Centro pidi verificacin de datos de registro a NSI. El 29 de septiembre de 2000 NSI confirm al Centro que tiene registrado el nombre de dominio <cacaolat.com> a nombre de Vesatec, que el señor Francisco Monteagudo, de Servitec.net S.L. con direccin en C/Botanica 49 3 2, Hospitalet, Barcelona 08908, España, es contacto administrativo, tcnico, de zona y para facturacin, que el nombre de dominio tiene el status de "activo", y que est en vigencia la versin 5.0 del acuerdo de servicio de registracin.

El 3 de octubre de 2000, el Centro notific la demanda por courier (con anexos) y el comienzo del procedimiento a la Demandada y al señor Monteagudo (contacto administrativo) por courier y por correo electrnico (sin anexos). El mismo da el Centro tambin notific por fax al nmero 00034932648346 (proporcionado por el registrador) del señor Monteagudo en 29 pginas recibidas correctamente segn informe de la mquina de fax de la OMPI. La notificacin de la demanda inter alia adverta expresamente a la Demandada que si la demanda no era contestada a ms tardar el 22 de octubre de 2000, se declarara su falta de cumplimiento en contestar la demanda, y que de acuerdo al Reglamento, Pargrafo 14, el Panel designado podr extraer de tal incumplimiento las consecuencias que considere apropiadas. El courier DHL inform que el envo fue entregado el 9 de octubre de 2000 en la direccin arriba indicada de Servitec.net S.L .No habiendo la Demandada contestado la demanda al vencimiento del plazo, con fecha 25 de octubre de 2000 el Centro le notific el acuse de ausencia de escrito de contestacin, por correo electrnico. Despus de recibir la Declaracin de Aceptacin, Independencia e Imparcialidad de Roberto A. Bianchi, el 31 de octubre de 2000, el Centro lo design miembro nico del grupo administrativo de expertos (el "Panel"), fijndose el 13 de noviembre de 2000, como fecha lmite para dictar la decisin.

El Panel, en forma independiente, coincide con el Centro en que la demanda se present conforme al Reglamento y al Reglamento Adicional, y que se pagaron los aranceles correspondientes. El Panel determina que el Centro hizo todos los esfuerzos razonables para cumplir con los requisitos de notificacin impuestos por el Reglamento, Pargrafo 2(a).

No hubo presentaciones ulteriores de las partes. El Panel no dict ordenes de procedimiento ni extendi plazos. La demanda se hizo en español. El Panel acepta las alegaciones de la Demandante que la Demandada realmente tiene domicilio en España. En cualquier caso, el señor Francisco Monteagudo, contacto administrativo, tcnico y para facturacin tiene domicilio en España. Adems, el español es el idioma en que se tramitara eventualmente el caso ante la jurisdiccin mutua elegida por la Demandante en la demanda. Por ello, conforme al Reglamento, Pargrafo 11, el Panel decide que el procedimiento se tramite en español.

 

4 Antecedentes de Hecho

Los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados, ya que fueron alegados en la demanda o constan en los documentos a ella adjuntados; no fueron objeto de contestacin por parte de la Demandada.

CACAOLAT distingue una bebida a base de leche, cacao y azcar cuyo origen se remonta al año 1931. Originalmente perteneci a la compaña Catalana LETONA S.A. En 1971 fue adquirida por el Grupo CLESA y su difusin y popularidad se extendieron a nivel nacional.

La marca CACAOLAT goz desde su nacimiento de una gran notoriedad pblica. Ya estuvo presente en la Feria de Muestras de Barcelona de 1933.. La marca ha tenido gran difusin publicitaria, incluyendo el auspicio de eventos deportivos y retransmisiones radiofnicas. Por lo alegado y probado por la Demandante el Panel acepta que CACAOLAT es una marca de gran renombre y prestigio en el mercado español y que es conocida all desde antiguo.

La Demandante ha probado que es la titular de la marca española CACAOLAT en las fechas de solicitud y bajo los nmeros, tipologa y clases del nomenclador internacional siguientes:

MARCA NUMERO TIPO FECHA ESTADO CLASES

Cacaolat

87739

Denominativa

16/12/31

Concedida

30,32

Cacaolat

108475

Denominativa

01/04/36

Concedida

29

Cacaolat

519201

Mixta

25/11/66

Concedida

29,30

Cacaolat

709899

Denominativa

10/04/73

Concedida

5

Cacaolat

709900

Denominativa

10/04/73

Concedida

16

Cacaolat

709901

Denominativa

10/04/73

Concedida

21

Cacaolat

946781

Mixta

11/06/80

Concedida

30

Cacaolat

1193363

Mixta

07/04/87

Concedida

30

Cacaolat

1528404

Mixta

29/09/89

Concedida

30

Cacaolat

2153696

Denominativa

31/03/98

Concedida

1

La Demandante tambin ha probado que es titular de las marcas CACAOLAT registradas en pases distintos de España, segn el detalle siguiente:

MARCA PAÍS NUMERO TIPO SOLICITUD ESTADO CLASE

Cacaolat

Andorra

6712

Mixta

19/06/97

Concedida

29,30,32

Cacaolat

Andorra

6717

Denominativa

19/06/97

Concedida

29,30,32

Cacaolat

Argelia

R173691

Denominativa

01/05/86

Concedida

29,30,32

Cacaolat

Argelia

R173692

Denominativa

01/05/86

Concedida

29,30,32

Cacaolat

Tnez

EE 931314

Denominativa

23/12/93

Concedida

29,30,32

Cacaolat

Tnez

EE931325

Denominativa

27/12/93

Concedida

29,30,32

Cacaolat

Benelux

173691

Denominativa

26/12/53

Concedida

29,30,32

Cacaolat

Benelux

173692

Denominativa

26/12/53

Concedida

29,30,32

Cacaolat

Egipto

R173691

Denominativa

01/05/86

Concedida

29,30,32

Cacaolat

Egipto

R173692

Denominativa

01/05/86

Concedida

29,30,32

Cacaolat

Francia

173691

Denominativa

26/12/53

Concedida

29,30,32

Cacaolat

Francia

173692

Denominativa

6/12/53

Concedida

29,30,32

Cacaolat

Italia

173691

Denominativa

6/12/53

Concedida

29,30,32

Cacaolat

Italia

173692

Denominativa

26/12/53

Concedida

29,30,32

Cacaolat

Liechtenstein

R173691

Denominativa

01/05/86

Concedida

29,30,32

Cacaolat

Liechtenstein

R173692

Denominativa

01/05/86

Concedida

29,30,32

Cacaolat

Marruecos

173691

Denominativa

26/12/53

Concedida

29,30,32

Cacaolat

Marruecos

R173692

Denominativa

01/05/86

Concedida

29,30,32

Cacaolat

Mnaco

R173691

Denominativa

01/05/86

Concedida

29,30,32

Cacaolat

Mnaco

173692

Denominativa

26/12/53

Concedida

29,30,32

Cacaolat

Portugal

2R173691

Denominativa

19/07/94

Concedida

29,30,32

Cacaolat

Portugal

2R173692

Denominativa

19/07/94

Concedida

29,30,32

Cacaolat

Rep. Federal

Alemana

R173691

Denominativa

01/05/86

Concedida

29,30,32

Cacaolat

Rep. Federal

Alemana

R173692

Denominativa

01/05/86

Concedida

29,30,32

Cacaolat

Suiza

173691

Denominativa

26/12/53

Concedida

29,30,32

Cacaolat

Suiza

173692

Denominativa

26/12/53

Concedida

29,30,32

El nombre de dominio en disputa fue registrado con NSI el 29 de mayo de 1998. El registro se hizo en el marco de un acuerdo de servicio que prevea que el registrante se sujetaba a la poltica de resolucin de disputas en vigencia, y que se entendera que el cambio de esa poltica lo obligaba desde que el cambio se publicara en el sitio web de la entidad registradora. A partir del 1 de enero de 2000 la poltica de resolucin de disputas que vincula a la entidad registradora y al registrante es la Poltica de ICANN actualmente en vigencia y que ha sido invocada por la Demandante en su demanda. La Demandada mantuvo el registro del dominio despus del 1 de enero de 2000, con lo que queda claro que est vinculada a este procedimiento ICANN de acuerdo a la Poltica y a su Reglamento.

 

5. Alegaciones de las Partes

A) Resumidamente, la Demandante alega que:

El nombre de dominio en disputa es idntico a las marcas CACAOLAT que ostenta la compaña CLESA, S.A.

El titular del nombre de dominio no posee el registro de la marca CACAOLAT. Dicha denominacin no se identifica con una sociedad, producto o servicio por el que pueda ser conocido el titular del dominio, por lo que el demandado no dispone de ningn derecho ni inters legtimo para utilizar la denominacin CACAOLAT, a la hora de identificar los productos o servicios que ofrece.

Ni el demandado ni el contacto Francisco Monteagudo son conocidos en el mercado, ni presencialmente como CACAOLAT ni tampoco son conocidos con dicha denominacin en el mercado virtual ya que no han vinculado el nombre de dominio con una pgina web en la cual se realice una oferta seria de productos o servicios, sino que, desde el momento del registro, el 29 de mayo de 1998, su sede web se halla inactiva, por lo que se puede afirmar que aun no se dirige a ningn mercado. Tampoco se aprecia una voluntad de iniciar una actividad comercial legtima en el futuro. Dos años de inactividad resultan ser ms que suficientes para constatar una clara falta de voluntad por parte de la demandada.

Al ser CACAOLAT una marca especialmente notoria y comercializndose el producto que ampara, entre otros, en el mbito geogrfico en el que est domiciliado el demandado, habra de apreciarse mala fe en el momento de registrar el nombre de dominio CACAOLAT.COM

Se ha puesto de manifiesto una especial mala fe en el uso del nombre de dominio <cacaolat.com> por parte de la demandada.

B) La Demandada no ha contestado la demanda. Despus que se le notific el incumplimiento de su carga de contestar la demanda, tampoco present escrito alguno al Centro o a este Panel.

 

6. Discusin

Identidad o similitud confundible

Segn lo alegado y probado satisfactoriamente por la Demandante, el Panel considera que el nombre de dominio <cacaolat.com> es idntico a la marca CACAOLAT o, considerando el agregado del dominio de nivel superior genrico ".com", por lo menos similar de un modo que lleva a la confusin con la marca CACAOLAT de la Demandante.

La Demandante ha probado el extremo de la Poltica, Pargrafo 4(a)(i).

Falta de derechos e intereses legtimos

En el presente caso, la Demandante, titular de una marca registrada y muy renombrada en España y registrada en muchos otros pases, niega en general que la Demandada tenga derechos o intereses legtimos sobre el nombre de dominio. En particular, la Demandante ha negado que la Demandada sea conocida por el nombre de dominio, tenga marca registrada alguna correspondiente al nombre de dominio, o haya hecho uso alguno del nombre de dominio del que pueda desprenderse que tuviera derechos o intereses legtimos.

Todo demandado en un procedimiento ICANN tiene la carga de hacer alegaciones especficas y presentar los documentos pertinentes en su defensa, de acuerdo al Reglamento, Pargrafo 5(b)(i) y 5(b)(ix). En particular, cuando el demandante niega que el demandado posea derechos o intereses legtimos sobre el nombre de dominio, corresponde al demandado alegar y probar cualesquiera circunstancias que le sean favorables. Entre otras cosas la Demandada poda haber intentado alegar y probar alguna de las circunstancias de la Poltica, Pargrafo 4(c). Sin embargo, al haber incumplido la carga de contestar la demanda y omitido toda presentacin la Demandada ha preferido no ilustrar al Panel, que de ese modo necesariamente depende, para resolver el caso, de las alegaciones consistentes contenidas en la demanda, y de sus documentos anexos.

Por otra parte, el da 31 de octubre de 2000 el Panel en forma independiente ha realizado un intento de visitar el sitio web bajo el URL (localizador uniforme de recursos) http://www.cacaolat.com, utilizando el programa navegador Internet Explorer. El intento produjo como resultado un mensaje de error de DNS consistente en que "no se puede encontrar el servidor". El sitio web est absolutamente inactivo. Ello impide extraer inferencias favorables a la Demandada en cuanto a que posea derechos o intereses legtimos sobre el nombre de dominio en disputa.

En consecuencia, y segn lo autorizado por el Reglamento, Pargrafo 14, el Panel considera que la Demandante ha probado que la Demandada carece de derechos o intereses legtimos respecto del nombre de dominio, conforme a la Poltica, Pargrafo 4(a)(ii).

Registro de Mala Fe

La demandante ha alegado que LACTONA S.A. recibi una oferta de venta del nombre de dominio de dos abogados que decan representar a la Demandada. Por la falta de contestacin de la demanda el Panel decide aceptar dicha alegacin de la Demandante. La Demandante no ha ilustrado al Panel sobre cul es la suma que se pretenda en dicha oferta. Sin embargo, el Panel encuentra justificada la presuncin de la Demandante que se trataba de una suma en todo caso superior a los costos efectivamente desembolsados en relacin con el nombre de dominio. A todo efecto prctico, que la oferta se hiciera a LACTONA S.A., que es propiedad al 100 % del grupo CLESA aqu Demandante, equivale a que la oferta se hiciera a la misma CLESA, ya que est probado que LACTONA S.A. haba sido la propietaria de la marca por largos años, y que ahora pertenece a la Demandante.

Todo ello, unido a que la marca de la Demandante es muy conocida en España, y a que la Demandada carece de derechos o intereses legtimos sobre el nombre de dominio, permite inferir que al momento del registro la Demandada tena el propsito principal de obtener ilegtimamente un provecho por la venta del dominio a la Demandante. Ello es una circunstancia tpica de registro del dominio con mala fe, de acuerdo a la Poltica, Pargrafo 4(b)(i). En consecuencia, el Panel considera que la Demandante ha probado el extremo requerido en la Poltica, Pargrafo 4(a)(ii).

Uso de Mala Fe

La inactividad absoluta del sitio web correspondiente al nombre de dominio en disputa, constatada por el Panel, no favorece a la Demandada. Si se tiene en cuenta que a la fecha de la presente decisin han pasado ms de dos años desde el registro del nombre de dominio, la inactividad del sitio web correspondiente conduce a inferir que el uso del nombre de dominio lo es de mala fe. El Panel acepta los ilustrados razonamientos de la decisin en el caso OMPI D2000-0003 Telstra v. Nuclear Marshmallows, segun las que cuando existen circunstancias relevantes, de la inactividad se puede inferir que existe uso de mala fe. En este caso el Panel considera relevantes los siguientes hechos:

a) La oferta de venta del dominio a una controlada de la demandante, que con toda verosimilitud los ofertantes pudieron entender que era la titular de la marca y/o quien poda aceptar la oferta.

b) La prctica identidad del dominio con una marca antigua, acreditada y muy renombrada en España, cuyo desconocimiento no podra razonablemente esgrimir la Demandada, cuyo contacto administrativo, tcnico y de facturacin, el señor Monteagudo, reside en España.

c) La inexistencia de derechos o intereses legtimos de la Demandada sobre el nombre de dominio.

d) El haber proporcionado la Demandada - o la persona que en su nombre registr el dominio - una direccin en Houston, Texas, Estados Unidos de Amrica, como direccin del registrante al momento de registrar el nombre de dominio, cuando en realidad se trata de una persona jurdica residente en España, precisamente el pas donde no se puede alegar el desconocimiento de la marca CACAOLAT famosa y ajena.

e) La permanencia en el registro del nombre de dominio en disputa importara obstruir ilegtimamente a la Demandante el legtimo acceso a la Internet bajo su marca propia; asimismo, se induce a los consumidores actuales o potenciales de la Demandante a pensar que la Demandante no posee un sitio Web o que es tcnicamente incapaz de mantenerlo operativo.

f) La coincidencia de decisiones de tribunales españoles fundadas en las leyes de Marcas N 32/88, que permite obtener medidas cautelares contra el titular del nombre de dominio (arts. 31 y concordantes), y de Competencia Desleal de 1991. En este caso, ambas partes tienen sede y domicilio en España, por lo que el Panel, aceptando el razonamiento de los panelistas que decidieron los Casos OMPI D99-0001 y D2000-0001, se siente autorizado - para ilustrar su decisin - a guiarse por la legislacin relevante y su aplicacin por los tribunales españoles. El Panel ha tenido a la vista la Ley 32/1988, de 10 de noviembre de 1988, de Marcas, tal como figura en el sitio de la O.E.P.M., http://www.oepm.es/internet/ley32/ley32.htm 1. A la luz de la Ley de Marcas de España, artculo 31 y concordantes, el Panel considera que el uso que la Demandada ha hecho del dominio idntico o confundiblemente similar a la marca de la Demandante, le dara a esta por lo menos el derecho a requerir y obtener el dictado de medidas cautelares tal como se ordenaron en los casos "nocilla.com" y "metacampus.com". As lo ha interpretado este mismo Panel en los casos OMPI D2000-0163 Raimat, D2000-0219 Uralita, D2000-0467 METRO BILBAO, S.A., D2000-0592 Canonais, S.A., D2000-0883 Antena 3 Televisin, S.A. y D2000-0779 Sociedad Española de Radiodifusin, S.A., que involucraban a partes con domicilio en España, y en los que el Panel consider como lo hace en este caso que el Panel puede ilustrarse con las decisiones judiciales que se fundan en las normas del derecho de marcas y de competencia desleal de España. En Raimat y Uralita el Panel consider aplicables los criterios seguidos en los autos de medidas cautelares contra los titulares de los dominios "nocilla.com", dictado por el Juzgado N 5 de Oviedo y "metacampus. net" decidido por el Juzgado N 9 de Madrid. El Panel considera que circunstancias similares se presentan en este caso, y que con criterios equivalentes muy probablemente tambin se juzgara de mala fe en España el uso de la marca CACAOLAT que hace la Demandada en el nombre de dominio <cacaolat.com>.

Por lo expuesto, el Panel considera que la Demandante ha probado a satisfaccin que la Demandada usa de mala fe el nombre de dominio (Poltica, pargrafo 4(a)(iii)).

 

7. Resolucin

Por todo lo que antecede, el Panel determina que el nombre de dominio <cacaolat.com> es idntico o por lo menos confundiblemente similar a la marca de la Demandante, que la Demandada no tiene derechos ni intereses legtimos sobre el nombre de dominio, y que el mismo ha sido registrado y se usa de mala fe.

En consecuencia, de acuerdo a la Poltica, Pargrafo 4(i) y el Reglamento, Pargrafo 15, el Panel Administrativo resuelve que el registro del nombre de dominio <cacaolat.com> sea transferido a la Demandante, CLESA, S.A.

 


 

Roberto A. Bianchi
Panelista nico

10 de noviembre de 2000


1. Se destacan las siguientes disposiciones: "Artculo 30: El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en el trfico econmico. Singularmente, el titular podr designar con la marca los correspondientes productos o servicios, introducir en el mercado, debidamente identificados con ella, los productos o servicios para los que hubiere sido concedido el registro y utilizar la marca a efectos publicitarios". "Artculo 31: 1. El titular de la marca registrada podr ejercitar las acciones del artculo 35 de la presente Ley frente a los terceros que utilicen en el trfico econmico, sin su consentimiento, una marca o signo idntico o semejante para distinguir productos o servicios idnticos o similares, cuando la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios puede inducir a errores. 2. Cuando se cumplan las condiciones enumeradas en el prrafo anterior podr prohibirse, en especial: (...) d) utilizar el signo en los documentos de negocios y la publicidad (....)". "Artculo 35: El titular de una marca registrada podr ejercer ante los rganos jurisdiccionales las acciones s civiles o penales que correspondan contras quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia". "Artculo 36: En especial, el titular cuyo derecho de marca sea lesionado podr pedir en la va civil: a) La cesacin de los actos que violen su derecho" (...) c) la adopcin de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violacin (...)."

 

: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2000/d2000-1250.html

 

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