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Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI

DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Banca March, S.A. v. Digigrup.com

Caso No. D2000-1341

 

1. Las partes

Demandante: Banca March, S.A., con domicilio social en Avda. Alejandro Rosell, 8, 07002 Palma de Mallorca Baleares - España.

Demandada: Digigrup.com, que tiene como contacto administrativo a D. Jaime Sancho, con domicilio en apartado de correos n 424, 07080 Palma de Mallorca Baleares España.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registro

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio, < BANCAMARCH.COM > .

La entidad registradora de ese dominio es NETWORK SOLUTIONS, INC., con domicilio en 505 Huntmar Park Drive, Hurndon, Virginia, 20170 - 5139, USA.

 

3. Iter procedimental

Una demanda, de acuerdo con la "Poltica Uniforme de Solucin de Controversias en materia de Nombres de Dominio", en lo sucesivo denominada "Poltica Uniforme", segn fue adoptada por ICANN el 24 de Octubre de 1999, y de acuerdo con el Reglamento igualmente adoptado por ICANN para esa Poltica Uniforme, en lo sucesivo "el Reglamento ", fue presentada ante el Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI, en lo sucesivo "El Centro", el da 5 de Octubre de 2000.

Una copia de la demanda fue enviada por correo electrnico a la entidad registradora y a la demandada, quien no contest a la demanda, constatndose dicha falta de personacin y ausencia de contestacin con fecha 8 de Noviembre de 2000.

Con fecha 17 de Noviembre, de acuerdo con la peticin del demandante de que la disputa fuera decidida por un panel compuesto de un solo miembro, la OMPI design a D. Luis H. de Larramendi como panelista, hacindole llegar copia completa de la demanda.

 

4. Antecedentes de hecho

La demandante es la entidad española Banca March, S.A., que manifiesta ser entidad matriz de Corporacin Financiera Alba, S.A., partcipe a su vez de la firma Quavitae, S.A.

Invoca como propio el registro de Nombre Comercial N54686 BANCA MARCH, S.A., as como otras numerosas marcas, que figuran relacionadas en la pgina sexta del escrito de demanda, que incluyen la palabra MARCH y/o BANCA y/o las siglas B y M, junto con otros elementos de diseño, y que figuran registradas para numerosas clases de productos y servicios del Nomencltor Internacional.

La demandante alega notoriedad y reconocimiento generalizado para su marca y nombre BANCA MARCH, como consecuencia de su implantacin y antigüedad.

La demandada es una denominacin, que no se corresponde con nombre de persona fsica ni jurdica conocida, cuyo contacto administrativo es una persona fsica que señala como domicilio un apartado de correos.

A los efectos de este procedimiento arbitral son de tener en cuenta los siguientes hechos:

- La demandante alega notoriedad y reconocimiento generalizado para su marca y nombre BANCA MARCH, como consecuencia de su implantacin y antigüedad.

- Al acceder a la direccin <BANCAMARCH.COM> el visitante era redireccionado, en la fecha en que se levant el acta notarial de 12 de Septiembre de 2000, a la direccin http://islas-baleares.com/mallorca/juanmarch/; avanzando y retrocediendo por ese sitio de la red, se accede a pginas dedicadas a personajes mallorquines, en donde en varias de esas pginas, bajo las referencias genricas de financiero, naviero, contrabandista, y especulador, figura en cada una de esas cuatro pginas la mencin nica de Juan March Ordinas, el fundador que fue de la Banca March.

- El panel ha accedido igualmente a la direccin <BANCAMARCH.COM>, y en la fecha de la consulta, 23 de Noviembre de 2000, se encuentra redireccionada a la pgina <BANCAMARCH.NET>, que indica que la pgina se encuentra en construccin, cuya URL es <http:/ /red.namesdirect.com/welcome.php3>, y donde se ofrecen diversos servicios relacionados con la web como la bsqueda y registro de dominios, o el alojamiento de stos.

 

5. Pretensiones de las partes

A. Demandante

El demandante afirma:

- Que es titular de marcas españolas que incluyen la palabra MARCH y/o BANCA, junto con otros logos y elementos denominativos asimilables a la BANCA MARCH, y de un nombre comercial registrado ante la Oficina Española de Patentes y Marcas para la denominacin BANCA MARCH, S.A.

- Que sus marcas y nombre registrado son idnticos y/o similares al dominio <BANCAMARCH.COM>.

- Que la demandada no tiene ningn inters legtimo ni ningn tipo de derecho en relacin con el nombre de dominio en debate.

- Que hay mala fe en el registro del dominio <BANCAMARCH.COM> teniendo en cuenta:

- La notoriedad de la denominacin BANCA MARCH.

- Que su notoriedad es especialmente relevante para quien tiene su domicilio, como la demandada, en las Islas Baleares, donde tiene su sede social la entidad demandante.

- La continua referencia que se produce en la prensa a las actividades e importancia de la firma BANCA MARCH.

- Que la demandada ha obtenido adicionalmente al dominio impugnado el registro de otros numerosos dominios, que se relacionan en la pgina 12 de la demanda, que tienen como comn denominador el estar referidos, de manera directa o sugerente, a las Islas Baleares.

- Que el uso que est haciendo la demandada del dominio <BANCAMARCH.COM> no es un uso legtimo, sino de mala fe, porque difama al titular de la marca incompatible, y le impide obtener su presencia en la red bajo el dominio superior <.com> que, como el propio registro NETWORK SOLUTIONS, INC. explica, es el ms adecuado a una firma comercial que pretende tener presencia en la red.

- Que la demandada ha registrado y usado ese nombre de dominio de mala fe.

Que como consecuencia, el demandante solicita la transferencia a su favor del dominio < BANCAMARCH.COM> .

B. La demandada

La demandada no ha contestado a las alegaciones de la entidad demandante

 

6. Debate y conclusiones

6.1 Reglas aplicables

El apartado 15 a) del "Reglamento" encomienda al panel la decisin de la demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,

- lo dispuesto en la "Poltica Uniforme" y en el propio "Reglamento", y

- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de derecho que el panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta la comn residencia en España de demandante y demandada son de especial atinencia, junto con las reglas de la Poltica Uniforme, las leyes y principios del derecho nacional español.

6.2. Examen de los presupuestos para la estimacin de la demanda contenidos en el apartado 4 a) de la Poltica Uniforme.

Estos son:

- que el nombre de dominio registrado por la demandada sea idntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusin, con una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos,

- que la demandada carezca de derechos o inters legtimo en relacin con el nombre de dominio, y

- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

6.2.1 Preliminar

Previamente a determinar la existencia de identidad o semejanza "entre marca y dominio", de acuerdo con lo que exige la "Poltica Uniforme", este Panel considera necesario precisar si verdaderamente puede entenderse que la demandante tiene derechos vlidos a estos efectos sobre la denominacin "BANCA MARCH ", al ser titular del registro de Nombre Comercial N54686 BANCA MARCH, S.A.

Los derechos de propiedad industrial en España se encuentran regulados por la vigente Ley 32/88 de 10 de Noviembre, contemplndose tres modalidades concretas, que son: Marca, Nombre Comercial y Rtulo de Establecimiento.

El artculo 3 dispone que el derecho sobre la marca se adquiere por el registro efectuado de conformidad con las disposiciones de la Ley.

Dicha disposicin, aunque slo cita las marcas, ha de aplicarse tambin a los nombres comerciales, al no contener la Ley otra disposicin equivalente relativa exclusivamente a ellos, y ser en general de aplicacin a stos las normas sobre las marcas.

La propia naturaleza comn de signos distintivos que ostentan las marcas, nombres comerciales registrados y rtulos de establecimiento, y la interrelacin existente entre ellos, conforme a las disposiciones del artculo 12.1 de la Ley de Marcas, acreditan que el Nombre Comercial registrado N54686 BANCA MARCH, S.A. es un signo comercial vlido en España, y que por lo tanto, queda incluido dentro de la referencia a marcas de la "Poltica Uniforme", que ha de ser interpretada en sentido amplio.

6.2.2. Hay que analizar ahora, por tanto, si el Nombre Comercial BANCA MARCH S.A. y las marcas que incluyen la denominacin MARCH y/u otras adicionales, ofrecen o no identidad o semejanza que produzca confusin, con el dominio <BANCAMARCH.COM>.

La respuesta ha de ser afirmativa en cuanto a ambos supuestos: Hay identidad entre el nombre comercial BANCA MARCH, S.A. y el dominio <BANCAMARCH.COM>, despojando a ambos trminos de la comparacin de los elementos irrelevantes, como son las siglas S.A. y la desinencia constitutiva del dominio superior <.com>, y hay tambin semejanza que ofrece confusin entre las marcas MARCH, referidas a servicios de telecomunicaciones, entre otros, y otras que incluyen ese trmino, y el dominio <BANCAMARCH.COM>. Ello es as tanto por el valor poco caracterstico de la palabra BANCA, dentro del conjunto BANCA MARCH, como por la propia singularidad de la palabra MARCH, y su notoriedad, que la adscriben inmediatamente a la firma demandante, produciendo por tanto la confusin que se proscribe en la "Poltica Uniforme".

6.2.3 Anlisis de la existencia o inexistencia de derechos o intereses legtimos por parte de la demandada en un dominio controvertido.

El demandante aduce que no existe ningn derecho, ni intereses legtimos en la demandada para la adopcin del dominio <BANCAMARCH.COM>.

En la pgina a la que se accede a travs de ese dominio no se explica ninguna razn que acredite un derecho o inters legtimo para su registro, teniendo en cuenta que ni siquiera la crtica de una institucin sera razn suficiente para que pudiera considerarse legtima la adopcin del dominio correspondiente a aqulla, como se ha señalado reiteradamente por diversos panelistas, por ejemplo en el caso D2000-0467 <METROBILBAO.COM>.

Como la prueba de un hecho negativo no es posible, ha de aplicarse el principio de que bastan elementos circunstanciales que señalen en la direccin del hecho negativo que se pretende probar, cuando quien puede probarlo, que es quien tiene a su favor todos los elementos de juicio, como en este caso sera la demandada, no realiza actuacin positiva ninguna en ese sentido.

Considerando las circunstancias anteriores, la existencia de numerosos dominios a favor de la demandada, cuyo comn denominador es la referencia directa o indirecta a las Islas Baleares, para la que no parece pueda acreditar derecho de exclusiva ninguno, hay que concluirse en que queda probada la inexistencia de derechos o intereses legtimos por parte de la demandada.

Debe reiterarse que no es derecho legtimo al nombre de dominio la propia circunstancia de haber obtenido el registro de ste, pues lo contrario sera hacer supuesto de la cuestin, de tal modo que por el mero hecho de que se haya registrado el dominio <BANCAMARCH.COM> no puede considerarse que su titular tenga derecho legtimo a ste.

6.2.4. Anlisis de la existencia o no de mala fe en el registro del nombre de dominio < BANCAMARCH.COM> , y de la existencia o no de uso de mala fe de ese nombre de dominio.`

El prrafo 4 (a) iii de la Poltica Uniforme considera que es necesaria la concurrencia de mala fe en el registro y, asimismo, un uso de mala fe.

En la interpretacin de ese apartado se ha tenido en cuenta el proceso formativo de las reglas de ICANN, y el hecho de que si bien:

- es necesario que exista algn requisito de uso de mala fe de los dominios, de cuya titularidad se haya desentendido el solicitante,

- es preciso considerar tambin con especial cuidado si alguna tenencia pasiva, de mala fe, del nombre de dominio, puede considerarse uso en el sentido del prrafo 4 a) (iii) de la "Poltica Uniforme".

En ese sentido, sin establecer lneas generales, la decisin D2000-003 de 18 de Febrero de 2000, señalaba que el panel debe prestar atencin especial a todas las circunstancias relativas a la conducta de la demandada, estableciendo que puede haber satisfaccin de ese requisito bajo la "Poltica Uniforme" si tales circunstancias muestran que la tenencia pasiva de un nombre de dominio implica una actuacin (y por lo tanto un uso) de mala fe.

Esa consideracin de la conducta de las partes encaja perfectamente con el derecho español, que en el Cdigo Civil, artculo 1282, establece que para juzgar de la intencin de los contratantes (en este caso de las partes)... "deber atender principalmente a los actos de stas, coetneos y posteriores al contrato".

Todo lo anterior lleva a ampliar la consideracin de lo que debe de entenderse por uso de mala fe, cuando la adquisicin del registro de nombre de dominio ha sido de mala fe.

Son circunstancias que a juicio del panel acreditan el registro de mala fe del dominio < BANCAMARCH.COM> , las siguientes:

- El dificultar la identificacin del titular del dominio; ello se desprende del hecho de utilizarse una denominacin que no se corresponde ni con un nombre personal ni con un nombre societario, as como el señalamiento de un apartado de correos por todo domicilio.

- La conducta de acaparamiento de dominios similares, al haber obtenido el registro de los dominios siguientes:

- todoautos.com; pescadealtura.com; trablisa.com; islas-baleares.net; yachtshipping.net; illes-balears.com; son-severin.com; es-bolleti.com; mts-group.com; mainbalear.com; rapidtrans.com; emilioalzamora.com; uep-si.com; axisdata.net; albacora.org; sonseverin.net; oriolservia.com; jet-broker.com; balearic.org; mallorcastar.com; caprabo.com; mecxico.com; detergentes.com; bancamarch.com; nextelsl.com; afedeco.com; industrias-semar.com; webadictos.com; sobrasada.com; galeriadearte.com; inoconsult.net; islas-baleares.com.

- El no haberse alegado por la demandada, que no ha comparecido, la existencia de una actividad comercial para la que legtimamente pudiera utilizarse el dominio <BANCAMARCH.COM>, de donde se desprende que la adopcin de la misma obedece al deseo de impedir el registro de ese dominio a su titular.

- El que mediante la obtencin del dominio <BANCAMARCH.COM> se impide y dificulta al titular de marcas MARCH y de un nombre comercial registrado BANCA MARCH, S.A. su presencia en la red.

- La notoriedad en toda España de la denominacin BANCA MARCH, pero especialmente en las Islas Baleares, donde tienen su sede demandante y demandada, as como la dificultad que ello entraña para que pueda considerarse que la adopcin del dominio ha sido fortuita, casual o no intencionada.

En cuanto al uso de la marca, tambin el panel concluye en que se produce un uso de mala fe, habida cuenta de que:

- Al acceder a la pgina < BANCAMARCH.COM > se redirecciona a otro sitio de la red, lo que acredita que existe uso.

- En la pgina redireccionada en el momento de formular la demanda, han existido contenidos denigratorios para una persona, Juan March Ordina, fundador de la Banca March, con quien inmediatamente se asocia a sta, mientras que la pgina a la que actualmente se accede trasluce contenido econmico.

Slo si se hubiera adoptado por el titular del dominio controvertido una poltica activa de no uso del dominio <BANCAMARCH.COM>, en un caso como este en el que tal dominio reproduce una marca notoria de alto renombre, o si el uso realizado siempre que hubiera existido del solicitante un inters legtimo o un derecho al uso de la denominacin- fuera de carcter no comercial ni atentatorio contra la marca BANCA MARCH, se podra entender no concurrente el requisito de un uso de mala fe.

En consecuencia, el panel declara probada la falta de inters legtimo para el registro del dominio < BANCAMARCH.COM> por parte de la demandada, y tambin que ese dominio ha sido registrado y adems est siendo utilizado de mala fe.

 

7. Decisin

El Panel Administrativo decide que el demandante, por las razones precedentemente expresadas, ha probado, de acuerdo con el prrafo 4 a) (i), (ii) y (iii) que concurren los tres elementos en l contemplados y, consiguientemente, el Panel Administrativo ordena que el dominio < BANCAMARCH.COM> sea transferido al demandante.

 


 

Luis H. de Larramendi
Panelista nico

29 de Noviembre de 2000

 

: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2000/d2000-1341.html

 

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