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Centro de Mediacin y Arbitraje de la OMPI

 

DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Banco Santiago v. JLB

Caso N D2000-1351

 

1. Las Partes

La Parte Demandante es la entidad bancaria BANCO SANTIAGO, una sociedad annima bancaria organizada y existente de conformidad con las leyes de Chile y domiciliada en Bandera 201, Santiago Centro, Santiago, Chile (la "Demandante"), representada por el señor Juan Enrique Puga Valds, domiciliado en calle Hurfanos 1189, sexto piso, Santiago, Chile, quien acta en calidad de representante autorizado.

La Parte Demandada es la persona o entidad identificada con las siglas "JLB", ignorndose su nacionalidad, domiciliada en P.O.Box 52, St. Fruitos de Bages, Barcelona, España (el "Demandado").

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

El nombre de dominio objeto de este procedimiento es <bancosantiago.com>, registrado a nombre del "Demandado" en Network Solutions, Inc.

 

3. Curso del Procedimiento

El 6 de Octubre de 2000, el Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI (el "Centro"), recibi por va electrnica una demanda de acuerdo a la Poltica Uniforme de Solucin de Controversias en Materia de Nombres de Dominio de la ICANN (la "Poltica"), el Reglamento de la Poltica Uniforme de Solucin de Controversias en Materia de Nombres de Dominio (el "Reglamento"), aprobados por la ICANN el 24 de Octubre de 1999, y el Reglamento Adicional del Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI (el "Reglamento Adicional"). Posteriormente, el 13 de Octubre de 2000, el "Centro" recibi la demanda en copia de papel, con sus anexos.

El 16 de Octubre de 2000, el "Centro" recibi la notificacin de la verificacin de el "Registrador". Con fecha 24 de Octubre de 2000 se dio inicio al procedimiento, notificando la demanda a el "Demandado". No habindose dado contestacin a la demanda, con fecha 20 de Noviembre de 2000 se acus la inexistencia de escrito de contestacin a la demanda.

Despus de recibir la declaracin de independencia e imparcialidad de Mauricio Jalife, el 12 de Diciembre de 2000 el "Centro" lo design como Panel Administrativo ("Panel"), comunicando la designacin a las partes y fijando plazo hasta el 26 de Diciembre de 2000 para que el "Panel" enve la decisin al "Centro". El "Panel" fue por lo tanto constituido de acuerdo a la "Poltica" y su "Reglamento".

El 14 de Diciembre de 2000, el "Panel" recibi el original de los documentos del procedimiento, y el 18 de Diciembre de 2000 las pruebas de la "Demandante", consistente en vdeos en formato VHS, documentos publicitarios, copias de ttulos de marcas, y otros materiales documentales.

El "Panel" coincide con el "Centro" en cuanto a que la demanda ha cumplido con todos los requisitos formales que fijan la "Poltica" y el "Reglamento".

 

4. Antecedentes de Hecho

El "Panel", ante lo afirmado en la demanda y por los documentos respectivos agregados, tampoco cuestionados, tiene por acreditados los siguientes hechos:

La "Demandante" es una empresa legalmente constituida de conformidad a las leyes de Chile. La "Demandante", de conformidad con su objeto social, presta de manera regular servicios relativos a banca e intermediacin financiera.

La "Demandante" es titular en Chile de los registros de la marca BANCO SANTIAGO, bajo los nmeros de registro 522.740, en clases 35, 36, 38, 41 y 42; 493.313 en clase 16; 466.862 en clase 36;507.314 en clase 36; 563.708 en clase 36; as como de las marcas BANCO SANTIAGO y diseño, con nmeros de registro 493.153 en clases 35 y 38; 495.729 en clase 36; 495.740 en clase 16; as como de la marca registrada 485.289 BANCO DE SANTIAGO en clase 38, y de diversos registros para otras modalidades de la misma denominacin. Por tratarse de una entidad bancaria con amplia presencia en su pas, que es objeto de esfuerzos publicitarios masivos y constantes, y con varios años de constituirse como una de las entidades ms representativas del sector, es de considerarse que la marca "BANCO SANTIAGO" es un signo distintivo conocido, sino es que notorio, y que dicho conocimiento es resultado del esfuerzo comercial de la "Demandante".

 

5. Alegatos de las Partes

5.1 Demanda

Afirma la "Demandante":

1. La sociedad bancaria Banco Santiago de Santiago de Chile es la continuadora del anteriormente denominado Banco de Santiago, formado por escritura pblica de fecha 7 de Septiembre de 1977 ante el Notario de Santiago Alfredo Astaburuaga Glvez. Un extracto de dicha constitucin fue debidamente publicada en el Diario Oficial de la Repblica de Chile de fecha 28 de Septiembre de 1977 y debidamente inscrito ante el Registro de Comercio correspondiente al mismo año.

2. Desde la fecha indicada, la entidad bancaria demandante se encuentra sometida a la fiscalizacin de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de la Repblica de Chile.

3. En el mes de Enero de 1997, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, aprob la fusin de las instituciones bancarias chilenas denominadas Banco de Santiago y Banco O"Higgins, mediante el aporte del activo de este ltimo a Banco de Santiago, quien asume la totalidad de su pasivo. Asimismo, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras aprob en dicha oportunidad el cambio de nombre de Banco de Santiago a Banco Santiago, ocasin desde la cual se conoce a esta entidad bajo tal denominacin.

4. Tambin desde el da 13 de Enero de 1997, se encuentra certificado que Banco Santiago est listado dentro del New York Stock Exchange Market, de los Estados Unidos de Amrica, para la transaccin de sus ADS American Depository Shares.

5. Al menos desde el año 1997 en adelante se utiliza la denominacin Banco Santiago para distinguir sus productos y servicios, los que se encuentran acreditados en numerosas cantidad de antecedentes, entre los cuales se acompañan impresos y publicaciones que datan del año 1997.

6. Con anterioridad a 1997, la demandante utilizaba la House Mark Banco de Santiago, la que resulta adems muy similar al nombre de dominio demandado en estos autos.

7. Banco Santiago es titular de una cantidad numerosa de marcas comerciales que se indicarn oportunamente, sin perjuicio de lo cual tambin se acreditarn los correspondientes registros a travs de los certificados de registros de marcas Banco Santiago para distintas clases del clasificador internacional de marcas comerciales, dentro de las cuales se cuentan las clase 36 y 38 entre muchas otras.

8. Como consecuencia de lo indicado, se aprecia que el nico legtimo propietario del dominio <bancosantiago.com> puede ser la parte demandante, y queda tambin a la vista que la parte demandada ha infringindo los derechos de la demandante al efectuar el registro del dominio <bancosantiago.com>, el que se encuentra dirigido o redireccionado a un sitio web con la direccin www.cataloniatrading.com, sitio annimo que ofrece una gran cantidad de supuestos servicios comerciales.

9. Es muy simple concluir que el nico objetivo de la parte demandada ha sido obtener mayor trfico a su sitio, por medio del redireccionamiento de todos los hits de los numerossimos clientes de Banco Santiago (primera institucin bancaria de la Repblica de Chile desde hace varios años).

10. De conformidad con el prrafo 3 .b) viii del Reglamento, se observa que las marcas comerciales en las cuales se basa la demanda describen precisamente el nombre del dominio usurpado.

11. El prrafo 3.b) ix) del Reglamento ha sido infringido por la parte demandada, toda vez que el nombre del dominio <bancosantiago.com> es idntico hasta el punto de crear confusin con respecto de las marcas, servicios y productos de la parte demandante; debe considerarse que el demandado no posee derecho alguno o intereses legtimos respectos del nombre de dominio <bancosantiago.com>, puesto que el direccionamiento que la parte demandada ha realizado, conduce a un sitio comercial que ninguna relacin tiene con la actividad bancaria; y en consecuencia, queda acreditado que el registro de dominio <bancosantiago.com> no solo se ha realizado de mala fe, pues Banco Santiago es una marca comercial famosa y notoria no solo en la Repblica de Chile, sino que tambin en Europa, especialmente en España, nacin donde tiene domicilio la parte demandada, sino que la misma la utiliza de mala fe al haber redireccionado el sitio, que no tiene ninguna relacin con servicios bancarios, a un supuesto sitio de servicios comerciales.

12. Conforme a lo dispuesto en el prrafo 4. b) y c) de la Poltica, se observa que la parte demandada ha registrado el dominio <bancosantiago.com>, para lucrar con la mayor cantidad de Hits que producen los ingresos de los clientes de Banco Santiago al sitio www.cataloniatrading.com, con lo cual Banco Santiago se encuentra impedido de tener el nombre de dominio <bancosantiago.com>, lo que perturba su actividad comercial.

13. Este uso ilegtimo y desleal empaña el buen nombre de la marca Banco Santiago y de sus productos y servicios asociados.

VI Peticion Concreta .

De conformidad con el prrafo 4. b) de la Poltica, por las razones descritas en el nmero anterior, el demandante solicita al Grupo Administrativo de Expertos nombrado en el presente procedimiento, que dicte resolucin definitiva para la transferencia del dominio <bancosantiago.com> a nombre de Banco Santiago, demandante de este procedimiento, ya individualizado.

VII. Grupo Administrativo De Expertos.

Conforme lo dispuesto en el prrafo 3 .b) iv), la parte demandante opta porque la controversia sea decidida por un grupo de Expertos compuesto por un nico miembro.

VIII Jurisdiccion Del Registrador.

De conformidad con lo dispuesto en el prrafo 3 .b) xiii), el demandante acepta someterse nicamente respecto de cualquier impugnacin que pueda efectuar el demandado, en relacin con una resolucin del Grupo Administrativo de Expertos, de ceder el nombre de dominio objeto de la presente demanda, a la jurisdiccin de los tribunales en la Oficina Principal del Registrador interesado, o en defecto de la situacin anterior, a los tribunales que correspondan al domicilio del titular del nombre de dominio que figuran en el registro del nombre o nombres de dominio contenidos en la base de datos WHOIS del registrador interesado, en el momento que se haya presentado la demanda al Centro de Arbitraje de la OMPI.

IX Comunicaciones.

Se ha transmitido una copia de la presente demanda, junto con la portada prescrita por el Reglamento Adicional, mediante comunicaciones por correo electrnico a cataloniatrading@hotmail.com y hostmaster@d-na.com, adems del envo de material impreso por correo certificado a JLB, P.O. Box 52, St. Fruitos de Bages, Barcelona, España, al igual que se ha transmitido al registrador interesado, una copia de la presente demanda por va electrnica confirmada por correo certificado.

X. Certificacion.

El demandante acepta que la demanda que plantea y los recursos jurdicos que solicita en relacin con el registro del nombre de dominio, la controversia o la solucin de la controversia, afectarn nicamente al titular del nombre de dominio y exime de los mismos a: Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI y a los Miembros del Grupo de Expertos, excepto en caso de infraccin deliberada, a los Registradores interesados, al Administrador del Registro, a la Corporacin de Asignacin de Nmeros y Nombres de Internet, as como a sus directores, funcionarios, empleados y agentes, salvo negligencia, culpa o dolo de los anteriores.

El demandante certifica que la informacin contenida en la presente demanda es, a su leal saber y entender, completa y exacta, que la presenta demanda no se presenta por ningn motivo inadecuado, como el de crear obstculo, y que las afirmaciones efectuadas en la presente demanda estn garantizadas por el Reglamento y la legislacin aplicable, tal y como existe actualmente o en la medida en que puede extenderse mediante un argumento razonable y de buena fe.

Xi. Documentos Probatorios.

En la oportunidad procesal correspondiente, esta parte someter a conocimiento del sentenciador, una cantidad importante de documentacin que acredita todo lo anteriormente expuesto por esta parte.

5.2 Contestacin de la Demanda

Con fecha 20 de Noviembre de 2000, el "Centro" formul el acuse de ausencia de escrito de contestacin, por lo que la Demanda se entiende como legalmente notificada, y por perdido el derecho de el "Demandado" a producir su contestacin.

 

6. Debate y Conclusiones

6.1 Normas aplicables

El artculo 15 literal a) del "Reglamento" ordena al "Panel" tomar su decisin sobre la base de:

6.1.1 Las manifestaciones y los documentos presentados por las partes;

6.1.2 Lo dispuesto en la "Poltica" y en el propio "Reglamento";

6.1.3 De acuerdo con cualesquiera reglas y principios de derecho, que el "Panel" considere aplicables.

La versin 5.0 del acuerdo de registro ("service agreement") del "Registrador" incluye la "Poltica" en vigencia para el "Registrador". Ello obliga al "Demandado" a sujetarse a este procedimiento de acuerdo a dicha "Poltica" y a su "Reglamento".

El artculo 4 literal a) de la "Poltica" establece de manera expresa las controversias aplicables al procedimiento administrativo obligatorio, en los siguientes trminos:

"a. Controversias aplicables. Usted estar obligado a someterse a un procedimiento administrativo obligatorio en caso de que un tercero (un "demandante") sostenga ante el proveedor competente, en cumplimiento del Reglamento, que:

"i) usted posee un nombre de dominio idntico o similar hasta el punto de crear confusin con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos;

"ii) usted no tiene derechos o intereses legtimos respecto del nombre de dominio; y

"iii) usted posee un nombre de dominio que ha sido registrado y se utiliza de mala fe."

En aplicacin de los lineamientos citados, a continuacin el "Panel" estudiar y evaluar los hechos y las alegaciones que constan en el proceso.

6.2 Identidad o Similitud Confundible

Alega la "Demandante" que el nombre de dominio <bancosantiago.com>, registrado por el "Demandado" es idntico a la marca sobre la que ella tiene derechos preexistentes.

Es evidente la coincidencia que entre las denominaciones se presenta en los aspectos fontico, visual e ideolgico, ya que la nica diferencia perceptible ES LA INEXISTENCIA DE ESPACIO ENTRE LAS PALABRAS "Banco" y "Santiago" que conforman el nombre de dominio, lo que por la naturaleza del mismo es obligado, resultando adems inocuo como elemento de diferenciacin, ya que es una circunstancia fontica e ideolgicamente irrelevante, mientras que visualmente es poco significativa.

Por lo que hace al trmino ".com", como se sabe, el mismo es una expresin genrica ineludible para los nombres de dominio de connotacin comercial o empresarial, por lo que no añade ninguna distintividad al nombre de dominio controvertido, resultando entonces que entre las marcas registradas propiedad de la "Demandante" y el referido nombre de dominio, existe similitud en grado de confusin, sino es que identidad plena y total.

6.3 Derechos e Intereses Legtimos Respecto del Nombre de Dominio

Acerca de la legitimidad respecto del nombre de dominio que pudiere corresponder a el "Demandado", cabe en primera instancia señalar que la ausencia de contestacin a la demanda debe tener por aceptados los hechos narrados en la demanda, y al mismo tiempo, exhibe que el "Demandado" carece de intereses o derechos respecto de dicho nombre, al no presentar argumentos de defensa.

No debe pasar inadvertido en el dictado de la presente resolucin, el hecho de que el nombre de dominio materia de esta controversia no es utilizado en forma directa por el "Demandado", sino que el mismo remite a un sitio diverso bajo la nomenclatura www.cataloniatrading.com. Es de señalarse que, tratndose de servicios bancarios, el error o confusin en que el consumidor pueda caer es especialmente grave, ya que son servicios en los que la identificacin del origen de los servicios, y la identificacin precisa del intermediario son premisas de la seguridad en operaciones de este tipo. En tal sentido, cualquier gnero de confusin debe ser eliminado, lo que se manifiesta de manera clara en este caso.

Asimismo, el hecho de que el propio nombre del registrante y "Demandado", a quien se identifica como "JLB", sea ficticio, hace presumir que existe solo la intencin de utilizar el atractivo de un nombre y marca como "BANCO SANTIAGO" para atraer usuarios, lo cual evidencia la mala fe en la adopcin y uso de dicho nombre de dominio.

Este "Panel" ha tenido a la vista los diversos y numerosos materiales publicitarios generados bajo el patrocinio de el "Demandante", constatando lo afirmado por la "Demandante" en su demanda.

La "Demandante" alega que el "Demandado" no tiene derechos o intereses legtimos sobre el nombre de dominio <bancosantiago.com>, toda vez que ste le corresponde a ella en razn de que el mismo ha sido adoptado desde hace ms de 20 años como nombre corporativo de la institucin, siendo adems su marca registrada, lo que no ha sido controvertido por el "Demandado", como era su obligacin conforme al artculo 4 literal c) de la "Poltica".

El artculo 4 literal c) de la "Poltica" establece varias maneras como el "Demandado" puede demostrar sus derechos y sus legtimos intereses sobre el nombre de dominio al responder la demanda, señalando las siguientes:

"i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, usted ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilizacin, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relacin con una oferta de buena fe de productos o servicios; o

"ii) usted (en calidad de particular, empresa u otra organizacin) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios; o

"iii) usted hace un uso legtimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intencin de desviar a los consumidores de manera equvoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestin con nimo de lucro."

El "Demandado" no dio contestacin a la demanda, por lo que no existen argumentos, defensas, intereses o derechos que resulten oponibles a los derechos que la "Demandante" ha acreditado poseer respecto de la marca y "Banco Santiago".

En el mbito de la competencia desleal, el artculo 10 bis numeral 1) del Convenio de Pars para la Proteccin de la Propiedad Industrial, prohbe los actos de confusin en los siguientes trminos:

"En particular debern prohibirse:

"1) Cualquier acto capaz de crear confusin, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial y comercial"

Adems, el "Demandado" no ha utilizado en forma directa ni utiliza actualmente la denominacin BANCOSANTIAGO.COM para llevar a cabo alguna oferta de productos o servicios, sino que la utiliza como gancho o puente para atraer usuarios a un sitio diverso identificado como "cataloniatrading.com". Ello se aprecia particularmente al acceder al sitio www.bancosantiago.com. En efecto, el "Panel" realiz el ingreso el 22 de Diciembre de 2000, a dicha pgina, con el resultado ya mencionado.

Teniendo en cuenta que la "Demandante" no ha otorgado licencia al "Demandado" para el uso de su marca "Banco Santiago" o para registrar un nombre de dominio que incluya dicha expresin, as como el hecho de que la expresin "Banco Santiago"no se acredita que guarde relacin con el nombre o las actividades del "Demandado", conduce a el "Panel" a determinar que el "Demandado" carece de derechos e intereses legtimos sobre el nombre de dominio <Bancosantiago.Com>.

6.4 Registro de Mala Fe

Hecho el anterior prembulo, la "Demandante" afirma que el dominio <bancosantiago.com> ha sido registrado de mala fe, ya que constituye una infraccin de los derechos de propiedad intelectual de la "Demandante" sobre sus marcas, generando un obstculo para efectos de la presencia en Internet de sta, atendiendo particularmente que el "Demandado" carece de derecho o inters legtimo para registrar o emplear dicho nombre de dominio, opinion que es compartida por este Panel. Lo anterior se confirma al haber el "Demandado" omitido presentar en tiempo su contestacin a la demanda.

En adicin, es de considerar que la imprecisin respecto de la persona del registrante, sea individuo o persona jurdica, se interpreta por el "Panel" como prueba de la mala fe del registrante al haber optado por registrar dicho nombre de dominio bajo circunstancia annimas como las mencionadas, y en abierta amenaza de violacin a los derechos marcarios de el "Demandante", y la inminente confusin a los consumidores o usuarios.

 

7. Decisin

El Panel ha determinado que el nombre de dominio <bancosantiago.com> es similar en grado de confusin a las preexistentes marcas BANCO SANTIAGO de la "Demandante". Asimismo, el "Panel" ha determinado que el "Demandado" carece de derechos e intereses legtimos respecto de dicho nombre de dominio. El "Panel" tambin ha determinado que el registro de dicho nombre de dominio por el "Demandado" ha sido efectuado de mala fe y que la forma en que el mismo es usado por parte de ste es una conducta que tiene una clara connotacin de mala fe. Asimismo, la presuncin de la inexistencia de la persona fsica o jurdica registrante, o bien su anonimato, son indicios que conducen a considerar que el registro ha sido efectuado de mala fe.

Por todo ello y conforme a los artculos 4 literal i) y 15 de la "Poltica" y el "Reglamento" respectivamente, el "Panel" resuelve ordenar que el registro del nombre de dominio <bancosantiago.com> sea transferido a la "Demandante" BANCO SANTIAGO.

 


 

Mauricio Jalife
Panelista Unico

Fecha 26 de Diciembre de 2000

 

: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2000/d2000-1351.html

 

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