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Centro de Mediacin y Arbitraje de la OMPI

 

DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Comunidad Autnoma de Galicia vs Sait, S.L.

Caso No. D2000-1465

 

1. Las partes

1.1. Demandante: Comunidad Autnoma de Galicia, con domicilio social en Edificio Administrativo San Caetano n 3 E 15771 Santiago de Compostela, España, representada D Sergi Moreu Soler, Nominalia Internet S.L., con domicilio Passeig Llus Companys, 23, E-08010 Barcelona, España.

1.2. Demandado: Sait, S.L. con domicilio social en Ronda de Outeiro n 1 bajo, E-15009 A Coruña, España.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registro

2.1. Esta demanda tiene como objeto el nombre de dominio <xunta.net>.

2.2. La entidad registradora del citado nombre de dominio es Network Solutions, Inc., con domicilio en 505 Huntmar Park Drive, Hurndon, Virginia, 20170 - 5139, Estados Unidos de Amrica.

 

3. Iter procedimental

3.1. Una demanda, de acuerdo con la "Poltica Uniforme de Solucin de Controversias en materia de Nombres de Dominio", en lo sucesivo denominada "Poltica Uniforme", adoptada por ICANN el 24 de octubre de 1999, y de acuerdo con el Reglamento adoptado tambin por ese Organismo para desarrollo de esa "Poltica Uniforme", en lo sucesivo "el Reglamento ", fue presentada por correo electrnico ante el Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI, en lo sucesivo "El Centro de Arbitraje", el da 27 de octubre de 2000. La copia de la demanda fue recibida el 31 de octubre de 2000.

3.2. Una copia de la demanda fue enviada por correo a la entidad registradora el 2 de noviembre de 2000 solicitando su verificacin. El registrador comunic la verificacin de la demanda el 7 de noviembre de 2000.

3.3. Una copia de la demanda tambin fue enviada el 21 de noviembre de 2000 al demandado a los domicilios y direcciones señaladas en los datos del nombre de dominio (Documento 6). Consta que las notificaciones no pudieron ser entregadas al demandado a pesar de los reiterados intentos que se hicieron especialmente para la entrega por el servicio DHL de una copia de la demanda figurando que tal entrega no fue posible porque la direccin era incompleta o incorrecta. Asimismo, consta que la demanda tambin fue intentada transmitirse por fax y por correo electrnico a los nmeros y direccin señalados por su titular en el nombre de dominio sin que tampoco tal notificacin fuera posible.

En consecuencia, el demandado no contest a ninguna de las notificaciones, ni por tanto, a la demanda.

3.4. Con fecha 12 de enero de 2001, de acuerdo con la peticin del demandante de que la disputa fuera decidida por un panel compuesto de un solo miembro, la OMPI design a D. Alberto de Elzaburu como panelista, hacindole llegar posteriormente copia completa de la documentacin.

3.5. Siendo la entidad demandante una entidad de derecho pblico español, donde la lengua oficial es ese idioma, siendo el panelista tambin de nacionalidad española, y siendo tambin esa la nacionalidad de la sociedad demandada rebelde hacindose uso de la facultad conferida en el artculo 11.b) de la "Poltica Uniforme", se considera como lengua del procedimiento a la española, y en ella se dicta la presente resolucin.

 

4. Antecedentes de hecho

4.1. El demandante, es una Comunidad Autnoma que forma parte de la organizacin territorial del Estado Español de acuerdo con el artculo 137 de la Constitucin Española. La Comunidad Autnoma de Galicia se reconoce y rige por el Estatuto de Autonoma de Galicia aprobado por Ley Orgnica 1/1981 de 6 de Abril (BOE 101, de 28 de Abril de 1981).

Asimismo, la Comunidad Autnoma de Galicia es titular de diversas marcas inscritas en la Oficina Española de Patentes y Marcas para proteger productos y servicios pertenecientes a las 42 clases del Nomenclator Internacional. Estas marcas estn formadas por la denominacin Xunta de Galicia dispuesta en una forma peculiar a las que se acompaña un grfico que constituye el escudo propio de Galicia. A continuacin se reproduce el distintivo de estas marcas:

4.2. El demandado Sait, S.L., es una Sociedad mercantil de nacionalidad española.

 

5. Pretensiones de las partes

5.1. Demandante

El demandante, en su escrito de demanda, establece:

- Que la titularidad en favor de la Comunidad Autnoma de Galicia de las marcas españolas inscritas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y que reivindican la denominacin XUNTA DE GALICIA en donde, ciertamente, el trmino XUNTA es el principal, le otorga un monopolio sobre esta denominacin que, adems, goza de gran renombre y notoriedad entre el pblico por serle de sobra conocida.

- Que "XUNTA" es la traduccin al gallego de "JUNTA", nombre por la que se conoce a la XUNTA DE GALICIA/JUNTA DE GALICIA que es el nombre oficial que designa al Gobierno de la Comunidad Autnoma de Galicia segn se reconoce en el propio Estatuto de Autonoma de Galicia, añadiendo que la denominacin XUNTA/JUNTA se reconoce en el propio art. 13 y otros del Estatuto.

- Que la denominacin "XUNTA" es muy conocida ya que de esta forma se designa al Gobierno de Galicia tanto en la prensa como en campañas institucionales por lo que, realmente, el pblico en general reconoce claramente que con la denominacin XUNTA se designa al Gobierno de Galicia.

- Que el nombre de dominio <xunta.net> es idntico en la parte fundamental (xunta) a las marcas XUNTA DE GALICIA que la Comunidad Autnoma de Galicia tiene registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

- Que Sait, S.L. no tiene ningn derecho o inters legtimo en relacin con el nombre de dominio "xunta.net" respondiendo este registro y uso a una actitud de mala fe por parte del solicitante que no puede desconocer los legtimos derechos e intereses que la Comunidad Autnoma de Galicia tiene sobre la denominacin XUNTA.

- Que Sait, S.L. ha registrado otros nombres de dominio que se corresponden con marcas famosas de otras empresas como <ondacero.com> lo cual es un dato relevante de mala fe.

- Que el 30 de marzo de 2000 envi a Sait, S.L. un requerimiento notarial solicitando que transfiriese los nombres de dominio al legtimo titular.

Como consecuencia de todo ello el demandante solicita la transferencia a su favor del nombre de dominio <xunta.net>.

5.2. Demandado

El contenido de la demanda ha sido remitido al demandado de acuerdo con lo previsto en el artculo 2.a) de "el Reglamento" a todas las direcciones de contacto, por DHL, correo electrnico y fax, que haban sido proporcionadas y constan en los datos del nombre de dominio <xunta.net> sin que conste que el demandado haya recibido la notificacin por lo que no ha contestado.

 

6. Debate y conclusiones

6.1. Reglas aplicables

El apartado 15 a) del "Reglamento" encomienda al panel la decisin de la demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,

- lo dispuesto en la "Poltica Uniforme" y en el propio "Reglamento", y

- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios del derecho que el panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta la comn residencia en España de demandante y demandado son de especial atinencia, junto con las reglas de la poltica uniforme, las leyes y principios del derecho nacional español.

6.2. Examen de la circunstancia referente a la no recepcin de la presente demanda por el demandado

El panel quiere, antes de entrar a conocer en el fondo del asunto, hacer una referencia a la circunstancia que se aprecia en el expediente y que se deriva de la imposibilidad de haber hecho llegar al demandado copia de la demanda. De ah, se podra deducir que la adopcin de una resolucin en el presente caso podra ser emitida con indefensin del demandado pues ste podra alegar que no ha tenido "oportunidad" de responder.

Pues bien, analizando los documentos obrantes en el presente expediente, el panel es de la conviccin de que se han respetado las exigencias impuestas por el art. 2 de "el Reglamento" de tal manera que se han puesto todos los medios necesarios para que la demanda fuese notificada al demandado para que ste pudiese, en consecuencia, recibirla y articular sus medios de defensa. En efecto, consta que la demanda se ha notificado a los domicilios de correo y direcciones de correo electrnico y nmero de fax señalados por el demandado en el nombre de dominio.

Si se admitiera que al haber sido imposible entregar la demanda al demandado el procedimiento administrativo podra seguir se estaran, de alguna manera, posibilitando actuaciones fraudulentas por parte de aquellas personas que registran nombres de dominio de terceros y, para no verse sometidos a este procedimiento administrativo, establecen nombres y direcciones falsos, inexistentes o de gran dificultad para la notificacin de estas demandas o se niegan a recibirlas.

Por eso, el panel entiende que al haberse realizado de manera correcta la notificacin y haberse puesto todos los medios necesarios para que esta notificacin llegase al demandado, se debe entrar a conocer el fondo del asunto.

6.3. Examen de los presupuestos de admisibilidad de la demanda contenidos en el apartado 4 a) de la poltica uniforme

Estos son:

- Que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusin, con una marca de productos o servicios anterior sobre la que el demandante tenga derechos,

- Que el demandado carezca de derechos o inters legtimo en relacin con el nombre de dominio, y

- Que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

6.3.1 Semejanza entre nombre de dominio y marcas

El demandante alega la titularidad de diversas marcas aportando fotocopias de la publicacin de las solicitudes de las mismas en el Boletn Oficial de la Propiedad Industrial que es una publicacin oficial de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Este panel ha comprobado -a travs de un pequeño muestreo- la situacin registral de alguna estas marcas pudiendo afirmarse que los expedientes comprobados se encuentran en vigor. Tales expedientes concretamente han sido los siguientes:

Marca española 1.298.130 XUNTA DE GALICIA (grfica) clases 16, concedida el 5 de Febrero de 1991.

Marca española 1.298.152 XUNTA DE GALICIA (grfica) clases 38, concedida el 3 de Septiembre de 1990.

Marca española 1.298.155 XUNTA DE GALICIA (grfica) clases 41, concedida el 3 de Septiembre de 1990.

Marca española 1.298.156 XUNTA DE GALICIA (grfica) clases 42, concedida el 16 de Mayo de 1991.

Una comparacin entre el distintivo que forma las marcas registradas y el nombre de dominio impugnado pone de manifiesto que entre ellos existe identidad en relacin con el vocablo XUNTA. Este panel entiende que, precisamente, es la denominacin XUNTA la principal de las marcas registradas por la Comunidad Autnoma de Galicia, entre otras razones, porque si apreciamos el distintivo registrado como marca podemos comprobar que, precisamente, el trmino XUNTA es el preponderante ya que es el que destaca con sustantividad propia.

Las denominaciones XUNTA y XUNTA DE GALICIA son utilizadas indistintamente para referirse al Gobierno de la Comunidad Autnoma de Galicia. Este reconocimiento es incluso oficial segn se desprende de diversos apartados y preceptos del Estatuto de Autonoma de Galicia de 6 de abril de 1981. Particularmente, y en su versin gallega que tambin es oficial pues el idioma gallego tambin es oficial en la Comunidad Autnoma de Galicia, , el art. 9 del Estatuto señala que la "XUNTA" es uno de los Organismos a travs de los cuales se ejercen los poderes de la Comunidad Autnoma. Adems, el Captulo Segundo del Ttulo Primero se refiere, concretamente, a la "XUNTA" y su Presidente. Captulo que es desarrollado a travs de los arts. 15 a 18 donde, particularmente, en los arts. 15, 16 y 17 se menciona en varias ocasiones a la "XUNTA".

Adems, tanto en los correspondientes medios de comunicacin como en el uso ordinario que la gente realiza cuando se refieren al Gobierno de la Comunidad Autnoma de Galicia, se le denomina "XUNTA". En este sentido, incluso cabra afirmar que la denominacin XUNTA precisamente, por estar redactada en gallego- no tiene parangn ni equivalencia con el nombre de otros Gobiernos de otras Comunidades Autnomas españolas que tambin se denominan JUNTA como, por ejemplo, la de CASTILLA LEON, ANDALUCIA etc.

En definitiva, y acreditada la circunstancia de que XUNTA es la parte relevante de las marcas registradas por la Comunidad Autnoma de Galicia y que el comn de la poblacin identifica a la XUNTA con el Gobierno de Galicia claramente se puede sacar como conclusin que el nombre de dominio "xunta" es claramente confundible con las marcas registradas XUNTA DE GALICIA invocadas por el demandante.

6.3.2. Posible existencia de derechos o intereses legtimos por parte del demandado titular del dominio impugnado

La ausencia de contestacin a la demanda por parte del demandado no permite conocer su versin acerca de las razones, derechos e intereses legtimos que le llevaron a adoptar el dominio <xunta.net>.

El panel considera que esa ausencia de contestacin supone una aceptacin implcita de carencia de derechos o intereses legtimos por parte del demandado. Adems, quiere tambin reiterar que como se dijo en el apartado 6.2- no se puede alegar indefensin por la mera circunstancia de no haber recibido la notificacin de esta demanda ya que como se dijo- se han puesto todos los medios necesarios para que esa notificacin se produjese. Y, producida esa notificacin, si el demandado hubiera tenido derechos o intereses legtimos que acreditasen a su favor derechos sobre el dominio "xunta.net" de forma explcita los podra señalar en este escrito de contestacin a la demanda.

Adems, para el panel parece muy claro que ni el demandado en particular ni nadie en general podra acreditar la existencia de unos derechos o intereses legtimos para registrar el nombre de dominio XUNTA por cuanto, como se dijo en el apartado 6.3.1, este nombre se corresponde con la denominacin oficial de uno de los Organos a travs de los cuales se ejerce el poder de la Comunidad Autnoma de Galicia. Por eso y como ya afirmamos en nuestra resolucin de 29 de noviembre de 2000 referida a los nombres de dominio "xuntadegalicia.net" y "xuntadegalicia.org"- el nombre XUNTA DE GALICIA y/o XUNTA pertenece por Ley a la Comunidad Autnoma de Galicia. Incluso si un tercero pretendiese registrar -por ejemplo, bajo una modalidad de signo distintivo- la denominacin XUNTA DE GALICIA y/o XUNTA tal registro sera invalidado por no respetar el principio de legalidad. De ahi se puede concluir que el demandado ni ostenta ni ha ostentado derecho o inters legtimo alguno sobre la denominacin XUNTA y, por tanto, sobre el dominio <xunta.net>.

6.3.3. Posible existencia de mala fe en el registro del dominio <XUNTA.NET> y posible existencia de uso de mala fe de ese nombre de dominio

6.3.3.1 Preliminar

Una de las cuestiones que ha suscitado mayor controversia a la hora de decidir un procedimiento iniciado al amparo de la Poltica Uniforme es la concurrencia o no de dos requisitos independientes pero ntimamente conectados, que son:

- registro del dominio de mala fe, y

- uso del dominio de mala fe.

Para un perfecto entendimiento del alcance de tales requisitos y, especialmente, su carcter conexo conviene recordar lo establecido en la Decisin del caso nmero D2000-0239 donde se señal lo siguiente: "lo primero que hay que hacer notar en esta materia es que si bien la poltica uniforme establece distintos requisitos para el sometimiento a un procedimiento administrativo obligatorio, no puede considerarse que esos requisitos sean tan independientes que no tengan una relacin importante entre ellos. Desde este punto de vista no parece dudoso que cuando alguien ha registrado un nombre de dominio de mala fe y sin inters legtimo, es difcilmente imaginable que pueda usar de buena fe el nombre de dominio que ha registrado. Por el contrario, parece indudable que quien ha registrado un nombre de dominio de mala fe y sin inters legtimo, lo estar usando de mala fe, puesto que asumir una solucin distinta sera absolutamente contradictorio. Quien acta de mala fe para registrar un nombre de dominio lo usar de mala fe, porque la mala fe se vincula al conocimiento que tena en el momento del registro de estar perjudicando sin causa legtima, a los derechos de un tercero".

Pues bien, sobre la base de las consideraciones realizadas en esta decisin vamos a analizar si en el presente caso concurren los dos requisitos exigidos por el apartado 4.a ltimo prrafo de la Poltica Uniforme.

6.3.3.2. Registro de mala fe

El demandado no ha contestado a la demanda presentada, no aportando prueba ni alegato alguno que justifiquen con qu finalidad adopt el dominio controvertido, si ha llevado a cabo alguna actividad comercial con la denominacin XUNTA o si dispone de algn derecho sobre la misma.

Por otra parte, ha quedado acreditado que el nombre XUNTA es un nombre que se corresponde con la denominacin del Gobierno de la Comunidad Autnoma de Galicia que, adems, constituye un nombre conocido y que el pblico lo identifica inexorablemente con un Organismo Oficial de la Comunidad Gallega. Es obvio que el demandado (que incluso tiene su aparente domicilio en Galicia) no puede alegar desconocimiento de tal nombre ya que aparece cotidianamente en los medios de comunicacin, es utilizado por los ciudadanos e, incluso tambin queda reflejado en cuantas campañas institucionales o promocionales realiza la propia XUNTA DE GALICIA o, porque no decirlo, la XUNTA.

En definitiva, se debe concluir afirmando que no es plausible una creacin independiente por el demandado del dominio XUNTA por lo que el panel est convencido de que el demandado ha actuado de mala fe al pretender inscribir a su nombre el dominio <xunta.net> concurriendo, por tanto, el requisito del registro de mala fe.

6.3.3.3. Uso de mala fe.

Ha quedado acreditado que el nombre de dominio no est siendo usado de tal manera que podra pensarse que al no haber actividad alguna en relacin con este nombre de dominio el mismo no se usa y, por tanto, ello supondra que tampoco puede haber uso de mala fe.

Como ya hemos señalado en nuestra resolucin de 29 de noviembre de 2000 en los casos <xuntadegalicia.org> y <xuntadegalicia.net> (Caso No. 2000-1017, Comunidad Autnoma de Galicia vs Jess Sancho Borraz), recordando lo manifestado por la resolucin de 26 de mayo de 2000 (Caso No. D 2000-239, J. Garca Carrin, S.A. vs M Jos Cataln Fras) entendemos que este planteamiento no puede aceptarse ya que llevado a sus ltimas consecuencias podra traer resultados insostenibles puesto que bastara con registrar un nombre de dominio idntico a una marca ajena y no usarlo para imposibilitar que el titular de la marca registrada pueda recuperarlo a travs de este procedimiento arbitral. Se podra afirmar que esta actuacin implica un fraude de ley cuya regulacin en el Derecho español est prevista en el artculo 6.4 del Cdigo Civil que cataloga como tal los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurdico o contrario a l.

Este panel considera que sera un fraude de ley aprovecharse de la posibilidad de poder registrar nombres de dominio con el objeto de impedir el registro del mismo a favor del titular de la marca como tambin se puede considerar que puede constituir un uso de mala fe la mera detentacin del nombre de dominio para no utilizarlo; especialmente en aquellos casos en que el titular del dominio no puede utilizarlo pues su uso sera considerado ilcito.

Pues bien, este panel considera que cualquier utilizacin futura de un nombre de dominio XUNTA que no fuera realizado por el Organo de Gobierno de la Comunidad Autnoma de Galicia puede ser considerado un uso de mala fe por cuanto ha quedado probado que el nico Organismo que tiene derecho a ese nombre es la propia XUNTA DE GALICIA.

A mayor abundamiento se puede afirmar que un uso por el demandado del dominio <xunta.net> sera ilcito desde el momento que se hace un uso injustificado de una denominacin, marca o distintivo de una Institucin Oficial generando confusin y engaño en los usuarios de INTERNET. Nos parece evidente, y por ello es presumible asegurar que cualquier usuario que accediera a un nombre de dominio denominado XUNTA estara convencido de que est contactando con un Organo Oficial de la Comunidad Gallega de tal manera que se puede afirmar que si un tercero sin autorizacin de la JUNTA DE GALICIA/ XUNTA DE GALICIA pudiese utilizar el nombre XUNTA lo hara de mala fe y en clara contravencin de la Ley que expresamente otorga el derecho exclusivo a usar la denominacin XUNTA DE GALICIA y/o XUNTA a la Comunidad Autnoma de Galicia.

Concurre, por tanto, a juicio de este panel, el requisito de mala fe en el uso de los dominios controvertidos.

 

7. Decisin

El Panel Administrativo decide que el demandante, por las razones precedentemente expresadas, ha probado, de acuerdo con el prrafo 4 a) (i), (ii) y (iii) que concurren los tres elementos en ellos contemplados y, consiguientemente, el Panel Administrativo ordena que el dominio <xunta.net> sea transferido al demandante.

 


 

Alberto de Elzaburu
Panelista nico

24 de Enero de 2001

 

: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2000/d2000-1465.html

 

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