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Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’OMPI

Le requйrant est la Sociйtй GUEYDON SA/LOGITOYS EURL (filiales du Groupe DISTRITOYS), au capital de 200 000 Francs, Immatriculйe au R.C.S. de Grenoble sous le n° B 351 996 079, N° SIRET : 351 996 079 00015, sise BP197 38505 VOIRON Cedex, Numйro de tйlйphone : +33 4 76 67 92 00, Numйro de tйlйcopieur: +33 4 76 67 37 61, Adresse йlectronique: pascale.joud@jouet-online.com, ci-aprиs "Le requйrant".

Reprйsentйe par:

Mr Ludovic PONT-COUESLANT et Mr Mickael GUILBAUD de la Sociйtй CVFM-SOS domaines, 32 rue de Paradis, 75010 PARIS France;

Le dйfendeur est Mr FREMY Elphиge, 14, rue Greuze 75116 Paris, ci-aprиs "Le dйfendeur";

Reprйsentй par Mr le Bâtonnier Guy DANET, 17, rue de Prony 75017 Paris, 01 47 66 21 03, 01 42 27 21 55, y2kay@cybercable.fr.

Le litige porte sur le ou les noms de domaine suivants:

- <jouetonline.com>

- <jouetsonline.com>

L’unitй d’enregistrement auprиs desquelles le ou les noms de domaine sont enregistrйs est: Network Solutions Incorporation, 505 Huntmar Park Drive, Herndon VA 20170, USA.

Le statut du nom de domaine est qualifiй d'"active".

Le 31 octobre 2000, la plainte a йtй reçue par courrier йlectronique au centre d'arbitrage et de mйdiation de l'OMPI, ci-aprиs "le Centre";

Le 6 novembre 2000, la plainte a йtй reçue par courrier;

Le 1er dйcembre 2000, le Centre recevait la rйponse de l'unitй d'enregistrement;

Le 14 dйcembre, 2000 la notification de la plainte йtait faite au dйfendeur et la procйdure administrative ouverte;

Du 15 au 20 dйcembre 2000 des courriers йlectroniques ont йtй йchangйs entre requйrant et dйfendeur;

Le 15 janvier 2001 la rйponse du dйfendeur a йtй communiquйe dans le dйlai indiquй dans la notification de plainte et la procйdure administrative a йtй ouverte;

Le 29 janvier 2001, le Centre accusait rйception de ladite rйponse;

Conformйment aux Rиgles d’application des principes directeurs rйgissant le rиglement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci aprиs "les Rиgles") le Centre a alors procйdй а la nomination de la commission administrative et le 14 mars, 2001, et notifiй la nomination de trois experts, savoir, Alain Bensoussan, Benoît Van Asbroeck et Xavier Linant de Bellefonds (Prйsident) qui ont dыment fait parvenir leur dйclaration d’acceptation et leur dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment au paragraphe 7 des Rиgles.

Le demandeur, les sociйtйs GUEYDON S.A. & LOGITOYS, filiales du Groupe DISTRITOYS, l’un des leaders Europйens de la distribution de jouets, exploite depuis novembre 1999 un site de vente de jouets en ligne dйnommй <jouet-online.com>.

Il a, а cet effet, enregistrй le nom de domaine <jouet-online.com> le 29 juillet 1999 auprиs du Registrar Network Solutions et consacrй un budget d’un million de Francs Français а la constitution du site, activй totalement le 25 novembre 1999. Le chiffre d’affaires gйnйrй par le site avoisinera les 10 000 000 de Francs Français а la fin de l’annйe 2000.

La marque semi-figurative JOUET ONLINE a йtй dйposйe le 31 janvier 2000 auprиs de l’I.N.P.I. français au nom de la sociйtй GUEYDON S.A. sous le n° 00 3005198, en classes 9,28 et 38 (piиce n° 2), pour les produits et services suivants: "Cederom, appareils de jeux, jeux vidйo, jeux et jouets, communications par terminaux d’ordinateur, tйlйcommunications…".

La marque prйcitйe est exploitйe par les sociйtйs requйrantes pour l’ensemble des produits et services visйs а l’acte de dйpôt, et notamment а travers le site actif <jouet-online.com>.

De son côtй Monsieur Fremy Elphege a fait enregistrer, le 1^er dйcembre 1999, les noms de domaine suivants: <jouetonline.com> et <jouetsonline.com> auprиs du Registrar Network Solutions.

Le requйrant allиgue que:

1) les noms de domaine sont semblables, au point de prкter а confusion, а une marque de produits ou de services sur laquelle le requйrant a des droits;

2) le dйfendeur n’a aucun droit sur le ou les noms de domaine ni aucun intйrкt lйgitime qui s’y attache;

3) le ou les noms de domaine ont йtй enregistrйs et sont utilisйs de mauvaise foi.

Selon le requйrant, l’enregistrement des noms de domaine <jouetonline.com> et <jouetsonline.com> est abusif dans la mesure où aucune exploitation concrиte du nom а travers le simple dйpôt n'est dйcelable. En effet, la dйmarche ne rйvиle pas une intention d’exploitation claire: le contact administratif et le "registrant" ne sont pas diffйrents, tout comme un nom de sociйtй qui devrait a priori кtre donnй а la place du Registrant, dйtail permettant de caractйriser l’intention d’exploitation commerciale а travers un nom puis un site actif. En outre, l’absence de contact technique particulier, l’absence de serveurs propres ou dйlйguйs а un autre prestataire, l’adresse e-mail fantaisiste du titulaire prouveraient йgalement qu’aucune rйelle intention d’exploitation d’un site а travers un droit supposй de propriйtй industrielle n’existe. Il s’agit d’une donc simple rйservation abusive, dont l’utilisation projetйe reste а prouver.

Pour le requйrant, Monsieur Fremy Elphege a enregistrй les noms de domaine <jouetonline.com> et <jouetsonline.com> essentiellement dans le but de vendre ces noms, soit de mauvaise foi.

En consйquence de quoi le requйrant demande а la commission administrative constituйe dans le cadre de la prйsente procйdure de rendre, conformйment au paragraphe 4.b)i) des principes directeurs, une dйcision ordonnant que les noms de domaine <jouetonline.com> et <jouetsonline.com> soient transfйrйs а son profit.

Le dйfendeur allиgue que le requйrant ne prouve pas:

- que les noms de domaines n’йtaient pas libres puisque le dйpôt des marques йtait ultйrieur;

- qu'il a n'a pas un intйrкt lйgitime sur lesdits noms de domaine;

- qu'il 'a agi de mauvaise foi;

- que c'est au contraire le requйrant qui a agi de mauvaise foi en lui tendant un piиge.

Par consйquent, les conditions d'un transfert ne se trouvant pas rйunies et la mauvaise foi йtant du côtй du requйrant et non pas du dйfendeur, ce dernier demande а la commission administrative non seulement d'йcarter les demandes du requйrant mais que soit constatйe "la recapture illicite de nom de domaine".

La commission administrative constituйe pour trancher le prйsent litige se cantonnera strictement а l'application des rиgles de la procйdure UDRP telles qu'arrкtйes le 24 octobre 1999.

Il en rйsulte qu'elle ne saurait avoir pour mission de trancher un conflit de propriйtй intellectuelle au regard du droit français des marques, non plus que de tirer quelque consйquence de droit que ce soit des propos prйtendus injurieux ou diffamatoires йchangйs par les parties, mais uniquement de vйrifier, pour prononcer ou refuser un transfert de nom de domaine, que les conditions exprimйes par les Rиgles sont cumulativement rйunies.

En vertu du paragraphe 4.a) des principes directeurs de l’ICANN, la procйdure administrative n’est applicable qu’en ce qui concerne un litige relatif а une accusation d’enregistrement abusif d’un nom de domaine sur la base des critиres suivants:

1) le nom de domaine enregistrй par le dйtenteur est identique ou semblable au point de prкter а confusion а une marque de produits ou de services sur laquelle le requйrant (la personne physique ou morale qui dйpose la plainte) a des droits;

2) le dйtenteur du nom de domaine n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intйrкt lйgitime qui s’y attache;

3) le nom de domaine a йtй enregistrй et est utilisй de mauvaise foi.

6.1 Le nom de domaine enregistrй par le dйtenteur est-il identique ou semblable au point de prкter а confusion avec une marque de produits ou de services sur laquelle le requйrant a des droits?

La similitude entre <jouet Online et <jouet(s)online est difficilement contestable: les termes comme les notions йvoquйes et l'activitй suggйrйe coïncident de façon presque parfaite. La confusion pour l'utilisateur des rйseaux est donc fortement plausible. Sur ce plan la contre-dйmonstration du dйfendeur n'est pas convaincante.

Pour autant le requйrant a-t-il des droits sur une marque de produits ou de service? En fait le requйrant a deux formes de droits:

a) un droit antйrieur а l'enregistrement du dйfendeur sur le nom de domaine <Jouetsonline> enregistrй par lui en juillet 1999 soit antйrieurement aux Rиgles ICANN;

b) un droit postйrieur а l'enregistrement du dйfendeur sur une marque dйposйe а l'INPI.

Le droit antйrieur du requйrant sur le nom de domaine doit кtre considйrй comme une application factuelle des droits acquis en vertu du principe "premier arrivй, premier servi", seule rиgle de rйfйrence avant l'arrivйe des rиgles UDRP;

De façon sans doute volontaire, les rиgles ICANN ne visent pas explicitement les "marques antйrieures" seules ; le respect d'une marque antйrieure pouvant aisйment кtre organisй dans le cadre des droits nationaux, il n'est pas douteux que les rиgles ICANN perdraient une partie de leur intйrкt;

La traduction française des rиgles ICANN n'a pas de valeur conventionnelle; or le texte anglais parle de " trademark or service mark" et pas seulement de "trademarks" : la stricte rйfйrence au droit des marques (au demeurant quel droit prendre en considйration?) doit laisser place au concept plus gйnйral de "signe distinctif", comme invite а le faire l'expression "service mark".

Pour ces trois raisons, il a semblй а la commission administrative qu'il faut rйpondre par l'affirmative а la question numйro 1.

6.2 Le dйfenseur est-il dйpourvu de droit sur le nom de domaine ou d'un intйrкt lйgitime qui s’y attache?

Le seul droit que le dйfendeur ait sur le nom de domaine est celui de son propre enregistrement: il ne s'agit pas d'un droit de nature privative, intellectuelle ou industrielle, patronymique ou traditionnelle susceptible d'кtre mis en regard de la rиgle "premier arrivй premier servi"; pas davantage il ne s'agit d'un droit au nom commercial ; comparй а l'enregistrement antйrieur ce droit est vidй de sa substance;

En outre, le requйrant rapporte la preuve que le dйfenseur n'a pas un intйrкt lйgitime а utiliser ce nom de domaine, car l'utilisation dudit nom de domaine est largement factice. Pour cette raison, il a semblй а la commission administrative qu'il faut rйpondre par l'affirmative а la question numйro 2.

6.3 Le nom de domaine a-t-il йtй enregistrй et utilisй de mauvaise foi?

Les йchanges de courrier йlectroniques entre les parties sont chargйs d'acrimonie et la dйmarche utilisйe par le requйrant, visant а faire tomber le dйfendeur dans le piиge de la proposition commerciale de revente ne permettent pas de rйpondre а cette question sans rechercher une des cause de mauvaise foi telles qu'elles sont йnoncйes dans les rиgles ICANN elles-mкmes:

- enregistrement dans un but de revente;

- enregistrement dans un but de blocage;

- enregistrement dans le but de dйsorganiser l'activitй du concurrent;

- enregistrement aux fins de provoquer une confusion.

Il est apparu, aprиs examen, aux membres de la commission administrative que le comportement du dйfendeur ne correspondait а aucune des circonstances visйes au 4)c)IV) des Rиgles.

En consйquence la commission administrative rйpond par la nйgative а la question 3.

Sur ce, aprиs en avoir dыment dйlibйrй, constatant que les trois conditions requises pour un ordre de transfert ne sont pas cumulativement remplies, la commission administrative prend la dйcision de rejeter la demande du requйrant et de maintenir les noms de domaine du dйfendeur.

En revanche, il estime qu'il n'entre pas dans sa mission de constater une quelconque capture illicite de nom de domaine au prйjudice du dйfendeur.

Xavier Linant de Bellefonds
Prйsident de la commission

Alain Bensoussan
Expert

Benoоt Van Asbroeck
Expert

Date : 28 mars 2001