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Centro de Mediaciуn y Arbitraje de la OMPI

El Demandante es la Caja de Ahorro Española, CAIXA DE GIRONA, sociedad mercantil de nacionalidad española con domicilio en la Avenida Sant Francesc, 34-36, 17001 Girona, España (en adelante el "Demandante"). Actъa en representaciуn del Demandante D. Carlos Navarro, abogado de CUATRECASAS ABOGADOS, con domicilio en Paseo de Gracia, 111; 08008 Barcelona, España (en adelante el "Representante").

El Demandado es el Sr. Serafнn Rodrнguez Rodrнguez, con domicilio en Camino Novo, 31 baixo, Porto Do Son, A Coruña 15970, España (en adelante el "Demandado").

El nombre de dominio en disputa es <caixagirona.com>. El registrador es Network Solutions, Inc. (en adelante el "Registrador") de Herndon, Virginia, USA.

El Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (en adelante el "Centro") recibiу la Demanda (en adelante la "Demanda") el 10 de noviembre de 2000 por correo electrуnico y el 14 de noviembre de 2000 en copia firmada en papel. El 17 de noviembre de 2000, el Centro notificу al Demandante acerca de las consecuencias procesales de su presentaciуn de la demanda en un idioma diferente al usado por el contrato de registro del Registrador y enviу al Registrador un requerimiento de verificaciуn de los datos de registro, que fue contestado por el Registrador el 21 de noviembre de 2000 mediante su Network Solution’s Verification Response (en adelante el "Informe del Registrador"). El Informe del Registrador confirma que el nombre de dominio en disputa fue registrado por el Registrador, que el Demandado es el registrante "corriente" y que el nombre de dominio estб en estado "activo".

En el нnterin, el Demandado habнa recibido por correo electrуnico copia de la Demanda y se habнa puesto en contacto directo por correo electrуnico con el Demandante, copiando al Centro, los dнas 11 y 13 de noviembre de 2000. Entre diversas consideraciones, en sus mensajes el Demandante impugnaba formalmente la Demanda por no haber sido redactada en idioma inglйs.

El Demandante realizу el pago de los aranceles requeridos y notificado el 22 de noviembre sobre la existencia de Deficiencias en la Demanda (falta de firma olуgrafa en la copia dura) ratificу al Centro por correo electrуnico su decisiуn de expresar la Demanda en idioma español y remitiу original en papel debidamente firmado, que fue recibido por el Centro el 27 de noviembre de 2000.

Conocedor de las alternativas precedentemente reseñadas por haber recibido copias electrуnicas de los documentos respectivos, el 23 de noviembre de 2000 el demandado enviу al Centro un mensaje de correo electrуnico -con copia para el Demandante- manifestando, entre otras consideraciones que escapan al plano de lo jurнdico, su decisiуn de "no someterse al UDRP" con respecto al presente Caso y no contestar la demanda. Tales consideraciones y decisiуn fueron ampliadas y confirmadas al dнa siguiente por nuevo mensaje de correo electrуnico, que es el postrer material aportado por el Demandado que el Centro enviу al Panelista entre los antecedentes del caso.

Habiendo verificado que la Demanda satisface los recaudos formales de la "Polнtica Uniforme de Soluciуn de Controversias en materia de Nombres de Dominio" (en adelante la "Polнtica") y del Reglamento de la Polнtica Uniforme de Soluciуn de Controversias en materia de Nombres de Dominio (en adelante las "Reglas") aprobados por la ICANN el dнa 24 de octubre de 1999, asн como del Reglamento Adicional del Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI, (en adelante las "Reglas Adicionales"), el 29 de noviembre de 2000 el Centro enviу al Demandado una notificaciуn de acuerdo al artнculo 2(a) de las Reglas, acompañando copias de la Demanda.

El Demandado no contestу la Demanda, por lo que el centro le enviу notificaciуn de "Falta de personaciуn y ausencia de contestaciуn a la Demanda" con fecha 19 de diciembre de 2000.

El 17 de enero de 2001, luego de recibir de su parte una Manifestaciуn de Aceptaciуn y Declaraciуn de Imparcialidad e Independencia, el Centro designу al Sr. Antonio Millй como miembro ъnico de Panel Administrativo (en adelante el "Panelista"). En la misma fecha, el Centro notificу a las partes de esa designaciуn.

El Demandante presentу la Demanda en idioma español "al ser ambas partes de nacionalidad y residencia española". El Demandado utilizу el mismo idioma en las numerosas y extensas comunicaciones que enviу a su contraparte y al Centro durante las etapas preparatorias del proceso. Las alegaciones del Demandado en sus mensajes de correo electrуnico (expresamente despojados por su remitente de toda funciуn procesal) proponen la consideraciуn de una supuesta nulidad procesal por motivos formales: de acuerdo a los principios generales del Derecho (Nota 1) no puede admitirse nulidad por la nulidad en si misma, ya que los instrumentos procesales responden al objetivo de establecer un juego balanceado, imparcial y previsible de las partes, en orden a asegurar justicia en lo substancial. Habiйndose expresado larga y fluidamente en idioma español en su correspondencia incorporada a la documentaciуn del Caso, el Demandado estuvo en todo momento en condiciones de ejercitar su derecho de defensa (incluso respondiendo a la Demanda en idioma inglйs y requiriendo traducciуn a ese idioma de la misma). No habiendo hecho uso de tal derecho, el Demandado carece de todo interйs jurнdico en la cuestiуn referente al idioma del proceso y no puede ser escuchado por el Panelista que no ha sido llamado como fiscal de un entretenimiento de formalidades sino para resolver equitativamente una disputa sobre una base jurнdica (Nota 2)

Conforme el pбrrafo 11 de las Reglas:

Teniendo en cuenta lo peticionado por la ъnica parte que compareciу ante el Panel, haber utilizado el idioma español la otra parte en sus comunicaciones extra-procesales y tener ambas partes su domicilio en territorio de España, el Panelista decidiу que el idioma del procedimiento administrativo serб el español y dictar la presente decisiуn en dicho idioma.

La Marca de Comercio sobre la que se basa la Demanda es CAIXA DE GIRONA, que el Demandante tiene registrada en España bajo los siguientes nъmeros, en las clases en cada caso indicadas:

- Nє 967.041, concedida el 20 de febrero de 1982, para distinguir productos de la clase 6 del Nomenclбtor Internacional.

- Nє 967.042, concedida el 20 de noviembre de 1984 para distinguir productos de la clase 16 del Nomenclбtor Internacional.

- Nє 967.049, concedida en fecha 4 de mayo de 1982 para distinguir servicios de la clase 35 del Nomenclбtor Internacional.

- Nє 1.187.774, concedida en fecha 6 de marzo de 1989 para distinguir productos de la clase 9 del Nomenclбtor Internacional.

- Nє 1.187.775, concedida en fecha 20 de diciembre de 1989, para distinguir productos de la clase 14 del Nomenclбtor Internacional.

- Nє 1.187.776, concedida en fecha 5 de mayo de 1988 para distinguir productos de la clase 22 del Nomenclбtor Internacional.

- Nє 1.187.777, concedida en fecha 5 de mayo de 1988, para distinguir productos de la clase 25 del Nomenclбtor Internacional.

- Nє 1.187.778, concedida en fecha 4 de abril de 1988 para distinguir servicios de la clase 36 del Nomenclбtor Internacional.

- Nє 1.187.779, concedida en fecha 16 de marzo de 1988 para distinguir servicios de la clase 41 del Nomenclбtor Internacional.

Ademбs, el Demandante tiene registradas otras dos marcas españolas conteniendo los vocablos CAIXA y GIRONA: Nє 967.045 "CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA" en clase 6 del Nomenclбtor Internacional; y Nє 967.046 "CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA" en clase 16 del Nomenclбtor Internacional.

Las marcas mencionadas resultan coincidentes con la denominaciуn social del Demandante, quien afirma que la "CAIXA DE GIRONA se fundу en el año 1940 y desde entonces desarrolla su actividad como Caja de Ahorros, encontrбndose a tales efectos debidamente inscrita en el Registro de Cajas Ahorro". La revisiуn de la documentaciуn acompañada y la visita al sitio del Demandante persuaden al Panelista tanto acerca de la importante actividad financiera y de bien pъblico de la Caja de Ahorros demandante en este caso cuanto respecto de su renombre en el mercado español.

El Panelista verificу que a la fecha de dictarse la Resoluciуn el uso del nombre de dominio en disputa como direcciуn de Internet no produce acceso a ningъn sitio Web activo, exhibiendo el instrumento de navegaciуn un mensaje de "La pбgina Web solicitada no estб disponible en este momento. Puede que el sitio Web tenga problemas tйcnicos o que necesite ajustar la configuraciуn de su explorador".

El Demandante alega en apoyo de la Demanda que:

a) Las marcas CAIXA DE GIRONA y el dominio <caixagirona.com> "ofrecen, eliminadas de la comparaciуn la partнcula correspondiente al nivel superior de dominio genйrico ("com"), una absoluta identidad".

b) El Demandado no es titular de ningъn registro de marca ni de nombre comercial con la denominaciуn "CAIXA GIRONA" que pudiera legitimar su actuaciуn. Agrega que de acuerdo al derecho interno español, el demandado estб legalmente obstado de identificarse como una Caja de Ahorros.

c) El nombre de dominio objeto de la Demanda fue registrado por el demandado de mala fe "con la ъnica intenciуn de venderlo, alquilarlo o cederlo al demandante o un tercero, o bien, simplemente, impedir al demandante su utilizaciуn y ello porque, tal y como ha quedado expuesto anteriormente, el demandado en ningъn caso podrб utilizar el referido nombre de dominio en el mercado sin infringir la legislaciуn española anteriormente mencionada".

d) La tenencia pasiva del nombre de dominio, constituye un uso de mala fe, ya que impide "que el demandante pueda utilizarlo libremente y en cualquier caso estб a la expectativa de que el titular de las marcas le haga una oferta para la compra del nombre de dominio".

e) Invoca como antecedentes que lo favorecen las resoluciones dictadas en los Casos Nє D2000-0003 Telstra Corporation Limited v.Nuclear Marshmalows y N° D2000-0239 J. Garcнa Carriуn, S.A. v Josй Catalбn Frнas en el sentido de que el "uso pasivo" configurado por la mera reserva de un nombre de dominio es constitutiva de mala fe.

El Demandado no contestу la demanda, por lo que no existen argumentos de su parte a considerar.

La Polнtica establece en el artнculo 4(a) los extremos que deben ser probados acumulativamente por el Demandante para prevalecer en un procedimiento administrativo por registro abusivo de nombre de dominio. Examinaremos a continuaciуn la existencia o inexistencia de tales extremos en este Caso.

Dado que no tiene significaciуn la presencia o ausencia del artнculo "de"entre los vocablos "Caixa" y "Girona" y siendo la extensiуn ".com" atributo del respectivo gTDL, comъn a todos los nombres de dominio bajo dichos TLD, no puede discutirse que la Marca de Comercio CAIXA DE GIRONA es idйntica al nombre de dominio <caixagirona.com>. En consecuencia, el requisito del parrafo a(i) del artнculo 4 de la Polнtica se cumple en el Caso.

De acuerdo a lo alegado y probado en el Caso, la denominaciуn "Caixa de Girona" identifica desde hace mбs de medio siglo al Demandante como entidad financiera activa en el ramo de Cajas de Ahorro. Ausente el Demandado del presente proceso, nada en el mismo indica que los vocablos "caixagirona", "caixa" o "girona" integren alguna marca de comercio del Demandado o tengan relaciуn con el nombre del Demandado o con empresa o negocio de su propiedad, o hayan sido usados por el Demandado con algъn propуsito no comercial. Nada en la correspondencia enviada por el Demandado al Demandante o al Centro hace suponer por su parte algъn derecho o interйs legнtimo en el nombre de dominio en disputa.

Por lo demбs, el Demandado no demostrу la existencia de las circunstancias aludidas en los parrбfos "i." a "iii." del artнculo 4.c. de la Polнtica, ni la existencia de cualquier otra circunstancia que pudiera demostrar derechos o interйs al uso de los nombres de dominio a los fines del parrбfo 4(a)(ii) de la Polнtica. En particular:

No existe alegaciуn ni prueba alguna en el sentido de que "antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia" el Demandado hubiera usado los nombres de dominio o "efectuado preparativos demostrables" para hacerlo "en relaciуn con una oferta de buena fe de productos o servicios".

Tampoco existe alegaciуn ni prueba alguna en el sentido de que el Demandado haya sido "conocido corrientemente por el nombre de dominio" en disputa.

Resulta igualmente inexistente alegaciуn o prueba en el sentido de que el Demandado haya hecho o estй haciendo algъn "uso legнtimo y leal o no comercial del nombre de dominio", cualquiera que fuera su intenciуn o propуsito.

Sobre tales bases, el Panelista concluye que el Demandado no tiene interйs legнtimo en el uso del nombre de dominio <caixagirona.com>. En consecuencia, el requisito del pбrrafo a.(ii) del artнculo 4. de la Polнtica se cumple en el Caso.

Dado que el pбrrafo bajo examen requiere la existencia del mala fe tanto en el registro como en el posterior uso del nombre de dominio, el Panelista hace mйrito de que:

a) Ha sido alegado por el Demandante que las marcas del Demandante se hallaban registradas desde la dйcada de los años 80’, para identificar comercialmente una actividad iniciada finalizando la primera mitad del siglo pasado. Esto lleva al Panelista a considerar que el Demandado registrу deliberadamente el nombre de dominio para apropiarse de una denominaciуn social y marca prestigiosa en el mercado español, de propiedad de un tercero.

b) Se considera que la mera "reserva" del nombre de dominio registrado aun cuando no permita a los usuarios de Internet operar el acceso a un sitio Web activo, constituye un "uso" de tal nombre de dominio, ya que de esa forma йste no puede ser registrado ni usado por otra persona (Asн lo viene considerando la jurisprudencia del Centro desde tan temprano como el Caso D2000-0003 Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows).

Para examinar la existencia de buena fe o mala fe en la conducta del Demandado al registrar y usar los nombres de dominio en disputa, deberбn revisarse ahora las alegaciones del Demandante acerca de las circunstancias mencionadas en la lista no exhaustiva de evidencias de mala fe inclusas en los cuatro pбrrafos del artнculo 4.(b) de la Polнtica:

Las alegaciones y pruebas presentadas no llevan a considerar que el Demandado haya realizado el registro y uso del nombre de dominio en disputa con "con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante o a un competidor de ese demandante". Las alegaciones en tal sentido del demandante no se respaldan en hecho alguno y el Demandado lo niega enfбticamente en su correspondencia extra-procesal.

Las alegaciones y pruebas presentadas por el Demandante no llevan al Panelista a considerar que el Demandado haya "registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente".

El Demandado no es un competidor del Demandante y en consecuencia no pudo haber "registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor".

El Panelista considera que en caso de que el Demandado usara efectivamente el nombre de dominio como URL de algъn sitio activo en la Web estarнa realizando una tentativa deliberada para "atraer, con бnimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en lнnea". En tal supuesto, los usuarios de Internet se verнan llevados a "confusiуn con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliaciуn o promociуn" del sitio creado por el Demandado "o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en lнnea".

El absoluto silencio acerca de la cuestiуn en la correspondencia extra-procesal y la ausencia de contestaciуn a la Demanda no proporciona al Panelista elemento alguno para presumir que el Demandado pueda hacer en el futuro algъn uso legнtimo del nombre de dominio en disputa, de modo que el mismo pase a cumplir su destino ъnico y natural como valioso recurso tйcnico de Internet de acuerdo a la Polнtica y sin dañar los derechos del Demandante como titular de una marca que coincide con el contenido de tal nombre de dominio. Tampoco descarta la ausencia de contestaciуn la posibilidad de que en caso de usarse en un futuro el nombre de dominio en disputa se causara confusiуn a los usuarios de Internet que buscaran el sitio del Demandante introduciendo como direcciуn el nombre de dominio que contiene su denominaciуn social y marca comercial. En opiniуn del Panelista, en tal caso los usuarios de Internet tendrнan motivos para pensar que el uso de la denominaciуn como nombre de dominio implica alguna clase de participaciуn del Demandante en los documentos o servicios que el Demandado ofreciera en la direcciуn identificada con el mismo. En consecuencia, el Panelista concluye que la circunstancia constitutiva de mala fe indicada en el pбrrafo 4.(b)(iv) de la Polнtica se verifica en el Caso.

La conclusiуn anterior se extrae sobre la ъnica base de las Polнticas y sin tomar en cuenta la alegada ilegalidad del uso de la denominaciуn "caixa" o "caja" por una persona o entidad que no cumpla los recaudos de la legislaciуn española sobre Cajas de Ahorro, dado que el gTDL ".com" es global y por tanto su configuraciуn textual independiente de las normativas nacionales acerca de uso de denominaciones especiales.

En razуn de todo lo anterior, el Panelista llega a la conclusiуn de que el Demandado registrу y usу el nombre de dominio <caixagirona.com> con mala fe. En consecuencia, el requisito del Pбrrafo a(iii) del artнculo 4. de la Polнtica se cumple en el Caso.

El Demandante ha probado que el nombre de dominio es idйntico a su Marca de Comercio, que el Demandado carece de derechos o interйs legнtimo al uso del nombre de dominio, y que el Demandado registrу y usa el nombre de dominio con mala fe. En consecuencia, de acuerdo al artнculo 4. parбgrafo (i) de la Polнtica, el Panel requiere que el registro del nombre de dominio <caixagirona.com> se transfiera al Demandante.

Antonio Millй
Panelista Unico

Fechado: 29 de enero de 2001

Notas:

1. Tales principios son aplicables al Caso por imperio del art. 15 de las Reglas segъn cuyo inciso a), "El grupo de expertos resolverб la demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Polнtica, el presente Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables".

2. De esta manera, cumplirб el grupo de expertos con el mandato del art. 10, inciso b) de las Reglas: "En todos los casos, el grupo de expertos se asegurarб de que las partes son tratadas con igualdad y de que a cada parte se le ofrezca una ocasiуn justa para presentar su caso". Es obvio que tal "ocasiуn justa" incluye (siendo ello posible) el uso de la lengua materna para expresarse. El Panelista (que ha dictado numerosas Resoluciones en idioma inglйs) se complace de que las partes en estos conflictos no se vean inhibidos de usar el idioma español, que es uno de los oficiales de las Naciones Unidas y de su organismos especializado la OMPI.