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Centre darbitrage et de Mdiation de lOMPI

 

DECISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Barterforum C. v. Mr. Charles Le Menestrel

Dcision nD2000-1599

 

1. Les parties en prsence

1. La Requrante, la socit BARTERFORUM, reprsente par Martine DEHAUT, Conseil en proprit industrielle.

Le Dfendeur, Mr. Charles LE MENESTREL est non reprsent.

 

2. Rappel des faits

2. La socit BARTERFORUM est propritaire de la marque française BARTERFORUM dpose le 21 dcembre 2000, lINPI pour dsigner des produits et services dans les classes 16, 38 et 41 de la classification internationale. Elle est galement propritaire des noms de domaines barterforum.com et barter-forum.com.

3. Elle reproche au Dfendeur, Mr. Charles LE MENESTREL, davoir dpos son nom et pour son compte, les noms de domaine barterforums.com et barter-forums.com alors quil tait encore son salari. Par ailleurs, Mr. Charles LE MENESTREL, est actuellement employ dun de ses concurrents directs savoir la socit MRI International.

 

3. Sur certains aspects procduraux du prsent arbitrage

4. La prsente procdure est une procdure rpute contradictoire, rendue sur les seuls arguments soulev par la Requrante. En effet, elle oppose celle-ci, la socit BARTERFORUM, au Dfendeur, Mr. Charles LE MENESTREL, qui na pas trouv utile de prsenter ses arguments. Se pose donc pralablement la question de savoir si lArbitre saisi peut, ou mme doit, invoquer certains arguments que le Dfendeur aurait raisonnablement pu faire valoir. Il apparaît de la jurisprudence du Centre darbitrage et de mdiation de lOMPI (notamment nD2000-490, France Telecom v. Domain) que les arbitres du Centre ont coutume de relever doffice les arguments quaurait pu faire valoir un Dfendeur. Au regard du principe lmentaire de non discrimination qui fait partie du droit positif (dans ce sens la jurisprudence administrative de lOHMI Dc. Ch. Rec. N20/97, XTRA, JO OHMI 10/98 p. 1055). Il convient donc de tenir compte dlments de faits et de droits qui ne figurent pas dans le mmoire de la Requrante et que le Dfendeur aurait raisonnablement pu invoquer.

5. Le prsent litige qui concerne la proprit de deux noms de domaines dit de premier niveau (gTLDs), que lon peut par leur nature qualifier dinternationaux, est soumis au Centre darbitrage et de mdiation de lOMPI. En dautres termes, ce litige ne concerne pas des noms de domaines nationaux, et il na pas t soumis aux tribunaux français, alors quau regard du droit positif français, la Requrante aurait certainement pu, les saisir, sans doute avec succs (TGI Bordeaux ord. rf. 22 juill. 1996, Atlantel c/ Icare, PIBD 1997, II, 274). En tout tat de cause, il doit tre tranch selon les principes directeurs rgissant le rglement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaines de lICANN, ainsi que, compte tenu du principe de non discrimination auquel nous avons dj fait allusion, donc au regard de la jurisprudence majoritaire rendue ce jour par le Centre darbitrage et de mdiation de lOMPI.

6. Il est reconnu par la majorit des dites dcisions que les noms de domaines se distinguent des marques traditionnelles par leur nature et leur fonction, et les litiges relatifs des noms de domaines internationaux doivent tre apprcis dans un contexte transnational, afin de tenir compte de la dimension plantaire dInternet (Dc. ND2000-443, Jacques Lafitte SA v. 21th Century Communication SCP, nD2000-489, France Tlcom v. Les Pages Jaunes Francophones).

 

4. Les noms de domaines du Dfendeur sont effectivement semblables la marque antrieure de la Requrante et sont susceptibles de prter confusion

7. Il ressort des pices verses aux dbats que la Requrante est bien titulaire de la marque française BARTERFORUM dpose le 21 dcembre 2000, lINPI pour dsigner des produits et services dans les classes 16, 38 et 41 de la classification internationale.

8. Les noms de domaines, objet du litige, barterforums.com et barter-forums.com enregistrs le 7 mai 2000, par le Dfendeur sont effectivement semblables (pour utiliser le terme employ larticle 4.a.1 des principes directeurs de lICANN), la marque antrieure de la Requrante.

9. Cependant, larticle 4(a)1 des principes directeurs de lICANN exige non seulement que le nom de domaine litigieux soit identique ou semblable  la marque de la Requrante, comme en lespce, mais galement que cette didentit ou cette similitude soit de nature prter confusion avec la marque de la Requrante. Procduralement et pratiquement la dmonstration de ce risque de confusion, qui doit en principe reposer sur des critres objectifs, appartient la Requrante, mais en tout tat de cause elle doit tenir compte de la distinctivit de la marque. Nanmoins, mme en labsence de tels critres on peut en conclure, que la quasi-identit qui existe entre la marque de la Requrante et les noms de domaines du Dfendeur est susceptible de prter confusion.

 

5. Le dfendeur naurait aucun droit ou aucun intrt lgitime sur les noms de domaine

10. La jurisprudence française traditionnelle a systmatiquement considr quun terme anglais, mme descriptif ou gnrique, constituait un signe distinctif et donc une marque valide, ds lors que le consommateur français ntait pas cens connaître la langue anglaise. Ainsi le 30 janvier 1998, la 4me Chambre de la Cour dAppel de Paris a encore valid cette thorie en indiquant ainsi que le mot translation constituait une marque valide pour dsigner des services de traduction (RWS Translation c/ Getten, PIBD 1998, III, 219, Ann. 1998, 194). Au regard de cette jurisprudence, la marque BARTERFORUM devrait effectivement tre considre comme distinctive.

11. Pourtant, le mot anglais barter qui figure dans tous les dictionnaires anglais, ou anglais/français, peut tre traduit par troc ou change (c.f. ROBERT & COLLINS, Dictionnaire Anglais Français, 1991). Quant au mot forum qui est dorigine latine il est couramment employ en anglais ou français afin de dsigner une place centrale pour ne pas dire une place publique. Lexpression BARTER FORUM se traduit donc littralement comme une place ou un lieu dchange ou de troc. Par ailleurs, il apparaît des documents verss aux dbats et notamment lAnnexe n9 que la requrante, se prsente comme une socit dchanges de marchandises. La marque, aussi bien que la dnomination sociale BARTERFORUM apparaît donc dans ce contexte, dpourvue de tout caractre distinctif, ou tout le moins, comme faiblement distinctive pour toute personne qui connaît un peu langlais, comme cest, en principe, le cas de tout internaute.

12. Si lon se rfre la Convention dUnion de Paris, au Rglement sur la marque Communautaire, la Premire Directive sur lHarmonisation des marques, la jurisprudence de la Cour de Justice des Communauts Europennes (CJCE), où mme la jurisprudence administrative de lOffice dHarmonisation du March Intrieur (OHMI), on constate quun signe faiblement distinctif peu nanmoins bnficier dune protection, plus ou moins large, compte tenu de sa notorit. Dans le cas despce, la Requrante na invoqu aucune notorit. Elle aurait dailleurs t dans limpossibilit de le faire, car il apparaît que sa marque est relativement rcente puisque son dpôt est du 21 dcembre 1999). En conclusion, si la Requrante peut invoquer un droit antrieur sur la marque BARTERFORUM ce droit est discutable compte tenu de son caractre descriptif, au mieux il serait extrmement faible et ne pourrait interdire son utilisation avec quelques variations par des tiers y compris titre de nom de domaine, comme cest le cas en lespce. Ainsi, dans de nombreuses dcisions de lOMPI il a t jug que lorsquun commerçant adopte titre de marque un nom gnrique, de lgres diffrences sont suffisantes pour distinguer la marque de commerce dun concurrent (Dc. nD2000-1144, Vert Tech Ltd v. Computer Chronicles, nD2000-109 Gateway v. Pixelera), comme cest le cas en lespce.

13. En dautres termes, le Dfendeur pourrait peut-tre - exciper dun droit sur le nom de domaine ou dun intrt lgitime qui sy rattache compte tenu du caractre descriptif de lexpression barter forum appliqu un service de troc ou dchange de marchandises sur internet (dans ce sens Dc. D2000-105, Pet Warehouse v Pets Com Inc, nD2000-161, Zero Intl Hldg v. Beyonet Services). Cependant, ds lors que le Dfendeur ne sest pas manifest, il convient de conclure que celui-ci est dans limpossibilit dexciper de ce droit (Note 1). Par ailleurs ; la socit concurrente de la Requrante dans laquelle travaille le Dfendeur actuellement utilise la dnomination sociale MRI International et il nest pas dmontr que celle-ci ait besoin des noms de domaines du Dfendeur pour commercer. On peut donc en conclure, ds lors, que le Dfendeur na aucun intrt lgitime utiliser les noms de domaines barterforums.com et barter-forums.com.

 

6. Les noms de domaines ont t enregistrs de mauvaise foi par le Dfendeur

14. Au regard des principes directeur de lICANN le transfert dun nom de domaine ne peut tre ordonn que si le Dfendeur a enregistr ou utilis le nom de domaine de mauvaise foi. Larticle 4.b des dits principes directeurs indique les exemples de circonstances qui peuvent tre considres comme des preuves de lenregistrement ou de lutilisation de mauvaise foi dun nom de domaine. A lvidence comme le note la Requrante cette liste nest pas limitative.

15. Au regard des pices verses aux dbats on constate que lorsque le Dfendeur a enregistr son nom et pour son compte les noms de domaines barterforums.com et barter-forums.com il tait encore salari de la socit TRADING & COMPENSATION, filiale dtenue 99,97% par la socit BARTERFORUM. Il est certain quen ce faisant il a dlibrement port atteinte la marque et la dnomination sociale de la holding qui contrôlait son employeur, et en fraude des droits de celui-ci. En consquence, il apparaît que les noms de domaines barterforums.com et barter-forums.com ont t enregistrs de mauvaise foi par le Dfendeur.

 

7. La dcision

16. En consquence de ce qui prcde, vu larticle 4(a) des principes directeurs de lICANN, il convient dordonner le transfert au profit de la Requrante des noms de domaines barterforums.com et barter-forums.com.

 


 

Andr R. BERTRAND
Arbitre Unique

Le 2 Fvrier 2001

 


 

Note:

1. Dans le cas de la prsente procdure mme si de nombreux lments tablissent la mauvaise foi du Dfendeur, on aurait nanmoins pu adopter une autre solution si lon considre que la marque et la dnomination sociale BARTERFORUM ne constituent pas des signes distinctifs. Nul ne contesterait en effet lemploy dune entreprise qui possderait le nom de domaine commerce.com de stablir son compte et de vendre des services identiques celui de son ancien employeur sous le nom de domaine commerces.com. Cette solution reste galement valide au regard de la clause de non-concurrence qui figurait dans le contrat de travail du Dfendeur, clause dont la validit devra, par ailleurs, tre objectivement apprcie par le Conseil des Prudhommes saisi du litige relatif au licenciement du Dfendeur. Le Dfendeur aurait pu certainement invoquer quelques arguments de nature justifier lenregistrement son profit des noms de domaines barterforums.com et barter-forums.com et mme ventuellement - dmontrer une absence de mauvaise foi de sa part. Il a prfr ne pas participer la prsente procdure et na prsent aucun argument pour justifier de ses agissements. La majorit des dcisions rendues ce jour par le Centre darbitrage et de mdiation de lOMPI nont pas tenu grief aux dfendeurs qui ne stait pas manifests. On peut mme citer, ici et l, des dcisions qui ont donn raison, et refus le transfert de noms de domaines au prjudice dfendeurs qui ne staient pas manifests (nD2000-490, France Telecom v. Domain). Comme la soulign la Requrante, la liste des exemples de circonstances qui peuvent tre considrs comme des preuves de lenregistrement ou de lutilisation de mauvaise foi dun nom de domaine qui figure larticle 4(b) des dits principes directeurs de lICANN nest pas limitative. Dans le cas despce, on peut se demander sil ne conviendrait pas dajouter cette liste le fait que le Dfendeur nait pas entendu participer la procdure darbitrage et faire connaître ces arguments. En effet, toute personne physique et morale qui sengage aujourdhui dposer un nom de domaine de premier niveau sengage par le fait mme accepter la procdure darbitrage selon les principes directeur de lICANN. Il nous semble quaccepter cette procdure implique non seulement une adhsion aux principes directeurs de lICANN mais galement une participation active ceux-ci que ce soit en tant que Requrant ou Dfendeur. Il convient de rappeler ce propos que dans le cadre de la procdure devant le Centre darbitrage et de mdiation de lOMPI, le Dfendeur na pas exposer de frais darbitrage ou de conseil, quil peut prsenter ses arguments sur un formulaire lectronique type sur lequel figure plusieurs moyens de rponse ou utiliser ce formulaire comme canevas dobservations quil peut faire parvenir lOMPI par courrier. De ce fait, il nous semble galement quen ne rpondant pas aux arguments de la Requrante on ne peut tre que confort dans lopinion selon laquelle le Dfendeur a effectivement agi de mauvaise foi.

 

: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2000/d2000-1599.html

 

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