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Centro de Mediaciуn y Arbitraje de la OMPI

 

DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Playboy Enterprises International, Inc. v. Victoriano Moreno Martнn

Caso N° D2000-1679

 

1. Las Partes

La demandante es la sociedad PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC., con domicilio social en 680 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois 60611, United States of America, (la "Demandante"), representada en este procedimiento por el señor Mario De Justo Bailey, abogado, de Jacobacci & Perani, de Madrid, España.

El demandado es el señor Victoriano Moreno Martнn, domiciliado en C/ Toledo 148, 45100 Sonseca (Toledo), España (el "Demandado").

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

El nombre de dominio en disputa es <plagboy.com> registrado ante Network Solutions, Inc., de Herndon, Virginia ("NSI"), Estados Unidos de Amйrica.

 

3. Iter Procedimental

El 5 de diciembre de 2000 una demanda conforme a la Polнtica y su Reglamento fue presentada en documento en papel al Centro. El 6 de diciembre de 2000 el Centro acusу recibo de la demanda. Ante el pedido del Centro de verificaciуn de datos de registro del nombre de dominio, el 15 de diciembre de 2000 NSI confirmу que el mismo se hallaba registrado a nombre del demandado, e informу otros datos del registro. El 20 de diciembre de 2000 el Centro notificу a la Demandante ciertas deficiencias en la demanda. El 21 de diciembre de 2000 la Demandante enviу la correspondiente modificaciуn subsanando las deficiencias.

El 3 de enero de 2001 el Centro notificу la demanda modificada al Demandado y el comienzo del procedimiento a las partes. Con fecha 9 de enero de 2001 el Demandado enviу un e-mail al Centro en que solicita una versiуn en español de la notificaciуn en inglйs hecha por el Centro. El dнa 11 de enero de 2001 el Centro enviу un e-mail al Demandado remitiйndole una versiуn en español, sin modificaciуn de plazos. La notificaciуn advertнa al Demandado que el plazo para contestar la demanda vencнa el 22 de enero de 2001, y se recordу lo dispuesto por el Reglamento, Parбgrafo 14. El 24 de enero de 2001, no habiendo contestado la demanda el Demandado, el Centro le notificу por e-mail la falta de personaciуn y ausencia de contestaciуn de la demanda.

Habiendo recibido el Centro la declaraciуn de aceptaciуn, imparcialidad e independencia de Roberto A. Bianchi, el 5 de febrero de 2001 el Centro lo designу miembro ъnico del grupo de expertos (el "Panel"), debiendo dictar la decisiуn a mбs tardar el 18 de febrero de 2001.

El 13 de febrero de 2001 la Demandante solicitу al Panel una suspensiуn por 30 dнas del procedimiento, fundada en que las partes habнan llegado a un acuerdo para la transferencia amistosa del nombre de dominio, por lo que era necesario completar las formalidades del acuerdo. El mismo dнa el Panel dictу la Orden de Procedimiento N° 1, por la que se prorroga el plazo para dictar la decisiуn hasta el 16 de marzo de 2001, debiendo las partes enviar al Centro, a mбs tardar el 13 de marzo de 2001, copia del acuerdo formalizado ante notario pъblico. De no enviarse dichos documentos en tйrmino, el Panel dictarнa la decisiуn.

El 19 de febrero de 2001 el Centro recibiу un e-mail del Demandado comunicando su disposiciуn a que sea la OMPI la encargada de la resoluciуn del caso, y adjuntando copia del e-mail que enviу al Demandante en la misma fecha, desestimando la propuesta de acuerdo de la Demandante. Con fecha 20 de febrero de 2001 se recibiу un e-mail de la Demandante con copia de su mensaje de la misma fecha al Demandado. Ante la falta de acuerdo manifestada en esas comunicaciones de las partes, el Panel considera que han dejado de existir las razones de la prуrroga dispuesta en la Orden de Procedimiento N° 1, por lo que corresponde dictar sin mбs dilaciones una decisiуn sobre el fondo del asunto.

El idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio es el inglйs. La demanda y su modificaciуn se hicieron en español. El Demandado se ha expresado en español en todas sus comunicaciones al Centro y a la otra parte. Por no existir circunstancias que indiquen otra cosa, el Panel conforme al Reglamento, Parбgrafo 11, decide que el procedimiento continъe en español.

El Panel considera que la demanda con su modificaciуn cumple con los requisitos de forma del Reglamento y del Reglamento Adicional del Centro, y que el Centro cumpliу correctamente con sus responsabilidades de notificaciуn de acuerdo al Reglamento, Parбgrafo 2(a).

 

4. Antecedentes de Hecho

Por estar respaldados por prueba suficiente o por no haber sido contestados, los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados en este procedimiento:

La Demandante es la empresa propietaria de la mundialmente famosa revista PLAYBOY, y de otros productos y servicios operados bajo las marcas PLAYBOY. Los derechos marcarios sobre PLAYBOY en España han sido acreditados mediante la presentaciуn de certificados de la OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas) y tнtulos marcarios, segъn este detalle:

PLAYBOY N° 953.017, concedida en 1981 para distinguir productos de la clase 16, particularmente revistas. Vigente. PLAYBOY N° 577.288, concedida en 1968 para distinguir servicios de la clase 41, en especial "publicaciones en lнnea a travйs de redes de ordenadores". Vigente.

La Demandante tambiйn presentу otros quince certificados españoles de marcas PLAYBOY. Sin embargo, esos tнtulos estбn a nombre de "PLAYBOY ENTERPRISES, INC.", y no de "PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC.", que es la denominaciуn social de la Demandante. No se acompañу prueba alguna de la cesiуn de las marcas a la Demandante, o de que esta es sucesora a cualquier tнtulo de la titular marcaria. Por ello sуlo se tendrбn en cuenta las dos marcas mencionadas, cuya concesiуn por la OEPM precede en fecha al registro del nombre de dominio, y que segъn lo informado por NSI se produjo el 27 de septiembre de 1999.

Las partes mantuvieron comunicaciones previas a este procedimiento, y aъn durante el mismo. Ante la publicaciуn en el sitio web del Demandado, de contenidos con dibujos del artista Vargas, la Demandante le requiriу el cese de esa publicaciуn. El cese, aparentemente anterior a la presentaciуn de la demanda, se produjo por reconocimiento del Demandado de que no tenнa derecho a publicar las imбgenes de Vargas. Posteriormente, las partes consideraron una transferencia amistosa del nombre de dominio, pero ella en definitiva no se produjo.

El acuerdo de registro con Network Solutions es la versiуn 4.0, la que por referencia incorpora la polнtica vigente en materia de resoluciуn de disputas, y por lo tanto la polнtica de resoluciуn de disputas sobre nombres de dominio de la ICANN (la "Polнtica"). El Demandado no ha cuestionado la competencia de este Panel. Con fecha 19 de febrero de 2001 enviу un e-mail al Centro en el que comunica que se somete a lo que decida el Panel.

 

5. Alegaciones de las Partes

A) La Demandante

La Demandante alega la prбctica identidad del nombre de dominio o su similitud confundible (sуlo una letra de diferencia) con las marcas de la Demandante. Como el nombre de dominio PLAYBOY.com ya era de titularidad de la Demandante, si no fuera por esa pequeña alteraciуn el Demandado no habrнa conseguido el nombre de dominio. Niega que el Demandado tenga derechos o intereses legнtimos respecto del nombre de dominio, y afirma que йste se registrу y se usa de mala fe. A travйs de la utilizaciуn del nombre de dominio "PLAGBOY.com", el Demandado se intenta aprovechar, a travйs de actos de confusiуn, de la reputaciуn y prestigio de las marcas PLAYBOY de la Demandante. En la pбgina web "PLAGBOY.com" del Demandado aparecen los mismos productos por los que es mundialmente conocida la marca PLAYBOY de la Demandante. En la pбgina web de PLAGBOY.com se han estado difundiendo reproducciones de algunas obras grбficas del artista Rafael Vargas, retratos artнsticos de mujeres cuyos derechos de propiedad intelectual son titularidad de PLAYBOY. Otras alegaciones se examinan en 6 infra.

B) El Demandado

El Demandado no ha contestado la demanda; enviу las comunicaciones detalladas en 3 supra, inclusive el e-mail por el que se somete a la competencia del Panel.

 

6. Discusiуn

Identidad o similitud confundible

Con los certificados de marca mencionados en 4 supra, la Demandante ha probado a satisfacciуn del Panel que es titular de al menos dos registros en España de la marca PLAYBOY, ambos vigentes. Esa marca es ademбs, sin lugar a dudas, internacionalmente famosa, debido particularmente a la difusiуn y renombre de la cйlebre revista "PLAYBOY". Los registros marcarios, ademбs, preceden en muchos años al registro del nombre de dominio en disputa.

El cotejo de <plagboy.com> con la famosa marca PLAYBOY resulta en que el nombre de dominio es similar hasta el punto de llevar a la confusiуn con la marca. Sуlo una letra difiere (G en lugar de Y), pero ello no alcanza para distinguir a aquйl de йsta. En su versiуn minъscula manuscrita, ambas letras tienen un trazo inferior similar. En el teclado del tipo "QWERTY", aunque en lнneas horizontales diferentes, ambas letras estбn muy prуximas, como lo muestra esta disposiciуn:

T Y U ...

G H J ...

La contigüidad fнsica de las teclas "G" / "Y" hace posible que, por un simple error de digitaciуn, quien desee conectarse con el sitio web de la Demandante, termine conectбndose con el sitio web del Demandado. Este Panel acepta el razonamiento expresado por numerosos paneles administrativos que han determinado que existe similitud confundible cuando los nombres de dominio en disputa representan meros aprovechamientos de los errores de digitaciуn. Ver, entre otros, los casos OMPI D2000-0777 Yahoo! Inc. and GeoCities v. Cupcakes, Cupcake city, Cupcake Confidential, Cupcake-Party, Cupcake Parade, and John Zuccarini, D2000-0273 Yahoo! Inc. v. Eitan Zviely, et al., D2000-1571 The Toronto-Dominion Bank v. Boris Karpachev, D2000-0937 AltaVista Company v. Saeid Yomtobian, D2000-0587 Yahoo! Inc. and GeoCities v. Data Art Corp., DataArt Enterprises, Inc., Stonybrook Investments, Global Net 2000, Inc., Powerclick, Inc., and Yahoo Search, Inc., etc.

El Demandado, que no ha contestado la demanda, no se ha opuesto a la alegaciуn de similitud confundible que hace la Demandante. En el Anexo 11 de la demanda se presenta una constataciуn notarial con una impresiуn en papel de la pбgina web del Demandado en su versiуn del 23 de mayo de 2000. Allн figura el texto que dice: "PIN-UP PLAGBOY Paintings of ladies with glamour for oldboys", de donde resultarнa que PLAGBOY es un acrуnimo sin relaciуn con la marca PLAYBOY. El Panel no harб mйrito de dicha circunstancia por las siguientes razones:

a) No ha sido alegada por el Demandado en este procedimiento y ha sido indirectamente impugnada por la Demandante cuando afirma que PLAGBOY no tiene significado alguno, a menos que se aluda a "plagiar" o a "plagio", lo que por cierto desvirtъa lo postulado en el sitio web del Demandado. Esa alegaciуn del Demandante no fue contestada por el Demandado.

b) Un "acrуnimo" es, segъn el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, ed. 1992, una "palabra formada por las iniciales, y a veces, por mбs letras, de otras palabras". En este caso el presunto acrуnimo estarнa construido a partir de una frase ciertamente extraña: "Pinturas de señoras con glamour para viejos muchachos". Es evidente que la frase ha sido confeccionada por mera conveniencia, y para impedir una determinaciуn razonable de similitud confundible. La verosimilitud se impone en la interpretaciуn; de otro modo siempre serнa posible concebir una frase lo suficientemente larga, por mбs extraña que resulte, con suficiente cantidad de palabras y letras, para con la misma tйcnica derivar cualquier acrуnimo ad-hoc. Asн, ningъn demandante en estos procedimientos podrнa acreditar que hay identidad o similitud confundible, porque siempre existirнa un "acrуnimo" idйntico o similar a su marca, pero con otro significado. Esa consecuencia es absurda, y por lo tanto debe evitarse.

c) El propio Demandado, segъn lo ha constatado este panelista, ha procedido en la actualidad a eliminar todo contenido de la pбgina.

Distinta podrнa haber sido la conclusiуn del Panel si el Demandado se hubiera presentado en este procedimiento, alegando y probando que se lo conocнa corrientemente por dicho acrуnimo, o que hacнa uso de dicho acrуnimo al momento del registro del nombre de dominio, o cualquier otra circunstancia en su favor. En tal caso la existencia de derechos o intereses legнtimos por parte del Demandado podrнa llegar a desplazar la consideraciуn de la cuestiуn de la identidad o similitud confundible.

Por todo ello, la Demandante ha probado que existe similitud confundible entre el nombre de dominio y su marca (Polнtica, Parбgrafo 4(a)(i)).

Falta de derechos e intereses legнtimos sobre el nombre de dominio

La Demandante afirma que el Demandado carece de derechos o intereses legнtimos respecto del nombre de dominio. No posee derecho alguno que lo legitime para usar el signo distintivo PLAGBOY. No tiene registro alguno de esa denominaciуn. De haberlo solicitado, las leyes españolas hubieran hecho lugar a la oposiciуn de la Demandante. Tampoco tiene el demandado derecho ni registro alguno sobre la marca PLAYBOY. No hay ninguna sociedad mercantil registrada con el nombre PLAGBOY antes de que se concedieran a la Demandante las marcas PLAYBOY. Ante esas afirmaciones, correspondнa al Demandado hacer alegaciones en su defensa, por ejemplo refiriйndose a una cualquiera de las circunstancias de la Polнtica, Parбgrafo 4(c), aunque sin tener que limitarse a ellas. Sin embargo, el Demandado ni ha contestado la demanda, ni ha hecho ninguna otra presentaciуn al respecto.

De su visita independiente a www.plagboy.com realizada el mismo dнa de su designaciуn el Panel tampoco puede inferir nada a favor del Demandado, ya que actualmente el sitio web estб inactivo. El uso anterior (por lo menos al 23 de mayo de 2000 segъn el citado Anexo 11) fue en reconocida violaciуn de derechos de propiedad intelectual acordados en forma exclusiva por el artista Vargas a la Demandante, lo que a su vez condujo que el Demandado, ante la reclamaciуn de la Demandante, cesara en todo uso del nombre de dominio. Ese es un reconocimiento de que no se poseen derechos propios sobre el contenido del sitio, y presumiblemente, que tampoco se tienen intereses legнtimos sobre el nombre de dominio, ya que no se han publicado nuevos contenidos.

La publicaciуn no autorizada de imбgenes sobre las que la Demandante tiene un derecho de uso exclusivo no puede ser una fuente de legitimidad para el Demandado, particularmente si se considera que se trataba de imбgenes (dibujos) de modelos femeninos que son de uso exclusivo para la Demandante y que vistos en un sitio web bajo un nombre de dominio confundiblemente similar con la famosa marca de la Demandante sugiere fuertemente que se trata de una imitaciуn o maniobra desleal. Ello tambiйn elimina las circunstancias de uso bona fide, y de uso leal o no comercial, descriptas por la Polнtica, Parбgrafos 4(c)(i) y 4(c)(iii).

Es notorio que la revista PLAYBOY publica usualmente fotografнas y dibujos de mujeres bonitas, con lo que la confusiуn aparece como buscada intencionalmente por el Demandado, que no ha alegado desconocer la marca de la Demandante. Por otra parte tampoco ha alegado el Demandado que sea conocido por el nombre de dominio (Polнtica, Parбgrafo 4(c)(ii)).

Por ello, el Panel considera que la Demandante ha probado que el Demandado carece de derechos e intereses legнtimos sobre el nombre de dominio (Polнtica, Parбgrafo 4(a)(ii)).

Registro de mala fe

No se alegу ni existe constancia alguna de oferta o intento por el Demandado de transferir el nombre de dominio a la Demandante en forma onerosa, con lo que no es de aplicaciуn la circunstancia de la Polнtica, Parбgrafo 4(b)(i). No se alegу que el Demandado hubiera registrado el nombre de dominio para impedir al titular marcario que reflejara su marca en un nombre de dominio correspondiente, ni que el Demandado hubiera incurrido en una "conducta de esa нndole", con lo cual se descarta la circunstancia de la Polнtica, Parбgrafo 4(b)(ii). Tampoco se alegу que el Demandado sea estrictamente un competidor de la Demandante, lo que impide aplicar la circunstancia de la Polнtica, Parбgrafo 4(b)(iii). No se alegу que el Demandado tuviera una finalidad de lucro comercial, lo que descarta la aplicabilidad de la Polнtica, Parбgrafo 4(b)(iv), como tal.

Sin embargo la Demandante ha alegado y probado suficientemente que el Demandado incurriу - con la publicaciуn no autorizada de contenidos cuyos derechos pertenecen a la Demandante y bajo un nombre de dominio confundiblemente similar – en actos de confusiуn para aprovecharse sin derecho de la reputaciуn y prestigio de la marca PLAYBOY, reconociendo la ilegitimidad de ese proceder al cesar en dicha publicaciуn.

Aunque no se haya alegado ni probado una finalidad de lucro comercial, el Panel considera que el Demandado actuу de mala fe al momento del registro, de modo muy prуximo al descripto en la Polнtica, Parбgrafo 4(b)(iv), en combinaciуn con la maniobra de aprovechamiento de errores en la digitaciуn que pudieran cometer los usuarios de Internet que buscan el dominio "PLAYBOY". Desde la publicaciуn transcripta en el Anexo 11 el Demandado no ha efectuado algъn otro uso que pudiera revelar que haya registrado de buena fe el nombre de dominio. En esas circunstancias la falta de contestaciуn de la demanda no puede favorecer al Demandado. La Demandante ha probado que el registro del nombre de dominio fue de mala fe (Polнtica, Parбgrafo 4(a)(iii)).

Uso de Mala Fe

La interrupciуn actual de un primer uso de mala fe del sitio web no significa que no haya utilizaciуn de mala fe en el sentido de la Polнtica, Parбgrafo 4(a)(iii). No corresponde interpretar la Polнtica exigiendo que la utilizaciуn de mala fe continъe despuйs que se plantee la disputa o de que estos procedimientos hayan comenzado. Ello equivaldrнa a otorgar a cualquier demandado, para librarse de una resoluciуn desfavorable, el fбcil expediente de interrumpir o eliminar toda publicaciуn de contenidos en el sitio web, dejбndolo inactivo a todo efecto prбctico. Eso debe descartarse por absurdo.

Por el contrario, este Panel acepta el razonamiento del ilustrado panelista que decidiу el caso OMPI D2000-0021 Ingersoll-Rand Co. v. Frank Gully, d/b/a Advcomre, 9 marzo de 2000, cuando dijo que "el Panel cree que el tйrmino ґse utiliza' ['is being used'] no se refiere a un momento determinado del tiempo (tal como el momento en que se presenta la demanda o cuando el panel empieza a considerar el caso) sino que se refiere al perнodo que sigue al registro del nombre de dominio en cuestiуn. Ver Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI D2000-003, ¶ 7.6, en 9. Si en cualquier momento posterior al registro el nombre se usa de mala fe, se establece el hecho de uso de mala fe. Asн, el hecho que, segъn lo demuestra el abogado del demandante, el demandado haya cesado en usar los nombres de dominio en cuestiуn como vнnculos hacia sitios pornogrбficos, no puede alterar el hecho que el acto de mala fe habнa ocurrido durante el perнodo que siguiу al registro". (Traducciуn no oficial de este panelista).

Tambiйn este Panel considera que un uso ilegнtimo del sitio web en cualquier momento posterior al registro del nombre de dominio puede tenerse en cuenta para resolver la controversia. Tanto mбs cuanto en este caso el uso de mala fe por el Demandado consistiу en publicar sin autorizaciуn contenidos de propiedad intelectual ajenos, sobre los que la Demandante tiene derechos exclusivos (Anexo 7b de la demanda), y cesando el Demandado esa conducta sуlo a requerimiento expreso y formal de la Demandante, que obviamente carece de seguridad de que el proceder ilнcito no vuelva a repetirse mientras el nombre de dominio en disputa permanezca a nombre del Demandado.

La Demandante ha probado que el nombre de dominio se usa de mala fe (Polнtica, Parбgrafo 4(a)(iii)).

 

7. Resoluciуn

El Panel determinу que existe similitud confundible entre el nombre de dominio y las marcas de la Demandante, que el Demandado carece de derechos o intereses legнtimos respecto del nombre de dominio, y que el Demandado registrу y usa de mala fe el nombre de dominio. Por ello y conforme a la Polнtica, Parбgrafo 4(i), y al Reglamento, Parбgrafos 14 y 15, el Panel resuelve que el registro del nombre de dominio <plagboy.com> sea transferido a la Demandante PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC.

 

 

Roberto A. Bianchi
Panelista ъnico

Febrero 23 de 2001