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WIPO Domain Name Decision: D2000-1798

 

Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI

 

DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Bodegas y Viñedos Lpez S.A. v. Ral Didier

Caso N D2000-1798

 

1. Las Partes

La demandante es Bodegas y Viñedos Lpez S.A., una sociedad annima constituida conforme a las leyes argentinas con sede en Godoy Cruz 2000, C1414CYP Buenos Aires, Argentina ("la Demandante"), representada en este procedimiento por los abogados Sra. Andrea Barreiro Vzquez y Sr. Miguel B. OFarrell, de Marval, OFarrell & Mairal, de Buenos Aires, Argentina.

El demandado es el señor Ral Didier, con direccin en Almirante Brown 5319, Santa Fe, 3000 Santa Fe, Argentina (el "Demandado"), representado en este procedimiento por el Dr. Mario Alfredo Pica, de Bell Ville, Crdoba, Argentina.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

El nombre de dominio en disputa es <bodegaslopez.com>, registrado ante Domaininfo.com de la compaña Domaininfo AB, Lilla Bommen 1, SE-41104, Gotemburgo, Suecia.

 

3. Iter Procedimental

El 22 de diciembre de 2000 se present la demanda en forma electrnica, y el 27 de diciembre de 2000 la demanda se present en copia papel. El 28 de diciembre el Centro acus recibo de la misma. El 4 de enero de 2001 el Centro solicit al registrador verificacin de datos del registro. El mismo da el registrador Domaininfo.com confirm los datos de registro.

El 8 de enero de 2001 el Centro notific la demanda y el inicio del procedimiento administrativo al Demandado.

El 26 de enero de 2001 el Demandado envi al Centro la contestacin de demanda en forma electrnica; el 31 de enero de 2001 lo hizo mediante documento en papel.

El 5 de febrero de 2001, despus de recibir la correspondiente Declaracin de Aceptacin, Imparcialidad e Independencia de Roberto A. Bianchi, el Centro lo design para actuar como miembro nico del grupo de expertos (el "Panel" en lo sucesivo). La fecha lmite para dictar la decisin se fij para el 18 de febrero de 2001.

En forma independiente, el Panel concuerda con el Centro en que la demanda se present de conformidad con el Reglamento y Reglamento Adicional. El Centro ha realizado correctamente las notificaciones conforme al Reglamento, Pargrafo 2(a).

El acuerdo de registro del nombre de dominio est en ingls. Sin embargo las partes hicieron sus respectivas presentaciones - sin comentarios ni cuestionamientos al respecto - en idioma español. Asimismo, la correspondencia entre las partes previa a este procedimiento se efectu en español. Algunos anexos proporcionados por la Demandante estn en idioma ingls, sin traduccin, pero sin observaciones por el Demandado; el Panel no requerir traduccin de dichos documentos, por comprender dicho idioma. El Panel, de acuerdo al Reglamento, Pargrafo 11, decide que el procedimiento contine en español.

No se dictaron rdenes de procedimiento ni se decidieron prrrogas.

 

4. Antecedentes de Hecho

Por estar respaldados por prueba suficiente o por no haber sido contestados, los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados en este procedimiento:

La Demandante es una empresa argentina fundada en 1898 por el señor Jos Gregorio Lpez Rivas y dedicada a la produccin y venta de vinos. Conforme se acredita con abundante y pertinente documentacin aportada por la Demandante, se trata de una empresa muy conocida en la Argentina. Segn el ranking de empresas publicado el 28 de mayo de 2000 por el peridico CLARIN de la ciudad de Buenos Aires, la BODEGA LOPEZ figura entre las "100 empresas ms admiradas de la Argentina". El Panel considera que la condicin de reconocimiento general de la empresa no requerira, por otra parte, de mayor prueba en la Argentina.

Conforme se acredita con el ttulo de marca Registro N 1.676.636 expedido por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Argentina, la Demandante es la titular de la marca denominativa "BODEGAS LOPEZ", concedida para proteger todos los productos de la clase 33 del Nomenclador Internacional. Dicha clase, como es sabido, comprende "bebidas alcohlicas (excepto cervezas)", y por lo tanto, los vinos. La marca fue solicitada por Acta N 2.077.446 en abril de 1997 y se concedi el 27 de julio de 1998. Las marcas en la Argentina, conforme a la ley 22.362 a la que ambas partes se han referido, se conceden por diez años, renovables por periodos de igual duracin. La marca est, en consecuencia, vigente.

La Demandante posee derechos sobre el nombre de dominio <bodegaslopez.com.ar>, registrado el 11 de diciembre de 1997 ante NIC-ARGENTINA.

Como se desprende de varias publicaciones periodsticas y anuncios publicitarios acompañados por la Demandante, esta es muy conocida por la expresin "BODEGAS LOPEZ", con lo que est acreditado que tambin es titular de dicha designacin o nombre comercial.

El Demandado Sr. Didier registr el nombre de dominio <bodegaslopez.com> el 29 de febrero de 2000 ante el registrador Domaininfo.

 

5. Alegaciones de las Partes

A. La Demandante

La Demandante alega que el nombre de dominio es idntico a la marca BODEGAS LOPEZ. Afirma que en julio de 2000 el nombre de dominio en disputa estaba registrado a nombre del señor Didier, registro que se hizo sin autorizacin de la demandante y en violacin del art. 4 de la ley de marcas 22.362. Agrega que la Demandante entonces le solicit telefnicamente al señor Didier la transferencia gratuita del dominio. Este se neg a ello y exigi en cambio una suma - en concepto de alquiler del dominio - de US$ 1.700 mensuales y vitalicios. Esa oferta no fue aceptada y se lleg a esta instancia. Prosigui la correspondencia entre las partes, sin acuerdo en cuanto a la transferencia o el alquiler. Es difcil aceptar que quien inscribe a su nombre el nombre social, designacin, enseña o marca ajena sin consentimiento obre de buena fe o sin propsito ilegal. No es posible aceptar que el señor Didier ignorara la existencia de la marca notoria, designacin comercial y los vinos de Bodegas Lpez "por todos conocidos en la Argentina en principio". No se conoce uso legtimo del dominio en disputa. La pgina web es inaccesible. El comportamiento del demandado, tpico de un cybersquatter, es claramente ilcito. La mala fe del señor Didier es manifiesta al registrar como dominio una marca notoria, antigua, por todos conocida, para lucrar ilcitamente con ella. Cita en su apoyo art. 4 de la ley 22.362 de marcas, art. 953 Cdigo Civil argentino, art. 10bis del Convenio de Pars, Anexo ADPIC al tratado de la OMC, art. 159 Cdigo Penal y acuerdo de registro y Poltica Uniforme. Cita asimismo los casos resueltos por tribunales federales argentinos: "Heladeras Freddo S.A c/Spot Network", "Pugliese" y "F Hoffmann La Roche c/SAF S.A.". El registro en disputa impide al demandante la inscripcin de la marca como nombre de dominio y su utilizacin en Internet.

B. El Demandado

El Demandado bsicamente alega que el nombre de dominio no es idntico ni similar hasta el punto de crear confusin con respecto a una marca de productos sobre la que el demandante tiene derechos. Los dominios bajo ".com" no estn regulados por la legislacin argentina. "LOPEZ" es un apellido comn en los pases hispanohablantes. "BODEGA" en español significa varias cosas, entre otras "depsito", y no se refiere nicamente a explotacin vitivincola. Adems, existe en España la empresa "BODEGAS LOPEZ HERMANOS S.A.", anterior a la de la Demandante. No existe ningn vino de la Demandante cuya marca sea "BODEGAS LOPEZ". El demandado tiene plenos derechos e intereses legtimos sobre el dominio de su propiedad. El nombre del dominio no ha sido registrado de mala fe, ni se utiliza en este sentido y su propiedad ha sido pacfica. Con referencia al prrafo 4(a)(ii) de la Poltica el demandado no est incurso en el mismo, nunca fueron ofrecidos al demandante ni a ningn competidor del mismo, por lo tanto, s tiene derecho sobre el dominio. Para nada se le impide al demandante que refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, ya que Bodegas y Viñedos Lpez S. A. I. C., tiene su sitio en Internet denominado www.bodegaslopez.com.ar y el Demandado an no ha desarrollado el dominio. Otras alegaciones del Demandado se mencionan en el punto 6 infra.

 

6. Discusin

Identidad o similitud confundible

La Demandante es titular de la marca argentina vigente BODEGAS LOPEZ, solicitada 7 meses antes de la fecha de registro del nombre de dominio. Asimismo, la marca refleja literalmente la realidad del negocio principal a que se dedica la Demandante: produccin y venta de vinos.

Del cotejo resulta que el nombre de dominio es prcticamente idntico letra por letra a la marca de la Demandante. Si se tiene en cuenta la supresin del espacio entre "bodegas" y "lopez", y la adicin del gTLD ".com" (ambas circunstancias irrelevantes en el resultado del cotejo entre nombres de dominio y marcas) el nombre de dominio es por lo menos similar hasta el punto de llevar a la confusin con la marca, con lo que la Demandante ha probado el requisito de la Poltica, Pargrafo 4(a)(i).

Falta de derechos e intereses legtimos sobre el nombre de dominio

La Demandante niega en general que la Demandada tenga derechos o intereses legtimos sobre el nombre de dominio. Corresponde entonces al demandado alegar y probar cualesquiera circunstancias que le sean favorables, por ejemplo - aunque sin limitarse a ellas - una cualquiera de las mencionadas en la Poltica, Pargrafo 4(c). Sin embargo, en la contestacin de demanda se afirma que el Demandado "fue encargado por el Sr. J. Lpez, poseedor de bodegas "depsitos" en nuestro pas, quien recurri a nuestro representado para desarrollar su propio sitio con su nombre en Internet ya que este se adaptaba perfectamente a su metir [sic]."

De este modo el Demandado reconoce que no tiene derechos ni intereses propios sobre el nombre de dominio, el que habra sido registrado en favor de un tercero, un "señor J. Lpez". Esa afirmacin no favorece al Demandado. En primer lugar, a pesar de los denodados esfuerzos etimolgicos del representante del Demandado, en el uso habitual de la lengua española tal como se la habla en la Argentina la palabra "bodega" refiere sin duda a establecimientos de produccin de vinos o a espacios internos de un buque. Es muy poco probable que un argentino llame "bodega" a una instalacin para depsito, y que si el mentado señor Lpez tiene "depsitos" quiera publicitarlos en la Red como "bodegas". Por otra parte, el propio Demandado cita en su escrito la existencia de empresas españolas dedicadas a la industria vitivincola, y denominadas "bodegas", de lo que resulta que tambin en España "bodega" refiere a lo vitivincola. En segundo lugar, no se indica ni el nombre completo del señor Lpez, ni su domicilio ni detalle alguno sobre sus actividades que, si se refieren a "depsitos", razonablemente deberan contar con alguna ubicacin en el espacio.

Al respecto cabe mencionar el caso OMPI D2000-0162 Cortefiel, S.A. v. The Gallery Group, 2 de mayo de 2000, respecto del nombre de dominio <pedrodelhierro.com>. All el demandado haba alegado que el nombre de dominio haba sido registrado por su compaña siguiendo instrucciones de su cliente, el señor "Pedro Hierro". Este panelista consider entonces que ni el demandado apoy esa alegacin con prueba de instrucciones de dicho "señor Hierro" para el registro del dominio, ni prob la existencia del señor Hierro, ni sus alegadas actividades en el campo de la aviacin. El panelista consider que el demandado en ese procedimiento era "The Gallery Group" y no el señor "Pedro Hierro".

De acuerdo al Reglamento, Pargrafo 1 ("Definiciones"), "[s]e entender por parte al demandante o al demandado. (...) Se entender por demandado el titular del registro de un nombre de dominio contra el cual se ha iniciado una actuacin en relacin con una demanda." Es decir que la decisin del Panel slo alcanza a las partes y no a terceros. El demandado es quien ha registrado el nombre de dominio y no alguna otra entidad o persona que, de existir, sera un tercero que no se ha presentado en este procedimiento.

En ausencia de toda prueba de que el señor "J. Lpez" existe, y de que es el verdadero titular del nombre de dominio, quien es parte en este procedimiento por haber registrado a su propio nombre el nombre de dominio es el señor Didier. Es l quien tiene que probar que tiene algn derecho o algn inters legtimo respecto del nombre de dominio, y como se ver a continuacin, no lo hace.

El Demandado afirma que "el demandante y el demandado no compiten entre s", y que "[...] la actora se dedica a la produccin de vinos y el demandado desarrolla dominios en Internet, aparte de su profesin de mdico gineclogo, y jams perturb la actividad comercial del demandante". Es decir, el Demandado demuestra no creer lo que l mismo ha alegado pocas lneas antes, a saber que el dominio pertenecera a un tercero ("J. Lpez"), que poseera "bodegas" que deben entenderse como "depsitos", con lo que ahora el "señor Lpez" ha pasado al olvido. Esas afirmaciones auto-contradictorias en un mismo escrito llevan al Panel a inferir que el Demandado no posee derechos ni intereses legtimos propios respecto del nombre de dominio, que son los nicos que cuentan aqu.

Por otra parte, el Demandado, intentando probar que las de la Demandante no son las nicas "BODEGAS LOPEZ" que existen, alega la existencia de una empresa española con ese mismo nombre y tambin dedicada a vinos. Sin embargo el Demandado olvida que aqu no se trata de probar si hay alguna otra persona que posee "mejores derechos" que la Demandante al nombre de dominio, sino que quien posee siquiera algn derecho o inters legtimo es el propio Demandado. En todo caso, an si hipotticamente la bodega española tuviera mejor derecho que la Demandante, tambin lo tendra respecto del Demandado.

Ms an, el Demandado afirma que adems de ser mdico gineclogo "desarrolla dominios en Internet", lo que ciertamente nada tiene que ver con la actividad de "bodegas que son en realidad depsitos" o de "bodegas" en el sentido de la industria vitivincola. Es posible que el Demandado sea conocido como "Ral Didier" o como "Gold Rock S.A. - Desarrollos Digitales", y no como "BODEGAS LOPEZ" o con un nombre equivalente. En todo caso el Demandado declara expresamente no ser conocido corrientemente por el nombre del dominio. Con ello reconoce que no le es aplicable la circunstancia de la Poltica, Pargrafo 4(c)(ii).

Asimismo, el Demandado declara expresamente: a) no haber utilizado el nombre de dominio, b) no haber efectuado preparativos demostrables para su utilizacin, y c) no haber utilizado un nombre correspondiente al nombre de dominio en relacin con una oferta de buena fe de productos o servicios. De este modo el propio Demandado descarta la aplicabilidad de la Poltica, Pargrafo 4(c)(i).

Tampoco menciona el Demandado la circunstancia del Pargrafo 4(c)(iii) (uso leal o no comercial), ni ninguna otra en su favor, aunque niega haber hecho uso desleal alguno.

El Panel concluye que la Demandante ha probado el extremo de la Poltica, Pargrafo 4(a)(ii).

Registro de mala fe

Las tratativas previas pueden revelar si en el titular del dominio existi o no un propsito del tipo enunciado en la Poltica, Pargrafo 4(b)(i):

" Circunstancias que indiquen que usted ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que estn relacionados directamente con el nombre de dominio".

Como ese propsito raramente resultar de un reconocimiento abierto de un demandado en este tipo de procedimientos, es razonable inferirlo a partir de circunstancias relevantes.

Las partes mantuvieron conversaciones y correspondencia con relacin a la cesin de derechos sobre el nombre de dominio. La Demandante afirma que fue ella, telefnicamente y por intermedio de la abogada Lucila King, la primera en tomar contacto con el Demandado. Afirma adems que en ese contacto le requiri al Demandado la transferencia gratuita y amistosa del dominio a la Demandante. Agrega que el señor Didier rechaz ese pedido y que pidi un alquiler vitalicio por US$ 1.700 mensuales de por vida. El Panel nota que el alquiler pretendido tiene un valor presente enormemente superior a los costos presumiblemente incurridos para registrar el nombre de dominio.

Por su parte el Demandado afirma que el contacto fue iniciado por el representante de la Demandante, y agrega que el Demandante le propuso una transferencia onerosa, con lo que niega el carcter gratuito alegado por la Demandante.

Hasta all las declaraciones de las partes pareceran intiles para dilucidar el caso, por ser alegaciones contrapuestas con relacin a un mismo hecho. Sin embargo, ms adelante en su escrito el Dr. Pica relata que posteriormente el señor Didier se desplaz a las oficinas del representante de la Demandante para conciliar la transferencia onerosa con el Sr. Alberto Martedi, representante de la bodega, y que se sinti sorprendido cuando se encontr con la Dra. King y el Dr. ODonnell, quienes le requirieron la cesin gratuita del nombre de dominio. No existe documentacin alguna proveniente de la Demandante de la que surja que acept o propuso una transferencia onerosa. Tampoco existe prueba alguna de que la bodega directamente contactada por el Demandado haya consentido en que la transferencia fuera a ser otra cosa que gratuita. Las cartas-documento transcriptas en la demanda no contradicen y ms bien refuerzan lo afirmado por la Demandante. Por otra parte, la versin de la Demandante de que ella inici los contactos con miras a una transferencia gratuita, no es contradicha y ms bien es confirmada por el relato del Demandado de que en el contacto personal posterior se le requiri una cesin gratuita. El Demandado tampoco niega que la transferencia de derechos por l pretendida lo fuese por el importe mencionado. De todo ello el Panel infiere que la cesin pretendida por la Demandante tuvo siempre carcter gratuito y que la oferta de transferencia onerosa de derechos provino del Demandado, y fue del importe alegado en la demanda.

Como no ha habido ningn uso del nombre de dominio, ni preparativos demostrables de uso, ni se acredit inversin o gasto alguno en el mismo (salvo lo que se haya pagado por registrarlo), y como no se han acreditado ni derechos ni intereses legtimos (ni del propio Demandado ni del fantasmal señor "J. Lpez"), la nica conclusin razonable para este Panel es que el registro no se hizo para usarlo en forma regular sino fundamentalmente con el fin de transferir al titular marcario derechos sobre el nombre de dominio con un beneficio ilegtimo. Por no haberse ni siquiera intentado probar el relato referente al señor "J. Lpez", y de la conducta efectiva del Demandado durante las negociaciones con la otra parte, se infiere que no hubo ningn otro propsito al registrar el nombre de dominio que no fuera el de lucrar ilegtimamente a costa de la Demandante.

El Panel considera que la Demandante ha probado el extremo de la Poltica, Pargrafo 4(a)(iii) de registro de mala fe del nombre de dominio.

Uso de Mala Fe

La falta de un sitio web activo bajo el nombre de dominio, reconocida por el Demandado, no impide a este Panel arribar a la conclusin de que el nombre de dominio se usa, y por añadidura, se usa de mala fe. Como se dijo en el caso OMPI D2000-0003 Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, 18 de febrero de 2000:

"[...] En suma, no hay una accin positiva que el Demandado lleve a cabo en relacin al nombre de dominio". [...] Este hecho, sin embargo, no resuelve la cuestin [...]. El concepto de "uso de un nombre de dominio de mala fe" no est limitado a una accin positiva, la inaccin est comprendida. Es decir, es posible, en ciertas circunstancias, que la inactividad del Demandado equivalga a que el nombre de dominio se use de mala fe". (Traduccin no oficial de este panelista).

En el presente caso el Panel considera relevantes las siguientes circunstancias:

(a) El registro del nombre de dominio importa bloquear a la Demandante el acceso con su marca BODEGAS LOPEZ en Internet. No importa si la Demandante ya tiene registrados nombres de dominio bajo ".com.ar". No hay duda que el espacio ".com" es particularmente preciado para un desarrollo comercial, como lo demuestra el hecho que la mayor parte de los procedimientos ICANN involucran a dominios bajo ".com". Si la disponibilidad de nombres de dominio bajo cdigos de pas fuera un argumento aceptable, entonces no tendran razn de ser estos procedimientos. Por otra parte nadie est obligado a seguir pauta de conveniencia alguna en materia de registros. Tampoco existe deber alguno de limitar el nmero de nombres de dominio ni de reducir los registros al espacio de los ccTLD.

(b) La marca de la Demandante refiere de manera inmediata a la denominacin social abreviada y al nombre comercial, as como a algunos de los vinos de la Bodega Lpez, pero an sin recurrir a ese rasgo de la marca, la ley de marcas 22.362 es una norma de insoslayable relevancia en este procedimiento en que ambas partes tienen domicilio en la Argentina, conforme al criterio generalmente aceptado a partir del caso OMPI D99-0001 World Wrestling Federation v. Michael Bosman, que considera que cuando ambas partes tienen domicilio en el mismo pas, sus leyes y sentencias judiciales son un criterio ilustrativo al que puede recurrir un panel. La ley 22.362 es federal y otorga sobre las marcas registradas derechos de uso exclusivo en todo el territorio argentino, inclusive en la provincia de Santa Fe, donde reside el Demandado. Como bien lo apunta la Demandante, en la Argentina los tribunales federales - aun sin necesidad de probar la mala fe de un demandado - pacficamente otorgan, como medida cautelar innominada o como medida cautelar innovativa, la transferencia de nombres de dominio bajo ".ar" idnticos o similares a las marcas de la parte actora, como bien se puntualiza en la demanda con los casos que cita.

(c) La inactividad del sitio web bajo el nombre de dominio en disputa puede provocar que el pblico en Internet piense que la demandante carece de un sitio web, o concluya que no es tcnicamente capaz de mantener un sitio web. Quien como el Demandado afirma dedicarse al desarrollo de sitios web no puede razonablemente ignorar esa circunstancia.

(d) A diferencia de Telstra, en este caso hubo adems por parte del Demandado, sin derechos ni intereses legtimos respecto del nombre de dominio, una exigencia econmica abusiva por la transferencia de derechos sobre el nombre de dominio. Adems de revelar el propsito de lucro ilegitimo que evidencia un registro de mala fe, la oferta de venta por el demandado constituye un uso, y por añadidura, un uso de mala fe del nombre de dominio. Ver el caso OMPI D99-0001 citado supra, donde el ilustrado panelista consider que una oferta de venta era un uso del nombre de dominio, y a partir de ese precedente y del caso D00-0001 Robert Ellenbogen v. Mike Pearson, de febrero de 2000, numerosas otras decisiones de la OMPI en igual sentido.

El Panel considera que la Demandante tambin ha probado el extremo de la Poltica, Pargrafo 4(a)(iii), que el nombre de dominio se utiliza de mala fe.

 

7. Resolucin

El Panel determina que el nombre de dominio <bodegaslopez.com> es prcticamente idntico o por lo menos similar de un modo que lleva a la confusin con la marca BODEGAS LOPEZ de la Demandante. Asimismo el Panel determina que la Demandada no tiene derechos ni intereses legtimos sobre el nombre de dominio, y que este ha sido registrado y se usa de mala fe. En consecuencia, de acuerdo a la Poltica, Pargrafo 4(i) y el Reglamento, Pargrafo 15, el Panel Administrativo resuelve que el registro del nombre de dominio <bodegaslopez.com> sea transferido a la Demandante BODEGAS Y VIÑEDOS LOPEZ S.A.

 

 

Roberto A. Bianchi
Panelista nico

Febrero 16 de 2001

 

: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2000/d2000-1798.html

 

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