Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’OMPI

Le Requйrant est la sociйtй Groupe Danone, SA, 7 rue de Tйhйran 75008 Paris, France. Le Mandataire du Requйrant est Maître Michel Paul Escande, Avocat а la Cour, 4 rue Brunel 75017 Paris, France.

Le Dйfendeur est la sociйtй Business & Decision, RCS Paris, 384.518.114, 153 rue de Courcelles 75017 Paris, France. Le mandataire du Dйfendeur est Maître Gйrard Abadjian, Avocat а la Cour, 4 rue Cambon, 75001, Paris, France.

Le litige concerne le nom de domaine : <bingodesmarques.com>.

L’Unitй d’enregistrement auprиs de laquelle le nom de domaine est enregistrй est GANDI, 38 rue Notre-Dame de Nazareth, 75003 Paris, France.

Une plainte a йtй dйposйe auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’OMPI (le Centre) le 22 dйcembre 2000, par courrier йlectronique et reçue sur support papier le 3 janvier 2001. Il a йtй accusй rйception de la plainte le 29 dйcembre 2000.

Le 29 dйcembre 2000, le Centre a attirй l’attention du Requйrant sur la langue dans laquelle la procйdure devrait кtre menйe.

Le 3 janvier 2001, une demande de vйrification d’enregistrement a йtй envoyйe et la rйponse а cette demande a йtй reçue de l’Unitй d’enregistrement Gandi le 9 janvier 2001.

Le 11 janvier 2001, le Centre a fait йtat auprиs du Requйrant d’une irrйgularitй quant а la mention dans la plainte de l’Unitй d’enregistrement du nom de domaine, l’Unitй n’йtant pas Network Solutions Inc., mais Gandi.

Le 12 janvier 2001, le Requйrant faisait parvenir au Centre la copie йlectronique de la plainte corrigйe ; celle-ci йtait reçue sur support papier le 16 janvier 2001.

Le 17 janvier 2001, le respect des conditions de forme de la plainte a йtй vйrifiй et ladite plainte a йtй notifiйe au dйfendeur, en version française et anglaise, le 18 janvier 2001, date de l’ouverture de la procйdure administrative.

Le Dйfendeur devait faire parvenir sa rйponse au plus tard le 6 fйvrier 2001 et, ce dernier n’ayant pas rйpondu, une notification de manquement lui a йtй faite le 8 fйvrier 2001.

Le 9 fйvrier 2001, le Dйfendeur a fait parvenir sa rйponse par courrier йlectronique et, sur support papier, le 12 fйvrier 2001; accusй de rйception lui en a йtй fait le mкme jour.

Les 12 et 15 fйvrier 2001, le Requйrant a, а son tour, rйpondu par voie йlectronique et sur support papier.

L’Expert unique a acceptй sa mission le 18 fйvrier 2001, et remis une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance.

Le litige entre dans le champ d’application des Principes directeurs rйgissant le rиglement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine et la Commission administrative est compйtente pour arrкter une Dйcision. L’acte d’enregistrement par lequel le nom de domaine, objet de la plainte, a йtй enregistrй implique l’acceptation des Principes directeurs.

Le nom de domaine a йtй enregistrй le 16 avril 2000.

Dans la mesure où l’Unitй d’enregistrement a son siиge en France, où les parties sont toutes deux françaises et se sont exprimйes en français dans les documents йchangйs, la Commission, bien qu’il se puisse que le contrat d’enregistrement ait йtй conclu en anglais, dйcide, par application de l’article 11 des Rиgles, que la procйdure doit кtre conduite en français.

La Dйcision est rendue dans le dйlai expirant le 6 mars 2001.

La sociйtй Groupe Danone exploite les marques françaises suivantes :

"BINGO DES MARQUES", marque nominale n° 93/482958, dйposйe le 9 septembre 1993 ;

"BINGO DES MARQUES", marque semi-figurative n° 93/482964, dйposйe le 9 septembre 1993 ;

pour dйsigner divers produits alimentaires, biиres, et boissons non alcooliques, ainsi que l’organisation de loteries, dans les classes 5, 29,30,31,32 et 36.

Le Requйrant, depuis 1993, organise rйguliиrement des opйrations publicitaires sous ces termes pour promouvoir les diffйrentes marques de produits alimentaires qu’il dйtient (Evian, Danone, Kronenbourg, Panzani, Amora…) et tenter de freiner le succиs des marques de distributeurs. Les consommateurs se voient proposer un cahier « collecteur » sur lequel peuvent кtre collйs aprиs dйcoupage, et а titre de preuve d’achat, les codes barres des produits de marque acquis et, lorsqu’un certain montant est atteint, le « collecteur » rempli est йchangй par le consommateur contre un chиque qui lui est remis, pouvant reprйsenter jusqu’а trente pour cent du montant des achats . Le client peut alors participer а un concours offrant des lots importants.

La mise en place de l’opйration en ses dйbuts a inquiйtй les actionnaires mais, peu а peu, celle-ci a connu une rйussite certaine et, en 1998, le Groupe Danone a reçu pour les campagnes « Bingo des marques » le prix Stratйgie du Marketing direct (Piиce du Requйrant n°6).

Le Dйfendeur a enregistrй auprиs de l’Unitй d’enregistrement Gandi le nom de domaine <bingodesmarques.com> le 16 avril 2000.

A. Requйrant

Le Requйrant demande а la Commission administrative de rendre une dйcision ordonnant que le nom de domaine <bingodesmarques.com> lui soit transfйrй (paragraphe 3, b), x), des Rиgles).

Au soutien de sa plainte sur le fondement du paragraphe 4 (a) (b) (c), des Principes directeurs et paragraphe 3 des Rиgles, il avance les arguments suivants.

- Le nom de domaine <bingodesmarques.com> reproduit de maniиre identique la marque « bingo des marques », peu important que les espaces entre les mots ne soient pas marquйs dans la mesure où, phonйtiquement, les deux dйnominations sont identiques. Dиs lors, le risque de confusion pour le consommateur est certain dans la mesure où il est nйcessairement amenй а penser que le nom de domaine litigieux donne accиs а un service officiel crйй par le Groupe Danone relativement а son opйration « bingo des marques ».

- Le Dйfendeur n’a aucun lien juridique avec le Requйrant et ne bйnйficie d’aucun accord lui permettant de faire usage du nom <bingo des marques>. Le Dйfendeur ne pouvait donc lйgitimement dйposer le nom de domaine <bingodesmarques.com>.

- Le nom de domaine a йtй enregistrй et est utilisй de mauvaise foi. L’opйration « bingo des marques » est notoire et le Dйfendeur ne pouvait ignorer que cette marque appartenait au Requйrant car le Dйfendeur est une sociйtй de conseil aux entreprises qui a dйjа йtй amenйe а effectuer des prestations de marketing pour le Requйrant. Le Requйrant ajoutant qu’on ne saurait contester par ailleurs la distinctivitй de sa marque.

- Le nom de domaine litigieux n’a fait l’objet d’aucune exploitation depuis son enregistrement, ce qui caractйrise la volontй du Dйfendeur de nuire au Requйrant en l’empкchant d’exploiter le site associй dans l’esprit du consommateur а l’opйration promotionnelle « bingo des marques » et, de plus, le message d’erreur auquel aboutit la consultation du site <bingodesmarques.com> est prйjudiciable au Requйrant car les consommateurs sont amenйs а croire а une dйficience de ce dernier.

- Le Dйfendeur a offert au Requйrant d’йchanger ledit nom de domaine contre des prestations que pourrait facturer le Dйfendeur au Requйrant. Le Dйfendeur ayant essuyй un refus, a йvoquй la possibilitй d’un rachat par le Requйrant du nom de domaine en cause, le Requйrant fournit une attestation relatant les entrevues et nйgociations menйes entre les parties.

- La nйgociation ayant йchouй, le Dйfendeur mis en demeure de transfйrer le nom en cause est restй taisant.

B. Dйfendeur

Dans sa rйponse, tardive, le Dйfendeur indique en propres termes : « A titre principal et rendant tout exposй supplйmentaire inutile, il sera indiquй que la Sociйtй BUSINESS & DECISION n’a jamais enregistrй le nom de domaine <bingodesmarques.com>, auprиs de quelque organisme que ce soit, et quelle que soit l’orthographe retenue (…). En effet, il ne saurait кtre pris aucune dйcision а l’encontre du Dйfendeur qui, prйcisйment dйsignй aux termes mкmes de la requкte du Requйrant, n’a pas commis les faits qui lui sont reprochйs et n’a donc aucune lйgitimitй pour apporter les explications et documents йventuellement nйcessaires ».

C. Rйplique du Requйrant

En rйplique а la rйponse du Dйfendeur, le Requйrant prйcise que le nom de domaine a pour titulaire, conformйment а l’extrait Whois, l’entitй B & D ; que l’adresse йlectronique du dйposant est « pbensabat@businessdecision.com » ; que M. Bensabat est le reprйsentant lйgal de la Sociйtй Business & Decision et que la rйponse de la Sociйtй Business & Decision est une manifestation supplйmentaire de sa mauvaise foi.

Le Requйrant poursuit que la Sociйtй B & D (Business & Decision) est bien le dйposant du nom de domaine litigieux et que quand bien mкme le nom aurait йtй dйposй par M. Bensabat personnellement (ce qui est sous-entendu par le Dйfendeur), M. Bensabat aurait йtй rйguliиrement informй de la procйdure puisqu’ayant йtй, а l’adresse e-mail rappelйe ci-dessus, destinataire de la plainte.

Le Requйrant termine en prйcisant que le Centre : « est avant tout saisi d’une plainte а l’encontre d’un nom de domaine litigieux et non d’une personne dйterminйe, beaucoup d’autres noms йtant par ailleurs dйposйs sous des identitйs fantaisistes ».

Bien que la rйponse du Dйfendeur ait йtй effectuйe hors du dйlai imparti, la Commission accepte d’en tenir compte, ainsi que de la rйplique du Requйrant.

Le paragraphe 15 (a) des Rиgles prйvoit que « La commission statue sur la plainte au vu des йcritures et des piиces qui lui ont йtй soumises et conformйment aux Principes directeurs, aux prйsentes Rиgles et а tout principe ou rиgle de droit qu’elle juge applicable ».

En raison notamment de la nationalitй française des parties, du fait que les marques allйguйes sont des marques françaises et que l’Unitй d’enregistrement du nom de domaine litigieux a son siиge en France, la Commission appliquera subsidiairement certaines rиgles du droit français.

Les йchanges d’йcritures intervenus entre les parties soulиvent un problиme prйalable concernant la dйtermination de la personne qui a procйdй а l’enregistrement du nom de domaine litigieux dans des conditions prйtendument incorrectes

- Sur la dйtermination du titulaire de l’enregistrement litigieux

Le Requйrant, dans sa plainte, a dйsignй comme Dйfendeur dans la prйsente procйdure la sociйtй B & D (Business & Decision), sociйtй anonyme immatriculйe au RCS de Paris n° 384.518.144 . Le Requйrant a prйcisй que les йlйments d’information disponibles pour entrer en relation avec le Dйfendeur йtaient : B& D (BUSINESS & DECISION ) Patrick Bensabat ,79 rue d’Amsterdam 75008 Paris ; tйlйphone 0142810165 ; adresse йlectronique : "pbensabat@businessdecision.com" , M.Bensabat йtant prйsident du conseil d’administration de la sociйtй BUSINESS & DECISION ayant son siиge 153 rue de Courcelles 75017 Paris

L’extrait Kbis du Dйfendeur, fourni par le Requйrant ( Piиce 2) prйcise pour la sociйtй immatriculйe n° 384.518.114 que la raison sociale (dйnomination) – sigle est «  BUSINESS & DECISION , SIGLE : B& D » ; siиge 153 Rue de Courcelles ; que le prйsident du conseil d’administration est M. Patrick Bensabat, domiciliй 7 rue Henner а Paris et qu’un administrateur de ladite sociйtй est domiciliй 79 rue d’Amsterdam а Paris.

Par l’intermйdiaire de son mandataire, le Dйfendeur a rйpondu comme йtant la sociйtй BUSINESS & DECISION, sociйtй anonyme, immatriculйe au RCS Paris n° 384.518.144, ayant son siиge 153 rue de Courcelles 75017 Paris.

Le Dйfendeur dans sa rйponse a affirmй n’avoir jamais enregistrй le nom de domaine litigieux auprиs de quelque organisme que ce soit.

L’extrait « whois » fourni par le Requйrant dans sa plainte indique : « le possesseur d’un domaine est l’entitй dйcrite dans l’enregistrement ‘domain’ correspondant » et il apparaît sous cette rubrique : « domain : bingodesmarques.com ; owner-address : b&d, 79 rue d’Amsterdam, Paris ». Dans la rubrique « person », il est indiquй Patrick Bensabat ; address b&d 79 rue d’Amsterdam, Paris ; l’adresse e-mail йtant celle rappelйe plus haut.

Le Centre a obtenu la mкme information de l’Unitй d’enregistrement Gandi le 9 janvier 2001, et cette Unitй d’enregistrement a confirmй le 12 fйvrier 2001, au Requйrant que le possesseur du nom de domaine йtait bien l’entitй identifiйe а la rubrique ‘domain’, soit « b&d ».  

La Commission constate а cet йgard que les informations recherchйes exhaustivement par le Requйrant et obtenues par le Centre, directement, auprиs de l’Unitй française d’enregistrement Gandi ne sont pas d’une parfaite nettetй sur le point de savoir, en Français, qui a enregistrй le nom de domaine et, йventuellement, au nom et pour compte de qui ce nom a йtй enregistrй.

La Commission estime cependant que les йlйments ci-dessus йtablissent de maniиre suffisante que le nom de domaine a йtй enregistrй au nom de la sociйtй BUSINESS & DECISION, B&D par l’intermйdiaire de son reprйsentant lйgal, M. Bensabat et que la prйsente procйdure peut кtre poursuivie en l’йtat, d’une part, parce que le Dйfendeur prйsumй, dans ces conditions, кtre l’auteur titulaire de l’enregistrement litigieux n’a pas fourni d’йlйments pouvant йtablir que le vйritable titulaire, -ce qui est suggйrй dans la rйponse du Dйfendeur-, serait, non la sociйtй, mais son reprйsentant lйgal, M.Bensabat, а titre personnel (allйgation d’ailleurs contredite par le libellй de l’adresse e-mail de M.Bensabat rapportйe ci-dessus)  ; d’autre part, parce que la procйdure administrative ici menйe ne peut aboutir, si elle prospиre, qu’а une radiation ou un transfert au Requйrant de l’enregistrement concernй, а l’exclusion de toute autre sanction contre quiconque, et ce par application du paragraphe 4, (i) des Principes directeurs, sous rйserve, en toutes hypothиses, du paragraphe 4,(k) desdits Principes directeurs.

- Sur la demande du Requйrant de transfert а son profit de l’enregistrement litigieux

Le paragraphe 4 (a) des Principes directeurs impose au Requйrant de prouver contre le Dйfendeur cumulativement que :

(a) Son nom de domaine est identique ou semblable au point de prкter а confusion, а une marque de produits ou de services sur laquelle le Requйrant a des droits.

(b) Il n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intйrкt lйgitime qui s’y attache.

(c) Son nom de domaine a йtй enregistrй et est utilisй de mauvaise foi.

Le Requйrant dispose depuis longtemps а titre de marques françaises du signe « bingo des marques » pour dйsigner des produits alimentaires et une activitй de loterie.

Le Dйfendeur a enregistrй le nom de domaine <bingodesmarques.com>. Le site correspondant n’est pas activй.

Au regard des signes eux-mкmes, il convient de constater leur identitй car comme l’avance а juste titre le Requйrant, le nom de domaine <bingodesmarques.com> reproduit de maniиre identique la marque « bingo des marques » peu important, d’une part, que les espaces entre les mots soient supprimйs dans le nom de domaine, dans la mesure où, phonйtiquement, les deux dйnominations sont identiques et peu important, d’autre part, le suffixe « .com », gйnйrique, n’altйrant pas ladite reproduction.

Pour ce qui est des produits ou services dйsignйs par les marques du Requйrant sur lesquels il a des droits, il y a lieu de remarquer que lesdites marques n’ont pas dйsignй les services de communication de la classe 38 auxquels la notion de nom de domaine renvoie nйcessairement sinon exclusivement (rappr. TGI Paris, 3^иme ch., 24 mars 2000, Pagotto c/ Gallopin, Revue Communication, commerce йlectronique, juin 2000, p. 20 s., obs. C.Caron).

Toutefois, le Requйrant justifie que ses marques ont acquis une certaine notoriйtй, du moins en France (v. Piиces 6 а 41 de la plainte du Requйrant). Il y a, dиs lors, lieu d’avoir йgard aux articles 16, 2 et 3 de l’accord sur les ADPIC et, plus spйcialement, а l’article L713-5 du Code français de la Propriйtй Intellectuelle sanctionnant l’emploi postйrieur d’un signe, mкme pour des produits ou services non similaires а ceux dйsignйs par la marque .

Ces considйrations conduisent la Commission а dйcider que le nom de domaine est identique aux marques dйtenues et est а mкme de prкter а confusion avec lesdites marques du Requйrant en ce que le consommateur sera amenй а penser que le nom de domaine litigieux concerne les services officiels crййs par le Requйrant relativement а ses campagnes publicitaires « bingo des marques ».

Il rйsulte des йlйments du dossier que le Dйfendeur n’a pas de lien juridique avec le Requйrant et ne bйnйficie d’aucune autorisation lui permettant de faire usage du nom « bingo des marques ».

Il ne rйsulte pas non plus des documents йchangйs, et spйcialement en raison de l’absence de rйponse sur le fond du Dйfendeur, que ce dernier, avant d’avoir eu connaissance du litige, ait utilisй le nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ni qu’il soit connu sous le nom de domaine considйrй ou qu’il fasse un usage loyal du nom de domaine, conformйment au paragraphe 4 (c) des Principes directeurs.

La Commission conclut que le Dйfendeur n’avait pas de droit ou d’intйrкt lйgitime quant au nom de domaine concernй.

Les documents communiquйs par le Requйrant а l’appui de sa plainte йtablissent le caractиre passablement connu en France de l’opйration « bingo des marques », fait d’ailleurs non contredit par le Dйfendeur.

Le Dйfendeur n’a pas davantage contestй que des nйgociations sont intervenues par l’intermйdiaire de son reprйsentant lйgal avec le Requйrant, pour lequel le Dйfendeur avait, dans le passй, effectuй des prestations de conseil, ni que le Dйfendeur a proposй de cйder le nom de domaine au Requйrant en contrepartie de la conclusion de nouveaux contrats de prestations de services au Requйrant, voire de vendre ledit nom de domaine au Requйrant contre une somme d’argent а dйbattre, en tous cas supйrieure aux frais engagйs pour l’enregistrement.

Une attestation de M. Emeriau, certes salariй du Requйrant, mais йtablie dans les formes de l’article 202 du Nouveau Code de procйdure civile français (et prйcisant qu’une fausse dйclaration de la part de l’attestant exposerait ce dernier а des sanctions pйnales ), indique en effet qu’en juin 2000, une rencontre a eu lieu dans les locaux du Groupe Danone entre M.Bensabat et lui. L’attestation ajoute que M. Bensabat, pour compte du Dйfendeur, la Sociйtй Business & Dйcision, a prйsentй une proposition onйreuse de cession au Requйrant du nom de domaine en cause, contre une commande de prestations, proposition qui n’a pas йtй acceptйe. L’attestation indique йgalement que le Dйfendeur a alors proposй, en alternative, une vente du nom de domaine sans fixer de montant en ajoutant, nйanmoins, que l’йchange du nom de domaine contre des commandes de prestations avait sa prйfйrence. La discussion ne s’est pas prolongйe. (Piиce n° 42 du Requйrant).

La Commission estime que les faits ci-dessus rйvиlent que le Dйfendeur ne pouvait raisonnablement ignorer que son enregistrement йtait susceptible de gкner le Requйrant pour reflйter sur le rйseau l’opйration publicitaire qu’il menait depuis longtemps et que ledit Dйfendeur n’a enregistrй le nom de domaine en cause, dont il n’avait que faire, qu’ essentiellement aux fins de vendre ou cйder d’une autre maniиre au Requйrant l’enregistrement litigieux, а titre onйreux, et pour un prix excйdant le montant des frais dйboursйs pour l’enregistrement, au sens du paragraphe 4, (b), (i) des Principes directeurs.

Il rйsulte йgalement du dossier que le nom de domaine litigieux n’a fait l’objet d’aucune exploitation depuis son enregistrement.

Des dйcisions des Commissions administratives ont, а plusieurs reprises, pu retenir que la dйtention d’un nom de domaine sans qu’un site actif y corresponde pouvait, dans certains cas, кtre considйrйe comme une utilisation de mauvaise foi dudit nom de domaine (v. OMPI, Dйcision Telstra, D2000-0003 et, parmi d’autres : Christian Dior Couture, D2000-0098). Les circonstances plus haut dйcrites traduisent le fait qu’en dйtenant ce nom inactif ; en essayant de le monnayer au Requйrant et en ne se manifestant plus aprиs l’йchec des nйgociations et une mise en demeure par lettre recommandйe du 9 aoыt 2000, (piиce 44 du Requйrant), ladite dйtention a correspondu а une utilisation de mauvaise foi du nom de domaine en cause.

La Commission administrative estime alors que les divers йlйments prйvus au paragraphe (a), (i) а (iii), des Principes directeurs sont cumulativement rйunis.

Pour les raisons ci-dessus, la Commission administrative dйcide que le Requйrant a apportй la dйmonstration que le nom de domaine <bingodesmarques.com> est identique ou semblable au point de prкter а confusion, aux marques sur lesquelles le Requйrant а des droits ; que le Dйfendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine en cause ni aucun intйrкt lйgitime qui s’y attache et qu’il a йtй enregistrй et utilisй de mauvaise foi.

En consйquence, conformйment au paragraphe 4 (i) des Principes directeurs et 15 des Rиgles, la Commission ordonne que l’enregistrement du nom de domaine <bingodesmarques.com> soit transfйrй au Requйrant, la sociйtй Groupe Danone.

Christian Le Stanc
Expert unique

Date : 27 fйvrier 2001