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WIPO

 

Centro de Mediacin y Arbitraje de la OMPI

 

DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO

AMERICA ONLINE, INC. v. Eduardo Del Valle Diharce

Caso N DVE2000-0001

 

1. Las Partes

La demandante es AMERICA ONLINE, INC., una corporacin constituida de conformidad con las leyes del Estado de Delaware, con domicilio principal en 8619 Westwood Center Drive, Viena, Virginia, Estados Unidos de Amrica (la "Demandante), representada en este procedimiento por los abogados Sra. Irene De Sola Lander y Sr. Luis Alejandro Henriquez De Sola, de De Sola & Pate, Caracas, Venezuela.

El demandado es el Sr. EDUARDO DEL VALLE DIHARCE, con domicilio en Amberes No. 1, Colonia Jurez, C.P. 06600, Mxico D.F., Mxico.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

El nombre de dominio en disputa es <aol.com.ve>, registrado ante la entidad registradora REACCIUN (NIC.VE), de Av. Abraham Lincoln, Torre Domus, Piso 6, Ofic. 6B, Plaza Venezuela, Caracas, Venezuela.

 

3. Iter Procedimental

El 24 de octubre de 2000 se present la demanda en forma electrnica. El 27 de octubre de 2000 la demanda se present en copia papel. El 20 de noviembre el Centro acuso recibo de la demanda. 18 de diciembre el Centro solicit al registrador verificacin de datos del registro, que confirm que Eduardo del valle Diharce es el registrante de <aol.com.ve>, que est vigente el acuerdo de registro versin 3.0 y que el nombre de dominio tiene el status de "Activo".

El 22 de diciembre de 200 el Centro notific la demanda y el inicio del procedimiento administrativo al Demandado, fijando un plazo hasta el 10 de enero de 2001 para contestarla.

El 12 de enero de 2001 el Centro acus recibo de la contestacin de demanda fechada el 10 de enero de 2001.

El 26 de febrero de 2001, despus de recibir la correspondiente declaracin de aceptacin, imparcialidad e independencia de Roberto A. Bianchi, el Centro lo design para actuar como miembro nico del grupo de expertos (el "Panel" en lo sucesivo). La fecha lmite para dictar la decisin se fij para el 11 de marzo de 2001. El Panel determina que ha quedado correctamente constituido.

El 26 de febrero de 2001 el Panel recibi por va electrnica la copia del expediente. El mismo da el Panel dict la Orden de Procedimiento No. 1, que dice:

"1. Visto que el Panel Administrativo ha recibido el da de la fecha el expediente del caso por va electrnica, y que de un examen prima facie de la demanda surge que la Demandante no hace referencia circunstanciada ni a la forma en la que el Demandado no tendra derechos ni intereses legtimos respecto del nombre de dominio (Poltica, Pargrafo 4(a)(ii)), ni a la manera en la que el Demandado usara de mala fe el nombre de dominio (Poltica, Pargrafo 4(a)(iii)), y 2. Considerando lo dispuesto por el Reglamento, Pargrafos 10(a), 12 y 14(b), El Panel Administrativo resuelve:

  1. Requerir a la Demandante que dentro del plazo de dos das hbiles comerciales (segn rija en Venezuela) desde la notificacin de la presente orden, formule, mediante e-mail al Centro y con copias CC al Demandado y al Panel, alegaciones concretas sobre los dos puntos requeridos en 1 supra. Si agregara prueba documental, dentro del mismo plazo la misma deber ser enviada por fax al Centro (41-22-740 3700 Atencin Ms. Simão-Sartorius), con copia al Demandado (52-50 96 37 10) y al Panel (54-11-4325 3155).
  2. Desde el momento en que el Demandado reciba copia de las alegaciones formuladas por la Demandante conforme el punto "a", el Demandado contar con el plazo de dos das hbiles comerciales (segn rija en Mxico) para formular comentarios, mediante e-mail al Centro y con copias CC a la Demandante y al Panel. Si agregara prueba documental, dentro del plazo indicado la misma deber ser enviada por fax al Centro (41-22-740 3700 Ms. Simão-Sartorius), con copia a la Demandante (58-2-7939043) y al Panel (54-11-4325 3155)."

El 27 de febrero de 2001 el Centro notific a las partes la orden. El 2 de marzo de 2001 (debido a los feriados de Carnaval en Venezuela) la Demandante present un escrito por va electrnica en relacin con la citada orden, y envi posteriormente los documentos de prueba adjuntos por fax. El Demandado recibi todos los documentos el da 6 de marzo de 2001. El 7 de marzo de 2001 el Demandado present una contestacin al escrito de la Demandante de 2 de marzo. El Demandado envi por fax los documentos citados como prueba, con excepcin del identificado como prueba "K" que contendra un "correo electrnico del Director de Mercadotecnia de Microfost [SIC] y su nmero de telfono para acreditar que bajo su consentimiento registr el nombre de dominio www.msn.com.ve, y la carta respectiva en donde viene esa informacin, sin embargo dicha carta se enviar mañana".

Con fecha 8 de marzo de 2001 el Panel una comunicacin a las partes que deca:

"1. Habiendo recibido el Demandado con fecha 6 de marzo de 2001 los
documentos enviados por la Demandante conforme a la Orden de Procedimiento
No. 1, el plazo para que el Demandado enve por fax los documentos
mencionados en su contestacin vencer indefectiblemente el da 8 de marzo
de 2001. 2. Salvo circunstancias extraordinarias que apreciar exclusivamente este
Panel, no habr prrrogas ni se admitirn nuevas presentaciones de las
Partes."


En la misma fecha la Demandante present un escrito con observaciones a la prueba presentada por el Demandado en su escrito de fecha 7 de marzo de 2001. Al respecto, con fecha 8 de marzo de 2001 el Panel dict la Orden de Procedimiento No. 2 que dice:

"1. Habiendo la Demandante solicitado al Panel el 8 de marzo de 2001 que se admita una presentacin adicional, y resultando prima facie que la presentacin y sus anexos no justifican que el Panel declare que se trata de una circunstancia extraordinaria que justifique apartarse de lo dispuesto en la "Comunicacin a las Partes" del da de la fecha, el Panel deniega el pedido de admisin de una nueva presentacin por la Demandante. 2. Los escritos adicionales de las Partes slo pueden admitirse a pedido del propio panel o por decisin discrecional de este ante un pedido de la parte interesada. La admisin debe otorgarse slo con carcter excepcional. El principio de acordar igual oportunidad a la otra parte, de admitirse el pedido de su contraparte, llevara a prorrogar el plazo para dictar la decisin de fondo. A juicio del panel ya existen elementos de conviccin suficientes para decidir la controversia en la fecha establecida por el Centro."

El 9 de marzo de 2001 se recibi un escrito por va electrnica del Demandado en contestacin al escrito de 8 de marzo de la Demandante, y prueba adjunta. Como a dicho escrito tambin se aplica lo dispuesto en la Orden de Procedimiento No. 2, no sern considerados por el Panel ni el escrito del Demandado del 9 de marzo ni sus anexos documentales.

En forma independiente, el Panel concuerda con el Centro en que la demanda se present de conformidad con el Reglamento y Reglamento Adicional. El Centro ha realizado correctamente las notificaciones conforme al Reglamento, Pargrafo 2(a).

El acuerdo de registro del nombre de dominio entre REACCIUN (NIC-VE) y el Demandado est en español. Las partes hicieron sus respectivas presentaciones en español. El Panel, de acuerdo al Reglamento, Pargrafo 11, decide que el procedimiento contine en español.

No se dictaron otras rdenes de procedimiento ni se decidieron prrrogas.

 

4. Antecedentes de Hecho

Por estar respaldados por prueba suficiente o por no haber sido contestados, o por haber sido constatados por el panelista en forma independiente, los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados en este procedimiento:

La Demandante fue fundada en 1985. Es lder mundial en el campo de los servicios interactivos de mltiples tipos, que opera dos servicios en lnea a travs de un nmero importante de propiedades de sitios de conexin: Servicios Interactivos AOL, que incluyen el servicio AOL y un listado creciente de productos Web que incluye AOL.COM, AOL NetFind y Mensajero Instantneo Compuserve y Estudios AOL, que desarrollan propiedades originales en los diversos productos a la vez que operan Digitak City, Inc., y la tecnologa de comunicaciones y conversaciones instantneas ICQ, recientemente adquirida, basada igualmente en Internet. AMERICA ONLINE, INC., tiene 9000 empleados y 15 millones de miembros de AOL y CompuServe en todo el mundo.

Es para la fecha el mayor proveedor de acceso a Internet del mundo, alcanzando los 15 millones de usuarios a finales del año pasado, con un crecimiento, de un milln de suscriptores entre noviembre y diciembre de 1998. En 1994, esta empresa contaba con un milln de clientes. Junto a este fuerte crecimiento en usuarios, AMERICA ONLINE (AOL) adquiri Compuserve. La compaña cuenta con el 10 por ciento del total de usuarios de Internet a nivel mundial. AMERICA Online (AOL) es la marca de Internet ms conocida por los estadounidenses, segn un estudio realizado a finales de 1998. El objetivo del estudio era identificar las empresas de Internet que ms tienen presente las personas en Estados Unidos, el pas con ms usuarios de la red mundial de computadores. AOL tiene ms de 15 millones de suscriptores en el mundo que se conectan a Internet a travs de AOL y tambin pueden navegar por una red privada que ofrece numerosos recursos en lnea exclusivos para los miembros.

Conforme se acredita con los ttulos de marca AMERICA ONLINE es titular de las siguientes marcas concedidas en Venezuela, estando pendiente la expedicin del correspondiente certificado.

Marca Clase No. de inscripcin Estado

AOL 09 8064/95 Concedida

AOL 16 7841/95 Concedida

AOL 42 14589/95 Concedida

AOL (E-D) 42 10805/96 Concedida

AOLGLOBALNET 09 10673/96 Concedida

AOLGLOBALNET 38 10681/96 Concedida

AOLGLOBALNET 42 10668/96 Concedida

La Demandante es adems titular de numerosas registraciones de la marca "AOL" en ms de ochenta (80 pases), la mayor parte de las cuales han sido solicitadas y registradas antes de que el Demandado registrara el nombre de dominio en disputa. Entre esos registros marcarios se encuentran los solicitados y concedidos en Mxico, pas de residencia del Demandado, antes del 28 de octubre de 1998.

La Demandante ha registrado (bajo gTLD) los nombres de dominio siguientes: <aol.com>, <aol.net> y <aol.org>.

La Demandante registr bajo ccTLD los siguientes: <aol.com.ar> (Argentina), <aol.com.br> (Brasil), <aol.com.ca> (Canad), <aol.com.ch> (Suiza), <aol.de> (Alemania), <aol.com.mx) (Mxico, <aol.com.pe> (Per), <aol.au.com> (Australia), <aol.co.uk> (Reino Unido) y <aol.fr> (Francia).

Segn consulta realizada el 27 de febrero de 2001 por el panelista a la base de datos WHOIS del registrador REACCIUN.VE, el Demandado registr el nombre de dominio <aol.com.ve > el 13 de septiembre de 2000. El Demandado registr tambin los nombres de dominio :<msn.com.ve>, el 25 de julio de 2000 y <yupi.com.ve> el 22 de agosto de 2000.

Previamente a esta disputa hubo contactos entre el representante de la Demandante y el Demandado en torno a una posible transferencia del nombre de dominio. El contacto se inici por parte de un representante de la Demandante, aparentemente sin dar a conocer al Demandado su condicin de abogado de la Demandante. Aunque el Demandado declar su disposicin a transferir el nombre de dominio, no hubo acuerdo en cuanto al precio (el Demandado requera US$ 20.000 y la Demandante ofreci US$ 7.000). En esos contactos el Demandado no hizo referencia alguna a que estuviera actuando en nombre de alguna entidad, o a que l no fuera el dueño del nombre de dominio.

El correspondiente acuerdo de registro (ver http://www.nic.ve/reg_contrato.html) prev, por referencia, que el registrante, aqu Demandado, queda vinculado por la Poltica Uniforme de la ICANN para la resolucin de disputas sobre nombres de dominio. La seccin E del contrato establece: "E. Controversias El Registrante reconoce que si el registro de su dominio es apelado por un tercero, el Registrante estar sujeto a las disposiciones especificadas en las Normas sobre Controversias.". En el link correspondiente del referido contrato se establece:" Normas de actuacin en caso de controversias La instancia que dirime las controversias por el otorgamiento de nombres de dominio es el ICANN, all se puede obtener la versin original de la "Norma Unificada para la Resolucin de Controversias". Una versin en español de esta normativa puede ser encontrada aqu. Igualmente, una versin en español de las reglas para la resolucin de controversias puede ser encontrada aqu. El NIC-VE no acta como arbitro de controversias entre los registrantes y terceros denunciantes como consecuencia del registro o uso de nombres dominio. El NIC-VE registra los nombres de dominio sobre la base del criterio "el primero que llega es el primero al que se atiende" ("first come, first served"). Al registrar el nombre de dominio, el NIC-VE no determina la legalidad del registro de nombre de dominio, ni de cualquier otra manera evala si el registro o uso de dicho dominio puede violar los derechos de terceros. El solicitante es responsable de la seleccin de su propio nombre de dominio."

El Demandado contest la demanda y no ha cuestionado la competencia de este Panel.

 

5. Alegaciones de las Partes

A. La Demandante

Alega la Demandante que el nombre de dominio AOL.COM.VE presenta identidad grfica y fontica hasta el punto de crear confusin con las marcas notoriamente conocidas AOL registradas y/o solicitadas por AMERICA ONLINE, INC., a nivel mundial. El demandado no tiene derechos o intereses legtimos respecto del nombre o de los nombres de dominio. El nombre de dominio ha sido registrado de mala fe.

El 26 de junio de 2000 AMERICA ONLINE, INC., notific a De Sola & Pate que el dominio "AOL.COM.VE" haba sido registrado por el Sr. Eduardo del Valle, segn la base de datos Whois. debidamente traducida al castellano.

Posteriormente se comenzaron a realizar las gestiones necesarias para contactar al demandado el señor Eduardo del Valle, a travs de su direccin de correo. El 21 de julio de 2000 los representante de la Demandantes enviaron a travs de uno de sus abogados una comunicacin al demandado como posibles interesados del dominio "AOL.COM.VE", indicndole lo siguiente: "Sr. Eduardo del Valle. Mi nombre es Luis Alejandro Henriquez, Venezolano, me encuentro actualmente desarrollando un proyecto de Internet en mi pas y revisando los posibles dominios a ser utilizados en mi pgina me encontr con la direccin www.aol.com.ve, la cual fue registrada por Ud.

En tal sentido me gustara saber si esta interesado en vender dicho dominio, en caso de estar interesado me gustara conocer su propuesta". El 14 de agosto de 2000 se recibi del Sr. Del Valle: "Si quieres por favor contctame a mdiharce@spin.com.mx ". En fecha 16 de agosto de 2000 el representante de la Demandante contest en resumen lo siguiente: "Estamos preparando una propuesta...pero nos gustara saber cuales son sus pretensiones..." El 16 de agosto el Demandado señala lo siguiente: "...www.aol.com.ve se vino a instalar aqu en Mxico y se gastaron un milln de dlares en la fecha de lanzamiento... y se trata de un Venezolano (Cisneros) ... as que te puedes imaginar que mis pretensiones son altas...Ahora si lo que quieres es revenderlos tengo un paquete de dominios venezolanos muy importantes...". El 17 de agosto el Sr. Del Valle envi a De Sola Y Pate una lista con diversos nombres de dominio registrados por l, ante el NIC.VE entre los cuales encontramos entre otros: msn.com.ve que constituye un portal ampliamente conocido perteneciente a la empresa MICROSOFT y el dominio yupi.com.ve el cual constituye igualmente un portal ampliamente conocido perteneciente a la empresa YUPI INTERNET. El 6 de septiembre el Sr. Del Valle fija el precio por el traspaso del dominio AOL.COM.VE en veinte mil dlares (US$ 20.000).

Seguidamente De Sola & Pate contesta al Sr. Del Valle señalndole que lo mximo que se le poda ofrecer eran siete mil dlares (US$ 7000). Por ltimo en fecha 8 de septiembre el Sr. Del Valle contesta señalando lo siguiente: "Lo siento pero por esa cantidad no puedo transferrtelo. Pero podemos hacer otro tipo de trato como que si me demandan tu me ayudas y nos vamos en un revenue sharing".

Es evidente que de mantenerse el registro del nombre de dominio AOL.COM.VE a nombre de quien no es su legtimo titular, causara un daño econmico incalculable a mi mandante, ya que este ha invertido una cuantiosa cantidad de dinero para publicitar y comercializar toda una gama de servicios en lnea. Lo cual deja en evidencia la mala fe del solicitante, quien tuvo, a su alcance la riqueza del vocabulario y escogi el mismo signo para distinguir servicios, iguales y anlogos, lo cual constituye un acto de competencia desleal y as debe ser reconocido ordenando la transferencia inmediata del dominio AOL.COM.VE a su legitimo titular la empresa AMERICA ONLINE, INC.

El Demandado ha actuado de mala fe ya que conoca perfectamente quien era el legtimo titular del dominio registrado. Aunado a ello el Demandado ha registrado otros dominios que gozan de alta difusin perteneciente a distintos titulares con el nico inters de venderlos a cambio de altas sumas de dinero.

B. El Demandado

El Demandado no niega que existe una notoriedad grfica y fontica entre AOL y el dominio AOL.COM.VE; sin embargo afirma que no es cierto que con las siglas AOL se identifique infaliblemente a la empresa America Online, Inc. <aol.com.ve> viene a ser slo otro de los cuatro casos en que las letras AOL nos llevan a portales independientes de la demandante: www.aol.com.ve, www.aol.com.br, y www.aol.it . Este ltimo nombre de dominio ha sido registrado en Italia por una persona llamada Caruccio Lidia y conduce a una pgina en blanco sin ninguna conexin con America Online.

El hecho que alude a la supuesta mala fe e intencin de vender el dominio a cambio de una alta suma de dinero lo niega por ser falso. El Demandado pertenece a un grupo de estudio del italiano denominado Associazione di Ortografia e Letteratura. Sus asociados se reunan todos los sbados en el Instituto Dante Alighieri Ciudad de Mxico para aprender italiano. Cuando llegamos a un nivel avanzado su profesor propuso crear una pgina de Internet interactiva donde pudiramos ejercitar su prctica del idioma. El nombre de la asociacin era muy largo para ser la direccin de acceso a la pgina; de an quererlo, no sera posible conforme a las limitaciones tcnicas de registro. Por ello se decidi tomar las iniciales de la asociacin para registrar www.aol.com.ve. La decisin de registrar el nombre en Venezuela no fue al azar. Aunque al comienzo deseaban registrar el nombre en el NIC de Mxico, dicho nombre ya estaba tomado, por lo que decidieron hacerlo en Venezuela, pas de Amrica Latina que cuenta con la mayor comunidad de descendientes italianos, y la asociacin est integrada por varios venezolanos. As, por medio de un conocido de un miembro de la asociacin el Demandado registr el nombre de dominio www.aol.com.ve.

El dominio tena que tener un titular y dado que la asociacin no tiene personalidad jurdica por no estar constituida conforme al protocolo requerido por las leyes mexicanas (por no ser necesario debido al uso que se le da) no poda ostentarse como el titular. As fue como el señor del Valle decidi que se registrara el dominio a su nombre. El da 23 de abril del 2000 qued registrado www.aol.com.ve y pocos das despus comenz a operar el sitio de Internet de la asociacin. Al tiempo que se registr el nombre de dominio en Venezuela, America Online, Inc. no tena las siglas AOL registradas en dicho pas como marca. Es ms, en su demanda declara que dicho proceso an est en trmite, lo que denota que no hace mucho tiempo empezaron a tramitar el registro, queriendo dicha compaña maquillar su acto de negligencia como un supuesto acto de mala fe por parte del Demandado.

Es cierto que los representantes de America Online, Inc. contactaron al Demandado cuando la pgina www.aol.com.ve llevaba tres meses de operar con mucho xito. Tambin es cierto que ellos le ofrecieron comprarle el nombre de dominio registrado a su nombre, sin haber el Demandado manifestado, o insinuado, una intencin de vender el dominio. Los señores de America Online, Inc. siguieron insistiendo, y fue cuando los miembros de la asociacin lanzaron una moneda al aire y decidieron preparar "una propuesta que de ser aceptada obtendramos un alto beneficio por el perjuicio que recibira nuestra pgina de Internet al cambiarle el nombre. Y de no ser aceptada en nada nos perjudicara, ya que por nuestra pgina de Internet los miembros de la Associazione di Ortografia e Letteratura tenemos un inters genuino".. America Online, Inc. no acept la oferta, pero en lugar de retirarse y dejarlos en paz con su pgina Web continuaron insistiendo y ahora quieren presionarlos por la va procesal administrativa aludiendo a una supuesta mala fe.

La mala fe no se demuestra por el hecho de ponerle precio a un bien que un tercero quiere comprar. Es una consecuencia lgica y, por dems natural, de la oferta hecha por dicho tercero; as America Online mostr un inters en comprarme el nombre de dominio AOL.COM.VE y yo le puse precio. El Prrafo 4(b) de la Poltica enumera cuatro circunstancias de evidencia de la mala fe en el registro y uso del nombre de dominio y el Demandado no est encuadrado en ninguna de ellas. El nombre de dominio en disputa aol.com.ve representa las iniciales de la Associazione di Ortografia e Letteratura; por lo tanto, el nombre del sitio web Associazione di Ortografia e Letteratura tiene una legtima conexin con el nombre de dominio en disputa.

Todas las pruebas presentadas por la demandante y que se refieren a comunicaciones por Internet son pruebas fabricables. No hay forma de asegurar fielmente que salieron del correo electrnico del Demandado. Cualquier experto en informtica podr confirmarlo, por lo que no se puede tomar como pruebas de mi mala fe unas pruebas que no aseguran la certeza de los hechos por ser fabricables. El demandado reconoce como cierto que tiene registrado a su nombre los nombres de dominio msn.com.ve y yupi.com.ve; "sin embargo los precedentes, razones o intenciones de esos registros no son materia de discusin en este procedimiento administrativo". Ese hecho no acredita su mala fe, pues se estara juzgando una supuesta intencin reprobatoria en base a una presuncin, y no a un hecho probado y consumado.

El prrafo 4(a) inciso (iii) de la Poltica establece que un sujeto ser requerido a un procedimiento administrativo cuando el registro del nombre de dominio y el uso que se le d sean de mala fe. Esa "y" es un conjuntivo, es decir acta como unin de dos conceptos; as pues, para imputar la mala fe en la actuacin de un titular de un nombre de dominio es necesario que los dos supuestos se den: que en el registro y en el uso que se le de al dominio haya mala fe. Por lo tanto, si se toma sin conceder que existi, como intenta probar el demandante en su demanda, una supuesta mala fe de parte del Demandado en el registro de aol.com.ve, no existe esa supuesta mala fe en el uso que le da, ya que no intenta perjudicar a ningn competidor, ni obtiene ganancias de ello, ni mantiene inactivo el nombre de dominio.

La demandante omiti hacer referencia al inciso (ii) prrafo 4.a de la Poltica, que establece que para ser requerido a un procedimiento administrativo el demandado no deber tener derechos o legtimos intereses con respecto al nombre de dominio. A lo largo de la contestacin de demanda resulta evidente que el Demandado tiene un inters legtimo en el nombre de dominio www.aol.com.ve registrado a su nombre.

 

6. Discusin

Identidad o similitud confundible

La Demandante es titular de numerosos registros de la marcas AOL en Venezuela, Mxico y ms de otros 80 pases del mundo. En su enorme mayora, si no en todas esas registraciones, las fechas de solicitud y de concesin de marca preceden a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa. Eso hace irrelevante la observacin del Demandado que el registro de marcas de Venezuela no haya entregado todava los certificados de propiedad de marca, cuando esas marcas han sido ya concedidas a la Demandante.

El Panel considera que el nombre de dominio del tercer nivel "aol" es idntico a las marcas AOL de la Demandante. Si se tiene en cuenta la adicin del ccTLD ".ve" y del dominio del segundo nivel ".com" - ambas circunstancias irrelevantes en el resultado del cotejo entre nombres de dominio y marcas - el nombre de dominio en disputa es por lo menos similar hasta el punto de llevar a la confusin con las marcas AOL de la Demandante, con lo que esta ha probado el requisito de la Poltica, Pargrafo 4(a)(i).

Falta de derechos e intereses legtimos sobre el nombre de dominio

La Demandante ha afirmado sus propios derechos sobre el nombre de dominio, adems de negar en general que el Demandado tenga derechos o intereses legtimos al respecto. Asimismo en su escrito de fecha 2 de marzo de 2001 en respuesta al pedido de la Orden de Procedimiento No. 1 la Demandante atac los fundamentos en que se basa el Demandado para alegar que s tiene derechos e intereses legtimos (ver ms abajo).

El Demandado alega que si bien ha registrado el dominio a su propio nombre, AOL es la sigla que corresponde a una "Asociacin de Ortografa y Literatura ", un grupo de estudiantes o entusiastas de la lengua italiana del que formara parte el Demandado. Agrega que como no era posible registrar un nombre tan largo, prefiri usar el suyo en el registro. Adems, el Demandado afirma que us el sitio web como lugar interactivo para los miembros de dicha asociacin.

A pesar de los esfuerzos del Demandado, el Panel considera que no le asiste razn cuando alega que tiene derechos o intereses legtimos sobre el nombre de dominio. Conforme a la base de datos WHOIS del registrador, la supuesta asociacin de amantes del italiano no es la entidad registrante del dominio, sino el propio señor Eduardo Del Valle Diharce. El Demandado tampoco ha probado ni que tal asociacin verdaderamente exista, ni que l sea su representante autorizado, ms all de cualquier formalidad que pudiera exigir la legislacin mejicana sobre sociedades y asociaciones, o la inscripcin de sociedades en tal pas en un registro de personas jurdicas.

En un procedimiento de este tipo los derechos o intereses legtimos a que se refiere la Poltica, Pargrafos 4(a)(ii) y 4(c), son los del registrante mismo, y no los de otra persona o entidad. De admitirse que se puedan establecer derechos o intereses legtimos mediante el simple expediente de recurrir a una frase y extraer de ella un conveniente acrnimo, por ejemplo, AOL de "Asociacin de Ortografia y Literatura", siempre sera posible para un demandado oponer algn "acrnimo" a cualquier demandante, lo que dara como resultado el absurdo de que siempre existira un rodeo para evitar las consecuencias de la Poltica. Este Panel ha considerado en un reciente caso respecto del nombre de dominio <plagboy.com>, que eso no es admisible. Ver Caso OMPI D2000-1679 Playboy Enterprises International, Inc. v. Victoriano Moreno Martn, 23 de febrero de 2001.

Por otra parte, resulta convincente el documento presentado por la Demandante con su escrito de 2 de marzo de 2001, el Acta de Fe de Hechos certificada por el licenciado Carlos Arturo Matsui Santana, corredor pblico del Distrito Federal de Mxico, con la que se acredita que el primero de marzo de 2001 el corredor visit la oficinas de la Asociacin Dante Alighieri de Mxico D.F., siendo atendido por la señora Eva Gonzlez V. De Fernndez, gerente administrativo de esa entidad, que le manifest que "nunca han sesionado otras asociaciones y que no recuerda conocer a Associazione de Ortografia e Letteratura".

Hay una circunstancia adicional que refuerza la conviccin del Panel. El Demandado ha

reconocido que tambin registr a su nombre los nombres de dominio <msn.com.ve> y de <yupi.com.ve>, aunque dice que eso nada tiene que ver con el presente caso. El Panel no puede estar de acuerdo con ello. Como el registro de <aol.com.ve> se realiz en una fecha intermedia entre los registros de <msn.com.ve> y <yupi.com.ve>, se puede inferir que el Demandado oper segn el mismo patrn de conducta en los tres casos: registrar nombres de dominio correspondientes a marcas ajenas, muy conocidas en el mbito de la Internet como proveedores de servicios de Internet o como portales. En esas circunstancias, y siendo AOL una marca famosa internacionalmente, o por lo menos muy conocida en el mbito de la Internet, como lo es MSN de Microsoft y, para la lengua española, YUPI, las explicaciones del Demandado en cuanto al supuesto acrnimo de una entidad sin fines de lucro dedicada a ejercitarse en la lengua italiana, suenan muy poco convincentes en este procedimiento.

En su escrito de fecha 7 de marzo de 2001 el Demandado anunci que remitira por fax el documento consistente en una carta por la que el responsable de marketing de la compaña Microsoft declara que el Demandado ha operado con conocimiento o autorizacin de Microsoft para registrar <msn.com.ve>. Ese documento no ha sido recibido ni por el Panel ni por el Centro, con lo que la afirmacin del Demandado de fecha 7 de marzo de 2001 segn la cual contaba con autorizacin de Microsoft para registrar <msn.com.ve> queda privada de todo sustento. El Demandado, por otra parte, no ha dado la menor explicacin respecto a su registro de <yupi.com.ve>.

Adems, el escueto texto del sitio web correspondiente a <aol.com.ve> dice lo siguiente, entre otras cosas:

"A nuestros queridos amigos hispanoparlantes. Este sitio web fue cerrado al pblico por la invasin de algunas personas a nuestros foros con comentarios en español. Sabemos que tu no eres usuario de este sitio y probablemente no te apasiona la cultura y lengua italiana. Pero estamos seguros que te gusta ser tu mismo y tener opciones de elegir y mejores precios. Una compaña muy grande nos quiere quitar ahora nuestro sitio por que argumenta que las iniciales de nuestra asociacin AOL Associazione di Ortografia e Letteratura (que pueden ser iniciales de cualquier cosa) son de SU propiedad (...) Si lo que argumentan fuera cierto su pgina en Brasil se llamara www.aol.com.br y no es as se llama con su verdadera marca www.americaonline.com.br. (...)".

El Panel infiere que lo anterior no es sino una explicacin de conveniencia o ad-hoc. El acceso bajo contraseña y nombre de usuario de los servicios del sitio, no accesible a cualqyuuier navegante promedio de la Web (particularmente a cualquiera que muy probablemente conozca a AOL como sigla de la Demandante) prueban que el uso a que se le da al sitio no es un uso suficiente en el sentido de la Poltica, Pargrafos 4(c)(i) o 4(c)(iii) (uso bona fide, o uso leal o no comercial). Las pruebas que acompaña el Demandado se refieren en todo caso a un uso posterior al registro del nombre de dominio, y en todo caso no son un uso propio del Demandado sino de una supuesta asociacin. En cualquier caso subsiste el hecho de que con o sin uso del sitio el Demandado no puede constituir alguna prueba a su favor de que l mismo haya sido conocido corrientemente por el nombre de dominio antes de registrar el mismo. Ello lleva a este Panel a excluir la aplicacin de la circunstancia de la Poltica, Pargrafo 4(c)(ii), que dice:

"usted (en calidad de particular, empresa u otra organizacin) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios".

Finalmente, el Demandado tampoco ha probado ninguna otra circunstancia en su favor de la que pudiera desprenderse que tiene derechos o intereses legtimos respecto del nombre de dominio.

La existencia anterior al registro de una entidad tal como la "Associazione di Ortografia e Letteratura" alegada por el Demandado no est probada. No prueban nada al respecto las impresiones de pgina web que alegadamente corresponden al contenido del sitio.

Por otra parte, de acuerdo a las normas sobre proceso de registro bajo ".ve" consultadas por el panelista el 27 de febrero de 2001 en http://www.nic.ve/reg_proceso.html, los dominios de segundo nivel COM son para "organismos y compañas comerciales con fines de lucro", mientras que los ORG: son para "organizaciones no gubernamentales, fundaciones, asociaciones sin fines de lucro y otras que no entren en la clasificacin de los otros dominios". De eso modo resulta que tambin bajo las normas de la entidad registradora para el cdigo de pas .ve (Venezuela) se aplican criterios similares a los recomendados por finalidad o por naturaleza de la entidad registrante que rigen para los gTLD. As, no se alcanza a comprender por qu la supuesta entidad sin fines de lucro que dice integrar el Demandado ha registrado el nombre de dominio bajo ".com.ve", en lugar de bajo "org.ve". Nuevamente se manifiesta un rasgo comn entre los registros de <aol.com.ve>, <msn.com.ve> y <yupi.com.ve>.

En consecuencia la Demandante ha probado el extremo de la Poltica, Pargrafo 4(a)(ii), de que el Demandado carece de derechos o intereses legtimos respecto del nombre de dominio.

Registro de mala fe

Las tratativas previas pueden revelar si en el titular del dominio existi o no un propsito del tipo enunciado en la Poltica, Pargrafo 4(b)(i):

" Circunstancias que indiquen que usted ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que estn relacionados directamente con el nombre de dominio".

Como ese propsito raramente resultar de un reconocimiento abierto de un demandado en este tipo de procedimientos, es razonable inferirlo a partir de circunstancias relevantes.

El Demandado ha sugerido que los e-mails que le atribuyen la Demandante son "fabricables" en los siguientes trminos:

" Todas las pruebas presentadas por la demandante y que se refieren a comunicaciones por Internet son pruebas fabricables. No hay forma de asegurar fielmente que salieron del correo electrnico del Demandado. Cualquier experto en informtica podr confirmarlo, por lo que no se puede tomar como pruebas de mi mala fe unas pruebas que no aseguran la certeza de los hechos por ser fabricables".

El Panel no puede admitir en este procedimiento esa modalidad de cuestionamiento a la prueba documental allegada por la Demandante.

Si una de las partes afirma que ha recibido correos electrnicos de una persona y suministra copia impresa de los mismos, y sus alegaciones y prueba siguen amparados por la certificacin del Reglamento, el Panel los admite como autnticos a los fines de este procedimiento, en que no puede producirse ampliamente todo tipo de prueba (p. ej. informes de peritos expertos en informtica), todo ello a menos que la contraparte afirme la falsificacin, niegue claramente la autenticidad de los documentos y suministre prueba de, por lo menos, igual peso que la de la otra parte. De hecho, el Demandado que reconoce que hubo contactos no niega que haya habido intercambio de correo electrnico, ni suministra sus propias copias impresas de comunicaciones con un texto distinto de las que allega la Demandante.

Si resultara que en realidad los e-mails no son autnticos, el Demandado podr iniciar juicio ante los Tribunales con los planteos necesarios, y all ofrecer y producir toda la prueba de que disponga para atacar la autenticidad de los e-mails, y que esos Tribunales le admitan. La Demandante ha efectuado especficamente la certificacin en la demanda, y el Panel interpreta que la misma cubre presentaciones posteriores, dado que estos procedimientos estn fundados sobre una buena fe estricta. Es decir, que si bien no se puede excluir que tcnicamente sea posible fraguar comunicaciones por e-mail, nada indica en este procedimiento que la Demandante haya fraguado dichas comunicaciones. Por otra parte el Demandado no ha alegado especficamente que la Demandante haya incurrido en falsificacin de prueba alguna. Se limita simplemente a sugerir que es prueba "fabricable", pero sin afirmarlo.

Por todo ello el Panel admite la prueba de la Demandante, de que efectivamente existieron tales tratativas y de que su contenido es el manifestado en la demanda y sus anexos documentales. De ello resulta que el Demandado estaba dispuesto a vender el dominio por un precio notoriamente superior a los gastos de registro, sin manifestar que perteneciera a la mentada asociacin de ortografa y literatura, o que el nombre de dominio no fuera propio.

Por el contrario, el señor del Valle Diharce se comport a ese respecto como verdadero dominus. Es muy poco creble su versin de haberse reunido un grupo de personas que deciden arrojar simplemente una moneda al aire para decidir cmo tienen que actuar frente a la Demandante.

Asimismo resulta que el Demandado estaba plenamente consciente de la importancia que tena para la Demandante contar con nombres de dominio bajo los ccTDLs de Mxico, en cuanto se refiri a las inversiones de America Online y del grupo Cisneros. De los e-mails del Demandado surge que el precio de dlares 20.000 que l exiga estaba motivado precisamente en el inters que Amrica Online ha venido teniendo en el registro de nombre de dominio bajo la marca AOL, y no en otra cosa.

De todo esto el Panel infiere que el Demandado tuvo, al momento del registro del nombre de dominio en disputa, el propsito fundamental de venderlo a la Demandante, con un lucro ilegtimo. La Demandante ha probado el extremo de la Poltica, Pargrafo 4(a)(iii) de registro de mala fe del nombre de dominio.

Uso de Mala Fe

La Demandante, tanto en la demanda como posteriormente instada por la Orden de Procedimiento No. 1, se ha referido claramente a la "actuacin de mala fe" del Demandado, y precisamente a las tratativas en torno a una posible transferencia del nombre de dominio. El Panel considera que dicha alegacin, respaldada por prueba que se estima convincente, es suficiente para tener por cumplido que se ha alegado y probado el requisito independiente de "uso de mala" fe, adems del de registro de mala fe. En efecto, cuando un demandante se refiere globalmente a la "actuacin de mala fe" de un demandado debe necesariamente implicar que, conforme a la Poltica, existi registro de mala fe y uso de mala fe.

Como la actuacin a la que se refiere la Demandante es centralmente el registro con propsito de lucro ilegtimo evidenciado en las tratativas con la oferta de venta, el Panel acepta en este caso el precedente firmemente establecido por paneles del Centro de la OMPI, de que cuando se ofrece en venta un dominio sobre el que no se tienen derechos ni intereses legtimos, tambin se est haciendo un uso de mala fe del nombre de dominio. Ver Casos OMPI D99-0001 World Wrestling Federation v. Michael Bosman, Enero 14 de 2000, D00-0001 Robert Ellenbogen v. Mike Pearson, de febrero de 2000, D2000-0050 The British Broadcasting Corporation v. Jaime Renteria, Marzo 23 de 2000, y muchas otras decisiones en igual sentido. Con ello el Panel determina que el Demandado usa de mala fe el nombre de dominio (Poltica, Pargrafo 4(a)(iii)).

 

7. Resolucin

El Panel determina que el nombre de dominio <aol.com.ve > es prcticamente idntico o por lo menos similar de un modo que lleva a la confusin con la marca AOL de la Demandante. Asimismo el Panel determina que el Demandado no tiene derechos ni intereses legtimos sobre el nombre de dominio, y que este ha sido registrado y se usa de mala fe. En consecuencia, de acuerdo a la Poltica, Pargrafo 4(i) y el Reglamento, Pargrafo 15, el Panel Administrativo resuelve que el registro del nombre de dominio <aol.com.ve > sea transferido a la Demandante AMERICA ONLINE, INC.

 


 

Roberto A. Bianchi
Panelista nico

Marzo 10 de 2001

 

: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2000/dve2000-0001.html

 

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