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Centro de Mediaciуn y Arbitraje de la OMPI

1.1. Demandante: CASA TARRADELLAS, S.A. y D. JOSE TARRADELLAS ARCARONS, con domicilio en carretera de Puigcerda, Km.70, Gurb, 08503 Barcelona, (España)

1.2. Demandado: INDICES DE GESTION, S.L., con domicilio en c/ Garcнa Barbуn, nє 120, Vigo, Pontevedra 36201, (España)

2.1 El nombre de dominio controvertido, objeto de la presente demanda es < casatarradellas.com> .

2.2 El presente nombre de dominio se encuentra registrado en Networks Solutions, Inc., una corporaciуn de Delaware, con sede en Herndon, 505 Huntmar Park Drive, Virginia, 20170 - 5139, USA.

- Con fecha 26 de Enero de 2001 se presentу por correo electrуnico ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI una demanda, de acuerdo con la "Polнtica Uniforme de Soluciуn de Controversias en materia de Nombres de Dominio" (en lo sucesivo denominada "Polнtica Uniforme"), aprobada por la ICANN

el dнa 24 de Octubre de 1999.

- La demanda original en formato papel, con sus respectivos anexos, fue recibida por el Centro el posterior dнa 29 de Enero de 2001.

- Tras la verificaciуn registral correspondiente, recibida del registrador Networks Solutions, Inc. por correo electrуnico con fecha 8 de Febrero de 2001, la demanda fue notificada al demandado con fecha 13 de Febrero de 2001, estableciendo un plazo para recibir la contestaciуn a la misma, del 4 de Marzo de 2001.

- El 7 de Marzo de 2001, y ante la ausencia de contestaciуn a la demanda presentada, el demandado fue notificado respecto de su falta de personaciуn y de la ausencia de contestaciуn a la demanda.

- El 19 de Marzo de 2001 el demandado enviу al Centro un correo electrуnico con su contestaciуn.

- Mediante comunicaciуn de 26 de Marzo de 2001 se dio traslado a

D. Alberto de Elzaburu, Panelista ъnico, del expediente completo relativo a este procedimiento.

Los demandantes no han solicitado expresamente que la decisiуn que resuelva este procedimiento sea dictada en español, aunque sн han justificado la presentaciуn de su escrito de demanda en ese idioma, por la comъn nacionalidad y residencia española de ambas partes, y por la existencia de comunicaciones previas entre las partes en español.

Ninguna menciуn acerca de este extremo hace el demandado en su escrito.

Por consiguiente, de acuerdo con la facultad que le confiere el pбrrafo 11 a) del Reglamento, y a la luz de las circunstancias generales del procedimiento asн como de las partes intervinientes, el Panel ha decido dictar la presente decisiуn en español.

5.1 Los demandantes, Casa Tarradellas, S.A. y D. Josй Tarradellas Arcarons ostentan la titularidad de diversos registros de marca CASA TARRADELLAS en diferentes versiones y jurisdicciones, repartidas entre ambos titulares, asн como en la modalidad de marca comunitaria, aunque en este caso sуlo a favor de D. Josй Tarradellas Arcarons, segъn se acredita con los anexos 4, 5, y 6 del escrito de demanda.

5.2 La firma demandada, Indice de Gestiуn, S.L. es de nacionalidad española.

5.3 Son tambiйn, a juicio de este Panel, dignos de tenerse en cuenta a los efectos del presente procedimiento, los hechos que a continuaciуn se relacionan:

- El dominio objeto del procedimiento, <casatarradellas.com> fue registrado

el 3 de Noviembre de 1998.

- No se ha aportado al expediente evidencia alguna de que la demandada haya hecho uso del dominio controvertido o haya llevado a cabo actos preparatorios que evidencien su voluntad de usarlo.

- Se han producido diversos contactos entre la representaciуn de los demandantes y D. Oscar Lуpez Carreiras, representante de la demandada, quien en su propio escrito de 18 de Marzo de 2001 se reconoce como administrador de la misma, sin haber sido posible alcanzar acuerdo alguno.

Los demandantes establecen en su escrito de demanda:

- Que son titulares de diversos registros de marca CASA TARRADELLAS y nombre comercial CASA TARRADELLAS, S.A., asн como registros de marca comunitaria y en otras jurisdicciones distintas de la española, todos ellos para la denominaciуn CASA TARRADELLAS.

- Que la marca CASA TARRADELLAS es notoria en España, en el sector alimenticio, en el que mantiene una oferta actual de hasta veinte productos distintos, todos ellos comercializados con esa denominaciуn marcaria.

- Que uno de los demandantes, Casa Tarradellas, S.A., es ademбs titular de los nombres de dominio <casatarradellas.org>, <casatarradellas.net> y <casatarradellas.es>.

- Que existe identidad entre el dominio controvertido y los registros de marca de los demandantes.

- Que el demandado no es titular de derecho alguno que le legitime para el registro y uso del dominio controvertido, puesto que no es titular de ningъn derecho registral sobre la denominaciуn "CASA TARRADELLAS", ni goza de ninguna autorizaciуn o licencia del demandante para usarla.

- Que el dominio controvertido se registrу de mala fe, con la ъnica intenciуn de venderlo, alquilarlo o cederlo a los demandantes o a un tercero, y que el demandado no es conocido bajo el dominio controvertido.

- Que la representaciуn legal del demandante intentу contactar con

D. Oscar Lуpez Carreiras, que es la persona que consta como contacto administrativo del dominio controvertido, quien negу el fundamento de las reclamaciones efectuadas para acordar la transferencia del dominio a los demandantes.

- Que el demandado es titular de numerosos nombres de dominio, distintos del controvertido, que no estбn siendo usados en su mayorнa, lo que acredita que el registro de dominios es una constante en la actividad mercantil del demandado y que su verdadera intenciуn es venderlos o impedir que sus legнtimos titulares hagan uso de ellos.

- Que alguno de los nombres de dominio registrados sobresale por su similitud con marcas registradas notorias, acreditando todo ello que el dominio controvertido se registrу de mala fe.

- Que el dominio controvertido no ha sido ni estб siendo usado, de lo que se deduce una tenencia pasiva del mismo por el demandado, considerada como causa justificativa de un uso de mala fe en diversas decisiones emanadas del Centro.

- Que del no uso del dominio controvertido se infiere igualmente una manifiesta intenciуn de evitar que los demandantes puedan registrarlo y usarlo libremente en la red.

Como consecuencia de todo ello se solicita la transferencia del dominio controvertido a los demandantes y, mбs concretamente, a Casa Tarradellas, S.A.

El demandado, Indices de Gestiуn, S.L., ha contestado a las alegaciones del demandante fuera del plazo marcado por el Centro. No obstante, haciendo uso de las facultades que se le confieren en los pбrrafos 10 d) y 14 b) del Reglamento, el Panel tendrб en consideraciуn las alegaciones vertidas en su escrito de

18 de Marzo de 2001.

Indices de Gestiуn, S.L. ha señalado en su contestaciуn diversas cuestiones no relacionadas con el fondo del asunto que serбn objeto de anбlisis mбs adelante. Estas cuestiуn son:

- Voluntad expresa de no someterse a la decisiуn del Panel, por considerar la jurisdicciуn civil ordinaria como la ъnica competente para pronunciarse sobre la titularidad del dominio controvertido.

- Nulidad de pleno derecho de la constituciуn del Panel, por deberse йsta siempre llevar a cabo mediante acuerdo previo entre las partes, de conformidad con lo dispuesto en diferentes convenios internacionales sobre Arbitraje Comercial, y no por mera imposiciуn del Organismo registrador.

En cuanto a las cuestiones de fondo que pueden considerarse relevantes a efectos de este procedimiento, el demandado señala en su escrito:

- Que deben tenerse en cuenta los Artнculos 32 y 33 de la vigente Ley Española de Marcas que ampara, segъn su criterio, el uso de buena fe de un nombre ajeno si no es a tнtulo de marca.

- Que deben tenerse en cuenta los Artнculos 6 y 7 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de Diciembre de 1988, relativa a la aproximaciуn de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas.

- Que el registro del nombre de dominio controvertido no supone la prбctica de competencia desleal alguna, por haber procedido el demandante a registrar el dominio <casa-tarradellas.com> sin prestar interйs al dominio que constituye el objeto de este procedimiento.

El apartado 15 a) del "Reglamento" encomienda al Panel la decisiуn de la demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,

- lo dispuesto en la "Polнtica Uniforme" y en el propio "Reglamento", y

- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios del derecho que el Panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta la comъn residencia en España de demandante y demandado son de especial atinencia, junto con las reglas de la "Polнtica Uniforme", las leyes y principios del derecho nacional español.

El Panel resolverб las cuestiones anteriormente enumeradas antes de entrar a considerar si los requisitos recogidos en el Artнculo 4 a) de la "Polнtica Uniforme" se cumplen en el presente supuesto.

En relaciуn a esta primera cuestiуn conviene recordar al demandado que su sometimiento a la resoluciуn de conflictos de esta naturaleza relacionados con el dominio <casatarradellas.com>, de acuerdo con las reglas de la "Polнtica Uniforme" de ICANN, ha sido ya aceptada y admitida por el mero hecho de haber suscrito el acuerdo de registro con Networks Solutions, Inc.

En la verificaciуn registral enviada por dicha entidad al Centro con fecha 8 de Febrero de 2001 se señala en su punto lo siguiente:

"Networks Solutions'4 Service Agreement is in effect".

En ese acuerdo nє 4 puede verificarse que en su apartado c), se señala lo siguiente:

En base a todo ello, es evidente que no puede aceptarse ahora esa pretendida ausencia de sometimiento.

La justificaciуn de la inclusiуn de estos extremos en el acuerdo de registro, encuentra ademбs su razуn de ser con mucha anterioridad.

En concreto, en el Informe Final sobre el proceso de la OMPI relativos a nombre de dominio (30/Abril/1999) se señala en el pбrrafo 158 que:

"Cada solicitante del registro de nombre de dominio debe, en el contrato de registro de nombre de dominio, quedar obligado a someterse al procedimiento...",

para continuar diciendo:

"... ya que aquellas personas que registraron nombres de dominio de mala fe, abusando de los derechos de propiedad intelectual de terceros, difнcilmente elegirнan someterse al procedimiento (que es mбs econуmico y rбpido que el recurso de los Tribunales), sino que preferirнan que los titulares legнtimos de los derechos de propiedad intelectual no tuviesen mбs posibilidad que incoar litigios ante los Tribunales, con los costes y demoras correspondientes".

No acepta, por consiguiente, este Panel esa incompetencia pretendida por el demandado, quien ademбs tiene la posibilidad contemplada en la propia "Polнtica Uniforme", de acudir a los Tribunales Ordinarios si lo estimara oportuno.

Sobre esta cuestiуn el Panel desea, brevemente, definir la configuraciуn jurнdica del procedimiento regulado por la "Polнtica Uniforme".

Debe partirse de la base de que su denominaciуn tйcnica y ajustada es la de "procedimiento administrativo de soluciуn de controversias".

Este procedimiento no ha sido concebido como un arbitraje propiamente dicho, ni al amparo de los principios generales que rigen o inspiran los procedimientos arbitrales a los que sн se refieren, con mayores o menores diferencias, las normativas de carбcter civil vigentes en cada jurisdicciуn en esta materia, o aquellas que aъnen o integren esos principios en jurisdicciones mбs amplias como pueda ser la comunitaria.

Vйase que en el propio texto de la polнtica uniforme se llevan a cabo afirmaciones de las que claramente se deduce la naturaleza de este procedimiento, siendo el propio arbitraje, como instituciуn jurнdica distinta, objeto de una menciуn expresa de la que indubitadamente se deduce la no inclusiуn de este procedimiento en esa categorнa.

En el punto 3 se contempla la cancelaciуn, cesiуn o cambio respecto de cualquier nombre de dominio si se da, entre otras, la siguiente circunstancia:

"b) una vez recibida una orden procedente de un tribunal judicial o de arbitraje, en cada jurisdicciуn correspondiente por la que se exija la adopciуn de dichas medidas".

Por su parte, el punto 5 relativo a "otros tipos de controversias y litigios" señala expresamente que "las demбs controversias entre Vd. y cualquier otra parte distinta a la del registrador relativas al registro de un nombre de dominio, que no se realicen en virtud de las disposiciones del pбrrafo 4 para el procedimiento administrativo obligatorio, se resolverбn entre Vd. y dicha parte mediante una acciуn ante los Tribunales, arbitraje u otro procedimiento que pueda estar disponible".

Queda, por tanto, constancia de que es la propia "Polнtica Uniforme" la que excluye expresamente la posibilidad de incardinar el procedimiento administrativo que regula dentro de la categorнa del arbitraje a la que se refieren las disposiciones invocadas por el demandado.

Estos son:

- Que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idйntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusiуn, con una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos,

- Que el demandado carezca de derecho e interйs legнtimo en relaciуn con el nombre de dominio, y

- Que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

La concurrencia de este primer requisito es indiscutible, al producirse una identidad absoluta entre el dominio <casatarradellas.com> y las marcas CASA TARRADELLAS de las que los demandantes son titulares acreditados.

Obviamente, la partнcula identificativa del nivel superior del dominio en cuestiуn, no entra en juego en la comparaciуn a efectuar.

Hay tres factores que este Panel desea, en relaciуn con esta cuestiуn, destacar:

- Ausencia de cualquier menciуn por el demandado de la razуn o motivo que le llevara a adoptar el dominio <casatarradellas.com>.

- Ausencia de cualquier prueba aportada por el demandado que permita deducir que haya sido en algъn momento identificado o conocido bajo esa denominaciуn.

- Consideraciуn de "marca notoria", que ha de otorgarse a la denominaciуn CASA TARRADELLAS; notoriedad probada documentalmente por los demandantes, y reconocida por este Panel.

Aunque la concurrencia de los tres factores descritos determinan indubitadamente la inexistencia de un interйs legнtimo del demandado en la adopciуn del dominio controvertido, sн invoca йste en defensa de su derecho el contenido del Artнculo 33 de la vigente Ley Española de Marcas, de 10 de Noviembre de 1988 que señala, tal y como transcribe literalmente el demandado en su escrito, que:

"Siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a tнtulo de marca, los terceros podrбn, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado:

a) su nombre completo y domicilio".

En la misma lнnea, invoca igualmente el Artнculo 6 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de Diciembre de 1988 relativa a la aproximaciуn de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, que señala en su inciso 1 que el derecho conferido por la marca no permitirб a su titular que prohнba el uso, en el trбfico econуmico:

"a) de su nombre y direcciуn".

No es misiуn ni tiene intenciуn este Panel de analizar el supuesto que plantea el demandado, al invocar tambiйn los Artнculos 32 y 7 respectivamente de las disposiciones mencionadas, relativos a un pretendido agotamiento del derecho de marca (que en todo caso debiera partir, tanto en España como en la Comunidad Europea, de una efectiva comercializaciуn de productos por el demandado, que no se ha producido), pero sн debe matizarse respecto de los dos preceptos transcritos, que lo que permiten, en realidad, es el uso de buena fe del nombre completo (y domicilio) de "los terceros", si estos coincidieran con una marca registrada; y no del que identifique al titular de la marca.

A este respecto es claro que la utilizaciуn de un nombre ajeno sin consentimiento de su titular, aъn cuando no sea a tнtulo de marca, es contrario a los principios rectores tanto de la legislaciуn española como comunitaria, en materia de propiedad industrial.

De hecho la Ley de Marcas dispone exactamente lo contrario, señalando en su artнculo 13 b) que "no podrбn registrarse como marcas el nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca, asн como el nombre, apellido, seudуnimo o cualquier otro medio que para la generalidad del pъblico identifique a una persona distinta del solicitante".

El Panel determina, por consiguiente, que ha quedado cumplimentado el segundo requisito exigido por el Artнculo 4 a) de la "Polнtica Uniforme".

En cuanto al anбlisis de este ъltimo requisito, el Panel entiende que existen tres factores a considerar, para determinar que el nombre de dominio controvertido ha sido registrado y usado de mala fe.

Efectivamente, dicho pбrrafo señala que existirб mala fe en el uso y registro de un dominio, si йste fue adoptado con el fin de impedir que el titular de la marca que lo identifica refleje la misma como nombre de dominio, siempre que ello constituya un patrуn de conducta en la actuaciуn del demandado.

En el presente caso, el Panel considera que:

- La adopciуn del dominio <casatarradellas.com> impide incuestionablemente a los titulares de la marca CASA TARRADELLAS reflejarla como dominio en el nivel superior genйrico ".com".

- Ha sido igualmente probada documentalmente por el demandante la adopciуn de otros muchos nombres de dominio por el demandado, algunos de ellos correspondientes a marcas que pudieran considerarse notorias, tambiйn en el sector alimenticio en el que desempeñan sus actividades los demandantes (como pueden ser <elhostal.com> o <lacocinera.com>).

Dicha circunstancia acredita, a juicio de este Panel, que el registro del dominio <casatarradellas.com> no ha sido esporбdico o fruto de una mera casualidad, sino consecuente con una lнnea continuada de conducta.

Este mismo criterio ha sido aplicado en otras decisiones emanadas del Centro, como la D2000-0469, o la D2000-1402.

La ausencia de todo contenido en la pбgina web identificada por el dominio <casatarradellas.com>, hace incuestionable la conclusiуn de que se ha llevado a cabo por el demandado una tenencia pasiva del dominio en cuestiуn.

A este respecto debe recordarse que la mera tenencia pasiva puede constituir causa justificativa de la mala fe tanto en el registro como en el uso del dominio, habiйndose ya consagrado esta interpretaciуn en numerosas resoluciones emanadas del Centro, entre las que se encuentran la D2000-0464, D-2000-0239, D2000-1402 y D2000-0003.

Aunque el demandado no se pronuncia expresamente acerca de si conocнa o no la existencia de la marca CASA TARRADELLAS, su notoriedad resulta indiscutible, no sуlo en la actualidad, sino incluso en el momento en el que se llevу a cabo el registro del dominio controvertido, tal y como ha sido acreditado.

La conclusiуn del Panel, por tanto, no puede ser otra que la de que no ha podido darse la circunstancia de que el demandado creara independientemente la denominaciуn CASA TARRADELLAS, o que йsta fuera fruto de su invenciуn.

Ello constituye tambiйn, al igual que se ha señalado en otras decisiones como la D2000-0045, causa justificativa de la mala fe en el uso y registro del dominio controvertido.

Aunque todo lo expuesto anteriormente acredita, a juicio del Panel, la concurrencia de este tercer requisito, deben hacerse tambiйn dos precisiones adicionales relacionadas con las manifestaciones de ambas partes:

- puede determinarse que la intenciуn del demandado al adoptar el dominio controvertido fuera venderlo o alquilarlo a un tercero, tal y como afirman los demandantes, ya que ninguna manifestaciуn del demandado acerca de esos extremos se contiene en su escrito de contestaciуn, ni del contenido de los contactos mantenidos entre las partes puede inferirse la existencia de una oferta econуmica cierta de venta o alquiler.

- el demandado señala en su escrito que el registro del dominio controvertido no supone la prбctica de ninguna competencia desleal, por cuanto el registro anterior por parte de uno de los demandantes del dominio <casa-tarradellas.com> implicaba total desinterйs en el dominio controvertido, <casatarradellas.com>

El Panel entiende que la conducta que constituye registrar el dominio controvertido, no puede verse justificada por tan peregrino argumento, pues sуlo al titular de una marca le corresponde decidir de que versiones de la misma se valdrб para ejercer su actividad, lo que no guarda relaciуn alguna con la pretendida posibilidad de terceros de valerse de versiones hipotйticamente desechadas por ese titular anterior de derechos, con los que esas supuestas versiones resultarнan tambiйn confundibles.

La Ley 3/1991, de 10 de Enero, de Competencia Desleal, señala de forma categуrica en su Artнculo 5 y como clбusula general que:

"Se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe".

Se señala en dicho texto legal, ademбs, en su Artнculo 6, "Actos de Confusiуn", que:

"Se considera desleal todo comportamiento que resulte idуneo para crear confusiуn con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos. El riesgo de asociaciуn por parte de los consumidores respecto de la procedencia o de la prestaciуn, es suficiente para fundamentar la deslealtad de una prбctica".

Teniendo en cuenta que, tal y como se señalу en la decisiуn D2000-0018 "la presencia en la red de un dominio es, "per se", una presencia pъblica, resulta indiscutible que la actuaciуn llevada a cabo por el demandando podrнa calificarse tambiйn como transgresora de las "exigencias de la buena fe".

El Panel decide, por todas las razones expuestas anteriormente, que el demandado ha obtenido el dominio <casatarradellas.com> siendo idйnticos los registros de marca CASATARRADELLAS de los que son titulares los demandantes, que dicho registro se produjo sin existir derecho o interйs legнtimo alguno, y que el registro y uso de dicho dominio ha sido llevado a cabo de mala fe.

En consecuencia, el Panel ordena la transferencia del dominio <casatarradellas.com> a los demandantes y, concretamente, a la firma Casa Tarradellas, S.A., tal y como expresamente solicitan estos en su escrito de demanda.

Alberto de Elzaburu
Panelista Unico

8 de Abril de 2001