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Centro de Mediacin y Arbitraje de la OMPI

 

DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Casa Tarradellas, S.A. / D. Jos Tarradellas Arcarons v. Indices de Gestin, S.L.

Caso No. D2001-0151

 

1. Las partes

1.1. Demandante: CASA TARRADELLAS, S.A. y D. JOSE TARRADELLAS ARCARONS, con domicilio en carretera de Puigcerda, Km.70, Gurb, 08503 Barcelona, (España)

1.2. Demandado: INDICES DE GESTION, S.L., con domicilio en c/ Garca Barbn, n 120, Vigo, Pontevedra 36201, (España)

 

2. El Nombre de Dominio y el Registro

2.1 El nombre de dominio controvertido, objeto de la presente demanda es < casatarradellas.com> .

2.2 El presente nombre de dominio se encuentra registrado en Networks Solutions, Inc., una corporacin de Delaware, con sede en Herndon, 505 Huntmar Park Drive, Virginia, 20170 - 5139, USA.

 

3. Iter procedimental

- Con fecha 26 de Enero de 2001 se present por correo electrnico ante el Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI una demanda, de acuerdo con la "Poltica Uniforme de Solucin de Controversias en materia de Nombres de Dominio" (en lo sucesivo denominada "Poltica Uniforme"), aprobada por la ICANN

el da 24 de Octubre de 1999.

- La demanda original en formato papel, con sus respectivos anexos, fue recibida por el Centro el posterior da 29 de Enero de 2001.

- Tras la verificacin registral correspondiente, recibida del registrador Networks Solutions, Inc. por correo electrnico con fecha 8 de Febrero de 2001, la demanda fue notificada al demandado con fecha 13 de Febrero de 2001, estableciendo un plazo para recibir la contestacin a la misma, del 4 de Marzo de 2001.

- El 7 de Marzo de 2001, y ante la ausencia de contestacin a la demanda presentada, el demandado fue notificado respecto de su falta de personacin y de la ausencia de contestacin a la demanda.

- El 19 de Marzo de 2001 el demandado envi al Centro un correo electrnico con su contestacin.

- Mediante comunicacin de 26 de Marzo de 2001 se dio traslado a

D. Alberto de Elzaburu, Panelista nico, del expediente completo relativo a este procedimiento.

 

4. Idioma del procedimiento

Los demandantes no han solicitado expresamente que la decisin que resuelva este procedimiento sea dictada en español, aunque s han justificado la presentacin de su escrito de demanda en ese idioma, por la comn nacionalidad y residencia española de ambas partes, y por la existencia de comunicaciones previas entre las partes en español.

Ninguna mencin acerca de este extremo hace el demandado en su escrito.

Por consiguiente, de acuerdo con la facultad que le confiere el prrafo 11 a) del Reglamento, y a la luz de las circunstancias generales del procedimiento as como de las partes intervinientes, el Panel ha decido dictar la presente decisin en español.

 

5. Antecedentes de hecho

5.1 Los demandantes, Casa Tarradellas, S.A. y D. Jos Tarradellas Arcarons ostentan la titularidad de diversos registros de marca CASA TARRADELLAS en diferentes versiones y jurisdicciones, repartidas entre ambos titulares, as como en la modalidad de marca comunitaria, aunque en este caso slo a favor de D. Jos Tarradellas Arcarons, segn se acredita con los anexos 4, 5, y 6 del escrito de demanda.

5.2 La firma demandada, Indice de Gestin, S.L. es de nacionalidad española.

5.3 Son tambin, a juicio de este Panel, dignos de tenerse en cuenta a los efectos del presente procedimiento, los hechos que a continuacin se relacionan:

- El dominio objeto del procedimiento, <casatarradellas.com> fue registrado

el 3 de Noviembre de 1998.

- No se ha aportado al expediente evidencia alguna de que la demandada haya hecho uso del dominio controvertido o haya llevado a cabo actos preparatorios que evidencien su voluntad de usarlo.

- Se han producido diversos contactos entre la representacin de los demandantes y D. Oscar Lpez Carreiras, representante de la demandada, quien en su propio escrito de 18 de Marzo de 2001 se reconoce como administrador de la misma, sin haber sido posible alcanzar acuerdo alguno.

 

6. Pretensiones de las partes

6.1. Demandante

Los demandantes establecen en su escrito de demanda:

- Que son titulares de diversos registros de marca CASA TARRADELLAS y nombre comercial CASA TARRADELLAS, S.A., as como registros de marca comunitaria y en otras jurisdicciones distintas de la española, todos ellos para la denominacin CASA TARRADELLAS.

- Que la marca CASA TARRADELLAS es notoria en España, en el sector alimenticio, en el que mantiene una oferta actual de hasta veinte productos distintos, todos ellos comercializados con esa denominacin marcaria.

- Que uno de los demandantes, Casa Tarradellas, S.A., es adems titular de los nombres de dominio <casatarradellas.org>, <casatarradellas.net> y <casatarradellas.es>.

- Que existe identidad entre el dominio controvertido y los registros de marca de los demandantes.

- Que el demandado no es titular de derecho alguno que le legitime para el registro y uso del dominio controvertido, puesto que no es titular de ningn derecho registral sobre la denominacin "CASA TARRADELLAS", ni goza de ninguna autorizacin o licencia del demandante para usarla.

- Que el dominio controvertido se registr de mala fe, con la nica intencin de venderlo, alquilarlo o cederlo a los demandantes o a un tercero, y que el demandado no es conocido bajo el dominio controvertido.

- Que la representacin legal del demandante intent contactar con

D. Oscar Lpez Carreiras, que es la persona que consta como contacto administrativo del dominio controvertido, quien neg el fundamento de las reclamaciones efectuadas para acordar la transferencia del dominio a los demandantes.

- Que el demandado es titular de numerosos nombres de dominio, distintos del controvertido, que no estn siendo usados en su mayora, lo que acredita que el registro de dominios es una constante en la actividad mercantil del demandado y que su verdadera intencin es venderlos o impedir que sus legtimos titulares hagan uso de ellos.

- Que alguno de los nombres de dominio registrados sobresale por su similitud con marcas registradas notorias, acreditando todo ello que el dominio controvertido se registr de mala fe.

- Que el dominio controvertido no ha sido ni est siendo usado, de lo que se deduce una tenencia pasiva del mismo por el demandado, considerada como causa justificativa de un uso de mala fe en diversas decisiones emanadas del Centro.

- Que del no uso del dominio controvertido se infiere igualmente una manifiesta intencin de evitar que los demandantes puedan registrarlo y usarlo libremente en la red.

Como consecuencia de todo ello se solicita la transferencia del dominio controvertido a los demandantes y, ms concretamente, a Casa Tarradellas, S.A.

6.2. El demandado

El demandado, Indices de Gestin, S.L., ha contestado a las alegaciones del demandante fuera del plazo marcado por el Centro. No obstante, haciendo uso de las facultades que se le confieren en los prrafos 10 d) y 14 b) del Reglamento, el Panel tendr en consideracin las alegaciones vertidas en su escrito de

18 de Marzo de 2001.

Indices de Gestin, S.L. ha señalado en su contestacin diversas cuestiones no relacionadas con el fondo del asunto que sern objeto de anlisis ms adelante. Estas cuestin son:

- Voluntad expresa de no someterse a la decisin del Panel, por considerar la jurisdiccin civil ordinaria como la nica competente para pronunciarse sobre la titularidad del dominio controvertido.

- Nulidad de pleno derecho de la constitucin del Panel, por deberse sta siempre llevar a cabo mediante acuerdo previo entre las partes, de conformidad con lo dispuesto en diferentes convenios internacionales sobre Arbitraje Comercial, y no por mera imposicin del Organismo registrador.

En cuanto a las cuestiones de fondo que pueden considerarse relevantes a efectos de este procedimiento, el demandado señala en su escrito:

- Que deben tenerse en cuenta los Artculos 32 y 33 de la vigente Ley Española de Marcas que ampara, segn su criterio, el uso de buena fe de un nombre ajeno si no es a ttulo de marca.

- Que deben tenerse en cuenta los Artculos 6 y 7 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de Diciembre de 1988, relativa a la aproximacin de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas.

- Que el registro del nombre de dominio controvertido no supone la prctica de competencia desleal alguna, por haber procedido el demandante a registrar el dominio <casa-tarradellas.com> sin prestar inters al dominio que constituye el objeto de este procedimiento.

 

7. Debate y conclusiones

7.1 Normas aplicables

El apartado 15 a) del "Reglamento" encomienda al Panel la decisin de la demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,

- lo dispuesto en la "Poltica Uniforme" y en el propio "Reglamento", y

- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios del derecho que el Panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta la comn residencia en España de demandante y demandado son de especial atinencia, junto con las reglas de la "Poltica Uniforme", las leyes y principios del derecho nacional español.

7.2 Examen de las cuestiones no relacionadas con el fondo de la controversia, expuestas por el demandando

El Panel resolver las cuestiones anteriormente enumeradas antes de entrar a considerar si los requisitos recogidos en el Artculo 4 a) de la "Poltica Uniforme" se cumplen en el presente supuesto.

7.2.1 Sobre la ausencia de sometimiento al sistema de solucin de controversias de la OMPI por el demandado

En relacin a esta primera cuestin conviene recordar al demandado que su sometimiento a la resolucin de conflictos de esta naturaleza relacionados con el dominio <casatarradellas.com>, de acuerdo con las reglas de la "Poltica Uniforme" de ICANN, ha sido ya aceptada y admitida por el mero hecho de haber suscrito el acuerdo de registro con Networks Solutions, Inc.

En la verificacin registral enviada por dicha entidad al Centro con fecha 8 de Febrero de 2001 se señala en su punto lo siguiente:

"Networks Solutions'4 Service Agreement is in effect".

En ese acuerdo n 4 puede verificarse que en su apartado c), se señala lo siguiente:

"Dispute Policy. Registrant agrees, as a condition to submitting this Registration Agreement, and if the Registration Agreement is accepted by NSI, that the Registrant shall be bound by NSIs current Dispute Policy. The current version of the Dispute Policy may be found at the InterNIC Registration Services web site: "http://www.netsol.com/rs/dispute-policy.html".

En base a todo ello, es evidente que no puede aceptarse ahora esa pretendida ausencia de sometimiento.

La justificacin de la inclusin de estos extremos en el acuerdo de registro, encuentra adems su razn de ser con mucha anterioridad.

En concreto, en el Informe Final sobre el proceso de la OMPI relativos a nombre de dominio (30/Abril/1999) se señala en el prrafo 158 que:

"Cada solicitante del registro de nombre de dominio debe, en el contrato de registro de nombre de dominio, quedar obligado a someterse al procedimiento...",

para continuar diciendo:

"... ya que aquellas personas que registraron nombres de dominio de mala fe, abusando de los derechos de propiedad intelectual de terceros, difcilmente elegiran someterse al procedimiento (que es ms econmico y rpido que el recurso de los Tribunales), sino que preferiran que los titulares legtimos de los derechos de propiedad intelectual no tuviesen ms posibilidad que incoar litigios ante los Tribunales, con los costes y demoras correspondientes".

No acepta, por consiguiente, este Panel esa incompetencia pretendida por el demandado, quien adems tiene la posibilidad contemplada en la propia "Poltica Uniforme", de acudir a los Tribunales Ordinarios si lo estimara oportuno.

7.2.2 Sobre la pretendida nulidad del Panel constituido por el Centro, por no ser conforme a diversos tratados internacionales en materia de Arbitraje Comercial

Sobre esta cuestin el Panel desea, brevemente, definir la configuracin jurdica del procedimiento regulado por la "Poltica Uniforme".

Debe partirse de la base de que su denominacin tcnica y ajustada es la de "procedimiento administrativo de solucin de controversias".

Este procedimiento no ha sido concebido como un arbitraje propiamente dicho, ni al amparo de los principios generales que rigen o inspiran los procedimientos arbitrales a los que s se refieren, con mayores o menores diferencias, las normativas de carcter civil vigentes en cada jurisdiccin en esta materia, o aquellas que anen o integren esos principios en jurisdicciones ms amplias como pueda ser la comunitaria.

Vase que en el propio texto de la poltica uniforme se llevan a cabo afirmaciones de las que claramente se deduce la naturaleza de este procedimiento, siendo el propio arbitraje, como institucin jurdica distinta, objeto de una mencin expresa de la que indubitadamente se deduce la no inclusin de este procedimiento en esa categora.

En el punto 3 se contempla la cancelacin, cesin o cambio respecto de cualquier nombre de dominio si se da, entre otras, la siguiente circunstancia:

"b) una vez recibida una orden procedente de un tribunal judicial o de arbitraje, en cada jurisdiccin correspondiente por la que se exija la adopcin de dichas medidas".

Por su parte, el punto 5 relativo a "otros tipos de controversias y litigios" señala expresamente que "las dems controversias entre Vd. y cualquier otra parte distinta a la del registrador relativas al registro de un nombre de dominio, que no se realicen en virtud de las disposiciones del prrafo 4 para el procedimiento administrativo obligatorio, se resolvern entre Vd. y dicha parte mediante una accin ante los Tribunales, arbitraje u otro procedimiento que pueda estar disponible".

Queda, por tanto, constancia de que es la propia "Poltica Uniforme" la que excluye expresamente la posibilidad de incardinar el procedimiento administrativo que regula dentro de la categora del arbitraje a la que se refieren las disposiciones invocadas por el demandado.

7.3 Examen de los presupuestos para la estimacin de la demanda Prrafo 4 (a) de la "Poltica Uniforme"

Estos son:

- Que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusin, con una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos,

- Que el demandado carezca de derecho e inters legtimo en relacin con el nombre de dominio, y

- Que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

7.3.1 Identidad o semejanza entre marca y dominio

La concurrencia de este primer requisito es indiscutible, al producirse una identidad absoluta entre el dominio <casatarradellas.com> y las marcas CASA TARRADELLAS de las que los demandantes son titulares acreditados.

Obviamente, la partcula identificativa del nivel superior del dominio en cuestin, no entra en juego en la comparacin a efectuar.

7.3.2 Posible existencia de derechos o intereses legtimos a favor del demandado, titular del dominio controvertido

Hay tres factores que este Panel desea, en relacin con esta cuestin, destacar:

- Ausencia de cualquier mencin por el demandado de la razn o motivo que le llevara a adoptar el dominio <casatarradellas.com>.

- Ausencia de cualquier prueba aportada por el demandado que permita deducir que haya sido en algn momento identificado o conocido bajo esa denominacin.

- Consideracin de "marca notoria", que ha de otorgarse a la denominacin CASA TARRADELLAS; notoriedad probada documentalmente por los demandantes, y reconocida por este Panel.

Aunque la concurrencia de los tres factores descritos determinan indubitadamente la inexistencia de un inters legtimo del demandado en la adopcin del dominio controvertido, s invoca ste en defensa de su derecho el contenido del Artculo 33 de la vigente Ley Española de Marcas, de 10 de Noviembre de 1988 que señala, tal y como transcribe literalmente el demandado en su escrito, que:

"Siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a ttulo de marca, los terceros podrn, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado:

a) su nombre completo y domicilio".

En la misma lnea, invoca igualmente el Artculo 6 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de Diciembre de 1988 relativa a la aproximacin de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, que señala en su inciso 1 que el derecho conferido por la marca no permitir a su titular que prohba el uso, en el trfico econmico:

"a) de su nombre y direccin".

No es misin ni tiene intencin este Panel de analizar el supuesto que plantea el demandado, al invocar tambin los Artculos 32 y 7 respectivamente de las disposiciones mencionadas, relativos a un pretendido agotamiento del derecho de marca (que en todo caso debiera partir, tanto en España como en la Comunidad Europea, de una efectiva comercializacin de productos por el demandado, que no se ha producido), pero s debe matizarse respecto de los dos preceptos transcritos, que lo que permiten, en realidad, es el uso de buena fe del nombre completo (y domicilio) de "los terceros", si estos coincidieran con una marca registrada; y no del que identifique al titular de la marca.

A este respecto es claro que la utilizacin de un nombre ajeno sin consentimiento de su titular, an cuando no sea a ttulo de marca, es contrario a los principios rectores tanto de la legislacin española como comunitaria, en materia de propiedad industrial.

De hecho la Ley de Marcas dispone exactamente lo contrario, señalando en su artculo 13 b) que "no podrn registrarse como marcas el nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca, as como el nombre, apellido, seudnimo o cualquier otro medio que para la generalidad del pblico identifique a una persona distinta del solicitante".

El Panel determina, por consiguiente, que ha quedado cumplimentado el segundo requisito exigido por el Artculo 4 a) de la "Poltica Uniforme".

7.3.3 Posible existencia de mala fe en el registro y uso del dominio controvertido

En cuanto al anlisis de este ltimo requisito, el Panel entiende que existen tres factores a considerar, para determinar que el nombre de dominio controvertido ha sido registrado y usado de mala fe.

7.3.3.1 La actuacin del demandado es subsumible en el supuesto tipificado en el prrafo 4.b ii) de la "Poltica Uniforme"

Efectivamente, dicho prrafo señala que existir mala fe en el uso y registro de un dominio, si ste fue adoptado con el fin de impedir que el titular de la marca que lo identifica refleje la misma como nombre de dominio, siempre que ello constituya un patrn de conducta en la actuacin del demandado.

En el presente caso, el Panel considera que:

- La adopcin del dominio <casatarradellas.com> impide incuestionablemente a los titulares de la marca CASA TARRADELLAS reflejarla como dominio en el nivel superior genrico ".com".

- Ha sido igualmente probada documentalmente por el demandante la adopcin de otros muchos nombres de dominio por el demandado, algunos de ellos correspondientes a marcas que pudieran considerarse notorias, tambin en el sector alimenticio en el que desempeñan sus actividades los demandantes (como pueden ser <elhostal.com> o <lacocinera.com>).

Dicha circunstancia acredita, a juicio de este Panel, que el registro del dominio <casatarradellas.com> no ha sido espordico o fruto de una mera casualidad, sino consecuente con una lnea continuada de conducta.

Este mismo criterio ha sido aplicado en otras decisiones emanadas del Centro, como la D2000-0469, o la D2000-1402.

7.3.3.2 Tenencia pasiva del dominio controvertido

La ausencia de todo contenido en la pgina web identificada por el dominio <casatarradellas.com>, hace incuestionable la conclusin de que se ha llevado a cabo por el demandado una tenencia pasiva del dominio en cuestin.

A este respecto debe recordarse que la mera tenencia pasiva puede constituir causa justificativa de la mala fe tanto en el registro como en el uso del dominio, habindose ya consagrado esta interpretacin en numerosas resoluciones emanadas del Centro, entre las que se encuentran la D2000-0464, D-2000-0239, D2000-1402 y D2000-0003.

7.3.3.3. Consideracin de la denominacin CASATARRADELLAS como marca notoria

Aunque el demandado no se pronuncia expresamente acerca de si conoca o no la existencia de la marca CASA TARRADELLAS, su notoriedad resulta indiscutible, no slo en la actualidad, sino incluso en el momento en el que se llev a cabo el registro del dominio controvertido, tal y como ha sido acreditado.

La conclusin del Panel, por tanto, no puede ser otra que la de que no ha podido darse la circunstancia de que el demandado creara independientemente la denominacin CASA TARRADELLAS, o que sta fuera fruto de su invencin.

Ello constituye tambin, al igual que se ha señalado en otras decisiones como la D2000-0045, causa justificativa de la mala fe en el uso y registro del dominio controvertido.

Aunque todo lo expuesto anteriormente acredita, a juicio del Panel, la concurrencia de este tercer requisito, deben hacerse tambin dos precisiones adicionales relacionadas con las manifestaciones de ambas partes:

- puede determinarse que la intencin del demandado al adoptar el dominio controvertido fuera venderlo o alquilarlo a un tercero, tal y como afirman los demandantes, ya que ninguna manifestacin del demandado acerca de esos extremos se contiene en su escrito de contestacin, ni del contenido de los contactos mantenidos entre las partes puede inferirse la existencia de una oferta econmica cierta de venta o alquiler.

- el demandado señala en su escrito que el registro del dominio controvertido no supone la prctica de ninguna competencia desleal, por cuanto el registro anterior por parte de uno de los demandantes del dominio <casa-tarradellas.com> implicaba total desinters en el dominio controvertido, <casatarradellas.com>

El Panel entiende que la conducta que constituye registrar el dominio controvertido, no puede verse justificada por tan peregrino argumento, pues slo al titular de una marca le corresponde decidir de que versiones de la misma se valdr para ejercer su actividad, lo que no guarda relacin alguna con la pretendida posibilidad de terceros de valerse de versiones hipotticamente desechadas por ese titular anterior de derechos, con los que esas supuestas versiones resultaran tambin confundibles.

La Ley 3/1991, de 10 de Enero, de Competencia Desleal, señala de forma categrica en su Artculo 5 y como clusula general que:

"Se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe".

Se señala en dicho texto legal, adems, en su Artculo 6, "Actos de Confusin", que:

"Se considera desleal todo comportamiento que resulte idneo para crear confusin con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos. El riesgo de asociacin por parte de los consumidores respecto de la procedencia o de la prestacin, es suficiente para fundamentar la deslealtad de una prctica".

Teniendo en cuenta que, tal y como se señal en la decisin D2000-0018 "la presencia en la red de un dominio es, "per se", una presencia pblica, resulta indiscutible que la actuacin llevada a cabo por el demandando podra calificarse tambin como transgresora de las "exigencias de la buena fe".

 

8. Decisin

El Panel decide, por todas las razones expuestas anteriormente, que el demandado ha obtenido el dominio <casatarradellas.com> siendo idnticos los registros de marca CASATARRADELLAS de los que son titulares los demandantes, que dicho registro se produjo sin existir derecho o inters legtimo alguno, y que el registro y uso de dicho dominio ha sido llevado a cabo de mala fe.

En consecuencia, el Panel ordena la transferencia del dominio <casatarradellas.com> a los demandantes y, concretamente, a la firma Casa Tarradellas, S.A., tal y como expresamente solicitan estos en su escrito de demanda.

 


 

Alberto de Elzaburu
Panelista Unico

8 de Abril de 2001

 

: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2001/d2001-0151.html

 

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