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Centro de Mediaciуn y Arbitraje de la OMPI

La demandante es Banco Rнo de la Plata S.A., una sociedad anуnima constituida de acuerdo a la ley argentina, con domicilio legal en Bartolomй Mitre 480, Buenos Aires, Argentina, representada por su apoderado Dr. Pedro Chaloupka, abogado, de Allende & Brea - De Las Carreras & Chaloupka, de Buenos Aires, Argentina.

El demandado es el señor Alejandro Razzotti, con domicilio en la calle Neuquйn 940, 1405 Buenos Aires, Argentina.

Los nombres de dominio en disputa son <bancorio.com>, <bancorio.org> y <bancorio.net>. Los dos primeros han sido registrados a travйs de la entidad registradora Register.com, Inc. de 575 8^th Avenue – 11^th Floor, New York, NY 10018, Estados Unidos de Amйrica. El tercero ha sido registrado a travйs de Domain Bank, Inc., de 23 West 4^th Street, Bethlehem, PA 18015-1603, Estados Unidos de Amйrica.

El 1° de febrero de 2001 la Demandante enviу por vнa electrуnica al Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el "Centro") una demanda conforme a la Polнtica Uniforme de resoluciуn de Disputas sobre Nombres de Dominio de la ICANN (la "Polнtica") y su Reglamento. El 6 de febrero de 2001 la demanda se enviу en soporte papel. El 5 de febrero de 2001 el Centro acusу recibo de versiуn electrуnica de la demanda. En respuesta a un pedido del Centro, el mismo dнa Domain Bank confirmу que el demandado es el registrante del nombre de dominio <bancorio.net>, que estб activo. El 7 de febrero de 2001 Register.com confirmу que el demandado es el registrante de los nombres de dominio <bancorio.com> y <bancorio.org> y que los nombres de dominio estбn activos.

El 9 de febrero de 2001 el Centro notificу al demandado la demanda y el comienzo del procedimiento administrativo por courier (con anexos) y por correo electrуnico y fax (sin anexos). De acuerdo a lo informado por el courier DHL para el envнo No. 9696870842, el envнo con la demanda fue recibido por Maria Razzat (probablemente se trate de un error del empleado de DHL, y se trate en realidad de Maria Razzotti). La notificaciуn al fax del demandado en 23 hojas realizada el 9 de febrero de 2001 tambiйn fue exitosa. La notificaciуn de la demanda inter alia advertнa expresamente a la Demandada que si la demanda no era contestada a mбs tardar el 28 de febrero de 2001, se declararнa su falta de cumplimiento en contestar la demanda, y que de acuerdo al Reglamento, Parбgrafo 14, el Panel designado podrнa extraer de tal incumplimiento las consecuencias que considere apropiadas.

No habiendo la Demandada contestado la demanda al vencimiento del plazo, con fecha 1° de marzo de 2001 el Centro le notificу el acuse de ausencia de escrito de contestaciуn, por correo electrуnico.

Despuйs de recibir las declaraciones de aceptaciуn, independencia e imparcialidad de los señores Alberto Bercovitz, Mario A. Sol Muntañola y Roberto A. Bianchi,

el 20 de marzo de 2001 el Centro los designу miembros del grupo administrativo de expertos (el "Panel"), fijбndose el 2 de abril de 2001 como fecha lнmite para dictar la decisiуn. Preside el grupo el señor Alberto Bercovitz.

El Panel, en forma independiente, coincide con el Centro en que la demanda se presentу conforme al Reglamento y al Reglamento Adicional, y que se pagaron los aranceles correspondientes. El Panel determina que el Centro hizo todos los esfuerzos razonables para cumplir con los requisitos de notificaciуn impuestos por el Reglamento, Parбgrafo 2(a).

No hubo presentaciones ulteriores de las partes. El Panel no dictу ordenes de procedimiento ni extendiу plazos. La demanda se hizo en español. El Demandado tiene domicilio en la Argentina, segъn lo confirma el hecho que se recibiу la demanda en su domicilio de Buenos Aires. Ademбs, el español es el idioma en que se tramitarнa eventualmente el caso ante la jurisdicciуn mutua elegida por la Demandante en la demanda (tribunales de Buenos Aires). Por ello, conforme al Reglamento, Parбgrafo 11, el Panel decide que el procedimiento continъe en español.

Los siguientes hechos y circunstancias mencionados en la demanda y apoyados por sus anexos, y no contestados, o constatados directamente por el grupo de expertos se tienen por verdaderos:

El Banco Rнo de la Plata S.A. es una instituciуn financiera fundada en 1908. Presta servicios de banca universal. De acuerdo al ranking de entidades financieras publicado por el Banco Central argentino, entre los bancos privados el Banco Rнo de la Plata S.A. es el primero en patrimonio neto, el segundo en activos y en prйstamos otorgados, y el tercero en depуsitos (Ver: Banco Central de la Repъblica Argentina, Superintendencia de Entidades Financieras, Informe de noviembre de 2000, pбgina 589, tenido a la vista por uno de los integrantes de este panel). De acuerdo con informaciуn publicada en el sitio web oficial de la demandante (http://www.bancorio.com.ar visitado

el 21 de marzo de 2001) con datos al 31 de diciembre de 2000 el Panel ha constatado que segъn el informe de prensa publicado en dicho sitio ese banco cuenta con 272 sucursales y 229 localizaciones de servicio al cliente. Sуlo en la ciudad de Buenos Aires, donde estб domiciliado el demandado, el banco tiene 81 sucursales.

La demandante es la titular de numerosos registros de la marca BANCO RIO, el primero de ellos concedido el 30 de noviembre de 1994 para la clase 36 internacional de servicios financieros. A partir de entonces obtuvo otros registros de la misma marca en las clases 10, 39, 1, 5, 18, 29, 30, 31, 32, 33, 8, 14, 34, 24, 27, 4, 6, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 31, 13, 1, 2, 3, 28, 32, 25, 9, 7, 11, 12, 16, 5, 26, 10 y 15. Todos esos registros marcarios de BANCO RIO anteceden en fecha a los registros de los tres nombres de dominio en disputa.

La demandante es ademбs la titular del nombre de dominio <bancorio.com.ar> desde el 1° de enero de 1996, donde opera su sitio web oficial.

Segъn la base de datos WHOIS de Register.com el demandado registrу

el 24 de marzo de 2000 los nombres de dominio <bancorio.org> y <bancorio.com>.

El 21 de junio de 2001 el representante de la demandante enviу al Sr. Razzotti una carta-documento (medio de notificaciуn fehaciente en la Argentina), invocando la titularidad de la marca notoria BANCO RIO y del nombre de dominio <bancorio.com.ar>, y requiriйndole el cese de uso del dominio, bajo apercibimiento de iniciar acciones legales. El demandado no contestу la intimaciуn.

En relaciуn al carбcter notorio alegado por la demandante para la marca BANCO RIO, unido ello a los numerosos registros de la marca BANCO RIO de la demandante, cabe concluir que dicha marca es notoria o al menos ampliamente conocida en la Repъblica Argentina para distinguir al banco y sus servicios. Ademбs, la cercanнa de varias sucursales del banco al domicilio del demandado hace concluir que difнcilmente este pueda haber ignorado la existencia del Banco Rнo al momento de registrar los nombres de dominio.

Los numerosos registros marcarios de la marca BANCO RIO anteceden a los registros de los nombres de dominio por el demandado.

Segъn acta de constataciуn notarial de fecha 23 de mayo de 2000 el sitio web www.bancorio.com exhibнa a esa fecha una pagina con el texto "!BancoRio.com - SITIO EN VENTA - Enviar mensaje a razzotti@hotmail.com".

La demandante alega que el Banco Rнo de la Plata es conocido en el segmento financiero y opera con el nombre "BANCO RIO", siendo una de las principales entidades financieras argentinas, y su nombre -reflejado ademбs en las numerosas marcas que posee registradas- goza de renombre y notoriedad en Argentina. La identidad -eliminadas de la comparaciуn las partнculas "com", "org" y "net"- existente entre los nombres de dominio registrados por el demandado y las marcas notorias y nombre societario y comercial de mi mandante es evidente. Agrega que el demandado no posee derechos o intereses legнtimos respecto de los nombres de dominio objeto ya que es la Demandante y no el Sr. Razzotti la titular de derechos sobre la denominaciуn BANCO RIO que tanto prestigio y notoriedad ha alcanzado en Argentina. La ley argentina de Marcas N° 22.362 ha adoptado el sistema atributivo para la adquisiciуn del derecho sobre la marca a travйs de su registro. En el sistema atributivo, en principio, no existe derecho de ninguna especie sobre la marca si no hay registro. Segъn el artнculo 4° de la citada ley "la propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con su registro". Ademбs, su artнculo 31 enumera los delitos marcarios que sуlo pueden existir si se cometen en perjuicio de una marca registrada. El art. 3° dispone que "No pueden ser registrados:

a) una marca idйntica a una registrada o solicitada con anterioridad para distinguir los mismos productos o servicios".

De allн surge que solamente la demandante podrб ser titular de marcas que contengan las palabras "BANCO RIO", dada su notoriedad. La cita legal encuentra fundamento en lo resuelto en otros casos donde se sostuvo que cuando las partes en el procedimiento administrativo son residentes del mismo paнs -y tal es el supuesto del caso que nos ocupa-, los principios de derecho aplicables incluyen a los del paнs de residencia (Casos OMPI D2000-0018 Banco Español de Crйdito, S.A. v. Miguel Duarte Perry Vidal Taveira, pбrrafo 6.1; D2000-0143 Raimat, S.A. v. Antonio Casals, pбrrafo 6.3).

El nombre de dominio "bancorio.com" fue registrado con el evidente propуsito de ser vendido y de impedir que mi mandante refleje su marca en el correspondiente nombre de dominio. Cita al respecto el art. 24 de la Ley de Marcas 22.362, que dice "Son nulas las marcas registradas:

b) por quien, al solicitar el registro, conocнa o debнa conocer que ellas pertenecнan a un tercero; c) para su comercializaciуn, por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas a tal efecto".

Respecto de los nombres de dominio <bancorio.net> y <bancorio.org>, cabe considerar que la denominaciуn "BANCORIO" no identifica a su titular como individuo ni identifica su actividad comercial.

No es este el primer caso en que el demandado registrу en forma indebida como nombre de dominio la marca de un tercero. En el caso "Frбvega S.A. v. Alejandro Razzotti" -caso N° D2000-1268- el Sr. Razzotti habнa registrado indebidamente el nombre de dominio "fravega.com" -como asн tambiйn el dominio "fravega.net" no incluido en la respectiva demanda-. Allн se considerу que el demandado, domiciliado en la misma ciudad que el demandante, no podнa haber ignorado la existencia de la renombrada marca FRAVEGA de йste ъltimo al momento de solicitar el registro del respectivo nombre de dominio y en consecuencia dispuso su transferencia a Frбvega S.A.. Se pone de manifiesto la mala fe que conlleva la "labor" del Sr. Razzotti que consiste en registrar como nombres de dominio, y con un fin puramente especulativo, marcas de terceros.

Debe recordarse que el artнculo 953 del Cуdigo Civil de la Repъblica Argentina menciona que "El objeto de los actos jurнdicos deben ser cosas que estйn en el comercio, o que por un motivo especial no se hubiese prohibido que sean objeto de algъn acto jurнdico, o hechos que no sean imposibles, ilнcitos, contrarios a las buenas costumbres o prohibidos por las leyes, o que se opongan a la libertad de las acciones o de la conciencia, o que perjudiquen los derechos de un tercero. Los actos jurнdicos que no sean conformes a esta disposiciуn, son nulos como si no tuviesen objeto".

El demandado no ha contestado la demanda, ni ha efectuado presentaciуn alguna al Centro o al Panel.

El apartado 15.a) del "Reglamento" encomienda al panel la decisiуn de la demanda sobre la base de:

- Las manifestaciones y los documentos presentados por las partes.

- Lo dispuesto en la "Polнtica Uniforme" y en el propio "Reglamento", y

- De acuerdo con cualesquiera reglas y principios de Derecho que el panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta la comъn nacionalidad y domicilio argentinos de la demandante y del demandado son de especial pertinencia, junto a las reglas de la polнtica uniforme, las leyes y principios del Derecho nacional argentino.

Antes de pasar al estudio de la concurrencia de los requisitos para la posible estimaciуn de la demanda, procede determinar la valoraciуn que merece al Panel el hecho de que el demandado no haya contestado a la demanda presentada. El Panel estima que del solo hecho de la falta de contestaciуn no puede inferirse sin mбs la mala fe del demandado; pero es evidente que de la falta de contestaciуn tampoco pueden deducirse sin mas consecuencias favorables a ese mismo demandado (Ver Casos OMPI Cortefiel, S.A. v. Miguel Garcнa Quintas, caso D-2000-0140 y Cortefiel, S.A. v. The Gallery Group, caso D-2000-0162). Ante la falta de contestaciуn, lo que es evidente es que la carga de la prueba recae sobre la parte demandante, pero que las pruebas aportadas por йsta no se ven alteradas por una contestaciуn inexistente. El Panel tiene por lo tanto que decidir partiendo de las pruebas aportadas por el demandante y valorando el conjunto de circunstancias de las que tiene constancia el Panel, entre las que tiene especial relevancia el acceso a las pбginas Web con los nombres de dominio objeto de controversia. En este sentido no cabe duda de que el hecho de que las pбginas Web sigan inoperantes un año despuйs de haberse inscrito los nombres de dominio, y que en una de esas pбginas apareciera el 23 de mayo de 2000, segъn aparece probado en el expediente, la menciуn SITIO EN VENTA, son datos especialmente relevantes a tener en cuenta en la discusiуn para resolver el presente caso.

Estos son:

- Que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idйntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusiуn, con una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos.

- Que el demandado carezca de derechos o interйs legнtimo en relaciуn con el nombre de dominio, y

- Que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

La demandante tiene firmemente establecidos derechos marcarios en la Argentina sobre la denominaciуn BANCO RIO. Mбs de 40 de sus registros marcarios anteceden en fecha al registro de los nombres de dominio en disputa.

El cotejo de los tres nombres de dominio con la marca BANCO RIO de la Demandante resulta en que los mismos son idйnticos letra por letra a dicha marca. Si se tiene en cuenta la supresiуn del espacio intermedio entre "banco" y "rio", y la adiciуn de los nombres de dominio genйricos del primer nivel ("gTLDs"), resultan al menos confundiblemente similares a la marca. Los espacios entre palabras - por razones tйcnicas - no pueden ser representados en un registro de nombre de dominio a no ser recurriendo a guiones, por lo que es comъn que se supriman. Desde temprano los paneles de la OMPI consideraron que la mera supresiуn de espacios no alcanza para distinguir a un nombre de dominio de una marca (Ver casos OMPI No. D99-0001 World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Michael Bosman (se determinу que <worldwrestlingfederation.com> es idйntico o confundiblemente similar a la marca WORLD WRESTLING FEDERATION); No. D00-0004 Mary-Lynn Mondich and American Vintage Wine Biscuits, Inc. v.Shane Brown d/b/a Big Daddy’s Antiques (se decidiу que <americanvintage.com> es idйntico o confundiblemente similar a la marca AMERICAN VINTAGE); No. D2000-0007 Alcoholics Anonymous World Services, Inc. v. Lauren Raymond (se decidiу que <alcoholicsanonymous.net> is idйntico a la marca ALCOHOLICS ANONYMOUS). De allн parecнa desprenderse un principio que fue enunciado claramente en el caso D2000-0017 Draw-Tite, Inc. Draw-Tite, Inc. v. Plattsburgh Spring Inc.Plattsburgh Spring Inc. : "el agregado o supresiуn de un guiуn o un espacio entre las dos palabras de la marca es una diferencia insubstancial en cuanto a la apariencia, pronunciaciуn y significado de los tйrminos". Ese criterio fue seguido uniformemente desde entonces.

La demandante ha probado el requisito de la Polнtica, Parбgrafo 4(a)(i).

Con respecto al uso de los tres nombres de dominio, el 23 de marzo de 2001, a travйs de uno de sus miembros, el grupo se ha conectado en forma independiente con los tres sitios web correspondientes a los nombres de dominio en disputa. En el caso de www.bancorio.com ahora aparece sуlo una pбgina que dice "Coming soon! We recently registered our domain name at register.com!" ("ЎEn breve vendremos! Recientemente hemos registrado nuestro nombre de dominio con register.com"), ademбs de publicidad de los servicios de esa entidad registradora. En los casos de www.bancorio.net y www.bancorio.org aparece un mensaje de error de DNS consistente en un texto de que no se puede mostrar la pбgina o de que no se pudo encontrar el servidor.

Ello significa que a todo efecto prбctico los tres sitios estбn inactivos. De ello no se puede inferir nada favorable al demandado en tйrminos de la Polнtica, Parбgrafo 4(c). En efecto, la falta de uso obliga a descartar las circunstancias de uso bona fide, o de uso leal o no comercial descritas en la Polнtica, Parбgrafos 4(c)(i) y 4(c)(iii). Por otra parte, ni se ha alegado ni es concebible que el demandado sea conocido corrientemente por alguno de los nombres de dominio. Esto es particularmente cierto, por cuanto el tйrmino Banco se refiere a un tipo de empresa que estб sujeta a inscripciуn y supervisiуn administrativa, y que no puede desempeñarse por personas individuales libremente. Ello conduce a descartar la circunstancia de la Polнtica, Parбgrafo 4(c)(ii). La falta de personaciуn y contestaciуn de la demanda tampoco permite inferir nada en favor del demandado, por lo que cabe concluir que este carece de derechos o intereses legнtimos respecto del nombre de dominio (Polнtica, parбgrafo 4(a)(ii)).

El demandado es el mismo del caso D2000-1268, decidido a favor de la demandante. En aquel caso uno de los panelistas que suscriben determinу que el demandado habнa registrado a su nombre <fravega.com> y <fravega.net> (si bien este ъltimo no era objeto de la demanda), los que correspondнan a marcas ajenas y que el demandado no podнa ignorar.

De acuerdo a la jurisprudencia de los paneles ello no permite determinar sin mбs que ha incurrido en una "conducta de esa нndole" (a pattern of such conduct en el texto original inglйs de la Polнtica). En efecto, de varias decisiones parece desprenderse que ese patrуn de conducta debe consistir en un nъmero significativo de registros distintos. Parece evidente a este panel que cuanto mбs conocidas puedan ser esas marcas para el demandado, resulta razonable exigir un menor nъmero de registros abusivos para considerar que el requisito de conducta de esa indole se cumple en un caso determinado. El demandado ha registrado cinco nombres de dominio correspondientes a marcas ajenas notorias o al menos muy conocidas en el paнs y en la ciudad en que reside. Como ha registrado servilmente la marca BANCO RIO bajo los tres gTLDs relevantes (".com", ".net" y ".org") el demandado evidencia una intenciуn indudable de obstaculizar prбcticamente el registro de dicha marca por parte de su legнtimo titular como nombre de dominio genйrico abierto. Dado el carбcter de notorias o muy conocidas que revisten en la Argentina las marcas BANCO RIO (por su posiciуn predominante en el sistema financiero argentino y el nъmero de sucursales que posee) y FRAVEGA (ver el caso Fravega citado) el panel considera satisfecho el requisito de la "conducta de esa нndole" en la que ha incurrido el demandado, con lo que se reunen todos los elementos de la circunstancia de registro de mala fe contenida en la Polнtica, Parбgrafo 4(b)(...), que dice:

" usted ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando usted haya desarrollado una conducta de esa нndole".

Respecto del dominio <bancorio.com> estб probado que el demandado lo puso en venta en el correspondiente sitio web, de lo que se infiere que al registrarlo no puede sino haber tenido la intenciуn de venderlo con ganancia especulativa segъn se describe en la Polнtica, Parбgrafo 4(b)(i):

("[c]ircunstancias que indiquen que usted ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que estбn relacionados directamente con el nombre de dominio".

Descartada una intenciуn de agravio gratuito, el grupo infiere que el modus operandi del demandado consiste en el cybersquatting tнpico que la Polнtica de la ICANN apunta a desautorizar, y muy probablemente destinada a forzar al titular marcario a una negociaciуn del tipo "transferencia por precio". El demandado no ha contestado la demanda, ni tampoco contestу en su momento la intimaciуn que le cursу la demandante previo a este procedimiento. Ello conduce al grupo a inferir sin dudas que el registro de los tres nombres de dominio se hizo de mala fe (Polнtica, Parбgrafo 4(a)(iii)).

La actual publicaciуn de una modesta leyenda con el texto "vendremos pronto!" en el sitio web de <bancorio.com> unida a la anterior oferta pъblica de venta en el mismo sitio permite inferir que el ъnico uso perceptible del nombre de dominio es la oferta de venta, la que ha sido considerada un uso, y por añadidura, un uso comercial del nombre de dominio. Es tambiйn un uso de mala fe para muchos paneles de la OMPI desde el caso D99-0001 World Wrestling Federation, etc.

En cuanto a la falta de actividad de los otros dos sitios web, conforme a la doctrina del caso D2000-0003 Telstra, si se consideran todas las circunstancias del caso (entre ellas la falta de contestaciуn a la carta de cese de uso y la falta de contestaciуn de la demanda) es una inactividad de la que tambiйn este Panel infiere mala fe en el uso del nombre de dominio.

En base a toda la fundamentaciуn anteriormente expuesta el Panel resuelve por unanimidad que la demandante ha probado, de acuerdo con el artнculo 4 apartado a) de la Polнtica Uniforme que concurren los tres requisitos contemplados en dicho apartado y, consiguientemente el Panel Administrativo ordena que el registro de los nombres de dominio <bancorio.com>, <bancorio.net> y <bancorio.org> sean transferidos a la demandante.

Alberto Bercovitz
Presidente

Roberto A. Bianchi
Panelista

Mario A. Sol Muntañola
Panelista

Fecha: 2 de abril de 2001