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Centro de Mediacin y Arbitraje de la OMPI

 

DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Banco Ro de la Plata, S.A. v. Alejandro Razzotti

Caso N D2001-0173

 

1. Las partes

La demandante es Banco Ro de la Plata S.A., una sociedad annima constituida de acuerdo a la ley argentina, con domicilio legal en Bartolom Mitre 480, Buenos Aires, Argentina, representada por su apoderado Dr. Pedro Chaloupka, abogado, de Allende & Brea - De Las Carreras & Chaloupka, de Buenos Aires, Argentina.

El demandado es el señor Alejandro Razzotti, con domicilio en la calle Neuqun 940, 1405 Buenos Aires, Argentina.

 

2. Nombres de dominio y entidades registradoras

Los nombres de dominio en disputa son <bancorio.com>, <bancorio.org> y <bancorio.net>. Los dos primeros han sido registrados a travs de la entidad registradora Register.com, Inc. de 575 8th Avenue 11th Floor, New York, NY 10018, Estados Unidos de Amrica. El tercero ha sido registrado a travs de Domain Bank, Inc., de 23 West 4th Street, Bethlehem, PA 18015-1603, Estados Unidos de Amrica.

 

3. Iter procedimental

El 1 de febrero de 2001 la Demandante envi por va electrnica al Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI (el "Centro") una demanda conforme a la Poltica Uniforme de resolucin de Disputas sobre Nombres de Dominio de la ICANN (la "Poltica") y su Reglamento. El 6 de febrero de 2001 la demanda se envi en soporte papel. El 5 de febrero de 2001 el Centro acus recibo de versin electrnica de la demanda. En respuesta a un pedido del Centro, el mismo da Domain Bank confirm que el demandado es el registrante del nombre de dominio <bancorio.net>, que est activo. El 7 de febrero de 2001 Register.com confirm que el demandado es el registrante de los nombres de dominio <bancorio.com> y <bancorio.org> y que los nombres de dominio estn activos.

El 9 de febrero de 2001 el Centro notific al demandado la demanda y el comienzo del procedimiento administrativo por courier (con anexos) y por correo electrnico y fax (sin anexos). De acuerdo a lo informado por el courier DHL para el envo No. 9696870842, el envo con la demanda fue recibido por Maria Razzat (probablemente se trate de un error del empleado de DHL, y se trate en realidad de Maria Razzotti). La notificacin al fax del demandado en 23 hojas realizada el 9 de febrero de 2001 tambin fue exitosa. La notificacin de la demanda inter alia adverta expresamente a la Demandada que si la demanda no era contestada a ms tardar el 28 de febrero de 2001, se declarara su falta de cumplimiento en contestar la demanda, y que de acuerdo al Reglamento, Pargrafo 14, el Panel designado podra extraer de tal incumplimiento las consecuencias que considere apropiadas.

No habiendo la Demandada contestado la demanda al vencimiento del plazo, con fecha 1 de marzo de 2001 el Centro le notific el acuse de ausencia de escrito de contestacin, por correo electrnico.

Despus de recibir las declaraciones de aceptacin, independencia e imparcialidad de los señores Alberto Bercovitz, Mario A. Sol Muntañola y Roberto A. Bianchi,

el 20 de marzo de 2001 el Centro los design miembros del grupo administrativo de expertos (el "Panel"), fijndose el 2 de abril de 2001 como fecha lmite para dictar la decisin. Preside el grupo el señor Alberto Bercovitz.

El Panel, en forma independiente, coincide con el Centro en que la demanda se present conforme al Reglamento y al Reglamento Adicional, y que se pagaron los aranceles correspondientes. El Panel determina que el Centro hizo todos los esfuerzos razonables para cumplir con los requisitos de notificacin impuestos por el Reglamento, Pargrafo 2(a).

No hubo presentaciones ulteriores de las partes. El Panel no dict ordenes de procedimiento ni extendi plazos. La demanda se hizo en español. El Demandado tiene domicilio en la Argentina, segn lo confirma el hecho que se recibi la demanda en su domicilio de Buenos Aires. Adems, el español es el idioma en que se tramitara eventualmente el caso ante la jurisdiccin mutua elegida por la Demandante en la demanda (tribunales de Buenos Aires). Por ello, conforme al Reglamento, Pargrafo 11, el Panel decide que el procedimiento contine en español.

 

4. Hechos

Los siguientes hechos y circunstancias mencionados en la demanda y apoyados por sus anexos, y no contestados, o constatados directamente por el grupo de expertos se tienen por verdaderos:

El Banco Ro de la Plata S.A. es una institucin financiera fundada en 1908. Presta servicios de banca universal. De acuerdo al ranking de entidades financieras publicado por el Banco Central argentino, entre los bancos privados el Banco Ro de la Plata S.A. es el primero en patrimonio neto, el segundo en activos y en prstamos otorgados, y el tercero en depsitos (Ver: Banco Central de la Repblica Argentina, Superintendencia de Entidades Financieras, Informe de noviembre de 2000, pgina 589, tenido a la vista por uno de los integrantes de este panel). De acuerdo con informacin publicada en el sitio web oficial de la demandante (http://www.bancorio.com.ar visitado

el 21 de marzo de 2001) con datos al 31 de diciembre de 2000 el Panel ha constatado que segn el informe de prensa publicado en dicho sitio ese banco cuenta con 272 sucursales y 229 localizaciones de servicio al cliente. Slo en la ciudad de Buenos Aires, donde est domiciliado el demandado, el banco tiene 81 sucursales.

La demandante es la titular de numerosos registros de la marca BANCO RIO, el primero de ellos concedido el 30 de noviembre de 1994 para la clase 36 internacional de servicios financieros. A partir de entonces obtuvo otros registros de la misma marca en las clases 10, 39, 1, 5, 18, 29, 30, 31, 32, 33, 8, 14, 34, 24, 27, 4, 6, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 31, 13, 1, 2, 3, 28, 32, 25, 9, 7, 11, 12, 16, 5, 26, 10 y 15. Todos esos registros marcarios de BANCO RIO anteceden en fecha a los registros de los tres nombres de dominio en disputa.

La demandante es adems la titular del nombre de dominio <bancorio.com.ar> desde el 1 de enero de 1996, donde opera su sitio web oficial.

Segn la base de datos WHOIS de Register.com el demandado registr

el 24 de marzo de 2000 los nombres de dominio <bancorio.org> y <bancorio.com>.

El 21 de junio de 2001 el representante de la demandante envi al Sr. Razzotti una carta-documento (medio de notificacin fehaciente en la Argentina), invocando la titularidad de la marca notoria BANCO RIO y del nombre de dominio <bancorio.com.ar>, y requirindole el cese de uso del dominio, bajo apercibimiento de iniciar acciones legales. El demandado no contest la intimacin.

En relacin al carcter notorio alegado por la demandante para la marca BANCO RIO, unido ello a los numerosos registros de la marca BANCO RIO de la demandante, cabe concluir que dicha marca es notoria o al menos ampliamente conocida en la Repblica Argentina para distinguir al banco y sus servicios. Adems, la cercana de varias sucursales del banco al domicilio del demandado hace concluir que difcilmente este pueda haber ignorado la existencia del Banco Ro al momento de registrar los nombres de dominio.

Los numerosos registros marcarios de la marca BANCO RIO anteceden a los registros de los nombres de dominio por el demandado.

Segn acta de constatacin notarial de fecha 23 de mayo de 2000 el sitio web www.bancorio.com exhiba a esa fecha una pagina con el texto "!BancoRio.com - SITIO EN VENTA - Enviar mensaje a razzotti@hotmail.com".

 

5. Alegaciones de las partes

A) Demandante

La demandante alega que el Banco Ro de la Plata es conocido en el segmento financiero y opera con el nombre "BANCO RIO", siendo una de las principales entidades financieras argentinas, y su nombre -reflejado adems en las numerosas marcas que posee registradas- goza de renombre y notoriedad en Argentina. La identidad -eliminadas de la comparacin las partculas "com", "org" y "net"- existente entre los nombres de dominio registrados por el demandado y las marcas notorias y nombre societario y comercial de mi mandante es evidente. Agrega que el demandado no posee derechos o intereses legtimos respecto de los nombres de dominio objeto ya que es la Demandante y no el Sr. Razzotti la titular de derechos sobre la denominacin BANCO RIO que tanto prestigio y notoriedad ha alcanzado en Argentina. La ley argentina de Marcas N 22.362 ha adoptado el sistema atributivo para la adquisicin del derecho sobre la marca a travs de su registro. En el sistema atributivo, en principio, no existe derecho de ninguna especie sobre la marca si no hay registro. Segn el artculo 4 de la citada ley "la propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con su registro". Adems, su artculo 31 enumera los delitos marcarios que slo pueden existir si se cometen en perjuicio de una marca registrada. El art. 3 dispone que "No pueden ser registrados:

a) una marca idntica a una registrada o solicitada con anterioridad para distinguir los mismos productos o servicios".

De all surge que solamente la demandante podr ser titular de marcas que contengan las palabras "BANCO RIO", dada su notoriedad. La cita legal encuentra fundamento en lo resuelto en otros casos donde se sostuvo que cuando las partes en el procedimiento administrativo son residentes del mismo pas -y tal es el supuesto del caso que nos ocupa-, los principios de derecho aplicables incluyen a los del pas de residencia (Casos OMPI D2000-0018 Banco Español de Crdito, S.A. v. Miguel Duarte Perry Vidal Taveira, prrafo 6.1; D2000-0143 Raimat, S.A. v. Antonio Casals, prrafo 6.3).

El nombre de dominio "bancorio.com" fue registrado con el evidente propsito de ser vendido y de impedir que mi mandante refleje su marca en el correspondiente nombre de dominio. Cita al respecto el art. 24 de la Ley de Marcas 22.362, que dice "Son nulas las marcas registradas:

b) por quien, al solicitar el registro, conoca o deba conocer que ellas pertenecan a un tercero; c) para su comercializacin, por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas a tal efecto".

Respecto de los nombres de dominio <bancorio.net> y <bancorio.org>, cabe considerar que la denominacin "BANCORIO" no identifica a su titular como individuo ni identifica su actividad comercial.

No es este el primer caso en que el demandado registr en forma indebida como nombre de dominio la marca de un tercero. En el caso "Frvega S.A. v. Alejandro Razzotti" -caso N D2000-1268- el Sr. Razzotti haba registrado indebidamente el nombre de dominio "fravega.com" -como as tambin el dominio "fravega.net" no incluido en la respectiva demanda-. All se consider que el demandado, domiciliado en la misma ciudad que el demandante, no poda haber ignorado la existencia de la renombrada marca FRAVEGA de ste ltimo al momento de solicitar el registro del respectivo nombre de dominio y en consecuencia dispuso su transferencia a Frvega S.A.. Se pone de manifiesto la mala fe que conlleva la "labor" del Sr. Razzotti que consiste en registrar como nombres de dominio, y con un fin puramente especulativo, marcas de terceros.

Debe recordarse que el artculo 953 del Cdigo Civil de la Repblica Argentina menciona que "El objeto de los actos jurdicos deben ser cosas que estn en el comercio, o que por un motivo especial no se hubiese prohibido que sean objeto de algn acto jurdico, o hechos que no sean imposibles, ilcitos, contrarios a las buenas costumbres o prohibidos por las leyes, o que se opongan a la libertad de las acciones o de la conciencia, o que perjudiquen los derechos de un tercero. Los actos jurdicos que no sean conformes a esta disposicin, son nulos como si no tuviesen objeto".

B) El demandado.

El demandado no ha contestado la demanda, ni ha efectuado presentacin alguna al Centro o al Panel.

 

6. Debate y conclusiones.

6.1 Reglas aplicables

El apartado 15.a) del "Reglamento" encomienda al panel la decisin de la demanda sobre la base de:

- Las manifestaciones y los documentos presentados por las partes.

- Lo dispuesto en la "Poltica Uniforme" y en el propio "Reglamento", y

- De acuerdo con cualesquiera reglas y principios de Derecho que el panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta la comn nacionalidad y domicilio argentinos de la demandante y del demandado son de especial pertinencia, junto a las reglas de la poltica uniforme, las leyes y principios del Derecho nacional argentino.

6.2 Consideraciones sobre la falta de contestacin del demandado.

Antes de pasar al estudio de la concurrencia de los requisitos para la posible estimacin de la demanda, procede determinar la valoracin que merece al Panel el hecho de que el demandado no haya contestado a la demanda presentada. El Panel estima que del solo hecho de la falta de contestacin no puede inferirse sin ms la mala fe del demandado; pero es evidente que de la falta de contestacin tampoco pueden deducirse sin mas consecuencias favorables a ese mismo demandado (Ver Casos OMPI Cortefiel, S.A. v. Miguel Garca Quintas, caso D-2000-0140 y Cortefiel, S.A. v. The Gallery Group, caso D-2000-0162). Ante la falta de contestacin, lo que es evidente es que la carga de la prueba recae sobre la parte demandante, pero que las pruebas aportadas por sta no se ven alteradas por una contestacin inexistente. El Panel tiene por lo tanto que decidir partiendo de las pruebas aportadas por el demandante y valorando el conjunto de circunstancias de las que tiene constancia el Panel, entre las que tiene especial relevancia el acceso a las pginas Web con los nombres de dominio objeto de controversia. En este sentido no cabe duda de que el hecho de que las pginas Web sigan inoperantes un año despus de haberse inscrito los nombres de dominio, y que en una de esas pginas apareciera el 23 de mayo de 2000, segn aparece probado en el expediente, la mencin SITIO EN VENTA, son datos especialmente relevantes a tener en cuenta en la discusin para resolver el presente caso.

6.3 Examen de los requisitos para la posible estimacin de la demanda contenidos en el apartado 4.a) de la poltica uniforme.

Estos son:

- Que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusin, con una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos.

- Que el demandado carezca de derechos o inters legtimo en relacin con el nombre de dominio, y

- Que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

6.3.1. Identidad o semejanza entre el nombre de dominio y la marca.

La demandante tiene firmemente establecidos derechos marcarios en la Argentina sobre la denominacin BANCO RIO. Ms de 40 de sus registros marcarios anteceden en fecha al registro de los nombres de dominio en disputa.

El cotejo de los tres nombres de dominio con la marca BANCO RIO de la Demandante resulta en que los mismos son idnticos letra por letra a dicha marca. Si se tiene en cuenta la supresin del espacio intermedio entre "banco" y "rio", y la adicin de los nombres de dominio genricos del primer nivel ("gTLDs"), resultan al menos confundiblemente similares a la marca. Los espacios entre palabras - por razones tcnicas - no pueden ser representados en un registro de nombre de dominio a no ser recurriendo a guiones, por lo que es comn que se supriman. Desde temprano los paneles de la OMPI consideraron que la mera supresin de espacios no alcanza para distinguir a un nombre de dominio de una marca (Ver casos OMPI No. D99-0001 World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Michael Bosman (se determin que <worldwrestlingfederation.com> es idntico o confundiblemente similar a la marca WORLD WRESTLING FEDERATION); No. D00-0004 Mary-Lynn Mondich and American Vintage Wine Biscuits, Inc. v.Shane Brown d/b/a Big Daddys Antiques (se decidi que <americanvintage.com> es idntico o confundiblemente similar a la marca AMERICAN VINTAGE); No. D2000-0007 Alcoholics Anonymous World Services, Inc. v. Lauren Raymond (se decidi que <alcoholicsanonymous.net> is idntico a la marca ALCOHOLICS ANONYMOUS). De all pareca desprenderse un principio que fue enunciado claramente en el caso D2000-0017 Draw-Tite, Inc. Draw-Tite, Inc. v. Plattsburgh Spring Inc.Plattsburgh Spring Inc. : "el agregado o supresin de un guin o un espacio entre las dos palabras de la marca es una diferencia insubstancial en cuanto a la apariencia, pronunciacin y significado de los trminos". Ese criterio fue seguido uniformemente desde entonces.

La demandante ha probado el requisito de la Poltica, Pargrafo 4(a)(i).

6.3.2. Posible existencia de derechos o intereses legtimos por parte de la demandada titular del nombre de dominio.

Con respecto al uso de los tres nombres de dominio, el 23 de marzo de 2001, a travs de uno de sus miembros, el grupo se ha conectado en forma independiente con los tres sitios web correspondientes a los nombres de dominio en disputa. En el caso de www.bancorio.com ahora aparece slo una pgina que dice "Coming soon! We recently registered our domain name at register.com!" ("En breve vendremos! Recientemente hemos registrado nuestro nombre de dominio con register.com"), adems de publicidad de los servicios de esa entidad registradora. En los casos de www.bancorio.net y www.bancorio.org aparece un mensaje de error de DNS consistente en un texto de que no se puede mostrar la pgina o de que no se pudo encontrar el servidor.

Ello significa que a todo efecto prctico los tres sitios estn inactivos. De ello no se puede inferir nada favorable al demandado en trminos de la Poltica, Pargrafo 4(c). En efecto, la falta de uso obliga a descartar las circunstancias de uso bona fide, o de uso leal o no comercial descritas en la Poltica, Pargrafos 4(c)(i) y 4(c)(iii). Por otra parte, ni se ha alegado ni es concebible que el demandado sea conocido corrientemente por alguno de los nombres de dominio. Esto es particularmente cierto, por cuanto el trmino Banco se refiere a un tipo de empresa que est sujeta a inscripcin y supervisin administrativa, y que no puede desempeñarse por personas individuales libremente. Ello conduce a descartar la circunstancia de la Poltica, Pargrafo 4(c)(ii). La falta de personacin y contestacin de la demanda tampoco permite inferir nada en favor del demandado, por lo que cabe concluir que este carece de derechos o intereses legtimos respecto del nombre de dominio (Poltica, pargrafo 4(a)(ii)).

6.3.3. Posible existencia de mala fe en el registro y uso del nombre de dominio.

A) Registro de mala fe

El demandado es el mismo del caso D2000-1268, decidido a favor de la demandante. En aquel caso uno de los panelistas que suscriben determin que el demandado haba registrado a su nombre <fravega.com> y <fravega.net> (si bien este ltimo no era objeto de la demanda), los que correspondan a marcas ajenas y que el demandado no poda ignorar.

De acuerdo a la jurisprudencia de los paneles ello no permite determinar sin ms que ha incurrido en una "conducta de esa ndole" (a pattern of such conduct en el texto original ingls de la Poltica). En efecto, de varias decisiones parece desprenderse que ese patrn de conducta debe consistir en un nmero significativo de registros distintos. Parece evidente a este panel que cuanto ms conocidas puedan ser esas marcas para el demandado, resulta razonable exigir un menor nmero de registros abusivos para considerar que el requisito de conducta de esa indole se cumple en un caso determinado. El demandado ha registrado cinco nombres de dominio correspondientes a marcas ajenas notorias o al menos muy conocidas en el pas y en la ciudad en que reside. Como ha registrado servilmente la marca BANCO RIO bajo los tres gTLDs relevantes (".com", ".net" y ".org") el demandado evidencia una intencin indudable de obstaculizar prcticamente el registro de dicha marca por parte de su legtimo titular como nombre de dominio genrico abierto. Dado el carcter de notorias o muy conocidas que revisten en la Argentina las marcas BANCO RIO (por su posicin predominante en el sistema financiero argentino y el nmero de sucursales que posee) y FRAVEGA (ver el caso Fravega citado) el panel considera satisfecho el requisito de la "conducta de esa ndole" en la que ha incurrido el demandado, con lo que se reunen todos los elementos de la circunstancia de registro de mala fe contenida en la Poltica, Pargrafo 4(b)(...), que dice:

" usted ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando usted haya desarrollado una conducta de esa ndole".

Respecto del dominio <bancorio.com> est probado que el demandado lo puso en venta en el correspondiente sitio web, de lo que se infiere que al registrarlo no puede sino haber tenido la intencin de venderlo con ganancia especulativa segn se describe en la Poltica, Pargrafo 4(b)(i):

("[c]ircunstancias que indiquen que usted ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que estn relacionados directamente con el nombre de dominio".

Descartada una intencin de agravio gratuito, el grupo infiere que el modus operandi del demandado consiste en el cybersquatting tpico que la Poltica de la ICANN apunta a desautorizar, y muy probablemente destinada a forzar al titular marcario a una negociacin del tipo "transferencia por precio". El demandado no ha contestado la demanda, ni tampoco contest en su momento la intimacin que le curs la demandante previo a este procedimiento. Ello conduce al grupo a inferir sin dudas que el registro de los tres nombres de dominio se hizo de mala fe (Poltica, Pargrafo 4(a)(iii)).

B) Uso de mala fe

La actual publicacin de una modesta leyenda con el texto "vendremos pronto!" en el sitio web de <bancorio.com> unida a la anterior oferta pblica de venta en el mismo sitio permite inferir que el nico uso perceptible del nombre de dominio es la oferta de venta, la que ha sido considerada un uso, y por añadidura, un uso comercial del nombre de dominio. Es tambin un uso de mala fe para muchos paneles de la OMPI desde el caso D99-0001 World Wrestling Federation, etc.

En cuanto a la falta de actividad de los otros dos sitios web, conforme a la doctrina del caso D2000-0003 Telstra, si se consideran todas las circunstancias del caso (entre ellas la falta de contestacin a la carta de cese de uso y la falta de contestacin de la demanda) es una inactividad de la que tambin este Panel infiere mala fe en el uso del nombre de dominio.

 

7. Decisin

En base a toda la fundamentacin anteriormente expuesta el Panel resuelve por unanimidad que la demandante ha probado, de acuerdo con el artculo 4 apartado a) de la Poltica Uniforme que concurren los tres requisitos contemplados en dicho apartado y, consiguientemente el Panel Administrativo ordena que el registro de los nombres de dominio <bancorio.com>, <bancorio.net> y <bancorio.org> sean transferidos a la demandante.

 


 

Alberto Bercovitz
Presidente

Roberto A. Bianchi
Panelista

Mario A. Sol Muntañola
Panelista

Fecha: 2 de abril de 2001

 

: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2001/d2001-0173.html

 

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