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Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

 

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Banco Santiago V. Web-Chile Ltda.

Caso No. D2001-0414

 

1. Las Partes

La parte Demandante (en adelante "la Demandante") se denomina Banco Santiago, y es una sociedad anónima bancaria debidamente constituida y existente de conformidad con las leyes de la República de Chile, con domicilio en calle Bandera 201, Santiago, Chile.

La parte Demandada (en adelante "la Demandada") es la sociedad Web-Chile Ltda., con domicilio en calle San Antonio 418, oficina 803, Santiago, Chile.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

El nombre de dominio objeto de controversia es <bsantiago.com> (el "Nombre de Dominio").

El registrador del Nombre de Dominio bajo Disputa es la empresa Tucows.Com, Inc.(Network Information Center), con domicilio en 96 Mowat Avenue, Toronto, Ontario M6K 3M1, Canada.

 

3. Iter Procedimental

El 23 de Marzo de 2001, la Demandante presentó su demanda a través de correo electrónico y en documentos originales, respectivamente, junto con el pago de la tarifa de presentación requerida y solicitó un Panel integrado por un solo miembro, al Centro de Arbitraje y Mediación ("Centro"), de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ("OMPI"), de conformidad con la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominios (la "Política") adoptada por la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números ("ICANN")

el 26 de Agosto de 1999, el Reglamento para la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominios (el "Reglamento") aprobado por la ICANN el 24 de Octubre de 1999, y las Reglas Suplementarias para la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominios de la OMPI (las "Reglas Suplementarias de la OMPI").

Un acuse de recibo de la Demanda fue enviado a la Demandante por la OMPI, el 27 de Marzo del 2001.

Con fecha 27 de Marzo del 2001, la OMPI envió una "Solicitud de Verificación por el Registrador" por vía correo electrónico a Tucows Inc., solicitando la confirmación de que Tucows había recibido una copia de la Demanda; que el Nombre de Dominio objeto de la controversia había sido debidamente registrado; que la Demandada es el Registrante actual de dicho Nombre de Dominio; los detalles completos de los contactos en la forma como se encuentran disponibles bajo la base de datos conocida como WHOIS; que la Política Uniforme sobre Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominios es aplicable al Nombre de Dominio de referencia; y finalmente, que indique el estado actual del Nombre de Dominio.

Con fecha 3 de abril del 2001 el Registrador confirmó que la sociedad Web-Chile Ltda era el Registrante vigente del Nombre de Dominio <bsantiago.com>, así como haber recibido una copia de la Demanda. Adicionalmente, dicho Registrador adjuntó su base de datos "WHOIS" confirmando como Registrante y como Contacto Administrativo a Web-Chile Ltda; a Web-Chile Ltda. como el Contacto Técnico; con un registro creado el 14 de Diciembre del 2000 y válido hasta el 14 de Diciembre del 2001, y que la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominios es aplicable al nombre de dominio <bsantiago.com>.

La OMPI realizó asimismo la acostumbrada verificación de "Cumplimiento de Requisitos Formales" a la Demanda.

El 10 de mayo de 2001, la OMPI envió vía correo electrónico y en documento original, a través de correo expreso, tanto a la Demandada y a ICANN como al Registrador, una "Notificación de la Demanda y de Inicio de Procedimiento Administrativo", adjuntando copia de la Demanda y confirmando la iniciación formal de este procedimiento en dicha fecha, así como otorgando un término para la presentación de la contestación a dicha demanda en fecha no posterior al 29 de Mayo del 2001. Adicionalmente, y de conformidad con lo confirmado por la Demandante, copia de dicha demanda había sido enviada previamente por la Demandante a la Demandada a través de correo electrónico y en documento original.

Con fecha 30 mayo de 2001, el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI procedió a constatar que la parte Demandada no había presentado su contestación a la Demanda y, en consecuencia, su falta de personación en este procedimiento.

El 12 de Junio de 2001, el Panelista suscrito recibió la invitación del Centro para actuar como Panelista único en el procedimiento de controversia sobre el Nombre de Dominio de referencia, enviando oportunamente a la OMPI la Declaración de Aceptación para participar como Panelista y la Declaración de Imparcialidad e Independencia, requeridas para tal efecto.

El 20 de Junio del 2001, la OMPI envió a las partes Demandante y Demandada una Notificación de Nombramiento del Grupo de Expertos y de la fecha proyectada para la emisión de la Decisión correspondiente, designando al Señor Marino Porzio como Panelista y señalando el 3 de Julio de 2001, como fecha para la emisión de la decisión del Panel, notificando lo anterior de conformidad con los párrafos 6 (f) y 15 (b) del Reglamento. En la misma fecha, la OMPI transfirió el expediente del caso al suscrito.

El Panelista que suscribe ha conocido de este caso de manera independiente y coincide con la evaluación de la OMPI, en el sentido de que la Demanda cumple los requisitos formales de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio, el Reglamento y la Reglas Suplementarias de la OMPI.

Este Panel considera que la demanda fue debidamente notificada al titular registrado del nombre de dominio, quien recibió efectivamente la notificación de la misma, de conformidad con lo previsto en el párrafo 2 (a) del Reglamento.

El Panelista no ha recibido ningún requerimiento de la Demandante ni de la Demandada respecto a presentaciones, renuncias o extensiones de términos adicionales, y el Panelista no ha considerado necesario requerir ninguna información, declaración o documentos adicionales de las partes, ni tampoco la necesidad, bajo circunstancias excepcionales, de llevar a cabo audiencias personales para decidir la Demanda, tal y como lo preveén los párrafos 12 y 13 del Reglamento. Por lo tanto, el Panel ha decidido proceder de acuerdo a la forma usual expedita contemplada para este tipo de procedimientos de controversias sobre nombres de dominios.

No obstante que el idioma del Contrato de Registro del Dominio ante el Registrador es el inglés, en consideración a las circunstancias de este procedimiento administrativo, el Panel ha decidido que el idioma del procedimiento sea el español, de conformidad con el párrafo 11 (a) del Reglamento (incorporado por referencia en el párrafo 3 del Contrato de Registro del Dominio). Más aún, a efecto de procurar a las partes una oportunidad justa y razonable para responder, así como para ejercitar sus derechos y presentar sus respectivos casos, y que ambas partes sean tratadas con igualdad en este procedimiento administrativo, el presente Panel ha acordado recibir y considerar documentos que sean presentados tanto en los idiomas inglés o español, bajo la autoridad otorgada a este Panel en los términos del párrafo 11 (a) del Reglamento.

 

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante, una sociedad anónima bancaria chilena, es la continuadora del Banco de Santiago formado en 1977. En 1997, dicho banco se fusionó por absorción con el Banco O’Higgins, mediante el aporte del activo de este último y se procedió a modificar el nombre de este banco de "Banco de Santiago" a "Banco Santiago".

Con anterioridad a 1997, la parte Demandante ha venido utilizando como "housemark" la expresión "BANCO DE SANTIAGO", modificándose posteriormente por aquella de BANCO SANTIAGO.

Como apoyo de su demanda, la Demandante presentó copias de los siguientes Registros de Marcas Comerciales:

a) Marca Comercial de servicios "BANCO SANTIAGO", registrada en el Registro de Marcas del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción de Chile, con número de registro 466.862, otorgado el 8 de Agosto de 2000, para servicios de la clase 36, con vigencia al 29 de Agosto del 2010, con Banco de Santiago, como el único y exclusivo propietario;

b) Marca Comercial de servicios "BANCO DE SANTIAGO", registrada en el Registro de Marcas del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción de Chile, con número de registro 485.289, otorgado el 8 de Agosto de 2000, para servicios de la clase 38, con vigencia al 30 de Abril del 2007, con Banco Santiago, como el único y exclusivo propietario;

c) Marca Comercial de servicios "BANCO SANTIAGO EL VALOR DEL TIEMPO" (mixta), registrada en el Registro de Marcas del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción de Chile, con número de registro 493.153, otorgado el 8 de Agosto de 2000, para servicios de las clases 35 y 38, con vigencia al 10 de Septiembre del 2007, con Banco Santiago, como el único y exclusivo propietario;

d) Marca Comercial "BANCO SANTIAGO" , registrada en el Registro de Marcas del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción de Chile, con número de registro 493.313, otorgado el 8 de Agosto de 2000, para productos de la clase 16, con vigencia al 15 de Septiembre del 2007, con Banco Santiago, como el único y exclusivo propietario;

e) Marca Comercial de servicios "BANCO SANTIAGO" (mixta), registrada en el Registro de Marcas del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción de Chile, con número de registro 495.729, otorgado el 8 de Agosto de 2000, para servicios de la clase 36, con vigencia al 29 de Octubre del 2007, con Banco Santiago, como el único y exclusivo propietario

f) Marca Comercial "BANCO SANTIAGO" (mixta), registrada en el Registro de Marcas del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción de Chile, con número de registro 495.740, otorgado el 8 de Agosto de 2000, para productos de la clase 16, con vigencia al 29 de Octubre del 2007, con Banco Santiago, como el único y exclusivo propietario;

g) Marca Comercial de servicios "BANCO SANTIAGO", registrada en el Registro de Marcas del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción de Chile, con número de registro 507.314, otorgado el 8 de Agosto de 2000, para servicios de la clase 36, con vigencia al 17 de Marzo del 2008, con Banco Santiago, como el único y exclusivo propietario;

h) Marca Comercial de servicios "BANCO DE SANTIAGO EXPRESS", registrada en el Registro de Marcas del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción de Chile, con número de registro 522.498, otorgado el 8 de Agosto de 2000, para servicios la clase 36, con vigencia al 24 de Septiembre del 2008, con Banco Santiago, como el único y exclusivo propietario;

i) Marca Comercial de servicios "BANCO SANTIAGO", registrada en el Registro de Marcas del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción de Chile, con número de registro 522.740, otorgado el 8 de Agosto de 2000, para servicios de las clases 35, 36, 38, 41 y 42, con vigencia al 28 de Septiembre del 2008, con Banco Santiago, como el único y exclusivo propietario;

j) Marca Comercial de servicios "BANCO SANTIAGO", registrada en el Registro de Marcas del Departamento de Propiedad Industrial del Minisytrio de Economía, Fomento y Reconstrucción de Chile, con número de registro 563.708, otorgado el 8 de Agosto de 2000, para servicios de la clase 36, con vigencia al 13 de Marzo de 2010, con Banco Santiago, como el único y exclusivo propietario.

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alegó que el nombre de dominio <bsantiago.com>, usado y registrado por la Demandada, es idéntico hasta el punto de crear confusión con el nombre corporativo, nombre comercial, housemark y marcas comerciales de servicios y de productos registradas por la Demandante.

La Demandante acompañó copia de certificados de diez registros de la marca "BANCO SANTIAGO" o "BANCO DE SANTIAGO", citados más arriba, en sus versiones denominativa o mixta, que demuestran la estructura de estas marcas y su titularidad por parte de la Demandante. Según lo afirmado por la Demandante, esta marca tiene además el carácter de "marca famosa" en Chile y en el extranjero.

Al registrar y usar la Demandada el Nombre de Dominio objeto de la controversia, la Demandada está aprovechándose de la reputación adquirida por una institución ampliamente conocida en el mercado chileno y también en el extranjero.

La Demandante también sostiene que la parte Demandada no tiene derechos ni intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio lo que resultaría del hecho de haber direccionado el Nombre de Dominio objeto de la controversia a un sitio comercial sin relación alguna con la actividad bancaria.

La mala fe de la Demandada estaría igualmente demostrada por su conducta al solicitar el registro del Nombre de Dominio objeto de la controversia y de esta manera, usar una marca notoria como es "BANCO SANTIAGO" para otros fines, al haber redireccionado el nombre de dominio a actividades comerciales que no son de índole bancaria.

El registro del Nombre de Dominio objeto de la controversia efectuado por la Demandada impide al Demandante poder registrar el nombre de dominio "bsantiago.com" lo que perturbaría sus actividades comerciales.

Para demostrar la intención de la parte Demandada de causar daño y perjudicar a la Demandante, ésta ha copiado en la Demanda un texto que aparece al abrir el Nombre de Dominio <bsantiago.com>, que lleva por título, "Crónica de un Robo Anunciado".

Finalmente, la Demandante ha solicitado que el Panel designado en este procedimiento, emita una decisión ordenando que el nombre de dominio disputado sea transferido a la Demandante.

B. Demandada

La parte Demandada no presentó un escrito de contestación en el plazo fijado para ello. El Centro de la OMPI tomó oportunamente nota de esta circunstancia y procedió a determinar oficialmente el hecho de que la parte Demandada no se había personado en el procedimiento.

Con posterioridad al vencimiento del plazo la parte Demandada envió una breve comunicación a la OMPI protestando por el hecho de haber sido demandada. Este escrito no cumple con los requisitos mínimos de una contestación y por lo tanto, no puede ser considerado en este procedimiento ni siquiera de manera informal.

En consecuencia, para todos los efectos legales del procedemiento, debe entenderse que la parte Demandada no se personó en el procedimiento.

 

6. Discusión y Resultados

Este Panel considera que la parte Demandada, al registrar el Nombre de Dominio objeto de la controversia con una empresa Registradora de nombres de dominio acreditada por el ICANN, se obligó a quedar sometida a todas las condiciones del Contrato de Registro de Nombres de Dominio del Registrador y con cualquier regla o política pertinente, y particularmente quedó obligada bajo la Política (incorporada y contenida como parte integrante del Contrato de Registro por referencia), cuyas disposiciones requieren que los procedimientos sean conducidos de conformidad con el Reglamento y con las Reglas Suplementarias del proveedor de servicios para la solución de controversias administrativas que haya sido seleccionado, siendo en el presente caso, las Reglas Suplementarias de la OMPI para la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominios. Por lo tanto, la controversia objeto de este procedimiento se encuentra dentro del ámbito de los contratos y Política arriba mencionados y este Panel tiene jurisdicción para decidir esta controversia.

Adicionalmente y de la misma manera, el Panel considera que al celebrar el Contrato de Registro arriba mencionado, la Demandada convino y garantizó, que ni el registro de su nombre de dominio ni la manera en la que se pretendía utilizar dicho nombre de dominio, infringiría directa o indirectamente derechos legales de terceros, y que para resolver una disputa de conformidad con la Política, los servicios de registro del nombre de dominio de la Demandada podrían ser suspendidos, cancelados o transferidos.

Asimismo, el Panel particularmente considera que es esencial a los procedimientos de solución de controversias, que se reúnan los requisitos procesales fundamentales.

Dichos requisitos incluyen el que las partes y especialmente la Demandada en este caso, sean debidamente notificadas de los procedimientos iniciados en su contra; que las partes tengan una justa y razonable oportunidad para contestar, para ejercitar sus derechos y para presentar sus casos respectivos; que la integración de este Panel se realice adecuadamente; que las partes sean debidamente notificadas de la designación de este Panel; y, que ambas partes sean tratadas con igualdad en este procedimiento administrativo.

En el caso objeto de este procedimiento, el Panel está satisfecho de que el presente procedimiento ha sido llevado a cabo cumpliendo con dichos requerimientos de diligencia elemental, y particularmente contemplando la notificación de la presentación de la demanda, la integración de este Panel y del inicio del presente procedimiento, otorgando a la Demandada su debido derecho para contestar. Existe al respecto, suficiente y adecuada evidencia confirmando lo anterior.

El párrafo 4 (a) de la Política establece que la Demandante debe probar la presencia de cada uno de los siguientes elementos: (i) que el nombre de dominio registrado por la Demandada es idéntico o similar en grado de confusión a una marca comercial o a una marca de servicio en la que la Demandante tenga derechos; (ii) que la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio; y, (iii) que el nombre de dominio ha sido registrado y usado de mala fe.

A este respecto, en primer lugar cabe dejar establecido que el Nombre de Dominio registrado, objeto de este procedimiento, es <bsantiago.com> y no <bancosantiago.com> , como se ha señalado en algunas secciones de la demanda. A pesar de contar con la seguridad de los documentos del Centro de la OMPI, esta circunstancia llevó a este Panelista a investigar nuevamente en WHOIS el registro en cuestión, apareciendo efectivamente el Nombre de Dominio <bsantiago.com> registrado a nombre de la parte Demandada. Sin embargo, en esta investigación, el Panelista pudo comprobar también que el Nombre de Dominio <bancosantiago.com>, aparece registrado a nombre de una sociedad en Barcelona, España, terceros que no están involucrados en este procedimiento.

Habiendo establecido el punto anterior, este Panelista considera que el nombre de dominio registrado <bsantiago.com> no es idéntico ni tiene una semejanza susceptible de confusión con las marcas "BANCO SANTIAGO" o "BANCO DE SANTIAGO", citadas por la Demandante y copias de cuyos registros han sido acompañadas en este procedimiento por esa parte.

En efecto, tanto la marca BANCO SANTIAGO o BANCO DE SANTIAGO, cuya categoría de "famosas" ha sido señalada por la Demandante y que según esa misma parte son además, la housemark y nombre comercial de ese Banco, constituyen un todo compuesto por dos elementos inseparables, las expresiones "banco" y "santiago". Esta conformación se da por lo demás con respecto a gran cantidad de otros bancos. Es así como a la expresión "santiago" sola, no puede otorgársele el efecto de producir, de manera natural, una asociación necesaria e inequívoca con el Banco Santiago, especialmente en un área diferente a aquella de las actividades bancarias como es el caso de Internet. Por otra parte, la letra "b" que aparece en el nombre de dominio en cuestión precediendo la expresión "Santiago", no es en absoluto un sinónimo necesario e inequívoco de la expresión "banco", ni una expresión evocativa de la misma. Cabe agregar que en idioma español, la letra "b" ni siquiera corresponde a la abreviatura de la palabra "banco".

Al quedar establecida la no identidad o no semejanza en grado de confusión del nombre de dominio en cuestión y de las marcas citadas por la Demandante como base de su demanda, desaparece el punto principal previsto en la Política (Sección 4, a),(i)) como base para una controversia dentro de este procedimiento. De la misma manera, puede afirmarse que los derechos marcarios de la Demandante, correspondientes a las marcas registradas, citadas y acreditadas en la Demanda, no se encuentran afectados por el hecho de que se haya registrado el Nombre de Dominio objeto de esta controversia.

Sin embargo, con respecto al segundo elemento contemplado en la Sección 4, a), ii), de la Política, relativo a la falta de derecho o interés legítimo del demandado en el nombre de dominio, cabe señalar que la Demandante no ha probado ni con sus dichos ni con documentación adicional esta circunstancia en su escrito de Demanda. En efecto, la parte Demandante se ha limitado a afirmar que la parte demandada ha registrado el nombre de dominio objeto de esta controversia solamente para causarle daño, lo cual no puede considerarse comprobado por la reproducción de una leyenda que aparece al acceder al Nombre de Dominio <bsantiago.com> que el Demandante considera ofensiva para su parte. Este Panelista ha examinado tal leyenda y constata que se trata de un relato bastante incoherente acerca de un presunto robo de material informático en que parecería acusarse a una sociedad completamente ajena a este procedimiento como es ALCATEL. En todo caso, los hechos allí relatados no parecen tener relación con este procedimiento y, a juicio de este Arbitro, no constituyen prueba con respecto al requisito contemplado en la Sección No. 4, a), (ii), de la Política.

Con relación al tercer elemento previsto en la Política (Sección 4, a) (iii)), como base de una controversia, en el sentido que el demandado habría procedido a registrar o esté utilizando el nombre de dominio registrado de mala fe, la Demandante se ha limitado a señalar como evidencia de tal circunstancia que la Demandado estaría utilizando el nombre de dominio registrado de mala fe "...al haber redireccionado el sitio que no tiene relación con servicios marcarios, a un supuesto sitio de servicios comerciales". Sin embargo, ninguna de las circunstancias contenidas en la Sección 4 b), de la Política, aparecen probadas en la Demanda en relación con la existencia de este elemento de mala fe. Así no hay evidencia que la parte Demandada haya intentado vender, alquilar o ceder el Nombre de Dominio objeto de la controversia al Demandante, que es la primera circunstancia prevista en la Sección 4, b) (i).

Con respecto a la cirunstancia contemplada en la Sección 4, b) (ii) de la Política, si bien el Demandante sostiene que la existencia del Nombre de Dominio le impide registrarlo, resulta necesario considerar que la circunstancia prevista en esa disposición, requiere que la existencia de un nombre de dominio impida el registro de otro nombre de dominio que corresponda a una "marca de productos o servicios". Como se señaló más arriba, no hay identidad o semejanza al grado de confusión entre las marcas de la Demandante y el Nombre de Dominio objeto de esta controversia, por lo que, en teoría y si estuviera disponible un nombre de dominio idéntico o semejante a sus marcas, la Demandante podría registrar tal nombre de dominio, sin verse en absoluto impedida por el registro del Nombre de Dominio objeto de esta controversia.

Con respecto a la circunstancia prevista en la Sección 4, b) (iii), la Demandante ha afirmado que la Demandada ha registrado este Nombre de Dominio para perturbar su actividad comercial. Sin embargo, la disposición citada requiere que se trate de "un competidor". En el caso de este procedimiento la parte Demandada no parece ser competidor de la Demandante. Incluso la misma Demandante sostiene que el Nombre de Dominio está redireccionado a otras actividades comerciales.

Finalmente, la circunstancia prevista en el párrafo (iv) de la disposición citada tampoco se da en este procedimiento por cuanto, como se indicó más arriba, el Nombre de Dominio objeto de esta controversia contiene una leyenda que no tiene relación con la parte Demandante. Además, si bien el contenido de la leyenda es confuso, no puede concluirse que pretenda "atraer con ánimo de lucro a los usuarios de Internet" a ese sitio Web o que constituya una "posibilidad de confusión con la marca del Demandante" que, como se dijo, es diferente.

En conclusión, este Panelista considera que las diversas circunstancias contempladas en la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio no se dan en los hechos como aparecen presentados en la Demanda de este procedimiento.

 

7. Decisión

Considerando todos los argumentos anteriores, el Panel decide que la parte Demandante no ha probado cada uno de los tres elementos establecidos en la Sección 4, a) de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio y, en consecuencia, el Panelista no puede acceder a la petición de que el Nombre de Dominio <bsantiago.com> sea transferido a la parte Demandante.

 


 

Marino Porzio
Panelista Unico

Fecha: 6 de Julio de 2001

 

Источник информации: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2001/d2001-0414.html

 

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