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Centre d'arbitrage et de mйdiation de l'OMPI

Le requérant de cette procédure administrative est Médecins du Monde, une association de droit français, établie 62, rue Marcadet, 750018 Paris, France, ci-dessous dénommé le "Requérant", et représenté dans le cadre de cette procédure par Monsieur Soutoul, E-Lex Conseil, 68, rue Pierre Charron, 75008 Paris, France.

Le défendeur est Operation Smile établi 220 Boush St., Norfolk, VA 23510, Etats Unis, ci-dessous dénommé le "Défendeur". Le Défendeur est représenté dans cette procédure par Robin Harper, Cabinet ARA, 20 High Street, Woking GU21 1BW, Angleterre.

Le nom de domaine dont il est question dans cette procédure est <operationsourire.org>, ci-après le "Nom de Domaine".

L’unité d'enregistrement auprès de laquelle le Nom de Domaine est enregistré est NORDNET, 111, rue de la croix, Château de la Bonnerie 59510 Hem, France.

Le Nom de Domaine a été enregistré le 21 juin 2000.

Le Centre d'Arbitrage et de Médiation de L'OMPI (le "Centre") a reçu la plainte du Requérant par courrier électronique le 2 avril 2001 et par poste le 3 avril 2001.

Le 10 avril 2001, le Centre a envoyé par courrier électronique à Nordnet une Demande de Vérification d'enregistrement par l'unité d'Enregistrement en rapport avec la présente procédure. Le 25 avril 2001, Nordnet a renvoyé par courrier électronique au Centre en réponse à ces vérifications, la confirmation que le Nom de Domaine est enregistré auprès de Nordnet, que le Défendeur est l'actuel titulaire du Nom de Domaine, informe le Centre que le contact administratif est ALAIN DICK, et donne les coordonnées des contacts technique et de facturation. Nordnet confirme que les principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaines (les "Principes Directeurs") sont applicables au Nom de Domaine, et explicite le statut du Nom de Domaine.

Le 9 mai 2001, le Centre a transmis au Défendeur l'avis de notification de la plainte et d'ouverture de procédure administrative comme suit:

Operation Smile
Route du Jura 39
1278, La Rippe
Suisse

Administrative Contact:
Alain Dick
Operation Smile
route du Jura 39
1278 La Rippe
Suisse
email: adick@visto.com
Tel: +41 22 367 2623

Cette notification a été communiquée au représentant du Requérant par poste et par courrier électronique à l'adresse suivante:

E-LEX Conseil
Cabinet de Conseils en Propriété Industrielle
68, rue Pierre Charron
75008 Paris
France
Tel: + 33 1 56 59 70 90
Email: fsoutoul@elex-conseil.com

Le Centre a informé le Défendeur que la réponse était due pour le 28 mai 2001.

Le 15 mai, le Centre a reçu un fax du Défendeur demandant entre autre confirmation que la langue de la procédure est le français et postulant, si tel était le cas, à une extension du délai de réponse pour pouvoir faire traduire tous les documents pertinents.

Le 17 mai, le Centre répondit au Défendeur par courrier électronique que, en vertu du paragraphe 11 des règles d'application des principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (les "Règles"), la langue de la procédure était bien le français, et que toute demande d'extension du délai de réponse devait être acceptée par le Requérant.

Le 23 mai, le Centre adresse au représentant du Requérant (bien que le courrier électronique s'adresse erronément au Défendeur) la question de son accord pour une extension du délai de réponse, tenant compte du fait que le Défendeur doit faire traduire la plainte et sa réponse.

Le 25 mai 2001, le Centre fait savoir aux deux parties, par courrier électronique, que le délai de réponse sera prolongé de 10 jours, et que la réponse sera donc due pour le 6 juin 2001.

Le 6 juin 2001, le Centre reçut la réponse du Défendeur, par courrier électronique et par poste.

Le 14 juin 2001, le Centre a transmis aux deux parties par courrier électronique un Accusé de Réception de la Réponse.

Selon le choix du Requérant de faire statuer sur le litige par une commission administrative composée d'un expert unique (la "Commission Administrative"), le Centre invita le 29 juin 2001, Monsieur Geert Glas à se constituer arbitre unique dans le cadre de cette procédure, et lui transmit une Déclaration d'Acceptation et une Demande de Déclaration d'Impartialité et d'Indépendance.

Ayant reçu le 2 juillet 2001 la Déclaration d'Acceptation et d'Impartialité et d'Indépendance de Monsieur Geert Glas, le Centre transmit le 9 juillet 2001 à Monsieur Geert Glas le dossier de procédure.

Le 9 juillet 2001, le Centre transmit aux deux parties par courrier électronique la notification de nomination d'expert par laquelle Monsieur Geert Glas est formellement désigné comme expert unique. La décision sera rendue le 22 juillet 2001. L'expert unique affirme que la Commission Administrative a été convenablement constituée et désignée en accord avec les Règles et règles supplémentaires du Centre pour l'application des principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (les "Règles Supplémentaires").

Comme il ressort des pièces produites par le Défendeur, le Défendeur utilise le terme "operation smile" depuis 1982 pour désigner son association caritative, association qui a pour but de venir en aide à des enfants de tout pays souffrant de malformations faciales en leur permettant de bénéficier des soins chirurgicaux.

L'acte constitutif de la société du Défendeur "operation smile" date de 1987.

En 1996, le Défendeur a reçu le prix Conrad Hilton pour ses activités et semblerait être depuis, une organisation caritative connue.

Le Requérant est une association de solidarité internationale qui a pour vocation de soigner les populations les plus vulnérables dans des situations de crises et d'exclusion partout dans le monde et de soigner des personnes sans ressources dans les pays du tiers monde.

En 1989, le Requérant met en place des missions appelées "opération sourire" offrant à des enfants soufrant de malformations la chance de pouvoir bénéficier de chirurgie plastique.

Le 4 juin 1996, le Défendeur enregistre la marque "operation smile" aux États-Unis pour des services de la classe 42.

Le 22 février 1996, le Défendeur enregistre le nom de domaine <operationsmile.org>.

Le 26 septembre 1996, le Requérant dépose auprès de l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur, la marque communautaire "opération sourire" pour les services des classes 36, 39 et 42.

Cette marque a été enregistrée le 9 juillet 1998.

Les deux parties utilisent leurs marques pour des activités similaires, à savoir, soigner des enfants souffrant d'anomalies physiques.

Le 23 juin 1998, le Défendeur a presenté auprès de l'Office d'Harmonisation du Marché Intérieur la demande d'enregistrement de la marque communautaire "operation smile".

Cette demande a été publiée le 8 mars 1999.

Le 13 août 1998, le Défendeur enregistre le nom de domaine <operationsmile.com>.

Le 4 juin 1999, le Requérant a introduit une opposition à l'encontre de l'enregistrement postulé par le Défendeur auprès de l'Office d'Harmonisation du Marché Intérieur. Cette procédure d'opposition est actuellement en cours.

Les deux noms de domaine <operationsmile.com> et <operationsmile.org> mènent au même site web.

Le 21 juin 1999, le Défendeur a enregistré le Nom de Domaine dont il est question. Aucun site web n'est relié à ce Nom de Domaine.

Le Requérant prétend que le Nom de Domaine est identique à sa marque.

Le Requérant prétend que le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime sur le Nom de Domaine parce que le Requérant est seul à avoir un intérêt légitime à enregistrer un nom de domaine correspondant à la marque sur laquelle il a des droits, parce qu'également le Défendeur n'est pas titulaire d'une marque correspondant au Nom de Domaine, que le Requérant n'a de plus, jamais donné autorisation au Défendeur d'utiliser sa marque et enfin parce que le Défendeur n'aurait, d'après ses propres affirmations, jamais lui-même autorisé quiconque à utiliser les termes "opération sourire" pour désigner ses activités.

Le Requérant estime que le Défendeur a enregistré et utilise le Nom de Domaine de mauvaise foi parce qu'au moment de l'enregistrement du Nom de Domaine, le Défendeur avait connaissance de la marque identique du Requérant. Il prétend que le Défendeur n'avait pour but que d'empêcher le Requérant de reproduire sa marque dans un nom de domaine, et qu'il avait pour intention de détourner ainsi les internautes désirant visiter un site relatif aux activités du Requérant en créant un probabilité de confusion entre le Nom de Domaine et la marque du Requérant.

Le Défendeur ne conteste pas l'identité entre le Nom de Domaine et la marque du Requérant.

Le Défendeur affirme avoir un intérêt légitime à utiliser le Nom de Domaine, et ce en vertu de ses droits sur la marque "operation smile" datant de 1996, et également en vertu de ses activités et de sa réputation qui remontent à 1982. Dès lors, il affirme n'avoir en aucun cas besoin de l'autorisation du Requérant pour reproduire la traduction de sa marque antérieure dans un Nom de Domaine.

Le Défendeur affirme qu'il y a absence de légitimité dans le chef du Requérant, qui a frauduleusement traduit la marque du Défendeur pour profiter de sa réputation dans les pays francophones et européens, et ce afin de perturber les activités du Défendeur.

Le Défendeur reconnaît avoir enregistré le Nom de Domaine, deux semaines après l'introduction de la procédure d'opposition par le Requérant devant l'Office d'Harmonisation du Marché Intérieur, en connaissance de l'usage que le Requérant fait du nom "opération sourire", mais affirme que la mauvaise foi n'est pas établie dans son chef, alors qu'elle l'est indubitablement dans le chef du Requérant qui a enregistré comme marque communautaire une traduction de la marque antérieure du Défendeur. Il n'y aurait dès lors pas de raison de mettre en cause l'enregistrement du Nom de Domaine puisque le Défendeur peut se prévaloir de droits antérieurs.

Le Défendeur souligne que le Nom de Domaine n'a jamais été utilisé et qu'il a été initialement enregistré pour des raisons défensives, en absence de toute mauvaise foi.

Le paragraphe 15(a) des Règles prévoit que "la Commission statue sur la plainte au vu des écritures et de pièces qui lui ont été soumises et conformément au Principes Directeurs, aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu'elle juge applicable" ."

Le Paragraphe 4(a) des Principes Directeurs impose au Requérant de prouver contre le Défendeur cumulativement que:

(i) son nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produit ou de service sur laquelle le Requérant a des droits;

(ii) il n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y rattache;

(iii) son nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Le Nom de Domaine est identique à la marque du Requérant.

La Commission Administrative déclare donc que la condition prévue au paragraphe 4(a)(i) des Principes Directeurs est satisfaite.

Le Défendeur utilise depuis 1982 la dénomination "operation smile" pour désigner des activités à caractère humanitaire. Il a enregistré cette marque aux États-Unis en 1996 et est titulaire de tous les droits qui découlent d'un tel enregistrement. Il a de plus déposé en 1998 cette dénomination comme marque communautaire.

Le Défendeur n'a, jusqu'au jour de l'enregistrement du Nom de Domaine, jamais utilisé le terme "opération sourire", mais bien et exclusivement "operation smile". Il ne s'est donc jamais prévalu d'aucun droit sur les termes qui constituent le Nom de Domaine.

De façon générale, le titulaire d'une marque peut, dans certaines circonstances, avoir un intérêt légitime sur la traduction de sa marque.

Cependant, compte tenu des circonstances particulières présentées à la Commission Administrative dans cette affaire, et plus précisément, du fait qu'un tiers, le Requérant, a utilisé et a enregistré comme marque communautaire "opération sourire", pure traduction de la marque du Défendeur, sans que jamais le Défendeur ne s'y soit opposé, et que de la même manière, le Défendeur n'ait jamais utilisé ni prétendu à des droits ou intérêts sur les termes "opération sourire", la Commission Administrative n'estime pas établi dans le chef du Défendeur un droit ou intérêt légitime sur le Nom de Domaine.

Depuis 1989, les initiatives "operation smile" du Défendeur coexistent avec les initiatives de "opération sourire" du Requérant, orientées vers des pays francophones tels le Bénin, le Cambodge, le Laos, le Mali, le Niger, le Rwanda, le Tchad, le Togo et le Viêtnam.

Il ne ressort pas des compétences de la Commission Administrative de déterminer si cette coexistence résulte du hasard ou si le Requérant s'est inspiré de la marque "operation smile" du Défendeur lors du choix du nom "opération sourire".

Force est de constater qu'à ce jour, et exception faite du Nom de Domaine, le Défendeur n'a enregistré et utilisé que le signe "operation smile", et que le Requérant n'a enregistré et utilisé que le signe "opération sourire".

En outre, le Défendeur affirme ne pas utiliser, et ne pas avoir l'intention d'utiliser le Nom de Domaine pour présenter un site web au public et qu'il a enregistré le Nom de Domaine à titre purement défensif.

Il s'avère donc que le Défendeur a enregistré le Nom de Domaine afin d'empêcher le Requérant de reproduire sa marque dans un nom de domaine et ce, avec l'intention de perturber les activités que le Requérant pourrait entreprendre par le biais de l'Internet.

Pour ces raisons, la Commission Administrative déclare que la condition prévue à l'article 4(a)(iii) des Principes Directeurs est satisfaite.

Pour les raisons ci-dessus exposées, la Commission Administrative décide que le Requérant a apporté la démonstration que le Nom de Domaine <operationsourire.org> est identique à la marque sur laquelle le Requérant a des droits, que le Défendeur n'a aucun droit sur le Nom de Domaine en cause ni aucun intérêt légitime qui s'y attache et qu'il a été enregistré et utilisé le Nom de Domaine de mauvaise foi.

En conséquence, conformément au paragraphe 4(i) des Principes Directeurs et 15 des Règles, la Commission Administrative ordonne que l'enregistrement du Nom de Domaine <opérationsourire.org> soit transféré au Requérant.

Geert Glas
Expert Unique

Le 25 juillet 2001