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Centro de Mediaciуn y Arbitraje de la OMPI

1.1. Demandante: El Consorci De La Zona Franca De Barcelona, domiciliada en Carrer 60, num. 19, Sector a Zona Franca, 08040 Barcelona (España).

1.2. Demandado: Jordi Vidal Valls, con domicilio en Plaça Catedral 8, 2є 1 a, Vic-08700, Barcelona (España).

2.1. El nombre de dominio controvertido, objeto de la presente demanda es < elconsorci.com>

2.2. El presente nombre de dominio se encuentra registrado en Register.com.

Con fecha 18 de mayo de 2001 se presentу por correo electrуnico ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI una demanda, de acuerdo con la "Polнtica Uniforme de Soluciуn de Controversias en materia de Nombres de Dominio" (en lo sucesivo denominada "Polнtica Uniforme"), aprobada por ICANN el dнa 24 de octubre de 1999.

La demanda original, en formato papel, con sus respectivos anexos, fue recibida por el Centro el dнa 22 de mayo de 2001.

Tras la verificaciуn registral correspondiente, recibida del registrador Register.com el dнa 23 de mayo de 2001, la demanda fue notificada al demandado con fecha 31 de mayo de 2001.

Con fecha 19 de junio de 2001 se recibiу por correo electrуnico, la contestaciуn a la demanda del demandado, que fue recibida por el Centro en formato papel con fecha 22 de junio de 2001.

Con fecha 26 de junio de 2001 la OMPI designу a D. Luis H. de Larramendi como Panelista Unico, dбndole el traslado del expediente completo correspondiente a este procedimiento.

Con fechas 4 y 9 de julio el Panel ha recibiу por correo electrуnico del Centro diversos documentos a añadir al escrito de contestaciуn a la demanda, enviados por el demandado al propio Centro con esas mismas fechas.

El demandante ha solicitado expresamente que la decisiуn que resuelva este procedimiento sea dictada en español, habida cuenta de la aparente residencia en España de ambas partes, no habiendo objetado de ninguna forma este extremo el demandado en su escrito de contestaciуn, mostrando ademбs su conformidad expresa con el mismo.

Por consiguiente, y de acuerdo con dicha peticiуn y en virtud de la facultad que le confiere el pбrrafo 11 a) del Reglamento, el Panel ha decido dictar la presente decisiуn en español.

5.1. El demandante, El Consorci de la Zona Franca de Barcelona, ostenta la titularidad de los registros de marca española nos. 2.156.469 EL CONSORCI (mixta) en clase 9, 2.156.470 EL CONSORCI (mixta) en clase 38 y 2.156.471 EL CONSORCI ZONA FRANCA DE BARCELONA (mixta) en clase 9.

5.2. El demandado, Jordi Vidal Valls es de nacionalidad española y reside en la localidad de Vic, provincia de Barcelona (España).

5.3. Son tambiйn, a juicio de este Panel, dignos de tenerse en cuenta a los efectos del presente procedimiento, los hechos que a continuaciуn se relacionan:

- El dominio objeto del procedimiento, <elconsorci.com> fue registrado el 11 de Junio de 2000.

- Que la documentaciуn que aporta el demandante con el fin de acreditar que la menciуn por la cual es conocida de cara al pъblico es "EL CONSORCI" y no "EL CONSORCI DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA", son memorias anuales correspondientes a los ejercicios de los años 1.996/7/8/9.

- Que se ha producido entre las partes un contacto previo a la presentaciуn de la demanda, mediante envнo de requerimiento de 18 de Septiembre de 2000 del demandante al demandado, y respuesta de йste a aquйl de fecha 30 de Noviembre de 2000.

El demandante establece en su escrito de demanda:

- Que El Consorci de la Zona Franca de Barcelona constituye una entidad con personalidad jurнdica independiente de las entidades representadas en el mismo, y que su objeto fundamental es el establecimiento y explotaciуn de la Zona Franca de Barcelona, asн como la planificaciуn, ordenaciуn y urbanizaciуn de todos los terrenos que la conforman.

- Que el demandante es conocido como "El Consorci" (en idioma catalбn), o "El Consorcio", y fue constituido en Junio de 1917.

- Que es titular de tres registros de marca EL CONSORCI, en clases 9 y 38, siendo el dominio controvertido idйntico a aquйllas.

- Que el registro del dominio controvertido no es casual, como demuestra que el domicilio de йste radique en Barcelona, siendo el demandante una instituciуn muy conocida tanto en Cataluña, Comunidad Autуnoma Española donde radica la Ciudad de Barcelona, como en España.

- Que el demandado no ostenta derecho legнtimo alguno sobre la denominaciуn EL CONSORCI al no ser titular de marcas registradas.

- Que el demandado ha registrado el dominio controvertido con el ъnico fin de hacer un uso malicioso del mismo en el trбfico econуmico y con un afбn exclusivamente lucrativo, como demuestra el hecho de que al acceder al citado dominio, se ofrezca la posibilidad de adquirirlo a travйs de una subasta electrуnica. El registro y el uso del dominio controvertido se ha producido, por tanto, de mala fe.

Como consecuencia de todo ello el demandante solicita la transferencia a su favor del dominio <elconsorci.com>.

Por su parte, el demandado establece en su escrito de contestaciуn:

- Que ninguna persona fнsica o jurнdica puede apropiarse en exclusiva del derecho de ser titular de un dominio como <elconsorci.com>, ya que de acuerdo con la definiciуn que aparece en diversos diccionarios tanto de lengua española, como catalana del vocablo CONSORCIO o CONSORCI, se trata de un tйrmino genйrico.

- Que dicha circunstancia queda constatada por la gran cantidad de asociaciones o agrupaciones que se denominan "CONSORCI", existentes tanto en España como en Cataluña, asн como por la gran cantidad de referencias a distintos "consorcis" que se obtiene con la simple introducciуn de ese vocablo en cualquier buscador electrуnico.

- El demandante no es, contrariamente a lo que afirma, una instituciуn muy conocida en España, ni es habitualmente identificada por la menciуn "EL CONSORCI". Tal afirmaciуn sуlo tiene por objeto confundir al Panelista y ocultar su verdadera identificaciуn por la que es reconocida, que es "El Consorci de la Zona Franca de Barcelona".

- Que es apoderado de la sociedad Tonipell, S.A., cuyo objeto social fundamental es el tratamiento de la piel, y que elaborу en 1999 un plan estratйgico denominado "TONIPELL 2005", en el que se contempla la futura constituciуn de un consorcio (El Consorci de la Pell d'Igualada i Comarca), circunstancia que acredita su interйs legнtimo en el registro del dominio controvertido.

- Que su intenciуn no ha sido nunca la de ceder o transferir a un tercero el dominio <elconsorci.com>, y que la presencia del mismo en una subasta electrуnica ha tenido lugar sin autorizaciуn ni orden expresa, lo que demuestra que no hubo mala fe en el registro del nombre de dominio controvertido, que tampoco podrнa existir siendo "EL CONSORCI" una expresiуn genйrica.

- Con fecha 4 y 9 de Julio el demandado ha hecho llegar al Centro documentos adicionales relativos a hechos acaecidos despuйs de presentar su escrito de contestaciуn, en los que acredita haber solicitado a Register.com, por segunda vez, la retirada del dominio de la subasta electrуnica en la que se ofrecнa la posibilidad de adquirirlo, como prueba de que esa situaciуn de venta no obedece a su orden expresa y que se ha producido sin su consentimiento.

El apartado 15 a) del "Reglamento" encomienda al Panel la decisiуn de la demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,

- lo dispuesto en la "Polнtica Uniforme" y en el propio "Reglamento", y

- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios del derecho que el Panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta la comъn residencia en España de demandante y demandado son de especial atinencia, junto con las reglas de la "Polнtica Uniforme", las leyes y principios del derecho nacional español.

Estos son:

- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idйntico, u ofrezca semejanza que produzca confusiуn, con una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos,

- que el demandado carezca de derecho o interйs legнtimo en relaciуn con el nombre de dominio, y

- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

Es evidente que este primer requisito se cumple en el presente supuesto, por cuanto el dominio <elconsorci.com> es idйntico denominativamente a las marcas EL CONSORCI, de las que ha acreditado su titularidad el demandante.

El Panel considera que la naturaleza genйrica o no del tйrmino no es relevante a la hora de decidir la concurrencia de este primer requisito, que debe implicar sуlo un anбlisis objetivo de posible identidad o semejanza entre el dominio y la marca o marcas del demandante, aunque esa naturaleza pueda tener influencia directa en el anбlisis de los restantes requisitos contenidos en el apartado 4 a) de la Polнtica Uniforme.

El demandante, a juicio del Panel, cumplimenta, por tanto, la concurrencia de este primer requisito.

El demandado, en su escrito, lleva a cabo una serie de alegaciones de las que pretende valerse para acreditar que, en efecto, le asistiу un derecho o interйs legнtimo al solicitar y obtener el registro de dominio controvertido.

De forma sintйtica, puede señalarse que esos argumentos fundamentales son:

- Que la expresiуn "EL CONSORCI" identifica un tйrmino genйrico y que esa genericidad implica que cualquier persona tendrнa derecho o interйs legнtimo a obtener su registro como dominio.

- Que desde tiempo antes de registrar el dominio, y en el contexto de sus funciones de apoderado de la sociedad Tonipell, S.A., se habнa planteado la posibilidad de constituir un consorcio de empresas operativas en el sector de la piel denominado " El Consorci de la Pell d'Igualada i Comarca", lo que acredita mediante los documentos 12 y 13 de su escrito de contestaciуn.

La conclusiуn que, vistas las alegaciones y documentaciуn aportadas por las partes, ha alcanzado el Panel es la de que, en efecto, sн existнa a favor del demandado un derecho o interйs legнtimo en el registro del dominio discutido.

* Respecto a la primera afirmaciуn del demandado, йste ha acreditado que la expresiуn "EL CONSORCI" se define segъn el diccionario de la lengua catalana, como "uniуn de personas, sociedades, etc., que tienen un interйs comъn" (traducido al castellano).

Este extremo ha sido tambiйn verificado por el Panel, a quien ademбs le era con anterioridad conocida la instituciуn de "El Consorcio" con ese mismo significado.

Es opiniуn de este Panel que ni incluso la existencia de un registro de marca cuyo elemento denominativo se refiere exclusivamente a un tйrmino genйrico de estas caracterнsticas, es suficiente para derivar en un derecho que deba prevalecer sobre aquйl que proceda de una mayor rapidez en el tiempo para obtener su registro como nombre de dominio, en el contexto de la Polнtica Uniforme, cuando hay interйs legнtimo, y no existe mala fe.

Al ser un tйrmino considerado como accesible a la generalidad del pъblico debe, por tanto, respetarse el principio "first come, first served", que rige la asignaciуn de nombres de dominio genйricos.

Sуlo podrнan existir dos excepciones a la aplicaciуn del criterio descrito en el supuesto que nos ocupa:

- que el uso que el demandado hubiera hecho o se encuentre haciendo del dominio controvertido, estuviera relacionado con una oferta de los mismos productos o servicios protegidos por los registros de marca del demandante, y

- que merced al uso y esfuerzo del demandante, el tйrmino genйrico hubiera alcanzado un grado de conocimiento y renombre por el pъblico de tales dimensiones que su asociaciуn al patrocinio del citado demandante fuera automбtico.

En el presente supuesto ni se produce la primera hipуtesis, que no ha sido ni afirmada ni probada, ni naturalmente la segunda, pues las pruebas aportadas por el demandante no acreditan, ni mucho menos, que "EL CONSORCI" sea asociado generalmente a "El Consorci de la Zona Franca de Barcelona", aunque ocasionalmente pudiera ser asн denominado o conocido.

No es pues intenciуn del Panel la de negar la validez de los registros de marca acreditados por el demandante, pero sн impedir la posibilidad de extrapolar esos derechos sin limitaciуn alguna al entorno de Internet, cuando la denominaciуn implicada es un tйrmino genйrico protegido sуlo para unos productos y servicios concretos y determinados.

Tйngase en cuenta, ademбs, que las marca obtenidas por el demandante son de carбcter mixto, esto es, que incluyen no sуlo una denominaciуn sino unas caracterнsticas especiales en la representaciуn de la misma, circunstancia que probablemente habrб resultado de importancia para obtener ese registro o registros.

* Respecto a la segunda afirmaciуn, el informe elaborado para promocionar las actividades de la sociedad Tonipell, S.A., entre las que se encuentra la posible creaciуn de un consorcio, data del mes de Diciembre de 1999.

Teniendo en cuenta que el dominio controvertido fue registrado en fecha 11 de Junio de 2000, es decir, aproximadamente seis meses despuйs de ese informe, no parece que pueda considerarse que esa constituciуn del consorcio le fuera exigible al demandado en tan corto espacio de tiempo.

Si bien la simple intenciуn de constituir ese hipotйtico consorcio no puede considerarse como un conjunto de actos preparatorios tendentes a finalizar en una oferta de buena fe de productos o servicios a travйs del dominio discutido, el espнritu del pбrrafo 4 c) de la Polнtica Uniforme que no obliga a la concurrencia de uno de los tres requisitos que contiene para determinar la existencia de un derecho o interйs legнtimo a favor del demandado, permite al Panel concluir que, teniendo en cuenta el carбcter genйrico del tйrmino, el demandado sн tenнa un interйs legнtimo en solicitar y registrar el citado dominio, siendo ese proyecto futuro, debidamente acreditado, suficiente derecho para proceder en consecuencia.

Por consiguiente, el demandante no ha cumplimentado la concurrencia del segundo requisito exigido por el pбrrafo 4 a ii) dela Polнtica Uniforme.

Habiйndose ya determinado la existencia de un derecho o interйs legнtimo a favor del demandado, no serнa ahora necesario entrar en el anбlisis de este tercer requisito.

No obstante, el Panel desea hacer una serie de puntualizaciones respecto a la presencia del dominio controvertido en una subasta electrуnica con el fin de venderlo a un tercero, como ъnico argumento relevante esgrimido por el demandante para firmar la mala fe del demandado en el uso y registro del citado dominio.

* En primer lugar, cabe destacar que ya al contestar al requerimiento del demandante, el demandado puso de manifiesto que su idea no ha sido nunca la de ceder a terceros la titularidad sobre el dominio.

No hay razуn objetiva por la cual deba ponerse en duda tal afirmaciуn cuando, de acuerdo con las prбcticas actuales, la presencia de un dominio en una subasta electrуnica no deriva siempre una orden expresa de su titular.

A tнtulo meramente orientativo y en relaciуn con esa cuestiуn, baste señalar que en la pagina web donde aparece subastado el nombre de dominio (www.greatdomains.com), el icono "Registrant Dispute" establece claramente la posibilidad de introducir para subasta, un nombre de dominio, por persona distinta que la de su titular, debido al gran numero de nombres de dominio que tienen incorporados. Dado el desconocimiento del propio demandado del hecho de que su nombre de dominio estaba siendo subastada, no puede validamente argumentarse que existiere por parte del demandado una oferta de venta.

En prueba de lo anterior sirve el documento 14 del escrito de contestaciуn a la demanda que acredita el envнo por el demandado de un correo electrуnico el pasado 19 de Junio de 2001 al regitrador Register.com ordenando la retirada del dominio controvertido de la citada subasta y, casi tres semanas despuйs, segъn el propio Panel ha podido verificar, ese dominio sigue siendo objeto de subasta por el citado registrador.

Con posterioridad a haberse realizado esta verificaciуn por el Panel, se han recibido del Centro nuevos documentos remitidos por el demandado con fechas 4 y 9 de Julio de 2001, que no hacen sino constatar cuanto ha venido a exponerse respecto del hecho de que la presencia de un dominio en una subasta electrуnica no siempre depende de la voluntad de su titular.

* Se hace necesario ademбs, en segundo lugar, puntualizar que el registro de dominios correspondientes a denominaciones o tйrminos genйricos, con el fin de obtener un beneficio de su venta, no constituye una prбctica reprochable, de acuerdo con los parбmetros de la Polнtica Uniforme.

Un claro ejemplo viene dado por la decisiуn D2000-0186 (<libro.com>), en la que se señalaba que el argumento aducido por el demandado de que habнa registrado el dominio controvertido para obtener un beneficio dado el carбcter genйrico del tйrmino "libro", era aceptable.

En esa misma decisiуn se reconocнa ademбs como hecho constatado que los tйrminos genйricos han alcanzado en nuestros dнas un considerable valor comercial, y que representa un importante activo en el comercio electrуnico.

La decisiуn D2000-0016 ademбs de manifestarse tambiйn en ese sentido, llega incluso a considerar dicha prбctica como posible uso del dominio en conexiуn con una oferta de buena fe de productos y servicios (es decir, los de vender el propio dominio).

Por todo ello el Panel considera que el demandante tampoco ha probado la concurrencia del tercer requisito exigido por el pбrrafo 4.a.iii) de la Polнtica Uniforme.

No quiere el Panel dejar de poner nнtidamente de manifiesto, como consideraciуn final, que el resultado de este procedimiento no prejuzga ninguna cuestiуn que pudiera dilucidarse en eventuales procedimientos sustanciados ante la jurisdicciуn ordinaria competente, por una posible violaciуn o infracciуn de los derechos de marca del demandante.

Con base en la fundamentaciуn anteriormente expuesta, el Panel resuelve que el demandante, aъn siendo titular de registros de marca idйnticos al dominio controvertido, no ha probado que concurran los requisitos contemplados en los apartados ii) y iii) del pбrrafo 4.a de la Polнtica Unforme, desestimбndose la demanda presentada y permitiendo al demando mantener la titularidad del dominio discutido.

Luis H. de Larramendi
Panelista Unico

Fecha: 9 de julio de 2001