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Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI

 

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Grubarges Inversión Hotelera, S.L. v. Josep Gasull Monmany

Caso No. D2001-1219

 

1. Las partes

Demandante: Grubarges Inversión Hotelera, S.L., con domicilio en calle Ayala, nє 3, planta 1, Madrid – España, representada por Don Luis Polo Flores, domiciliado a estos efectos en calle Doctor Fleming, 16, Madrid, España.

Demandado: D. Josep Gasull Monmany, con domicilio en calle Borrell, 87, 08015 Barcelona , España

 

2. El Nombre de Dominio y el Registro

La presente demanda tiene como objeto el nombre de dominio, <grubarges.com>.

La entidad registradora del citado nombre de dominio es Active ISP ASA, con domicilio en Olaf Helsethsvei 6, Postboks 70 Borerud, N-0621 Oslo, Noruega

 

3. Iter procedimentalЁ

3.1. Una demanda, de acuerdo con la "Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio", en lo sucesivo denominada "Política Uniforme", adoptada por ICANN el 24 de octubre de 1999, y de acuerdo con el Reglamento adoptado también por ese Organismo para desarrollo de esa "Política Uniforme", en lo sucesivo "el Reglamento ", fue presentada ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, en lo sucesivo "el Centro de Arbitraje", el día 8 de octubre de 2001, por correo electrónico, confirmándose en formato papel el 17 de octubre de 2001.

3.2. Tras la verificación registral correspondiente, el 16 de octubre de 2001 se notificó la existencia de diversas deficiencias en la demanda a la parte actora, quien las subsanó.

3.3. La demanda fue notificada con fecha 30 de octubre de 2001 al demandado, quien procedió a darle contestación mediante escrito presentado con fecha 6 de noviembre de 2001.

3.4. Mediante comunicación de 26 de noviembre de 2001 se designa como experto a D. Alberto de Elzaburu como panelista único, a quien se da traslado del expediente completo.

4. Antecedentes de hecho

4.1. La firma demandante es titular en España del registro de nombre comercial nє 220.869 GRUBARGES INVERSIÓN HOTELERA, S.L. y del registro de marca 2.216.386 G GRUBARGES INVERSIÓN HOTELERA (mixta), en clase 42, registros ambos debidamente concedidos y que fueron solicitados el 24 de febrero de 1999.

4.2. GRUBARGES INVERSIÓN HOTELERA, S.L. fue constituída el 4 de agosto de 1998, comenzando a operar con amplia notoriedad bajo dicha denominación, según se desprende de los recortes de prensa que el propio demandado publicaba en la página web www.grubarges.com. En tales recortes de prensa, de fechas 6 de agosto de 1998, 14 de septiembre de 1998, 20 de enero de 1999 y posteriores se hace referencia a la demandante como "Grubarges".

4.3. Según se desprende de la verificación registral remitida al Centro por el registrador Active ISP ASA, el nombre de dominio <grubarges.com> fue registrado el 25 de mayo de 2001, gozando de vigencia hasta el próximo 25 de mayo de 2002.

En su contestación el demandado afirma haber registrado el nombre de dominio <grubarges.com> el 4 de enero de 1999, y efectivamente así parece desprenderse de la documentación que adjunta. Sin embargo, el hecho de que la verificación registral acredite como fecha de registro del nombre de dominio la de 25 de mayo de 2001 permite únicamente concluir que, por alguna razón, el primitivo registro del nombre de dominio <grubarges.com> por el demandado expiró, siendo sustituido por un nuevo registro del dominio efectuado con fecha 25 de mayo de 2001, registro que es el que se encuentra actualmente en vigor y es objeto de la presente controversia.

4.4. Según ha acreditado la parte actora y en ningún caso ha negado el demandado, en un principio la página web del demandado contenía información consistente en recortes de prensa sobre GRUBARGES INVERSIÓN HOTELERA, como ya ha sido apuntado. Antes de tales artículos, la página contenía el siguiente texto: <www.grubarges.com> "This domain is for sale, aucion, etc. Send your OFFER a yusep@wanadoo.es. Este dominio está en venta, subasta, etc. Envíe sus OFERTAS a yusep@wanadoo.es. oferta mínima 0,00000001 de 7.404.000.000 pts. ver final página."

y, efectivamente, al final de la página web se contenía el siguiente texto:

"GRUBARGES INVERSIÓN HOTELERA, S.L., Capital suscrito: 7.404.000.000 pts., Capital desembolsado: 7.404.000.000 pts., Fuente Registro Mercantil, oferta mínima 0,00000001 de 7.404.000.000".

4.5. En la actualidad el contenido de la página web es pornográfico. Permite, previo pago, obtener imágenes de tales características a través de "webcams" y se contienen vínculos con otros sitios tales como <agrandatupene.com>.

 

5. Pretensiones de las partes

5.1. Demandante

El demandante establece en su escrito:

- Que es titular de los registros de los distintivos GRUBARGES INVERSIÓN HOTELERA y G GRUBARGES INVERSIÓN HOTELERA (mixta) antes citados.

- Que también es propietario y usuario del nombre de dominio <grubarges.net>.

- Que la demandante goza de notoriedad en el sector inmobiliario y de la hostelería, siendo conocido precisamente como GRUBARGES.

- Que el nombre de dominio controvertido es confundible con los distintivos citados de la demandante.

- Que el demandado no ostenta ningún derecho ni interés legítimo sobre el nombre de dominio en cuestión.

- Que el nombre de dominio fue registrado y es utilizado de mala fe, por cuanto su único fin era vender el dominio <grubarges.com> a la demandante.

- Que la utilización de dicho nombre de dominio es además un acto de competencia desleal, resulta susceptible de inducir a confusión al público consumidor y además es actualmente objeto de un contenido denigratorio para el demandante.

Por todo ello, el demandante solicita que le sea transferido el nombre de dominio <grubarges.com>.

5.2. El demandado

En su contestación a la demanda el demandado establece:

- Que el demandado no se considera en la obligación de someterse al presente procedimiento.

- Que ya registró el nombre de dominio <grubarges.com> el 4 de enero de 1999.

- Que no es titular de ninguna marca GRUBARGES ni comercializa producto alguno con dicho nombre, pero tiene sobre el mismo el interés legítimo y digno de protección consistente en que obtiene ingresos económicos a través del mantenimiento de sus páginas a base de "servicios eróticos", sin que dicho uso pretenda ser ilegítimo ni desleal ni pretenda empañar el buen nombre de la sociedad demandante.

- Que la demandante no registró el dominio <grubarges.com> en los meses posteriores a su constitución, cuando pudo haberlo hecho.

- Que no descarta iniciar acciones civiles o penales contra la demandante o sus representantes legales en función del resultado de este arbitraje, a no ser que haya un acuerdo favorable para las dos partes que compense ampliamente los ingresos económicos actuales y futuros.

 

6. Debate y conclusiones

6.1. Cuestiones preliminares

El apartado 15 a) del "Reglamento" encomienda al panel la decisión de la demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,

- lo dispuesto en la "Política Uniforme" y en el propio "Reglamento", y

- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios del derecho que el panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta la común residencia en España de demandante y demandado son de especial atinencia, junto con las reglas de la "Política Uniforme", las leyes y principios del derecho nacional español.

Por otra parte, por el mismo motivo, el Panel ha decidido dictar la presente resolución en español, idioma en el que también las partes han formulado sus correspondientes escritos.

6.2. Sobre la ausencia de sometimiento al sistema de solución de controversias de la OMPI por el demandado

En relación a esta primera cuestión conviene recordar al demandado que su sometimiento a la resolución de conflictos de esta naturaleza relacionados con el dominio <grubarges.com>, de acuerdo con las reglas de la "Política Uniforme" de ICANN, ha sido ya aceptada y admitida por el mero hecho de haber suscrito el acuerdo de registro con Active ISP ASA.

En efecto, tal y como se ha recordado en diversas decisiones del Centro, por ejemplo las nє D2001-0151 ó D2001-1136, una vez que el titular del nombre de dominio controvertido ha aceptado la correspondiente cláusula de su registrador en el sentido de que se somete a las reglas de la "Política Uniforme", no puede aceptarse esa pretendida ausencia de sometimiento cuando la disputa se plantea en la práctica.

Tal y como se señala en la citada decisión de este Centro, la justificación de la inclusión de estos extremos en el acuerdo de registro, encuentra además su razón de ser en el Informe Final sobre el proceso de la OMPI relativos a nombre de dominio (30/abril/1999) que señala en el párrafo 158 que:

"Cada solicitante del registro de nombre de dominio debe, en el contrato de registro de nombre de dominio, quedar obligado a someterse al procedimiento...",

 

para continuar diciendo:

"...ya que aquellas personas que registraron nombres de dominio de mala fe, abusando de los derechos de propiedad intelectual de terceros, difícilmente elegirían someterse al procedimiento (que es más económico y rápido que el recurso de los Tribunales), sino que preferirían que los titulares legítimos de los derechos de propiedad intelectual no tuviesen más posibilidad que incoar litigios ante los Tribunales, con los costes y demoras correspondientes".

Por otra parte, la alegación del demandado en el sentido de que la Política Uniforme no resulta aplicable al nombre de dominio controvertido por haber sido éste registrado el 4 de enero de 1999 no puede estimarse por los siguientes motivos:

- Como se ha apuntado más arriba, de los datos registrales se desprende que el nombre de dominio <grubarges.com> fue registrado el 25 de mayo de 2001, encontrándose por tanto en plena vigencia la Política Uniforme, al que el demandado se adhirió expresamente en virtud del contrato suscrito con el Registrador.

- En cualquier caso, de la documentación aportada por el propio demandado en relación con el primer registro que al parecer efectuó del nombre de dominio <grubarges.com> el 4 de enero de 1999 se desprende que el contrato suscrito al efecto con Network Solutions, Inc. ya establecía en sus apartados c), d) y e) el pleno sometimiento a la política de resolución de conflictos incluyendo las modificaciones que dicha Política pudiera sufrir en el futuro.

Por consiguiente, no puede estimarse la pretensión del demandado de que el caso que nos ocupa no está sometido a la Política Uniforme. Así parece reconocerlo implícitamente el propio demandado al realizar en su escrito una pormenorizada defensa de su posición. Por otra parte, cualquiera que sea el signo de la presente decisión, las partes tienen expedita la vía judicial para hacer valer sus derechos o intereses legítimos, si así lo estimaran oportuno, por lo que en ningún caso se produce indefensión para las partes ni se impide a los Tribunales ordinarios el ejercicio de su jurisdicción.

6.3. Examen de los presupuestos para la estimación de la demanda contenidos en el apartado 4 a) de la política uniforme.

Estos son:

- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusión, con una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos,

- que el demandado carezca de derecho o interés legítimo en relación con el nombre de dominio, y

- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

6.3.1. Semejanza entre el nombre de dominio y las marcas

Es evidente que no existe identidad entre los distintivos de la actora y el nombre de dominio controvertido <grubarges>, excepción hecha de la partícula genérica <.com>.

Sin embargo, a juicio de este Panel sí existe una clara semejanza entre tales signos que produce confusión, por cuanto es indudable que el elemento distintivo fundamental de los dos registros de la demandante lo constituye precisamente la denominación GRUBARGES, poseyendo un carácter secundario el resto de los elementos que componen los signos registrados. En tal sentido, debe tenerse en cuenta que la expresión "Inversión Hotelera" presente en los registros de la demandante posee un carácter claramente genérico o descriptivo de su actividad en la lengua española, oficial en el mercado relevante, en este caso España.

Por otra parte, de los recortes de prensa que el propio demandado incluyó en su página web se desprende con claridad que la demandante es habitualmente conocida en su actividad comercial simplemente como GRUBARGES.

Por consiguiente, este Panel considera que concurre el primero de los presupuestos del apartado 4.a) de la Política Uniforme.

6.3.2. Posible existencia de derechos o intereses legítimos a favor del demandado titular del nombre de dominio objeto de este procedimiento.

El demandado en su contestación no ha acreditado otros derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio controvertido distintos del mero rendimiento económico que la explotación de dicho nombre de dominio le comporta. Como es lógico, tal rendimiento económico no constituye un interés legítimo reconocido en la Política Uniforme, sino que supondría simplemente hacer supuesto de la cuestión.

El demandado no ha demostrado derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en ninguna de las formas previstas en el apartado 4.c) de la Política Uniforme, ni tampoco mediante pruebas análogas.

i) Aunque de la documentación aportada por las partes se desprende claramente que antes de iniciarse la presente controversia el demandado venía utilizando el nombre de dominio, tal uso no se efectuaba en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios, sino que el uso consistía en dotar a la página web de un contenido que hacía constante referencia a la demandante, mediante la inclusión de recortes de prensa sobre la misma publicadas en Expansión, de notas sobre la demandante provenientes de diversas agencias de noticias y de datos sobre GRUBARGES INVERSIÓN HOTELERA, S.L. obtenidos del Registro Mercantil.

ii) El demandado no había sido conocido corrientemente por la denominación GRUBARGES, sino que la adopción de este nombre de dominio <grubarges> como una supuesta contracción de la expresión "Grupo Barcelona de Gentes Especiales" ha sido adoptada posteriormente, y una vez que el nombre de dominio <grubarges.com> del demando había venido haciendo referencia expresa a la parte actora.

iii) Tampoco puede considerarse que el demandado efectúe un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio. El carácter oneroso de su explotación es expresamente afirmado por el demandado y dicho uso en ningún caso puede calificarse de legítimo y leal, por cuanto de las circunstancias expuestas se desprende claramente que el demandado buscó deliberadamente establecer una relación entre su página web <grubarges.com> y la demandante, a la que hacía constantes referencias.

En relación con los posibles derechos o intereses legítimos del demandado sobre el nombre de dominio controvertido, este Panel entiende que merece especial consideración la circunstancia de que de la documentación aportada por el demandado parece desprenderse que éste ya obtuvo un registro del nombre de dominio <grubarges.com> con fecha 4 de enero de 1999, fecha por tanto anterior a los registros de la demandante. Aunque, como ya se ha expuesto, de los datos "oficiales" del nombre de dominio controvertido se desprende claramente que su fecha de registro es el 25 de mayo de 2001, el primitivo registro de 4 de enero de 1999 permitiría en principio plantear la posible existencia de intereses legítimos por parte del demandado.

Sin embargo, en la línea apuntada más arriba, este Panel considera que la existencia de ese primitivo registro no confiere al demandado tales intereses legítimos, por cuanto en el procedimiento ha quedado claramente demostrado que el uso que el demandado realizaba de su nombre de dominio hacía continua referencia a la demandante. Es más, los propios recortes de prensa incluidos por el demandado en su página web constituyen prueba fehaciente de que ya en fecha anterior al 4 de enero de 1999 (fecha del primer registro del nombre de dominio <grubarges.com> por parte del demandado) la parte actora era comúnmente conocida, y de forma notoria, en el sector como GRUBARGES, debiendo tenerse en cuenta al respecto no solamente las disposiciones contenidas en la Ley española de Competencia Desleal sino igualmente lo establecido en el artículo 3.2 de la Ley Española de Marcas de 10 de noviembre de 1988, de acuerdo con el cual el usuario de una marca anterior notoriamente conocida en España por los sectores interesados puede reclamar la anulación de una marca registrada que pueda crear confusión con la marca notoria, disposición ésta que puede entenderse aplicable al presente caso por analogía para reconocer de forma indudable los derechos de la demandante sobre la marca GRUBARGES.

En definitiva, el Panel considera que el demandado no ha acreditado derechos ni intereses legítimos sobre la denominación GRUBARGES.

6.3.3. Posible existencia de mala fe en el registro y uso del nombre de dominio controvertido.

Este Panel considera que la conducta del demandado resulta claramente subsumible en lo establecido bajo el título "Pruebas del Registro y utilización de mala fe" en el apartado 4.b de la Política Uniforme.

- En efecto, su conducta cumple lo establecido en el parágrafo 4.b.i) de la Política Uniforme, pues concurren circunstancias que indican claramente que el demandado registró el nombre de dominio con el fin de venderlo al demandante.

Como se ha indicado, lo primero que aparecía en la página web <grubarges.com> era la siguiente afirmación: "This domain is for sale, aucion, etc. Send your OFFER to <mailto:yusep@wanadoo.es>. Este dominio está en venta, subasta, etc. Envíe sus OFERTAS a <mailto:yusep@wanadoo.es>. Oferta mínima 0,00000001 de 7.404.000.000. Ver final página". Aun cuando el sentido de esta última expresión resulta ciertamente difícil de entender, es indudable la intención del demandado de lucrarse con la venta del nombre de dominio.

- También han sido acreditadas, a juicio de este Panel, las circunstancias previstas en el parágrafo 4.b.iv) de la Política Uniforme, por cuanto el demandado ha intentado atraer con ánimo de lucro usuarios de Internet a su sitio web creando la posibilidad de confusión con la marca y la propia denominación del demandante. Y ello se ha realizado en dos fases: una primera en la que, a través de un contenido referido expresamente a la demandante, el demando estableció una clara relación entre la actora y su nombre de dominio y una fase posterior en la que el demandado cambió el contenido de su página web <grubarges.com> convirtiéndolo en la página de servicios (previo pago) pornográficos o eróticos en que consiste en la actualidad.

Según se afirma en las decisiones números D2000-0467 ó D2000-0570, la adopción del nombre de dominio idéntico a la marca y a la denominación del demandante implica la intención deliberada de derivar a internautas que busquen precisamente a la demandante a un sitio web propio del demandado, concurriendo además en el caso que nos ocupa un expreso ánimo de lucro.

- Por último, las circunstancias de las distintas formas de uso del nombre de dominio <grubarges.com> tienen cabida en el tipo de pruebas de registro y utilización de mala fe establecido en el parágrafo 4.b.iii) de la Política Uniforme ("usted ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor"). En efecto, tras establecer mediante la adopción del nombre de dominio <grubarges> y el propio contenido de la página web una expresa referencia a la demandante, el demandado dotó a la página web de un contenido pornográfico o erótico que resulta susceptible de afectar al buen nombre de la demandante, tal y como se establece expresamente en la decisión D2000-0045.

Por otra parte a la hora de determinar la mala fe en el uso del nombre de dominio, cabe referirse a la Ley española de Publicidad, de 11 de noviembre de 1988, en cuyo Art. 6 se califica de "publicidad desleal": A) la que por su contenido, forma de presentación o difusión provoca el descrédito, denigración o menosprecio directo o indirecto de una persona, empresa o de sus productos, servicios o actividades. B) la que induce a confusión con las empresas, actividades, productos, nombres, marcas u otros signos distintivos de los competidores, así como la que haga uso injustificado de la denominación, siglas, marcas o distintivos de otras empresas o instituciones y, en general, la que sea contraria a las normas de corrección y buenos usos mercantiles".

En este sentido, el demandado en su escrito de contestación pone de manifiesto que también es titular de los nombres de dominio <sexophon.com> y <pcadulto.com>, de donde se desprende que el demandado podría perfectamente desarrollar su actividad comercial a través de tales nombres de dominio, sin necesidad de utilizar un nombre de dominio como el que nos ocupa, claramente susceptible de afectar a los derechos de la demandante.

En suma, de todas las circunstancias se desprende con claridad a juicio de este Panel la concurrencia de la mala fe en el registro y utilización del nombre de dominio.

 

7. Decisión

El Panel decide, por todas las razones expuestas anteriormente, que el nombre de dominio <grubarges.com> es confundible con las marcas de la demandante, quien es además notoriamente conocida bajo dicha denominación; que dicho registro se produjo sin existir derecho o interés legítimo alguno, y que el registro y uso de dicho nombre de dominio ha sido llevado a cabo de mala fe.

En consecuencia, el Panel ordena la transferencia del nombre de dominio <grubarges.com> a la demandante.

 

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Alberto de Elzaburu Márquez
Panelista Unico

Fecha: 10 de diciembre de 2001