Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

La Demandante es BEIERSDORF AG, una sociedad con domicilio en Hamburgo 260, Colonia Juárez, CP. 06600, México, D.F., representada en este procedimiento por su apoderado, el Licenciado Robert Young M., con igual domicilio.

La Demandada es SOLPRO, S.A. de C.V., una sociedad mexicana con domicilio en Ciruelos 137, Local 26, El Pinar, Jurica, 76100 Querétaro, Querétaro, México, representada en este procedimiento por la señora Verónica Karina Franco Velázquez, quien se presenta como "interesado", sin adjuntar documento de mandato de la sociedad. No obstante ello, el Panel tendrá por acreditado que actúa a favor de la sociedad, la que ha sido notificada de la demanda donde indicó como datos de registro del dominio.

El nombre de dominio en disputa es <nivea.com.mx>, registrado ante Network Information Center – México (NIC-México), Dpto. Telecomunicaciones y Redes, ITESM, Campus Monterrey, Av. Eugenio Garza Sada N° 2501 Sur, Monterrey, N. L., México.

El 12 de abril de 2001 se presentó por vía electrónica al Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI una demanda que se sometió a decisión de acuerdo a la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX aprobada el 9 de noviembre de 2000 (la Política) y el Reglamento del procedimiento administrativo relativo al registro abusivo de nombres de dominio en .MX aprobado el 1° de diciembre de 2000 (el Reglamento). El 17 de abril de 2001 la demanda se envió en soporte papel. El mismo día el Centro acusó recibo de la demanda.

El 23 de abril de 2001 NIC-México envió una confirmación de los datos de registro del nombre de dominio, en respuesta al pedido del Centro.

El 4 de mayo de 2001 el Centro notificó a la Demandante deficiencias en la demanda, las que fueron subsanadas por la Demandante el 23 de julio de 2001 en formato electrónico, y el 26 de julio de 2001 en formato papel. Habiendo constatado el Centro el cumplimiento de los requisitos formales por la demanda, el 31 de julio de 2001 el Centro procedió a notificar al Demandado la demanda y el comienzo del procedimiento administrativo. El 21 de agosto de 2001 el Centro acusó recibo de la contestación de demanda efectuada por un correo electrónico al Centro.

El 27 de agosto 2001, después de haber recibido la Declaración de Aceptación, Imparcialidad e Independencia de Roberto A. Bianchi, el Centro lo designó miembro único del grupo administrativo de expertos (Panel Administrativo o Panel) en este procedimiento. Conforme al Art. 24 a) del Reglamento, la fecha límite para que el Panel transmita al Centro su decisión final en la disputa es el 13 de setiembre de 2001.

El 3 de septiembre de 2001 el Panel dictó la Orden de Procedimiento N° 1, que dice:

El mismo día el Centro transmitió la orden a las Partes. Vencido el plazo, no se recibió comunicación alguna de la Demandada.

El día 6 de septiembre de 2001 el Panel declaró el cierre del procedimiento mediante la Orden de Procedimiento N° 2, que dice:

El Panel determina que ha sido correctamente constituido, que la demanda con sus modificaciones ha cumplido con los requisitos formales exigidos, y que se ha pagado la tasa administrativa.

La demanda y la contestación de demanda se presentaron en español. El acuerdo de registro está redactado en español. Conforme al Artículo 16 a) del Reglamento el idioma del procedimiento administrativo es el español.

Ninguna de las partes ha enviado comunicación alguna de haber efectuado procedimientos judiciales como los que se mencionan en el Artículo 26 del Reglamento.

La Demandante es titular de los siguientes registros marcarios en México:

N° 119649 "NIVEA".Fecha legal: 17 de junio de 1964.Fecha de expedición:

9 de octubre de 1964. Protege: "Materiales detergentes y raspantes para limpiar y pulimentar, incluyendo jabón de tocador y champú". Consta el cambio de titular en 1968 en favor de BIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT.

N° 119650 "NIVEA". Fecha legal: 17 de junio de 1964. Fecha de expedición:

9 de octubre de 1964. Protege: "Productos químicos, medicinas y preparaciones farmacéuticas, incluyendo cremas y aceites para el cutis, y en general toda clase de artículos cosméticos, de perfumería y de tocador". Titular actual BIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT.

N° 160941 "NIVEA" y diseño. Fecha legal: 22 septiembre de 1970. Fecha de expedición: 18 de enero de 1971. Protege: "Toda clase de artículos de tocador, belleza y perfumería; cosméticos y cremas".

Además se acredita la titularidad de las marcas mexicanas "NIVEA BABY", "NIVEA FACIAL" Y DISEÑO. "NIVEA BABY" Y DISEÑO. "NIVEA" Y DISEÑO. "NIVEA MILK" Y DISEÑO. "NIVEA RINPOO" "NIVEA UV" Y DISEÑO. "NIVEA FOR MEN" "NIVEA BODY SPECIFICS". "NIVEA VISAGE" Y DISEÑO "NIVEA" Y DISEÑO. "NIVEA BODY". "NIVEA SUN" Y DISEÑO. "NIVEA SOFT" Y DISEÑO. "NIVEA DEODORANT" Y DISEÑO. "NIVEA BEAUTE". "NIVEA SUN KIDS". "NIVEA BABY" Y DISEÑO. "NIVEA HAND" Y DISEÑO "NIVEA BODY" Y DISEÑO. "NIVEA VISAGE OPTIMALE" Y DISEÑO. "NIVEA BATH CARE" Y DISEÑO. "NIVEA VISAGE CUIDADO ESPECIFICO". "NIVEA VISAGE CUIDADO BASICO" Y DISEÑO. "NIVEA MILK" Y DISEÑO. Todas ellas anteriores a la fecha de registro del nombre de dominio.

Por otra parte, la Demandante también acredita la titularidad de las marcas NIVEA en los Estados Unidos de América, también anterior en muchos años a la fecha de registro del nombre de dominio. Asimismo, la Demandante afirma tener registrada la misma marca en unos 200 otros países, lo que no ha sido negado por la Demandada. La Demandante ha acompañado un extensísimo listado de países, marca registrada, número de registro, tipo de marca, fecha de vencimiento, declaración de uso y clases, de las que surge la más amplia protección mundial para la marca denominativa NIVEA, la mayoría de esos registros son anteriores a la fecha de registro del nombre de dominio. Todas esas alegaciones y prueba no han sido contestadas por la Demandada.

Según la información de la base de datos "Whois" de NIC-México, consultada por este panelista el 31 de agosto de 2001, el registro correspondiente a <nivea.com.mx> fue creado a nombre de SOLPRO SA DE CV el 25 de abril de 2000. En su contestación de demanda la Demandada afirma ser titular del dominio desde el 3 de febrero de 1998. Ambos datos no son inconsistentes, dado que no se puede descartar, ante la falta de constancias en este procedimiento, que se hayan producido cambios posteriores a 1998 en los datos de registro.

La Demandante alega que:

- El nombre de dominio nivea.com.mx es idéntico con respecto a la marca "NIVEA", sobre la cual BEIERSDORF AG tiene derechos previos, únicos y exclusivos.

- La titular del nombre de dominio nivea.com.mx, no posee derechos o intereses legítimos respecto a dicho nombre de dominio, ya que no es la titular de ningún registro marcario que ampare la marca "NIVEA", ni mucho menos, de uno que ostente una fecha legal anterior a los que son propiedad de BEIERSDORF AG.

- No obstante la fecha de creación del nombre de dominio, 25 de abril de 2000, la demandada no ha desarrollado ninguna página de Internet con la intención de presentar una oferta de buena fe de productos o servicios y tampoco ha sido conocida corrientemente por el nombre de dominio, ni mucho menos hace un uso legítimo y comercial del mismo, ya que la sociedad demandada sólo ha puesto un anuncio indicando que la página se encuentra en construcción.

- A la sociedad demandada no le interesa desarrollar ninguna actividad lícita, sino lo único que pretende es vender el registro del nombre de dominio a la hoy demandante que es la única y exclusiva titular de la marca "NIVEA", amparada por diversos registros marcarios que protegen diversos productos y servicios.

- El nombre de dominio nivea.com.mx ha sido registrado y se utiliza de mala fe, toda vez que el nombre de <dominio nivea.com.mx>, es idéntico con respecto a la marca "NIVEA", sobre la cuál BEIERSDORF AG, tiene derechos previos, únicos y exclusivos, y no existe ningún tipo de relación entre la sociedad demandada y la sociedad demandante, ni mucho menos la sociedad demandada es una licenciataria autorizada de las marcas propiedad de la demandante, ni tampoco, la sociedad demandada SOLPRO, S.A. DE C.V., ha obtenido autorización para usar la marca "NIVEA" propiedad de la demandante.

- Resulta evidente que la demandante no tiene derechos, ni tampoco un legítimo interés legal respecto al nombre de <dominio nivea.com.mx>, por lo que evidentemente deberá asumirse que dicho nombre de dominio fue registrado por la demandada y ha sido usado de mala fe.

- La sociedad demandada simple y sencillamente no ha desarrollado ninguna página de Internet, no utiliza dicho nombre de dominio, y únicamente impide de forma directa que la demandante refleje su marca "NIVEA" en el nombre de dominio <nivea.com.mx>.

- La demandada registró el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender el registro del nombre de dominio <nivea.com.mx> a la demandante, quien a su vez es la titular de diversos registros marcarios otorgados en México, en Estados Unidos de Norteamérica y en más de 200 países del mundo que amparan la marca "NIVEA", por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con dicho nombre de dominio.

- La demandada registró y utiliza el nombre de dominio <nivea.com.mx> de mala fe, ya que con su conducta de bloqueo y ánimo de lucro impide que BEIERSDORF AG refleje su marca en el nombre de dominio correspondiente.

B. Demandada

La Demandada alega lo siguiente:

- En fecha 03 de febrero de 1998 Solpro, S.A. de C.V. celebró un contrato de prestación de servicios con NIC-MÉXICO, mediante el cual se otorgó el nombre de dominio nivea.com.mx a favor de la persona moral citada. En dicho contrato se estableció lo siguiente:

"Cláusula séptima: Este contrato no implica

Otorgamiento o certificación de marcas, nombres comerciales, avisos comerciales o derechos de cualquier tipo sobre el nombre de dominio que se está solicitando."

"Cláusula octava: El presente contrato podrá ser rescindido y el nombre de dominio solicitado dado de baja, sin que esto implique reembolso alguno de las cantidades ya pagadas ni opción de proponer un nuevo nombre bajo el amparo de éste mismo contrato, por cualquiera de las siguientes circunstancias:

Por resolución de autoridad en el caso de alguna disputa legal por el nombre del dominio"

"Cláusula novena: El "Solicitante" declara que conoce las políticas generales de "NIC-MÉXICO" y que forman parte integrante del presente contrato, y acepta someterse a los términos y procedimientos que las mismas establecen....."

"Cláusula Décima Primera: Las partes establecen de común acuerdo que para el caso de llegar a existir algún problema en la aplicación o interpretación de los términos establecidos en el presente contrato se someterán a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Monterrey, Nuevo León renunciando desde éste momento a cualquier otra jurisdicción que podrían tener por razón de su domicilio presente o futuro."

- A este contrato se anexaron como parte integrante del mismo las "políticas generales de Nic-México", que establecen en su introducción que: "se da por hecho que se conocen las políticas de registro de dominio de INTERNIC (http://www.internic.net/rfc/rfc1591.txt)" ante lo cual cabe señalar que si se teclea esa dirección electrónica en la barra de internet, se despliega un mensaje de que "no se encontró la página".

- Además en las mismas políticas se establece lo siguiente:

"..... 5. Eliminación de nombres de dominio

5.1. Causas de baja de nombres de dominio de la base de datos de NIC-México:

5.1.4 En caso de alguna disputa legal, si alguna autoridad determina que el dominio sea retirado de las bases de datos del NIC-México. El NIC-México acatará esta resolución. En éste caso, se enviará un aviso al contacto técnico a la dirección de email que aparezca en el SOA (Start of Authority), 15 días antes de la eliminación......"

- Las partes involucradas en el contrato de prestación de servicios por medio del cual se otorgó el derecho de uso sobre el nombre de dominio nivea.com.mx, fueron Solpro, S.A. de C.V. y por otro lado NIC-México. Estas partes se sometieron para la solución de controversias generadas por el contrato a la jurisdicción de los Tribunales de la ciudad de Monterrey Nuevo León. Solpro, S.A. de C.V. aceptó someterse a las políticas generales de "NIC-México" que se agregaron al contrato en comento, formando parte integrante del mismo, en las cuales no se establece ningún otro procedimiento. Se comenta en ambos instrumentos (Contrato y políticas) que en caso de alguna disputa legal sobre el nombre de dominio se estará a lo que resuelva la autoridad, sin especificar que autoridad es la que deberá conocer del asunto.

- Se notificó a Solpro, S.A. de C.V, de la existencia de un procedimiento seguido ante la OMPI iniciado por Beiersdorf, AG, por las causas que expresaron en su escrito inicial del procedimiento.

- Dicho procedimiento se sigue de conformidad con lo establecido en la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para. Mx, aprobada el día 9 de noviembre de 2000. La misma nunca fue aprobada por Solpro, S.A. de C.V., toda vez que como ya se aclaró el contrato para obtener el registro del nombre de dominio citado fue aceptado por ambas partes el día 3 de febrero de 1998.

- A más de lo anterior no se acepta como cierto por no ser este el procedimiento idóneo para ventilar asuntos relativos a la propiedad industrial pero no se niega por no ser éste el tema en disputa, que:

- El demandante es dueño de la marca no sólo en México sino en muchas otras partes del mundo, sin embargo Solpro, no está realizando ninguna actividad de engaño, toda vez que cuando uno pretende acceder a dicha página de internet, se despliega que la página está en construcción.

- Solpro, S.A. de C.V. tiene el interés de conservar el nombre de dominio toda vez que lo adquirió. Hecho que por sí solo acredita el interés de posesión del mismo por parte de Solpro, S.A. de C.V.

- No ha sido registrado de mala fe y su utilización se relaciona con el párrafo de ésta sección identificado con el número 1 (uno).

- Lo anterior se manifiesta para su conocimiento, pero no implica sometimiento alguno a este procedimiento.

- La OMPI se crea como consecuencia del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, firmado el 20 de marzo de 1883, incluyendo todas sus revisiones. Ordenamiento que establece en su artículo 2, inciso 3) las reservas a las disposiciones de cada uno de los países de la Unión relativas al procedimiento judicial y administrativo así como a la competencia, y del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, firmado el 9 de septiembre de 1886, incluyendo todas sus revisiones

- Dicho organismo tiene como fines los establecidos en el Artículo 3 del Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979, que a la letra establece que "Los fines de la Organización son fomentar la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo mediante la cooperación de los Estados, en colaboración, cuando así proceda, con cualquier otra organización internacional, y..."

- En el mismo ordenamiento se establece en su artículo 12, " 1. La Organización gozará, en el territorio de cada Estado miembro y conforme a las leyes de ese Estado, de la capacidad jurídica necesaria para alcanzar sus objetivos y ejercer sus funciones."

- Dentro del territorio mexicano nacional la OMPI no goza de facultad jurisdiccional alguna ni competencia para resolver cuestiones relativas a propiedad industrial y mucho menos el Centro de Arbitraje y Mediación, esto es porque de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a su vez en la Ley de la Propiedad Industrial, existen dentro de nuestro país los medios legales, para resolver este tipo de conflictos, y será en todo caso el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, quien deberá dictar una resolución en ésta clase de conflictos, en base a los términos y procedimientos que se encuentran debidamente acreditados en nuestro territorio.

- Por lo anteriormente expuesto no es competente el Centro de Arbitraje de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual para conocer ni mucho menos para resolver sobre este asunto.

Como cuestión previa corresponde que el Panel considere la defensa de incompetencia planteada por la Demandada. Esta alega que al registrar el nombre de dominio (febrero de 1998) suscribió un contrato de registro con NIC-México, que rige las relaciones entre las partes. Alega además que en ningún momento la demandada consintió la aplicación de la Política. Alega asimismo que la OMPI y su Centro de Arbitraje y Mediación carecen de toda facultad jurisdiccional para resolver conflictos de propiedad industrial en México, y que en todo caso es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el que puede resolver este tipo de conflictos.

Ante todo, este Panel considera que tiene competencia para examinar y decidir acerca de su propia competencia, conforme a un principio que suele denominarse "competencia sobre la competencia" y que ha sido recogido en numerosas leyes de arbitraje, sistema de solución de controversias con el que este procedimiento administrativo guarda una muy estrecha similitud. Así por ejemplo, la Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI/UNCITRAL) de 1985 establece en su Artículo 16 1) que "el tribunal arbitral estará facultado para decidir acerca de su propia competencia, incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o a la validez del acuerdo de arbitraje."

No hay duda de que el principio de la "Kompetenz-Kompetenz" rige en México, país que ha adoptado la citada Ley Modelo. De acuerdo al artículo 1432 del Código de Comercio de México (Título Cuarto - Del Arbitraje Comercial, Capítulo IV – Competencia del tribunal arbitral): "El tribunal arbitral estará facultado para decidir sobre su propia competencia, incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o validez del acuerdo de arbitraje" (Ver http://www.sice.oas.org/DISPUTE/COMARB/Mexico/codcos.asp).

Por lo tanto el Panel concluye, de modo análogo a lo facultado a los árbitros, que tiene competencia para decidir sobre su propia competencia.

En cuanto al argumento de la Demandada según el cual el registro del nombre de dominio en disputa se rige por un contrato del que son partes la Demandada y NIC-México (exclusivamente), el Panel nota que ese contrato, según lo cita la Demandada, contiene una cláusula según la cual "(e)l "Solicitante" declara que conoce las políticas generales de "NIC-MÉXICO" y que forman parte integrante del presente contrato, y acepta someterse a los términos y procedimientos que las mismas establecen".

Por su parte la Demandante ha acompañado copia de la Política de resolución de disputas sobre nombres de dominio bajo .MX y de su Reglamento. El Panel, al visitar el sitio www.nic.mx de la entidad registradora, ha constatado que esos son los textos efectivamente vigentes.

A fin de clarificar cuáles son las normas efectivamente vigentes para resolver esta disputa, el Panel solicitó directamente al departamento legal de NIC-México (legal@nic.mx) que le suministre las políticas anteriores a las vigentes. Una vez recibidas, el Panel constató que estas últimas han efectivamente reemplazado a aquéllas.

Unas primeras "POLITICAS GENERALES NIC-MEXICO" que estuvieron en vigor desde el 26 de septiembre de 1997 establecían (punto 3.6.) que "el registrar un nombre de dominio no significa registrar una marca. Es requisito del solicitante asegurarse de que no está violando ninguna marca registrada. En caso de una disputa entre solicitantes por los derechos de un nombre en particular, la autoridad que registra el nombre (NIC-México) no adquiere responsabilidad alguna al registrarlo, solamente proveerá de información a ambas partes."

Esas políticas de 1997 fueron reemplazadas por las "POLITICAS GENERALES DE NOMBRES DE DOMINIO que entraron en vigor el 1ro. de Septiembre de 1999. En el párrafo correspondiente éstas establecen: "En cualquiera de las disputas por un conflicto entre nombres de dominio y marcas, el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) será la autoridad competente en primera instancia para resolverlas y NIC-México acatará la resolución que esta autoridad emita, tal y como se especifica en la sección 3.4 de estas políticas.".

Finalmente NIC-México adoptó las Políticas generales de nombres de dominio, que entraron en vigor el 1° de diciembre de 2000 y que pueden consultarse en http://www.nic.mx/nic/plsql/nic.nic_IniDmn?X=0&Y=0. Allí se elimina la mención al IMPI. Es decir que hay una cadena ininterrumpida de políticas que se van sustituyendo unas a otras.

Por su parte, la Demandada no ha cumplido la orden de procedimiento N° 2 del Panel citada en el punto 3 supra para que enviara al Panel el texto completo del contrato de 1998 citado por la Demandada. Sin embargo, de las propias citas que hace la Demandada resulta que dicho contrato remite a las políticas generales. Tanto por el cambio sucesivo de las políticas generales como por la inclusión de la política de disputas que plantee un titular marcario, se entiende que la Demandada quedó obligada a sujetarse a las mismas. El Panel considera que, por la cadena de referencias existente entre el contrato, las Políticas generales con sus cambios sucesivos y Política bajo .MX por referencia de las últimas Políticas generales, es él mismo la autoridad que debe resolver esta disputa en la medida prevista en este procedimiento.

Está claro que la entidad registradora se reservó el derecho de modificar unilateralmente la Política de resolución de disputas sobre nombres de dominio, particularmente cuando esas disputas se plantean por titulares de marcas. NIC-México adoptó la actual política de resolución de disputas bajo .MX. Ese fue un cambio del contenido del contrato que originalmente vinculaba a NIC-México con la Demandada. Sin embargo, ese mismo cambio estaba contemplado – por referencia a las políticas generales- en el contrato original. Producidos esos cambios, la Demandada no los objetó en modo alguno, de lo que se infiere que los consintió.

El Código Civil de México dispone claramente que en los contratos se pueden hacer estipulaciones en favor de tercero (Articulo 1868). Las mismas, salvo pacto escrito en contrario, otorgan al tercero -y al estipulante- el derecho de exigir al promitente la prestación a que se ha obligado (Artículo 1869). La estipulación puede ser revocada mientras el tercero no haya manifestado su voluntad de querer aprovecharla (Artículo 1871).

El efecto principal del cambio de las Políticas integrantes del contrato de registro fue crear una estipulación a favor de terceros – los titulares de marcas presuntamente afectados por un registro abusivo de nombre de dominio – que les permite atacar el registro mediante un procedimiento administrativo. La aceptación del titular del registro está determinada por el texto mismo de las Políticas generales y se entiende vinculante para el titular que mantiene la titularidad del nombre de dominio sin objeciones posteriores al cambio de aquéllas ni antes del comienzo del procedimiento.

Según las Políticas de nombres de dominio de NIC-México por el hecho de solicitar el registro de un nombre de dominio bajo el Dominio .MX, se entiende que los titulares:

- Aceptan expresamente, suscriben y se comprometen a acatar y regirse por las Políticas de Nombres de Dominio de NIC-México, la Políticas de Disputas de Nombres de Dominio, y los anexos, sin reservas de ninguna especie

- Aceptan que a su leal saber y entender, que el registro del nombre de dominio no infringe ni viola, de ninguna manera, los derechos de un tercero.

- No adquieren derechos de marcas registradas y que es responsabilidad del solicitante del dominio asegurarse de que no está violando ninguna marca registrada, derechos reservados, reserva de nombres o cualquier otra referencia a propiedad intelectual o en general el ordenamiento jurídico nacional e internacional que trata sobre la materia.

- Aceptan someterse al procedimiento para resolución de disputas de un nombre de dominio, asimismo aceptan cualquier resolución derivada de éstas, como definitiva, no reservándose acción ni derecho que ejercitar en contra de NIC-México.

- Aceptan que las presentes políticas podrán ser modificadas o reemplazadas las veces que sea necesario, a juicio de NIC-México, sin reservas de ninguna naturaleza, con un aviso previo de 15 días antes de su entrada en vigor, quedando obligados desde su publicación en la página WEB y NIC-México no estará obligado a realizar ningún otro tipo de publicación.

En cuanto a las disputas por marca registrada, los titulares del dominio están de acuerdo en sujetarse a la Política de Disputas, que se incorporan en este punto por referencia y que forma parte de este. La versión actual de la Política de Disputas puede encontrarse en Políticas LDRP. NIC-México ha designado al Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual como proveedor de resolución de disputas, para la administración de las disputas que se presenten bajo el dominio .MX.

En cuanto a la Política de resolución de disputas, que puede consultarse en http://extranet.nic.mx/nic/plsql/Dominios.Politicas_LDRP, se establece que " el titular acepta someterse a un procedimiento administrativo obligatorio ante un grupo independiente e imparcial de expertos (el grupo administrativo de expertos) que será nombrado por el proveedor, en caso de que un tercero (un demandante) sostenga que el nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de resultar engañoso con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos; y el titular del nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe".

Habiendo sido designado este panelista por el Centro conforme a la Política de disputas bajo .MX y su Reglamento, el Panel rechaza la defensa de incompetencia planteada por la Demandada, y determina que es competente para dictar una resolución sobre el mérito en el presente asunto. Ver lo decidido por este mismo panelista ante planteos de incompetencia similares, en los casos OMPI D2000-0143 RAIMAT, S.A. v. Antonio Casals, 24 de abril de 2000, puntos 6.1. y 6.2., y D2000-0467 METRO BILBAO, S.A. v. Ignacio Allende Fernández, 31 de agosto de 2000, punto 6.1.

Conforme a la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX el demandante debe alegar y probar todos y cada uno de los siguientes extremos:

(i) el nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de resultar engañoso con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos; y,

(ii) el titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y,

(iii) el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

Con relación al último extremo, cabe tener presente que la Política bajo .mx conserva la conjunción "y" que está presente en la Política de la ICANN, por lo que el demandante debe probar que existió registro de mala fe, y además, que el nombre de dominio se utiliza de mala fe. El Panel acepta el razonamiento del panel que decidió el caso D1999-0001 bajo la Política de la ICANN, idéntica en ese respecto a la Política bajo .MX.

La titularidad de los derechos de la Demandante sobre la marca NIVEA – tanto en México como en los Estados Unidos de América - está acreditada. La Demandante también ha afirmado que tiene derechos sobre la marca en otros 200 países y suministrado un extenso listado para probarlo (ver punto 4 supra). Por su parte, la Demandada ha reconocido abiertamente esos derechos al declarar que "el demandante es dueño de la marca no sólo en México sino en muchas otras partes del mundo (...)". Contestación de demanda, página 3.

Los derechos de la Demandante sobre la marca NIVEA son anteriores al registro del nombre de dominio (sea su fecha el 25 de abril de 2000 o el 3 de febrero de 1998).

Por otra parte el Panel considera que en el caso OMPI D2000-1759, Beiersdorf AG v. Good Deal Communications, 2 de abril de 2001, publicado en el sitio Web del Centro http://arbiter.wipo.int, respecto del nombre de dominio <niveasun.com>, se decidió que:

La identidad letra por letra del nombre de dominio del tercer nivel "nivea" y la marca NIVEA resulta evidente. En todo caso, la adición de ".com.mx" no alcanza para distinguir al nombre de dominio de la marca, por lo que el nombre de dominio es por lo menos engañoso respecto a la marca NIVEA.

El Panel tiene por cumplido el requisito del Parágrafo 1.a.i de la Política.

La Demandante niega que la Demandada posea derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio. En particular niega las distintas circunstancias que de acuerdo al Parágrafo 1 c de la Política pudieran servir como prueba de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio.

Para probar que el demandado carece de derechos o intereses legítimos es evidente que un demandante usualmente poco podrá hacer más que negar derechos o intereses legítimos, dado que de otro modo se requeriría la prueba de hechos negativos.

Es el demandado quien al respecto está en mejor situación de producir prueba, por ejemplo, alegando y probando que le cabe alguna de las circunstancias del parágrafo 1 c de la Política. Sin embargo, la Demandada se ha limitado a sostener que "tiene el interés de conservar el nombre de dominio toda vez que lo adquirió. Hecho que por sí solo acredita el interés de posesión del mismo por parte de Solpro, S.A. de C.V.". Si con ello la Demandada se refiere a que desea conservar el nombre de dominio, esa es una manifestación comprensible aunque irrelevante en este procedimiento. Si en cambio quiere decir que posee intereses legítimos sobre el nombre de dominio por el mero hecho de haberlo registrado a su nombre, el Panel no puede concordar con la Demandada.

Si se admitiera en estos procedimientos que el mero hecho del registro es prueba suficiente de que se poseen intereses legítimos respecto del nombre de dominio, entonces todos los demandados – que por definición del Art. 1 del Reglamento son precisamente los titulares de un nombre de dominio – tendrían intereses legítimos respecto de los dominios que registraron, lo que es absurdo.

En general, todo intérprete debe descartar, de varias interpretaciones de una norma, aquella que tenga consecuencias absurdas. Ello obliga a descartar esa interpretación de la Política bajo .mx como se lo ha hecho respecto de la Política de la ICANN en otros casos resueltos por paneles del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. Ver en ese sentido lo resuelto por este panelista en el caso OMPI D2000-1268 FRAVEGA S.A. v. Alejandro Razzotti, 6 de diciembre de 2000, pág. 5, citando el caso OMPI D2000-0044 Educational Testing Service v. TOEFL, pág. 6.

El Panel considera que la Demandante ha probado que la Demandada carece de derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio (Política, Parágrafo 1.a.ii).

La Demandante afirma que el registro del nombre de dominio se hizo con el propósito de venderlo a la Demandante con fin de lucro. Esa alegación no ha sido probada. Sin embargo, no se agota allí la cuestión de si el registro se efectuó con mala fe.

Como está probado que la marca NIVEA de la Demandante está registrada en México, Estados Unidos de América y en muchos otros países, y ante la admisión expresa de la Demandada de la multiplicidad de registro en México y muchos otros países, se impone la conclusión que la Demandada conocía efectivamente la marca ajena al momento de registrarla como nombre de dominio.

Además, la Demandada no ha declarado sus motivos o razones para registrar el nombre de dominio idéntico a la marca ajena.

De esas circunstancias se infiere que el propósito del registro del nombre de dominio fue el de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, con lo que se configura, al menos parcialmente, el supuesto de registro con mala fe del Parágrafo 1 b ii.

Si bien no hay constancia en el expediente de que la Demandada haya incurrido en una "conducta de esa índole" - haber registrado otros nombres de dominio correspondientes a marcas de terceros- ello no significa que el bloqueo de la marca ajena base de la demanda no haya sido hecho con mala fe, como lo indican las circunstancias mencionadas.

No puede descartarse que el propósito del registro haya sido también el de utilizarlo de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio que figure en el sitio Web o en el sitio en línea (Política, parágrafo 1 b iv). Como el sitio correspondiente al nombre de dominio sólo exhibe una página con la leyenda de que está "en construcción" a pesar del tiempo transcurrido desde la fecha del primer registro (febrero de 1998 según la propia Demandada), es razonable inferir, ante la falta de toda manifestación de las razones por las que la Demandada sigue sin usar el sitio y dada la reputación de la que goza la marca NIVEA en el momento del registro del nombre de dominio, que no existió ninguna finalidad legítima o de buena fe para el registro.

Por lo expuesto, el Panel considera probado el requisito de la Política, Parágrafo 1.a.iii, de que el registro fue de mala fe.

Dada la falta de uso del sitio web <www.nivea.com.mx> por parte de la Demandada, el Panel considera del todo aplicable la doctrina del caso OMPI D2000-0003 Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, resuelto de acuerdo a la Política de la ICANN, en cuanto se estableció que, si existen circunstancias relevantes, la inactividad puede equivaler a una acción positiva de mala fe. Las circunstancias que en este caso se estiman relevantes son las siguientes:

La marca NIVEA de la Demandante para proteger cremas y otros productos cosméticos es bien conocida, o por lo menos era conocida por la Demandada al momento del registro. La propia Demandada, sociedad mexicana o residente en México, reconoce que "el demandante es dueño de la marca no sólo en México sino en muchas otras partes del mundo".

La Demandante ha acreditado tener registrada la marca denominativa NIVEA en unos 200 países. Además, en el caso D2000-1759, citado en el punto 6.3. supra, la marca NIVEA ha sido considerada con gran reputación internacional.

La Demandada no ha alegado motivo alguno ni para el registro del dominio ni para mantener durante más de tres años el sitio web sin uso alguno (o sólo con una leyenda que indica que el sitio está "en construcción").

En defecto de cualquier alegación de la Demandada sobre algún proyecto o preparativo demostrable para un uso legítimo del nombre de dominio, resulta muy poco probable que lo pueda usar como no sea en infracción de los derechos de la Demandante sobre la marca idéntica muy conocida, mundialmente protegida y de gran reputación internacional.

La permanencia en la Red del sitio www.nivea.com.mx con la única leyenda de que se encuentra "en construcción", y por lo tanto sin anunciar que no se trata de un sitio perteneciente a la Demandante, hace concluir a cualquier navegante de la Red que con un programa navegador intente conectarse al sitio bajo el dominio mexicano de uso comercial verosímilmente correspondiente a la conocida marca NIVEA, que el titular de la misma no mantiene un sitio web o que no es técnicamente capaz de hacerlo.

Por lo que antecede, el Panel concluye que el nombre de dominio se usa de mala fe (Política, Parágrafo 1.a.iii.).

El Panel considera probado que el nombre de dominio <nivea.com.mx> es idéntico a la marca de la Demandante o resulta engañoso respecto a la misma, que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio, y que este fue registrado y se usa de mala fe.

Por ello, el Panel Administrativo resuelve que el registro del nombre de dominio <nivea.com.mx> sea transferido a la Demandante, BEIERSDORF AG.

Roberto A. Bianchi
Panelista único

Fecha: 13 de septiembre de 2001