Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

La Demandante es KELLOGG COMPANY, una sociedad conformada de acuerdo a las leyes de los EE.UU. de América, con sede en Battle Creek, Michigan, EE.UU. de América y con domicilio a los fines de este procedimiento en Beta No. 92, Col. Romero de Terreros, 04310, México. D.F., representada por su apoderada, la señora Rosa Elena Cordero Guarneros, con igual domicilio.

El Demandado es el señor Luis Álvarez, con domicilio en Juárez 189, Col. Centro, Jiutepec, Morelos 62550, México.

El nombre de dominio en disputa es <kellogg.com.mx>, registrado ante Network Information Center – México (NIC-México), Dpto. Telecomunicaciones y Redes, ITESM, Campus Monterrey, Av. Eugenio Garza Sada N° 2501 Sur, Monterrey, N. L., México.

El 11 de julio de 2001 se presentó por vía electrónica al Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI una demanda en inglés que se sometió a decisión de acuerdo a la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio de la ICANN. El 13 de julio de 2001 el Centro acusó recibo de la demanda. El 17 de julio de 2001 la demanda se recibió en soporte papel.

El 17 de julio de 2001 el Centro solicitó confirmación de los datos de registro del nombre de dominio a NIC-México. El 19 de julio de 2001 se recibió la respuesta de ese registrador.

El 19 de julio de 2001 el Centro envió a la Demandante una primera notificación de deficiencias de la demanda. El 20 de julio de 2001 la Demandante envió al Centro una modificación de la demanda por correo electrónico. El 25 de julio de 2001 la modificación se envió en copia papel. El 2 de agosto de 2001 el Centro notificó la Demanda y el inicio del procedimiento. El 3 de agosto de 2001, por haber encontrado una nueva deficiencia en la demanda, el Centro dejó sin efecto la notificación, lo que se notificó de inmediato a la Demandante. El mismo 3 de agosto de 2001 la Demandante procedió a una nueva modificación de la demanda por correo electrónico, consistente en manifestar que la política aplicable al caso es la "Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX". El 6 de agosto de 2001 la nueva modificación se envió por copia papel. Ese mismo día el Centro notificó al Demandado la demanda así modificada y el inicio del procedimiento N° DMX2001-0003. Dicha notificación advertía al Demandado que el último día para enviar el escrito de contestación de la demanda era el 26 de agosto de 2001, avisaba que si no se enviaba la contestación de la demanda hasta la fecha citada se consideraría al Demandado como no personado en el procedimiento, y le informaba sobre otras consecuencias eventuales de la falta de contestación. Según el informe del courier DHL al 24 de agosto de 2001 el paquete con la documentación destinada al Demandado no se había entregado, habiéndose contactado a DHL. Sin embargo, hay constancia en el expediente de que el 6 de agosto de 2001 la demanda al menos se notificó por correo electrónico a "luisalvar@hotmail.com". La primera de esas direcciones electrónicas figura en la base de datos Whois de NIC-México como la perteneciente al contacto administrativo para el nombre de dominio en disputa, que es también el demandado en este procedimiento. Ello significa que la demanda se notificó correctamente, aunque sin anexos, al Demandado.

El 27 de agosto, ante la falta de contestación de demanda, el Centro notificó al Demandado (luisalvar@hotmail.com) la falta de personación y ausencia de contestación a la demanda.

El 3 de septiembre de 2001, después de haber recibido la Declaración de Aceptación, Imparcialidad e Independencia de Roberto A. Bianchi, el Centro lo designó miembro único del grupo administrativo de expertos (Panel Administrativo o Panel) en este procedimiento y le transmitió el expediente por vía electrónica. La fecha límite para que el Panel emita su decisión en la disputa es el 20 de septiembre de 2001.

El día 6 de septiembre de 2001 el Panel declaró el cierre del procedimiento mediante la Orden de Procedimiento N° 1, que dice:

El Panel determina que ha sido correctamente constituido, que la demanda con sus modificaciones ha cumplido con los requisitos formales exigidos, y que se ha pagado la tasa administrativa.

La demanda modificada se presentó en español. El acuerdo de registro está redactado en español. Conforme al Artículo 16 a) del Reglamento el idioma del procedimiento administrativo es el español.

Por haber sido alegados por la Demandante, comprobados con documentos y por no haber sido contestados por el Demandado, los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados:

La Demandante es titular en México del registro de la marca 118150 KELLOGGґS, concedida el 22 de abril de 1964, y solicitada el 4 de febrero de 1964 bajo número de expediente 114043 para proteger a "toda clase de alimentos y sus ingredientes con excepción expresa de cereales de todas clases, especialmente cereales preparados tales como avena, trigo, maíz, cebada, centeno, arroz y especialmente hojuelas tostadas de maíz (clase 46). Según afirma la Demandante, y no niega el Demandado, el registro se encuentra vigente.

Según la información de la base de datos "Whois" de NIC-México, consultada por este panelista el 6 de septiembre de 2001, el registro correspondiente a <kellogg.com.mx> fue creado a nombre de Luis Álvarez el 8 de agosto de 2000.

Surge del expediente, por lo tanto, que la fecha de concesión de la marca que es base de la demanda es muy anterior a la fecha de creación del registro del nombre de dominio en disputa.

La Demandante alega que:

· Es titular en México del registro de marca 14794 KELLOGGґS, que se encuentra vigente, y que es igual al nombre de dominio objeto del presente procedimiento.

· La demandada no puede acreditar ninguno de los extremos de "la Política", a fin de demostrar un derecho legítimo sobre el nombre de dominio. Las citadas fracciones disponen lo siguiente:

· Contrario a las excepciones previstas en los incisos anteriormente transcritos, el nombre de dominio Kellogg.com.mx está ocupado, mas no da acceso a ninguna página, información o servicio; constituyendo así un dominio "ocioso" que perjudica de manera directa a la Demandante, evidenciando que la parte demandada no detenta ningún interés legitimo sobre el nombre de dominio.

· El demandado registró el nombre de dominio con el sólo propósito de obtener una ganancia indebida, al pretender venderlo a la Demandante. La demandada mostró su intención de vender el nombre de dominio a la Demandante a un precio superior al costo de registro, actualizándose así el presupuesto del inciso i), fracción b) del numeral 4 de "La Política", que establece los casos en que debe considerarse que el nombre de dominio fue otorgado de mala fe.

· Considerando que la marca de la Demandante es una marca notoria a nivel internacional, resulta evidente que la obtención del nombre de dominio por parte de la demandada, no es un acto fortuito, sino un claro afán de crear un perjuicio a la demandante, al privarle de la posibilidad de ser dueño del nombre de dominio Kellogg.com.mx., y posteriormente obtener una ventaja económica ilegal al vendérsela a un precio superior al costo de registro.

· En vista de que se actualizan todos y cada uno de los presupuestos, contemplados en "La Política", para la transferencia del dominio, se solicita la transferencia del dominio kellogg.com.mx a la Demandante.

La Demandada no ha contestado la demanda ni se ha presentado en este procedimiento después que se le notificara su falta de personación y el nombramiento del Panel.

Por no haberla cuestionado el Demandado al publicarse en el sitio oficial del registrador, ni posteriormente en este procedimiento, es de aplicación al caso la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX ("Política"). Habiendo NIC-México seleccionado como proveedor de solución de controversias al Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, que designó a este panelista, este Panel resulta competente para decidir la controversia.

Conforme a la Política un demandante debe alegar y probar que todos y cada uno de los siguientes extremos se encuentran presentes:

i) el nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de resultar engañoso con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos; y

ii) el titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y

iii) el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

Con relación al último requisito, cabe tener presente que la Política bajo .mx conserva la conjunción "y" que está presente en la Política de la ICANN, por lo que el demandante debe probar que existió registro de mala fe, y además, que el nombre de dominio se usa de mala fe.

La titularidad de los derechos de la Demandante sobre la marca KELLOGGґS está acreditada. Los derechos de la Demandante sobre esa marca son anteriores al registro del nombre de dominio. Ver punto 4 supra.

Aún cuando la marca KELLOGGґS registrada por la Demandante contiene un apóstrofo y una "S", que no figuran en el nombre de dominio, es obvio que esos elementos adicionales no alcanzan a distinguir el nombre de dominio de esa marca. En efecto, dichos elementos en la marca no significan otra cosa que una forma del posesivo. En inglés "KELLOGGґS" significa "perteneciente a KELLOGG", en una referencia inequívoca a la compañía KELLOGG o a su nombre comercial, que no contienen ni el apóstrofo ni la "S". El Panel considera que esa forma del posesivo es suficientemente conocida aún en países de lengua española, como México. Desde el punto el vista semántico, por lo tanto, prácticamente hay identidad entre el nombre de dominio en disputa y la marca de la Demandante. Desde el punto de vista fonético debe tenerse en cuenta que el software de registro de nombre de dominio, por razones técnicas, no permite el registro del apóstrofo. De cualquier modo, hay identidad letra por letra de la parte significativa "KELLOGG", por lo que el nombre de dominio, en su conjunto, es por lo menos similar hasta el punto de resultar engañoso con respecto a la marca de la Demandante. Por otra parte la adición de ".com.mx" no alcanza para distinguir al nombre de dominio de la marca.

De este modo el Panel tiene por cumplido el requisito del Parágrafo 1.a.i. de la Política.

La Demandante niega que el Demandado posea derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio. En particular niega las distintas circunstancias que de acuerdo al Parágrafo 1.c. de la Política pudieran servir como prueba de derechos o intereses legítimos del registrante respecto del nombre de dominio.

Para probar que el demandado carece de derechos o intereses legítimos es evidente que un demandante usualmente poco podrá hacer más negar derechos o intereses legítimos, dado que de otro modo se requeriría la prueba de hechos negativos.

Es el demandado quien al respecto está en mejor situación de producir prueba a su favor, por ejemplo, alegando y probando que le cabe alguna de las circunstancias del Parágrafo 1.c. de la Política. Como el Demandado no se ha efectuado presentación alguna en este procedimiento, el Panel no puede sino inferir que su inacción contribuye a darle la razón a la Demandante.

Además, el Panel, en forma independiente y con posterioridad a su nombramiento, se conectó con el sitio "www.kellogg.com.mx" correspondiente al nombre de dominio en disputa, pudiendo comprobar que la página correspondiente está en blanco (no se exhibe texto alguno, ni siquiera una leyenda de que se encuentra "en construcción"). Esa falta de toda actividad en el sitio web impide extraer conclusiones favorables al Demandado en cuanto a que pudiera poseer derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio.

Por lo tanto, el Panel considera que la Demandante ha probado que la Demandada carece de derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio (Política, Parágrafo 1.a.ii.)

La Demandante afirma que el registro del nombre de dominio se hizo con el propósito de venderlo a la Demandante con fin de lucro.

El 16 de noviembre de 2000, antes de comenzado este procedimiento, el Demandado recibió por correo electrónico una intimación de la Demandante, en la que ésta manifestaba el carácter notorio de la marca KELLOGGґS, que el nombre de dominio violaba los derechos marcarios, e invitaba al Demandado a tomar contacto para "determinar la posibilidad de que de manera extrajudicial le sean cedidos los derechos" del nombre de dominio a la demandante. El mismo día el Demandado respondió por correo electrónico que estaba dispuesto a "establecer una negociación", preguntando "cuál sería su oferta", con lo que solicitó una oferta de compra del nombre de dominio, sin negar el carácter ajeno de la marca, ni su carácter notorio, ni hacer la menor alegación de algún motivo legítimo para haber registrado el nombre de dominio.

Si bien no existe obligación de contestar a una intimación, el hecho de no contestar las alegaciones de notoriedad y de violación de derechos marcarios autoriza a extraer inferencias al respecto. Al no indicar siquiera un rango aproximado de la suma que pretendía para ceder el nombre a la Demandante, verosímilmente el Demandado no estaba contemplando una mera restitución de los costos de registro u otros relacionados directamente con el nombre de dominio. Por el contrario, es razonable inferir que esperaba de la Demandante una oferta que superara los meros costos de registro.

Afirma la Demandante que siendo la suya una marca internacionalmente notoria la obtención del nombre de dominio por parte del Demandado no es un acto fortuito, sino un claro afán de crear un perjuicio a la Demandante, al privarle de la posibilidad de ser dueña del nombre de dominio y posteriormente obtener una ventaja económica ilegal al vendérselo a un precio superior al costo de registro.

De ese modo queda configurada la circunstancia del Parágrafo 1.b.i. de la Política, de registro con intención de lucro indebido, lo que es una circunstancia de registro de mala fe.

Por otra parte, ante la falta de negación del Demandado del carácter notorio de la marca KELLOGGґS puede inferirse que el propósito del registro fue también el de impedir que el titular de la marca la reflejara en un nombre de dominio prácticamente idéntico a la marca (ya que al registrarlo resulta técnicamente imposible hacer figurar el apóstrofo que figura en la marca), con lo que se configura al menos parcialmente el supuesto de registro con mala fe del Parágrafo 1.b.ii. Decimos "parcialmente" puesto que no se ha comprobado que el demandado haya incurrido en una "conducta de esa índole" (haber registrado un cierto número de marcas ajenas como nombres de dominio).

Tampoco puede descartarse que el propósito del registro haya sido el de utilizarlo de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio que figure en el sitio Web o en el sitio en línea (Política, Parágrafo 1.b.iv.).

Como el sitio web correspondiente al nombre de dominio sólo exhibe una página en blanco, es razonable inferir, ante la falta de toda manifestación de las razones por las que el Demandado no usa el sitio, que no existió ninguna finalidad legítima o de buena fe para el registro.

Por lo expuesto, el Panel considera probado el requisito de la Política, Parágrafo 1.a.iii.,de que el registro fue de mala fe.

Si bien no está probado que el Demandado ofreció en venta el nombre de dominio a la Demandante, en las circunstancias de este caso su solicitud de una oferta de compra prácticamente equivale a una oferta de venta del nombre de dominio, lo que constituye un uso del nombre de dominio, y ciertamente un uso de mala fe. Ver caso OMPI D99-0001 World Wrestling Federation v. Bosman.

Aún si se considerara que no hubo una oferta de venta más allá de toda duda, ante la falta de todo uso del sitio web <www.kellogg.com.mx>, el Panel considera aplicable la doctrina del caso OMPI D2000-0003 Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, en cuanto se estableció que, si existen circunstancias relevantes, la inactividad puede equivaler a una acción positiva de mala fe. Las circunstancias que en este caso se estiman relevantes son las siguientes:

a) La marca KELLOGGґS de la Demandante para proteger productos alimenticios es bien conocida en México, como lo prueba la ingente actividad de promoción publicitaria de la Demandante (Ver cartas de TV Azteca del 17 de enero de 2000 y de TELEVISA de 2 de febrero de 2001 y de las que resulta que desde 1968 la Demandante ha invertido más de 150 millones de dólares en publicidad en esos medios de comunicación mexicanos).

b) Antes del procedimiento, el Demandado no contestó las alegaciones de notoriedad de la marca y de violación de derechos marcarios que le formuló la Demandante.

c) El Demandado se encuentra en rebeldía en este procedimiento. Si bien no es obligatorio contestar la demanda, el no hacerlo constituye un elemento que ciertamente no contribuye a inferir que el nombre de dominio se usa de buena fe. La actitud del Demandado al contestar la intimación por e-mail de la Demandante tiene la misma consecuencia.

d) La Demandada no ha alegado motivo alguno ni para el registro del dominio ni para mantener si uso el sitio web (ni siquiera con una leyenda que indique que el sitio está "en construcción").

e) En defecto de cualquier alegación de la Demandada sobre algún uso de buena fe, o algún proyecto o preparativo demostrable para un uso legítimo del nombre de dominio, resulta muy poco probable que lo pueda usar como no sea en infracción de los derechos de la Demandante sobre la marca.

La permanencia en la Red del sitio <kellogg.com.mx> con una página en blanco, y por lo tanto sin anunciar que no se trata de un sitio perteneciente a la Demandante, hace concluir a cualquier navegante de la Red que con un programa navegador intente conectarse al sitio bajo el dominio mexicano de uso comercial verosímilmente correspondiente a la notoria marca KELLOGGґS, que el titular de la marca no mantiene un sitio web o que no es técnicamente capaz de hacerlo.

Por lo que antecede, el Panel concluye que nombre de dominio se usa de mala fe (Política, Parágrafo 1.a.iii.).

El Panel considera probado que el nombre de dominio <kellogg.com.mx> es engañoso con respecto a la marca KELLOGGґS de la Demandante, que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio, y que este fue registrado y se usa de mala fe.

Por ello, el Panel Administrativo resuelve que el registro del nombre de dominio <kellogg.com.mx> sea transferido a la Demandante, KELLOGG COMPANY.

Roberto A. Bianchi
Panelista único

Fecha: 13 de septiembre de 2001