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La demandante es Perfetti Van Melle S.p.A. de Lainate (Milano) Italia (en adelante la "demandante")

La demandada es Terra Networks España S.A. (antes denominada TSCR S.A.) de Madrid, España (en adelante la "demandada").

El nombre de dominio objeto de este procedimiento es <happydent.net>.

El registrador de este nombre de dominio es Interdomain S.A., Fernando el Santo 15, Madrid, España (en adelante el "registrador").

3.1. Con fecha 12 de Marzo de 2002 el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante el "Centro") recibió por correo electrónico y el 15 de Marzo de 2002 por correo urgente una demanda en idioma inglés presentada por la demandante contra Clínicas Dentales Happydent de acuerdo con la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio de la ICANN (en lo sucesivo "Política"), el Reglamento de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio (en lo sucesivo "Reglamento"), aprobados por la ICANN el 24 de octubre de 1999, y el Reglamento Adicional del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en lo sucesivo "Reglamento Adicional"). El Centro acusó recibo de la demanda remitida por correo electrónico el 19 de Marzo de 2002.

3.2. El Centro requirió el 20 de Marzo de 2002 del registrador la confirmación de los datos de registro de dominio <happydent.net>.

3.3. El 25 de Marzo de 2002, el registrador informó al Centro que el titular del nombre de dominio era TSCR S.A. y no Clínicas Dentales Happydent y que el idioma del contrato de registro de nombre de dominio es el español.

3.4. Con fecha 3 de Abril de 2002 el Centro envió un mensaje de correo electrónico al demandante comunicándole que en la base de datos "Whois" del registrador aparecía como titular del nombre de dominio <happydent.net> una empresa distinta de la mencionada como demandada en la demanda y que el idioma del registrador era el español y no el inglés. El Centro solicitó al demandante redactar de nuevo la demanda, esta vez en idioma español, e identificando correctamente el nombre de la demandada.

3.5. El 15 de Abril de 2002, la demandante procedió al envío de la demanda en español a TSCR S.A. y al Centro, a ambos por correo electrónico.

3.6. El 17 de Abril de 2002 el Centro notificó la demanda y el comienzo del procedimiento administrativo la demandada TSCR S.A. y a Clínicas Dentales Happydent por correo electrónico y por courier.

3.7. La demandada contestó la demanda el 7 de Mayo de 2002 por correo electrónico.

3.8. El Centro designó Panelista Único (el "Panel") a Miguel B. O’Farrell, fijándose el 21 de Junio de 2002 como fecha límite para dictar la decisión.

3.9. La demanda se hizo en español. La demandada contestó en español. Además, el español es el idioma en que se tramitaría eventualmente el caso ante la jurisdicción mutua elegida por la demandante en la demanda que es la del domicilio donde está situada la oficina principal del registrador (tribunales de Madrid, España). Por ello, conforme al Reglamento, párrafo 11, el Panel decide que el procedimiento continúe en idioma español.

Los siguientes hechos y circunstancias mencionados en la demanda y apoyados por sus anexos, y no refutados por la demandada, o constatados directamente por el Panelista se tienen por verdaderos:

4.1. La demandante es titular de la marca HAPPYDENT, en conjunto con logotipos y etiquetas, que cubren productos de la clase 5 y de la clase 30 usadas principalmente para goma de mascar registradas en Italia, España, y asimismo registradas ante la Comunidad Europea y bajo el Protocolo de Madrid para el registro de marcas Internacionales.

4.2. El primer registro de la marca HAPPYDENT en Italia data del año 1977.

4.3. Asimismo, la demandante es titular de la marca HAPPYDENT en varios países, entre otros: Alemania, Emiratos Arabes, India, Arabia Saudita, Kuwait, Indonesia, Brasil, Perú, Sri Lanka, Singapur, México, Ecuador, Bolivia, China, Paraguay, Venezuela, Hong Kong, Colombia, Uruguay, Chile, Turquía, Gran Bretaña, Australia, Malasia, Grecia y la Argentina.

4.4. El producto HAPPYDENT es muy conocido en España. Está en el mercado español desde el año 1995 y ha sido ampliamente promocionado mediante comerciales difundidos por la televisión.

4.5. El nombre de dominio <happydent.net> es utilizado por Clínicas Dentales Happydent para promocionar servicios odontológicos en España bajo licencia de la demandada.

4.6. El nombre de dominio <happydent.net> fue creado en Diciembre de 2000 cuando ya era muy conocida la marca HAPPYDENT en España.

(a) La demandante sostiene que la marca HAPPYDENT es idéntica al nombre de dominio <happydent.net>.

(b) Asimismo, alega que la marca HAPPYDENT se utiliza en España desde el año 1995 y que ha tenido buenos resultados en sus ventas en ese país gracias a la campaña publicitaria realizada para promocionar el producto.

(c) La demandante alega que los consumidores del producto HAPPYDENT podrían pensar que hay una relación entre los productos de la demandante y el nombre de dominio de la demandada que lo utiliza para publicar los servicios de una clínica dental. La demandante alega que la existencia del nombre de dominio de la demandada puede engañar a los consumidores atrayéndolos mientras están buscando en la red novedades e información sobre los productos HAPPYDENT de la demandante.

(d) La demandante manifiesta que la demandada no tiene derechos basados sobre tradición o uso anterior legitimado del nombre HAPPYDENT.

(e) La demandante entiende que el nombre de dominio <happydent.net> ha sido registrado y utilizado de mala fe, por el hecho de que la demandada lo ha registrado con el único propósito de publicar servicios de una clínica dental explotando la fama alcanzada por los productos de cuidado oral y dental de la marca de la demandante y obtener así la atención de los consumidores y contactos a su sitio web, sin ninguna necesidad de tener que sostener costos de promoción o de publicidad.

(f) Finalmente, la demandante acredita haber intimado al usuario de sitio web (Clínicas Dentales Happydent) al cese del uso del nombre de dominio. Sin embargo, la demandante denuncia no haber recibido respuesta alguna a su requerimiento.

(g) Por lo expuesto, la demandante manifiesta que el nombre de dominio fue registrado de mala fe y solicita al Panel se transfiera el mismo a la demandante.

(a) La demandada declara que no se opone a la transferencia del nombre de dominio <happydent.net> a favor de la demandante. La demandada acompañó copia de una carta enviada al representante de la demandante por la cual manifestó su intención de arribar a una acuerdo amistoso entre las partes conforme el párrafo 17 del Reglamento explicitar en qué condiciones.

(b) La demandada manifestó en su contestación que se ha enterado del conflicto entre Clínicas Dentales Happydent y la demandante únicamente a través de la notificación del comienzo de éste procedimiento administrativo.

(c) No obstante lo manifestado, contesta la demanda y alega:

(d) Que la demandada, desarrolla una labor de intermediación entre los usuarios de su servicio TERRA PROFESIONAL a los efectos de gestionar la inscripción de los nombres de dominio requeridos por los mismos.

(e) Que las actuaciones de la demandada se han limitado al cumplimiento de una solicitud a la que contractualmente se encuentra obligada, sin que concurra ningún interés ilegítimo o actuación perturbadora de derecho alguno de terceros.

(f) Que la demandada no ha actuado de mala fe, toda vez que no es quien utiliza el nombre de dominio y se ha limitado a gestionar la inscripción solicitada por el usuario (Clínicas Dentales Happydent).

En virtud de lo mencionado, la demandante alega que la demandada no ha podido probar los tres elementos que exige el párrafo 4 a) de la Política y por lo tanto considera que el procedimiento debiera terminar de manera anticipada con base en el párrafo 17 de la Política.

(a) El apartado 15a) del "Reglamento" encomienda al Panel la decisión de la demanda sobre la base de:

- Las manifestaciones y los documentos presentados por las partes.

- Lo dispuesto en la "Política" y en el propio "Reglamento", y

- De acuerdo con cualesquiera reglas y principios de Derecho que el panel considere aplicables.

Estos son:

- Que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusión, con una marca de productos o servicios sobre la que la demandante tenga derechos.

- Que el demandado carezca de derechos o interés legítimo en relación con el nombre de dominio, y

- Que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

Pocas dudas caben respecto a la identidad entre el nombre de dominio <happydent.net> y las marcas HAPPYDENT.

La demandante ha probado el requisito de la Política, párrafo 4(a)(i).

Según expresa la demandada en su contestación de demanda, es una "entidad prestadora del servicio de acceso a Internet, desarrolla una labor de intermediación entre los usuarios del servicio denominado TERRA PROFESIONAL a los efectos de gestionar la inscripción de los nombres de dominio requeridos por los usuarios."

De acuerdo con las condiciones generales que regulan la prestación del servicio TERRA PROFESIONAL, que se agregan como ANEXO II a la contestación de la demanda, el servicio incluye la adquisición del dominio por la demandada y la autorización del uso de dicho nombre de dominio por el cliente.

Como contraprestación por las obligaciones a las que la demandada queda obligada por el contrato, los clientes abonan a la demandada una cuota mensual de veinticuatro euros con un céntimo de euro (24,01).

Según reza la cláusula (ii) transcripta en la contestación de la demanda "El Nombre de Dominio será propiedad de TERRA y lo continuará siendo a la terminación del contrato".

Considera el Panel que nada de lo expuesto le confiere a la demandada un derecho o interés legítimo en el nombre de domino <happydent.net>.

Por el contrario, a una entidad que se dedica a prestar estos servicios que incluyen el registro de nombres de dominio y su licencia a terceros, en principio, le cabe mayor grado de responsabilidad que a las demás personas que se limitan a registrar nombres de dominio para su propio uso, a fin de no lesionar derechos de marcas preexistentes de terceros, como ocurre en este caso.

La demandada no refutó las alegaciones concretas realizadas por la demandante en la demanda y tampoco objetó las pruebas aportadas por ella que evidencian la mala fe en el registro y en el uso del nombre de dominio <happydent.net>. Se limitó a negar que concurren en el caso los elementos requeridos en el párrafo 4 a) de la Política para que la reclamación prospere.

En su contestación de demanda expresó: "La demandante solicita le sea transferido el nombre de dominio <happydent.net> a lo cual TERRA no se opone tal y como consta en la comunicación remitida a la demandante y se adjunta como ANEXO I". (lo subrayado me pertenece).

Pero ni en la comunicación referida ni en ninguna otra parte dice la demandada en qué condiciones estaría dispuesta a realizar la transferencia o a alcanzar un acuerdo que permita concluir este procedimiento en la forma prevista por el artículo 17 de la Reglamento, al que expresamente hace referencia.

En estas circunstancias y no habiendo las partes llegado a ningún acuerdo para solucionar este conflicto, corresponde a este Panel resolverlo.

Por las razones arriba indicadas el Panel considera que el nombre de dominio <happydent.net> ha sido registrado de mala fe por la demandada. La demandada no usa en forma directa el nombre de dominio que nos ocupa, sino que licencia su uso a un tercero, en conocimiento de los derechos de marca anteriores de la demandante y de la confusión o error a que puede dar lugar el uso de <happydent.net> para publicar los servicios de una clínica dental con relación a los productos que identifica la marca HAPPYDENT de la demandante.

Por ello el Panel considera que también existe mala fe en el uso del nombre de dominio <happydent.net>.

El Panel resuelve hacer lugar a la petición de la demandante y disponer la transferencia del nombre de dominio <happydent.net> a la demandante Perfetti Van Melle S.p.A.