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세계지적재산권기구 중재조정센터

행정패널 결정문
TheNASDAQ Stock Market, Inc. 대 박승조
사건번호 : D2002-0595
See Also PDF File: D2002-0595

1. 당사자

신청인: The NASDAQ Stock Market, Inc., NewYork, New York 10006, United States of America.

신청인의 법정대리인: Akin, Gump, Strauss, Hauer & Feld, L.L.P., McLean, Virginia22102, United States of America.

피신청인: 박승조, 대한민국 서울시 송파동 신천동 11-9, 한신코아아파트 1033호.

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의대상이된도메인이름(이하"분쟁도메인이름"이라고약칭함)은 <nasdaqeurope.biz>과<nasdaqjapan.biz>이고, 그도메인등록기관은대한민국서울시동작구신대방동395-70, 전문건설회관17층에소재하는한강시스템주식회사/DoRegi.com(이하 "등록기관" 이라고약칭함)이다.

3. 행정절차개요

본 행정절차의 신청서는ICANN(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)이 1999년 10월 24일 승인한 통일도메인이름분쟁해결규정(이하에서는 “규정”이라고 함)과 통일도메인이름 분쟁해결규정을 위한 절차규칙(이하에서는 “절차규칙”이라고 함) 그리고 통일도메인이름 분쟁해결규정을 위한 세계지적재산권기구(WIPO)의 보충규칙(이하에서는 “보충규칙”이라고 함)에 따라 제출되었다.

이사건에대한신청인의분쟁해결신청서는2002년6월25일에전자양식으로,그리고2002년6월27일에일반양식으로WIPO 중재조정센터(이하 "센터"라고약칭함)에제출되었으며센터는2002년6월28일분쟁해결신청서의접수를확인하였다.

센터는 분쟁해결신청서의 접수에 따라 2002년 6월 28일에 등록기관에 등록인 확인과 등록약관상의 언어의 확인을 요청하였으며 이에 대하여 등록기관은 2002년 7월 2일자 등록인의 확인과 함께 등록약관상의 언어가 한국어임을 통지하였다.

센터는 2002년 7월 5일 분쟁해결신청서의 형식적 요건의 충족여부 점검서를 작성하였으며 그 내용은 등록기관이 확인한 바 같이 등록약관상의 언어인 한국어로 신청서가 제출되지 않은 점과 신청인이 상호재판관할을 명시하지 않은 점을 제외하고는 형식적인 모든 요건을 충족함을 확인하였다.

이에따라신청인은한국어로수정번역된분쟁해결신청서를2002년7월 24일에전자양식으로그리고7월26일에일반양식으로제출하였다.

센터는절차규칙제4조(c)항에따라서행정절차의공식적인개시일을2002년7월30일로통지하였다.

센터는 피신청인이 송부한 답변서를 2002년 8월 11일에 전자양식으로, 2002년8월 15일에 일반문서로 접수하였다. 뒤이어 센터는 8월 19일 피신청인에게 답변서를 접수하였다는 확인을 전자문서로 통지하였다.

신청인은 추가로 피신청인의 답변서에 대해 반박문을 2002년 8월 27일에 전자양식으로 그리고 2002년 8월 30일에 팩스로 제출하였다.

센터는본건의분쟁해결을위한행정패널의패널위원으로장문철교수를위촉하면서장문철교수에게패널위원으로서의수락과그판단에있어서의독립성과공정성을확인하는서면을발송하였고,장문철교수의수락과독립성및공정성의확인에따라서,센터는2002년9월25일에당사자들에게행정패널의구성과결정예정일을통지하였다. 절차규칙 제15조에따라결정예정일은2002년 10월 9일로통지되었다.

4. 사실관계

신청인회사는첨단의컴퓨터및통신기술을사용하여증권회사들과투자가들이실시간에거래보고를할수있고자동적으로시장감시를할수있는환경하에서거래를할수있도록 돕고 있으며일일주식거래량이50억주에달하는세계최대의증권시장이며국제적으로도널리알려져있다. 나스닥 시장에는기술,통신및생명공학등과같은최첨단산업을주도하는4000여개의상장회사들로구성되어있는데 미국 회사와외국회사들의주식들이상장되고있다.

신청인은미국뿐만아니라유럽및아시아에서주식거래와관련된투자정보를제공하고증권시장을운영하는세계적인회사이다. 2000년 6월 19일나스닥일본시장이오사카에서첫거래를시작한후,현재나스닥의계열회사인NASDAQJapan, Inc. 이일본투자가들에게인터넷을통한투자및거래정보를제공하고있으며웹사이트“nasdaq-japan.com”을운영하고있다.또한신청인은유럽시장의지역적필요에맞추어2002년6월8일나스닥유럽을운영하기시작한이래현재에는웹사이트“nasdaqeurope.com”를통하여유럽시장에주식호가,주요뉴스및기타투자정보를제공한다.

신청인은1968년이래나스닥주식시장의운영을포함한 투자상품 및서비스와관련하여“NASDAQ”이라는상표를지속적으로사용해왔으며1992년이후에는자신의사업과관련하여상호를대표하는명칭으로사용해왔다.신청인은투자상품과서비스에대해“NASDAQ”이라는상표를미국특허상표청(등록번호 0922973, 1259277)에등록하였고일본과유럽공동체를포함한전세계40여개국가에등록하는등, 해당 상표를장기적으로사용한결과전세계적으로유명한상표가되었다.신청인은일본에서“NASDAQ”(등록번호 2,622,912;4,044,096)과“NASDAQJAPAN”(등록번호 2001-40837;2001-88016)을상표등록하였다.또한신청인은“NASDAQEUROPE”상표에대해미국상표출원번호76/277,823을유럽공동체상표출원번호002384162를보유하고있다.

현재신청인은“NASDAQ”이라는이름을포함하는수백개의도메인이름을등록하였으며,<nasdaq.com>, <nasdaq-japan.com>, <nasdaqeurope. com>,<nasdaq.org>, <nasdaqnews.com>, <nasdaqonline.com>, <nasdaq.tv>,<nasdaqnews.biz>, <nadaq100.biz>, 등이그것이다.신청인은이들 대부분의 도메인이름을사용하여웹사이트를 운영하고 있다.

피신청인이등록한분쟁도메인이름<nasdaqjapan.biz>,<nasdaqeurope.biz>를입력하면해당웹사이트를찾는데실패했다는표시가나오며현실적으로피신청인은홈페이지를운영하지않는것으로보여진다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

신청인의주장을요약하면다음과같다.

(1) 분쟁도메인이름 <nasdaqjapan.biz>와 <nasdaqeurope.biz>는 “NASDAQ” 상표 전체가 포함되어 있으며 차이점은 나스닥 상표에 지리적 위치를 나타내는 단어인 JAPAN와 EUROPE를 추가한 점이다. 따라서 분쟁 도메인이름들은 신청인의 상표 “NASDAQ”와 혼동을 일으킬 정도로 유사하다 (참조: The Nasdaq Stock Market, Inc. v Vidudala Prasad, WIPO 사건번호 D2001-1493; Telstra Corp, Ltd. v. Ozurls, WIPO 사건번호 D2001-0046).

(2) 피신청인은분쟁도메인이름<nasdaqjapan.biz>와<nasdaqeurope.biz>에대해정당한이익이없다.피신청인은“NASDAQJAPAN”과 “NASDAQEUROPE”에대한상표권이없다.또한분쟁도메인이름을 사용하지 않고있으므로나스닥을방문하기위해해당도메인이름에접속한사람은나스닥의웹사이트가작동되지않거나제공되지않는다고오해할수도있다.

(3) 피신청인은부정한목적으로분쟁도메인이름을등록하고사용하고있다.신청인은다음과같은이유때문에피신청인이해당도메인이름을부정한목적으로등록하였다고주장한다.

첫째,피신청인은신청인측으로부터15 U.S.C. §1072에따라“NASDAQ”상표가이미등록된상표라는통지를받은바있다.

둘째,피신청인은분쟁도메인이름을등록함으로써나스닥이동일한도메인이름에자사의상표를사용하는것을방해했다.

셋째,신청인은피신청인에게해당상표가포함되어있는도메인이름의사용이나등록을동의하거나승낙또는허용한적이없다.

넷째, 피신청인은 선의의영업목적은물론비상업적인공정한사용을위한방식으로도해당도메인이름을사용하지않고있다.

다섯째, 피신청인은 신청인의 명백한 반대에도 불구하고 도메인이름을 이전하거나 말소하는데 동의하지 않고 있다. UDRP체계하에서 도메인이름을 선의로 사용할 계획이 있다고 입증하지 못한 채 타인의 상표인 도메인이름을 투기적으로 등록하는 것은 허용되지 않는다 (참조 J. Crew Int’l Inc. v. crew.com, WIPO 사건번호 D2000-0054). 또한 등록만 해놓고 사용은 하지 않는 것도 도메인이름의 부정적 목적에 해당될 수 있다 (참조 The NASDAQ Stock Market, Inc. v. Sun People, Inc. WIPO 사건번호 D2001-1495; Telstra Corp. v. Nuclear Marshmallow, WIPO 사건번호 D2000-0003등).

신청인은피신청인의답변서에대해추가적으로다음과같은내용의주장을한다.

(4) 피신청인이주장하는이탈리아회사ANTARTICA가자전거등의안전헬멧상표로등록했다는NASDAQ 상표는아직등록이완료되지않은상태이며신청인측의이의신청으로미국특허및상표청의재판및항소위원회에서심리중에있다.또한“INSIDENASDAQ”은등록신청이포기되어등록된바없으며,“NASDAQ WORKSTATION”, “NASDAQ COMPOSITE”, “NASDAQ INDUSTRIAL”은현재신청인이상표를모두보유하고있다.따라서신청인은피신청인의주장과는달리,미국과세계각국에서NASDAQ 상표의독점적소유자이다.

(5) 피신청인은신청인이분쟁도메인이름에대해.BIZ도메인이름등록시일반등록을받기전상표권보호차원에서상표권자에게우선등록할기회를주었는데도분쟁도메인이름을등록하지않았다고주장하고있으나이는사실과다르다. 신청인은 분쟁도메인이름들에대해우선등록과IP클레임도하였지만영역쇄도(Land Rush)기간중에등록사가무작위선택방식을택하여신청인에게등록기회가부여되지않은것이다(부록B로증거제시함).

B. 피신청인의 주장

피신청인은 신청인의 주장에 대해 다음과 같이 반박한다.

(1) 신청인의 상표권은 NASDAQ이며분쟁 도메인이름은 <nasdaqjapan.biz>와<nasdaqeurope.biz>이므로 신청인의 상표와 분쟁도메인이름은 동일하지 않다.

(2) 신청인 이외에도 많은 회사나 개인들이 미국 내에서 NASDAQ이포함된 상표를 등록하였으므로 NASDAQ이라는상표권은 신청인만이 독점적으로 사용되고 있는 단어는 아니다. 이탈리아 회사 ANTARTICA가자전거 등의 안전 헬멧 상표로 등록한 NASDAQ, 이외에 JAPANASDAQ, INSIDE NASDAQ, NASDAQ WORKSTATION, NASDAQ COMPOSITE,NASDAQ INDUSTRIAL 등이 그 예이다. 신청인 이외에도 회사나 개인들이 NASDAQ이포함된 도메인이름을 등록한 예는 <nasdaqmania.com>, <nasdaquk.info>, <nasdaqgermany.info>,<nasdaqkorea.com> 등이다.전세계적으로 보면 NASDAQ이라는단어가 포함된 모든 낱말을 신청인만이 사용할 수 있는 권리가 있다는 주장은 잘못이다.

(3) .BIZ도메인이름 등록시 일반 등록을 받기 전 상표권보호차원에서 상표권자에게 우선 등록할 기회를 주었는데도 분쟁 도메인이름을 등록하지 않았다. 그런데도 불구하고 신청인은 정당하게 도메인이름을 등록한 피신청인에게 해당 도메인이름을 돌려주지 않으면 10만 달러의 손해배상청구를 한다는 내용을 담은 서신을 보내왔으며 이에 대해 피신청인은 신청인에게 전세계적으로 NASDAQ에대한 단어나 지명, 인명 등 모두 사용할 수 있는 권리에 대한 근거를 제시하라고 요청하는 서신을 한국어로 적어 보냈다. 그러나 신청인은 이에 대해 답변은 하지 않고 알아볼 수 없는 기호로 보내와 읽을 수 없다고 불평하고 있다.

(4) 피신청인은 분쟁 도메인이름을 등록한 목적이 인터넷을 이용하여 일본과 유럽의 주식시장에 대한 정보제공 사이트를 운영하기 위해서라고 주장한다.

6. 논점 및 판단

행정절차상 언어

절차규칙제11조에 따르면 당사자가 달리 합의하거나 등록약관에 달리 정하지 않은 한, 행정절차의 언어는 등록약관에서 사용한 언어이다. 이 점에 있어 분쟁도메인이름의 등록약관 상의 언어는 등록기관이 센터에 통지해 온 바와 같이 한국어이다. 본 패널은 행정절차의 언어는 한국어라고 판단하고 본 결정문도 한국어로 작성한다.

입증책임

규정 제4조 (a)항에 따르면 신청인은 자신의 주장을 관철시키기 위해서는 다음 요건을 입증하여야 한다.

(1) 신청인이 권리를 갖고 있는 상표 또는 서비스표와 등록인의 도메인이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것;

(2) 등록인이 당해 도메인이름에 대하여 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 것;

(3) 등록인의 도메인이름이 부정한 목적으로 등록되고 사용되고 있다는 것.

따라서 상기의 사항과 관련하여 신청인이 주장하는 논점을 판단하면 다음과 같다.

도메인 이름의 동일성 또는 혼동을 일으킬 정도의 유사성 여부

분쟁 도메인이름 <nasdaqjapan.biz> 와 <nasdaqeurope.biz>은 신청인의 등록상표 “NASDAQ”에‘Japan’ 또는 ‘Europe’이라는 지리적 위치를 표시하는 고유명사가 첨가된 것이다. 따라서 양자가 곧 동일하지는 않다고 하더라도 일반 대중은 분쟁도메인이름이 일본 또는 유럽에서 사용되는 신청인의 상표 또는 신청인과 어떤 관련이 있으리라고 오인 하기에 충분할 만큼 외견상 유사하다. 따라서, 분쟁도메인이름은 규정에서 요구하는 바와 같이 신청인의 등록상표와 혼동할 정도로 유사하다고 판단된다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 규정 제4조 (a)항에 따라 피신청인이 분쟁 도메인이름에 대해서 아무런 권리나 정당한 이익이 없다는 점을 입증하면 충분하다.

신청인은피신청인이“NASDAQJAPAN”와“NASDAQEUROPE”에대한상표권도없으며NASDAQ 상표권사용에대한승인또는허락을받은바도없으므로분쟁도메인이름에대해정당한이익이없다고주장한다. 또한 피신청인은분쟁도메인이름을 등록만 하고사용하지않고있으므로나스닥을방문하기위해해당도메인이름에접속한사람은나스닥의웹사이트가작동되지않거나제공되지않는다고오해할수도있다고주장한다.

한편, 신청인의 주장에 대응하여 피신청인이 도메인이름에 대해서 권리나 정당한 이익을 가지고 있다고 주장할 경우에는 규정 제4조 (c)항에 예시적으로 열거한 사항을 입증해야 한다. 이에 대해 피신청인은 신청인 이외에도 많은 회사나 개인들이 미국 내에서 NASDAQ이포함된 상표와 도메인이름을 등록하고 있으며 NASDAQ이라는 상표권은 신청인만이 독점적으로 사용되고 있는 단어는 아니라고 주장하고 있으나 실제로 신청인측의 등록 상표와 관련하여 현재는 신청인의 이의신청으로 계류 중이거나 등록이 완료된 상태도 아니므로 설득력이 없다. 다음으로 피신청인은 분쟁 도메인이름을 등록한 것은 인터넷을 이용하여 일본과 유럽의 주식시장에 대한 정보제공 사이트를 운영하기 위한 목적이라고 주장하고 있지만 해당 도메인이름에 관해 분쟁이 제기되기 전까지 사업계획을 수립한 바 있다는 입증도 못 하고 있으며 아직까지 분쟁 도메인이름을 사용하여 사업준비를 위한 웹사이트를 마련하고 있지도 않다.

따라서 피신청인은 자신의 정당한 권리나 이익에 대해 규정 제4조 (c)항에 예시적으로 열거한 사항에 해당하는 정도의 입증을 다하지 못하고 있으므로 본 패널은 피신청인이 분쟁 도메인이름에 대해서 아무런 권리나 정당한 이익이 없다고 판단한다.

피신청인의 부정한 목적

신청인이 세번째 요건을 충족시키기 위해서는 규정 제4조 (b)항에서 열거한 예시 사항을 입증하면 된다. 물론 피신청인의 부정한 목적의 존재여부를 결정짓는 기준은 해당 조항에서 열거한 사항에만 제한되는 것이 아니라 예시적인 것에 불과하다.

본 패널은 신청인의 상표가 국제적으로 널리 알려져 있을 뿐만 아니라 NASDAQ상표그리고 분쟁도메인이름과 동일한 “NASDAQJAPAN” 상표와 “NASDAQEUROPE” 상표를 일본과 유럽공동체 또는 미국 내에 등록한 상황에서 피신청인이 신청인의 등록 상표와 동일한 도메인이름을 등록한 점 그리고 신청인이 처음에는 사업계획을 제시하지 않다가 답변서 제출 시에 사업목적을 밝힌 점에 주시하고, 피신청인은 신청인의 상표의 유명성이나 좋은 이미지를 이용하여 더 많은 방문자들을 자신의 웹사이트로 들어오도록 유인하려는 의도이거나 피신청인의 사업계획이 사실이라면 경업자의 사업을 방해하기 위한 의도에서 도메인이름을 등록한 것으로 추론할 수 밖에 없다. 또한 피신청인이 비록 분쟁 도메인이름을 이용하여 외형상 웹사이트를 운영하고 있지 않을지라도 이러한 소극적 사용에 대해서도 피신청인의 부정적 목적을 인정할 수 있다.

따라서, 본 패널은 신청인이 규정 제4조 (a)항의 세번째 요건인 도메인 이름 등록과 사용에 대한 피신청인의 부정한 목적을 충분히 입증한 것으로 판단한다.

7. 결정

본 행정패널은 (i) 분쟁도메인이름이 신청인 보유의 두 상표들과 동일하거나 혼동할만큼 유사하고, (ii) 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 권리나 이익도 가지고 있지 않으며, (iii) 분쟁도메인이름의 등록과 사용이 부정한 목적으로 이루어진 것이라고 판단한다. 따라서 패널은 절차규정 제4조 (a)항에 열거된 각각의 구성요건을 입증하였다고 판단한다. 본 행정패널은 분쟁도메인이름을 신청인에게 이전할 것을 명한다.

장문철 교수
패널위원

일자: 2002년10월 10일

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