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Les parties sont :

Médias Transcontinental Inc., société canadienne, Montréal (Québec), Canada.

Le requérant est représenté par Maître Bruno Barrette, Brouillette Charpentier Fortin, Montréal (Québec), Canada.

Monsieur Stéphane Pictet, 3i Marketing, domicilié à Nyon, Suisse.

et

Virtual Network SA, domiciliée à Nyon, Suisse.

Les défendeurs sont représentés par Maître Anne-Virginie Gaide, B.M.G. Avocats, Genève, Suisse.

Le nom de domaine objet de la plainte est <madame.com>.

L’unité d’enregistrement est Network Solutions Inc., Californie, États-Unis.

Le Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la propriété Intellectuelle (OMPI) a reçu la plainte de la société Médias Transcontinental Inc. le 14 août 2003 par courrier électronique et le 18 août sur support papier.

Le Centre a vérifié que la plainte satisfait aux conditions de forme définies dans les Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine, approuvé par l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), sous la forme des "Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine" et des "Règles d’application des principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine".

Le 3 septembre 2003, la plainte a été notifiée et la procédure administrative a été ouverte.

Le 17 septembre 2003, soit dans le délai imparti, le défendeur a répondu.

Le 13 octobre 2003, la nomination d’experts a été notifiée et la date fixée pour la décision est le 31 octobre 2003.

Le requérant fonde sa plainte sur les marques enregistrées au Canada et sur les demandes de marques suisse et communautaire :

- MADAME n°570 429 du 31 août 2000, enregistrée au Canada en association avec les marques antérieures n°228 549 et 228 550, revendiquant un premier usage le 28 février 2000 et qui désigne les "magazines";

- MADAME AU FOYER n°228 549 du 5 avril 1977, enregistrée au Canada et qui désigne les "publications imprimées, à savoir les magazines";

- MADAME AU FOYER (+ dessin) n°228 550 du 5 avril 1977, enregistrée au Canada et qui désigne les "publications imprimées, à savoir les magazines";

- MADAME (+ dessin) n°02940/2003 demande de marque déposée en Suisse le 2 juin 2003, pour les magazines en classe 16 et l’exploitation d’un site internet en classe 42 (marque non encore enregistrée);

- MADAME n°003 213 519, demande de marque communautaire déposée le 5 juin 2003, pour les services de gestion de fichiers informatiques en classe 35, les services de télécommunication de la classe 38 et les services liés à l’internet en classe 42.

Le requérant précise que la marque désigne le magazine MADAME qui est largement diffusé, non seulement sur support papier, mais également via l’internet à partir de son site accessible aux adresses correspondant aux noms de domaine qu’il a enregistrés :

- <magazinemadame.com>,
- <magazinemadame.ca>,
- <madame.ca>.

Le nom de domaine <madame.com> a été enregistré, selon l’extrait Whois communiqué par le requérant, le 13 septembre 2002 au nom de Monsieur Stéphane Pictet – 3i Marketing SARL.

Le requérant produit une impression du site "www.madame.com", en date du 28 mai 2003, qui montre que ce site a donné accès à un site pornographique.

Le requérant a adressé une mise en demeure au défendeur le 20 juin 2003, en invoquant ses droits sur ses marques MADAME exploitées dans le cadre de la publication de son magazine papier ou en ligne.

Il a fait valoir ses droits sur MADAME AU FOYER et MADAME, marques utilisées depuis 1966, et a ajouté que l’enregistrement et l’usage de <madame.com> pour un portail donnant accès à un site pornographique porte une atteinte "odieuse à sa réputation".

La société Virtual Network SA a répondu à cette mise en demeure le 30 juin 2003, en invoquant le rachat des actifs de la société 3i Marketing.

Le 14 août 2003, le requérant déposait une plainte fondée sur ses marques canadiennes MADAME AU FOYER et MADAME ainsi que sur ses demandes de marque suisse et communautaire MADAME.

Le requérant fait valoir ses droits sur ses marques et précise que "il vend au Canada depuis 1966 des magazines portant la marque MADAME pour un tirage totalisant annuellement, approximativement 1 400 000 magazines" et que "la marque MADAME a acquis un degré de notoriété enviable et envié".

Il précise être titulaire d’un dépôt de marque suisse MADAME, sachant que les défendeurs sont établis en Suisse.

Il invoque la contrefaçon de sa marque car :

- le nom de domaine <madame.com> est identique à sa marque MADAME;

- la marque MADAME est reproduite en totalité dans le nom de domaine <magazinemadame.com>;

- le site "www.madame.com" utilisé comme mode d’accès à un portail pornographique "visait directement le public au Canada, en Suisse et en Europe communautaire", ce qui lui a créé un préjudice d’image.

S’agissant de l’absence de droit et d’intérêt légitime sur le nom de domaine, le requérant déclare n’avoir jamais autorisé les défendeurs à utiliser sa marque et considère que le simple enregistrement du nom de domaine ne permet pas aux défendeurs de justifier de droit ou d’intérêt légitime sur ce nom de domaine.

Il fait référence à l’usage de <madame.com> pour donner accès à un site pornographique pour constater que cet usage a cessé suite à la mise en demeure et que le nom de domaine <madame.com> donne maintenant accès au site "www.romandie.com".

Il en conclut que "l’enregistrement du nom de domaine <madame.com> a été fait dans le seul but de s’approprier l’achalandage de tiers, dont celui de la requérante" et que les défendeurs n’ont aucun droit légitime sur <madame.com>.

Enfin, le requérant établit la mauvaise foi des défendeurs en considérant que :

- par référence à la réponse à la mise en demeure qui commentait l’état des droits sur MADAME, les défendeurs faisaient état d’une proposition de transfert en contrepartie du versement d’une somme de 50 000 euros et se déclaraient ouvert à la discussion;

- les défendeurs ont donc sciemment conservé le nom de domaine <madame.com> pour ensuite le vendre, le louer ou le céder;

- la société Virtual Network SA, alors qu’elle annonce un grand projet de création d’un site "www.madame.com", a cessé l’utilisation du nom de domaine au jour de la mise en demeure et prétend être ouverte à une collaboration pour l’exploitation du site;

- lors du dépôt de la plainte, le nom de domaine <madame.com> ne donnait accès à aucun site, mais redirigeait uniquement sur "www.romandie.com";

- les défendeurs ont voulu s’approprier la clientèle associée à la marque MADAME, dans un premier temps, pour donner accès à un site pornographique et, dans un deuxième temps, pour rediriger les internautes vers le site "www.romandie.com".

C’est pourquoi le requérant demande le transfert à son profit du nom de domaine <madame.com>.

Les défendeurs contestent la position de la société Médias Transcontinental Inc et à cette fin, ils apportent des précisions générales concernant leurs activités :

- la société 3i Marketing a été créée en 1997 et ses actifs ont été repris en 1999 par la société Virtual Network SA, pour développer un réseau de portails thématiques et régionaux;

- la société Virtual Network SA est titulaire de nombreux noms de domaine génériques, dont <madame.com> fait partie, noms de domaine acquis par enregistrement ou par rachat;

- le nom de domaine <madame.com>, racheté le 26 mars 1999, était destiné à donner accès à un site à audience féminine présentant des informations provenant de divers annonceurs.

Le nom de domaine a été temporairement mis à la disposition d’un exploitant d’un site pornographique avec l’accord du défendeur, pour permettre "de comptabiliser les clicks à destination des annonceurs", dans le cadre du projet de création d’un site "www.madame.com" comportant un index de liens payants.

En raison du caractère générique du nom de domaine <madame.com>, les défendeurs n’ont pas pu penser que l’usage de ce terme en relation avec un site féminin pouvait porter atteinte aux droits d’un tiers, d’autant plus qu’une garantie selon laquelle le nom de domaine était libre de tout droit a été introduite dans le contrat d’acquisition de ce nom de domaine.

Les défendeurs font valoir que la date à prendre en compte est celle du rachat de <madame.com> à son précédent titulaire, en 1999, date qui est antérieure aux marques MADAME opposées. Ce rachat est prouvé par un mail en date du 26 mars 1999 formalisant un accord sur le transfert et sur le prix.

Les défendeurs considèrent que le nom de domaine <madame.com> n’est pas identique aux MADAME AU FOYER car c’est "la combinaison des termes MADAME et AU FOYER qui prête un (faible) caractère distinctif à ces marques, la seule utilisation de MADAME dans le nom de domaine contesté ne pouvant créer une confusion avec ces marques antérieures".

S’agissant des autres marques du requérant, qui sont les marques MADAME, elles ne sauraient être invoquées à l’appui de cette procédure dans la mesure où elles sont postérieures au nom de domaine d’autant plus qu’en raison du caractère générique du nom MADAME, l’acquisition d’un droit valable sur une marque MADAME dans le domaine de la presse féminine est contesté.

Ils invoquent un intérêt légitime à conserver le nom de domaine <madame.com>.

Ils déclarent :

- avoir entrepris des préparatifs sérieux en vue de l’usage du nom de domaine dès la fin 1999 et produisent des articles de presse de 1999 et 2000, ainsi qu’une facture du 1^er avril 2000 pour justifier ces préparatifs d’usage;

- qu’en raison du caractère totalement générique du terme MADAME, ils ne pouvaient "penser que l’usage de ce terme en relation avec un site féminin pouvait porter atteinte aux droits d’un tiers quelconque";

- qu’ils ignoraient l’existence des droits du requérant d’autant plus qu’une garantie selon laquelle le nom de domaine était libre de tout droit a été introduite dans le contrat qui leur a permis d’acquérir ce nom de domaine.

La mauvaise foi invoquée par le requérant serait mal fondée dans la mesure où l’antériorité des droits sur les marques MADAME n’est pas justifiée :

- alors que le nom de domaine <madame.com> a été acquis en mars 1999, la marque canadienne MADAME a été déposée le 31 août 2000, en revendiquant un premier usage au 28 février 2000, et les demandes de marque suisse et communautaire ont été déposées en juin 2003,

Quant aux marques MADAME AU FOYER, elles ne sont pas similaires au nom de domaine.

L’usage de mauvaise foi de <madame.com> est contesté selon le raisonnement suivant :

- le caractère générique du mot MADAME exclut tout risque de confusion, car il n’est pas associé par le public à une entreprise particulière, d’autant plus que dans le domaine de la presse féminine, de nombreuses entreprises média utilisent le terme MADAME en relation avec des services d’information destinés aux femmes;

- l’offre de collaboration ne concernait pas la cession du nom de domaine et les montants indiqués n’étaient que des illustrations;

- la connexion temporaire à un site pornographique est sans incidence car la pornographie est licite et, en tant que légitimes titulaires, les défendeurs pouvaient utiliser <madame.com> en relation avec un site X.

En conséquence, les défendeurs déclarent qu’ils ont un intérêt légitime à conserver le nom de domaine <madame.com>.

L’article 4 a) des "Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine" définit les "litiges concernés" par la procédure administrative mise en oeuvre par le requérant.

Il prévoit que le requérant doit apporter la preuve que trois éléments sont réunis :

- le "nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits";

- le défendeur "n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache";

- le "nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi".

Avant d’examiner l’identité ou la ressemblance et le risque de confusion, il convient de rechercher si le requérant a des droits sur les marques sur lesquelles il a fondé sa plainte.

Il n’est pas de la compétence de la Commission Administrative de statuer sur la validité ou la non validité d’une marque.

Cependant, un signe qui serait purement générique, utilisable par tous, et qui désignerait une caractéristique essentielle du produit désigné sans la moindre attractivité, ne saurait être approprié par quiconque. Telle est effectivement en soi la formule nominale <madame.com>.

Ce ne sera pas le cas dans deux hypothèses, alternatives :

- tout d’abord, celle où le terme générique est utilisé pour désigner une activité ou un produit pour lequel il n’est pas usuel de l’employer;

- ensuite, lorsque le signe a acquis une renommée suffisante auprès du public, pour que celui-ci identifie nettement la chose ou le service spécifique proposé, par sa simple évocation.

Dans le cas du signe MADAME, ces deux conditions ne sont pas réunies. La société Médias Transcontinental Inc. a développé l’exploitation d’un magazine dénommé MADAME, destiné aux femmes, qui ne confère pas à ce nom une distinctivité sans rapport avec la simple évocation de la gent féminine.

En outre, la notoriété alléguée n’est pas prouvée. Les enregistrements de marque invoqués par le requérant se limitent au Canada, étant précisé que les dépôts des demandes de marque communautaire et suisse sont très récents.

Le nom de domaine <madame.com> n’est ni identique, ni ressemblant aux marques MADAME AU FOYER, reprenant une expression ayant un sens propre excluant tout risque de confusion, d’autant plus que le seul terme MADAME est un terme générique du vocabulaire concernant les femmes et qu’en conséquence, il doit rester disponible pour désigner des publications par vocation destinées aux femmes, sachant que si ces publications n’étaient pas destinées aux femmes, ce terme deviendrait alors déceptif.

Le requérant fonde en outre sa plainte sur :

- les demandes de marques suisse et communautaire MADAME,

- la marque canadienne MADAME.

Les demandes de marques suisse et communautaire ont été déposées cette année.

La marque canadienne revendique un premier usage en date du 28 février 2000 et a été enregistrée en association avec les marques canadiennes antérieures MADAME AU FOYER.

Le nom de domaine <madame.com> a cependant été acquis par les défendeurs le 26 mars 1999.

Il ressort en effet des pièces communiquées que :

- la plainte est dirigée contre Monsieur Stéphane Pictet, 3i Marketing et la société Virtual Network SA, le titulaire étant, selon l’extrait Whois communiqué, Monsieur Stéphane Pictet, 3i Marketing;

- les défendeurs ont répondu à la plainte pour faire valoir que <madame.com> a été acquis d’un tiers en 1999, en produisant en ce sens un mail en date du 26 mars 1999, attestant de l’accord sur le transfert au profit de 3i Marketing, Stéphane Pictet;

- le mail communiqué en annexe 7 atteste effectivement de l’accord intervenu sur l’acquisition des droits par Monsieur Stéphane Pictet, 3i Marketing en 1999, soit antérieurement aux droits revendiqués par la société Médias Transcontinental Inc. sur les marques MADAME;

- cette réponse et les documents joints n’ont été suivis d’aucune réaction de contestation de la société Médias Transcontinental Inc.

Dans la mesure où le requérant n’apporte pas la preuve des deux autres éléments exigés, soit la preuve de l’absence d’intérêt légitime du défendeur et de sa mauvaise foi, ce premier élément n’est pas examiné plus avant.

Le paragraphe 4 c) des Principes directeurs prévoit une liste non exhaustive de circonstances qui, si la Commission considère les faits comme établis au vu de tous les éléments de preuve présentés, la preuve des droits des défendeurs sur le nom de domaine ou de leur intérêt légitime qui s’y attache peut être constituée. Ces circonstances sont les suivantes :

i) avant d’avoir eu connaissance du litige, le défendeur a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet;

ii) le défendeur (individu, entreprise ou autre organisation) est connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou

iii) le défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.

Le requérant déclare n’avoir jamais autorisé les défendeurs à utiliser sa marque et considère que le simple enregistrement du nom de domaine ne permet pas aux défendeurs de justifier de droit ou d’intérêt légitime sur ce nom de domaine.

Non seulement les défendeurs produisent un mail en date du 26 mars 1999 attestant du rachat du nom de domaine à cette date, soit antérieurement aux droits revendiqués par la société Médias Transcontinental Inc. sur les marques MADAME (Annexe 7), mais encore, ils apportent aux débats des articles de presse de mars et août 1999, d’octobre 2000 et de mars 2002, annonçant la création du site "www.madame.com" et, en particulier l’article du 11 août 1999, annonçant la création pour le 1^er septembre 2000, du site "www.madame.com".

Tous ces articles sont antérieurs aux droits revendiqués sur les marques MADAME et ils sont complétés par une facture attestant d’investissements pour le développement du site "www.madame.com", cette facture portant la date du 1^er avril 2000.

En conséquence, le requérant n’apporte pas la preuve de l’absence d’un droit ou d’un intérêt légitime des défendeurs sur le nom de domaine <madame.com>.

Le paragraphe 4 b) des Principes directeurs prévoit une liste non exhaustive de circonstances qui, pour autant que leur réalité soit constatée par la commission administrative, établissent la preuve de ce que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Une telle preuve est donnée par l’une des circonstances ci-après :

i) les faits montrent que le défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer et de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, où un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu’il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine;

ii) le défendeur a enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d’une telle pratique;

iii) le défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent; ou

iv) en utilisant ce nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’internet sur un espace Web ou autre site en ligne lui appartement, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.

Le requérant ne justifie pas que les défendeurs ont enregistré ou acquis et utilisé le nom de domaine de mauvaise foi.

La mention dans la réponse à la mise en demeure de l’offre de rachat du nom de domaine <madame.com> par un tiers pour une somme de 50 000 euros, ne peut caractériser la mauvaise foi car elle s’inscrivait dans l’exposé de la situation et faisait référence aux diverses propositions et sollicitations de tiers utilisant le terme générique MADAME pour le rachat de <madame.com>.

L’acquisition et l’usage de <madame.com> s’inscrivent dans une politique de 3i Marketing d’enregistrement de noms de domaine génériques, comme le prouvent les extraits Whois communiqués et les différents articles de presse, une telle politique étant étrangère à toute mauvaise foi.

En tout état de cause, l’usage de ce nom de domaine pour un site pornographique n’est pas interdit.

En raison de ces éléments et du fait que le requérant ne démontre pas la notoriété de sa marque à l’étranger et en particulier en Suisse et en Europe, ni un usage antérieur et extensif de ses marques à l’étranger, en particulier sur l’internet, il n’établit pas que les défendeurs ont enregistré et utilisé de mauvaise foi le nom de domaine <madame.com>.

Le comportement des défendeurs n’est donc pas constitutif de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(b)ii) des Principes directeurs.

En conséquence, conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, le nom de domaine <madame.com> ne sera pas transféré au requérant.