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Il Ricorrente è Ferrero S.p.A., Alba, Cuneo, Italia, rappresentata da Massimo Introvigne, Studio Legale Jacobacci e Associati, Torino, Italia.

Il Resistente è Hugo Bazzo, Paratiba, Chile.

Il nome a dominio contestato è <kinderferrero.info> registrato presso Key-Systems GmbH.

Il Ricorso è stato inviato al Centro di Arbitrato e Mediazione dell’OMPI (qui di seguito denominato il "Centro") il giorno 11 settembre 2003, in inglese. Il 12 settembre 2003, il Centro ha inviato una richiesta di verifica dei dati a Key-Systems GMBH. Il 15 Settembre 2003, Key-Systems GMBH ha inviato la sua risposta confermando che il Resistente appare come titolare del nome a dominio contestato, fornendo i recapiti del Resistente ed informando che il nome era stato registrato da un rivenditore, il quale avrebbe fornito i dettagli sulla lingua usata nel contratto di registrazione.

Il 18 settembre 2003, il Centro ha domandato al rivenditore (dominiando.it) qual'era la lingua del contratto di registrazione. Il 26 settembre 2003, il rivenditore ha risposto che la lingua del contratto di registrazione era l’italiano.

Il 2 ottobre 2003, il Centro ha richiesto al Ricorrente di tradurre il Ricorso in italiano.

Il Ricorso in italiano è stato ricevuto il 7 ottobre 2003. Il Centro ha verificato la conformità del Ricorso alla Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (la "Policy"), alle Norme per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le "Norme"), e alle Norme Supplementari per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le "Norme Supplementari").

Conformemente alle Norme, articoli 2(a) e 4(a), il Centro ha formalmente notificato il Ricorso al Resistente e la procedura è iniziata il 31 ottobre 2003. Conformemente alle Norme, articolo 5(a), una risposta doveva essere ricevuta entro il 20 novembre 2003. Il Resistente non ha inviato nessuna risposta. Quindi, il Centro ha inviato la Notifica di inadempienza del Resistente il 4 dicembre 2003.

Il Centro ha nominato Richard Hill, Membro Unico del Collegio, il 16 dicembre 2003. Il Collegio afferma di essere stato nominato in conformità alla Policy e alle Norme. Il Collegio ha inviato la dichiarazione di accettazione e dichiarazione di imparzialità e di indipendenza, in conformità con le Norme, articolo 7.

Il contratto di registrazione è in italiano.

Il Ricorrente, Ferrero S.p.A., è una delle più note società del mondo nel settore del cioccolato. Il Ricorrente è titolare dei marchi KINDER e FERRERO.

Il nome a dominio <kinderferrero.info> è confondibile con i marchi KINDER e FERRERO.

Il Resistente non poteva non essere a conoscenza dei marchi KINDER e FERRERO.

Il Resistente utilizza il nome a dominio contestato per un sito pornografico.

Il Ricorrente, Ferrero S.p.A., è una delle più note società del mondo nel settore del cioccolato. KINDER è uno dei marchi principali della Ferrero, che identifica una linea di fama mondiale di prodotti di cioccolato e pasticceria. Il Ricorrente è titolare, direttamente o tramite società sorelle dello stesso gruppo, di centinaia di marchi che comprendono le parole KINDER (doc. 1: tabulato) e/o FERRERO (doc. 2: tabulato) registrati in vari paesi.

Il nome a dominio <kinderferrero.info> è confondibile con i marchi KINDER, FERRERO e KINDER FERRERO e con la ragione sociale Ferrero S.p.A. (particolarmente quando il "cuore" di questa ragione sociale – Ferrero – è associato al marchio KINDER). In effetti, il nome a dominio contestato è identico al marchio KINDER FERRERO.

Il Resistente non poteva non essere a conoscenza della ragione sociale e dei marchi FERRERO, KINDER e KINDER FERRERO, e la registrazione non può che essere avvenuta in malafede. Quando si può presumere che "il Resistente (…) conoscesse la fama dei marchi del Ricorrente," si può concludere che si trovasse al momento della registrazione del nome a dominio in una situazione di "malafede opportunistica" ("opportunistic bad faith": Banca Sella S.p.A. v. Mr. Paolo Parente, Caso OMPI No. D2000-1157. In questo caso il Collegio ha ritenuto che il Resistente non poteva ignorare che BANCA SELLA sia un marchio famoso in Italia per servizi bancari). Nel caso Veuve Cliquot Ponsardin v. The Polygenix Group Ltd. (Caso OMPI No. D2000-0163), il Collegio ha notato che "il nome a dominio <veuvecliquot.org> è collegato in modo così ovvio a un prodotto ben noto (lo champagne VEUVE CLIQUOT) e che il suo uso da parte di qualcuno che non ha collegamenti con il prodotto costituisce una malafede opportunistica." Nel caso Parfums Christian Dior v. Javier Garcia Quintas and Christiandior.net (Caso OMPI No. D2000-0226) si è pure concluso che i nomi a dominio sono così ovviamente collegati con nomi e prodotti ben noti che il loro stesso uso da parte di qualcuno che non ha collegamenti con tali prodotti costituisce una malafede opportunistica [citando qui il caso Veuve Cliquot].

Il Resistente usa il nome a dominio in malafede. La pagina di benvenuto <kinderferrero.info> è una pagina pornografica che vende diversi servizi collegati alla pornografia. Il title tag recita "Kinder Ferrero: Ovetti… alla Crema." Le uova di cioccolata sono il principale prodotto della Ricorrente venduto con il marchio KINDER FERRERO. Il riferimento alla "crema" è una battuta veramente di cattivo gusto che si riferisce al seme maschile mostrato abbondantemente sulla stessa pagina di benvenuto, anche sulla faccia delle "modelle" raffigurate, con lo slogan decisamente privo di sottointesi "Volcanic Loads Explode Into Gorgeous Faces." Le conseguenze per il Ricorrente, una società di provata serietà che si trova al centro di un gruppo transnazionale e che vende prodotti di cioccolato con il marchio KINDER FERRERO a un mercato formato prevalentemente da bambini (le uova di cioccolato hanno all’interno una sorpresa che consiste in un giocattolo), sono potenzialmente catastrofiche, se anche solo una minoranza degli utenti di Internet dovesse sospettare che il Ricorrente è effettivamente collegato alla pornografia. Come il Collegio ha stabilito nel caso Motorola, Inc. v. NewGate Internet, Inc. (Caso OMPI No. D2000-0079), "mentre molti siti sessuali per adulti sono perfettamente legali e configurano un’offerta in buona fede di prodotti o servizi, l’uso di un marchio che appartiene a qualcun altro come nome a dominio (oppure come meta-tag) chiaramente non costituisce un’offerta in ‘buona fede’ di prodotti o servizi, quando il titolare del sito web non ha alcun diritto sul marchio, dal momento che la sua unica ragione di usare il marchio come nome a dominio o meta-tag consiste nell’attirare clienti che non stavano cercando un sito sessuale per adulti, ma erano invece alla ricerca dei prodotti o servizi collegati a quel marchio. Questo uso del marchio può creare confusione nei consumatori e diluizione del marchio, e questo è precisamente quanto le leggi sui marchi si sforzano di prevenire. Azioni che creano, o tendono a creare, violazioni della legge possono difficilmente essere considerate in ‘buona fede’." Che l’uso di un nome a dominio che include il marchio altrui per avviare gli utenti di Internet verso siti pornografici sia, di per sé, una prova della malafede è stato confermato da diverse decisioni di Collegi in base alla procedura ICANN; per esempio:

- Ty, Inc. v. O.Z. Names (Caso OMPI No. D2000-0370), dove si conclude che in mancanza di prova contraria un "link" che dal nome a dominio in questione porti a un sito pornografico, costituisce una prova della malafede;

- Youtv, Inc. v. Alemdar (caso Nat. No. FA 94243), dove si afferma che si è in presenza di malafede quando il Resistente attira gli utenti di Internet attraverso un nome a dominio simile a un marchio di cui non è titolare per avviarli verso siti pornografici;

- Oxygen Media, LLC v. Primary Source (Caso OMPI No. D2000-0362), che riscontra la malafede anche in un caso in cui il Resistente semplicemente minaccia di utilizzare in futuro il nome a dominio in questione per un sito pornografico;

- Simple Shoes, Inc. v. Creative Multimedia Interactive (caso Nat. No. 0008000095343), secondo cui "creare un link fra un nome a dominio che è identico o confondibile con il marchio del Ricorrente e un sito pornografico è prova di registrazione e di uso in malafede";

- Dell Computer Corporation v. RaveClub Berlin (Caso OMPI No. D2002-0601), dove si afferma tra l’altro che "il fatto che un sito pornografico usi tecniche di ‘mouse-trapping’ per rendere più difficile ai visitatori lasciarlo [una circostanza che si applica anche al nostro caso] rafforza chiaramente la conclusione secondo cui ci si trova di fronte ad un uso in malafede del nome a dominio contestato";

- Six Continents Hotels, Inc. v. Seweryn Nowak (Caso OMPI No. D2003-0022), dove si nota che "lo sviamento del nome a dominio verso un sito pornografico è, di per sè, certamente coerente con la conclusione che il nome a dominio è stato registrato ed è usato in malafede";

- Cattlemens v. Menterprises –Web Development (Caso CPR No. CPR0304), dove si conclude che "un sito pornografico (…) è [intrinsecamente] in posizione antagonistica rispetto alle attività legittime del Resistente"; e molte altre.

- Tutte le decisioni citate si riferiscono a casi di "pornosquatting," dove un "cybersquatter" cerca di sfruttare a suo vantaggio un marchio o una ragione sociale ben nota per attirare gli utenti di Internet verso un sito pornografico. In particolare: (a) è utilizzato un marchio di cui il "pornosquatter" non è titolare; (b) il sito cui l’utente è avviato è di natura ovviamente pornografica; (c) il sito è commerciale, in altre parole i prodotti e i servizi pornografici sono proposti all’utente a pagamento; (d) c’è un "effetto trappola per topi," che rende più difficile all’utente occasionale di Internet chiudere la finestra relativa al sito.

C’è di più: il 18 giugno 2003, Hugo Bazzo, peraltro in un italiano approssimativo, ha inviato alla Ferrero una E-mail non sollecitata nei termini seguenti: "Permettetemi di presentarmi, sono Hugo Bazzo, da Chile. Sono titolare di diversi siti di intrattenimento per adulti, tra cui uno ‘kinderferrero.info.’ Ho chiamato il sito asì per ricordo dei bambini Ferrero, che sono cugini della mia compagna. Mi accorgo che ci avete dei nomi simili, non in Chile però. Premesso che yo non vendo nomi Internet, se vi interessa potrei cambiare il mio proyetto e il nome verrebbe a voi gratis. Chiaro che cambiare proyetto avrebbe un costo per me, e vi chiederei rimburso di cinquantamila dollari (US). Gradiscano un cordial saluto." (doc. 15). Naturalmente i marchi della Ferrero ed i relativi prodotti sono protetti anche in Cile (cfr. docc. 1, 2). Quello che il signor Bazzo cerca di fare è precisamente vendere il nome a dominio (mentre dichiara di non volerlo fare, perché sa bene che se offrisse un nome a dominio in vendita per 50.000 dollari darebbe immediatamente la prova della sua malafede in base alla Policy). Quando i legali del Ricorrente hanno risposto con una lettera di diffida, in cui non accennavano minimamente a intraprendere una trattativa commerciale (cfr. doc. 16), Bazzo (sempre con disprezzo delle regole dell’ortografia) ha risposto: "Grazie per avere aperto una trattativa. Crescendo aviamento ogni settimana prezzo cresce cinque pr cento. Fate i conti" (cfr. doc. 17). Molto meno di questo è stato riconosciuto come prova definitiva della malafede ai sensi della Policy.

Il Resistente non ha risposto.

La prima decisione del Collegio riguarda la lingua della procedura. Secondo l’articolo 11(a) delle Norme, questa procedura deve svolgersi nella lingua del contratto di registrazione, salvo accordo contrario fra le parti. Poiché le parti non hanno comunicato nessun accordo su questo punto, e poiché la lingua del contratto di registrazione è l’italiano, questa procedura sarà condotta in italiano.

Siccome il Resistente non ha presentato nessuna risposta, il Collegio ritiene opportuno valutare, come questione preliminare, le conseguenze di un simile comportamento e quindi verificare se dalla mancata produzione di scritti difensivi si possa far automaticamente derivare la mancanza di diritto o interesse in capo al Resistente in relazione al nome a dominio contestato, o se sia comunque necessario procedere all’esame della documentazione prodotta dal Ricorrente.

In proposito la Policy, pur senza prevedere una norma espressa che disciplini la fattispecie di cui sopra, fornisce una indicazione all’articolo 4(a):

"Nella procedura amministrativa, il ricorrente deve provare che ciascuno di questi tre elementi è presente."

Il Collegio ritiene di dover interpretare detta disposizione nel senso di non poter dare automaticamente ragione al Ricorrente in virtù della rinuncia del Resistente a difendersi, ma di dover invece procedere all’esame della documentazione depositata dal Ricorrente per valutare se quest’ultimo ha provato i tre elementi richiesti dalla Policy.

A tale ultimo proposito si osserva che per ottenere la riassegnazione di un nome a dominio secondo la procedura amministrativa in oggetto, devono sussistere i seguenti tre elementi (Policy, articolo 4(a)):

(i) il nome a dominio è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti;

(ii) il resistente non ha alcun diritto o interesse legittimo in relazione al nome a dominio contestato; ed

(iii) il nome a dominio è stato registrato e viene usato in malafede.

Il Ricorrente ha fornito la prova di essere il titolare dei marchi FERRERO e KINDER ed è chiaro che il nome a dominio contestato è tale da indurre confusione rispetto a questi marchi.

Il Collegio ritiene che, considerata la notorietà dei marchi FERRERO e KINDER, il Resistente, all’epoca della registrazione, non potesse non sapere o quantomeno immaginare che la denominazione <kinderferrero.info> corrispondesse ad uno dei marchi del gruppo Ferrero.

Ad ogni modo, il Collegio rileva che tale nome a dominio non corrisponde alla denominazione del Resistente, né quest’ultimo ha dato prova alcuna di essere titolare di diritti di privativa industriale o altro titolo su tale denominazione.

Il Collegio quindi decide che il Resistente non ha alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato.

Il Ricorrente utilizza il nome a dominio contestato per un sito pornografico.

Citiamo Motorola, Inc. v. NewGate Internet, Inc., Caso OMPI No. D2000-0079 (14 aprile 2000):

"mentre molti siti sessuali per adulti sono perfettamente legali e configurano un’offerta in buona fede di prodotti o servizi, l’uso di un marchio che appartiene a qualcun altro come nome a dominio (oppure come meta-tag) chiaramente non costituisce un’offerta in ‘buona fede’ di prodotti o servizi, quando il titolare del sito web non ha alcun diritto sul marchio, dal momento che l’unica ragione di usare il marchio come nome a dominio o meta-tag consiste nell’attirare clienti che non stavano cercando un sito sessuale per adulti, ma erano invece alla ricerca dei prodotti o servizi collegati a quel marchio. Questo uso del marchio può creare confusione nei consumatori e diluizione del marchio, e questo è precisamente quanto le leggi sui marchi si sforzano di prevenire. Azioni che creano, o tendono a creare, violazioni della legge non possono assolutatmente essere considerate in ‘buona fede’."

Come già detto, il Collegio non crede che il Resistente potesse ignorare i marchi del Ricorrente quando ha registrato il nome a dominio contestato, e risulta difficile credere che il Resistente non abbia scelto ed utilizzato questo nome per attirare intenzionalmente, per scopi commerciali, gli utenti Internet, creando così una probabilità di confusione con i marchi del Ricorrente, il che è contrario alla Policy, si veda l'articolo 4(b)(iv).

Quindi, il Collegio conclude che il Ricorrente ha provato l'esistenza degli elementi richiesti dalla Policy e ritiene che il Resistente abbia registrato ed utilizzato in malafede il nome a dominio contestato.

Il Collegio ritiene che il Ricorrente ha provato che il nome a dominio contestato crea confusione rispetto ai marchi FERRERO e KINDER, ritiene inoltre che il Resistente non ha nessun diritto o interesse legittimo in relazione al nome a dominio contestato, e che il Resistente ha registrato ed usato il nome a dominio contestato in malafede. Quindi il Collegio ordina che il nome a dominio <kinderferrero.info> sia trasferito al Ricorrente, Ferrero S.p.A.