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Centro di Arbitrato e Mediazione dell’OMPI

 

DECISIONE DEL COLLEGIO AMMINISTRATIVO

Consitex S.A., Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli S.p.A., Emenegildo Zegna Corporation c. Stefanella Campo

Caso No. DNU2003-0002

 

1. Le parti

Le Ricorrenti sono tre società che fanno parte del gruppo Ermenegildo Zegna: Consitex S.A., una società di diritto svizzero con sede in Stabio, Svizzera; Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli S.p.A., una società di diritto italiano con sede in Trivero (Biella) Italia; ed Ermenegildo Zegna Corporation, una società di diritto statunitense con sede in New York, Stati Uniti d'America, tutte rappresentate da Massimo Introvigne, Studio Legale Jacobacci e Associati, Torino, Italia.

La Resistente è Stefanella Campo, Roma, Italia.

 

2. Il nome a dominio e l’ente di registrazione

Il nome a dominio contestato è <essenzadizegna.nu> registrato presso Key-Systems GmbH.

 

3. Svolgimento della procedura

Il Ricorso è stato inviato al Centro di Arbitrato e Mediazione dell’OMPI (qui di seguito denominato il "Centro") il 23 settembre 2003, in inglese. Il 25 settembre 2003, il Centro ha inviato una richiesta di verifica dei dati a Key Systems GmbH. Lo stesso giorno, Key Systems GmbH ha risposto confermando che la Resistente risulta la titolare del nome a dominio contestato, fornendo i recapiti della Resistente ed informando che il nome a dominio era stato registrato da un rivenditore, il quale avrebbe fornito i dettagli sulla lingua usata nel contratto di registrazione.

Il 26 settembre 2003, il Centro ha chiesto al rivenditore (dominiando.it) quale fosse la lingua del contratto di registrazione. Lo stesso giorno, il rivenditore ha risposto che la lingua del contratto di registrazione era l’italiano.

Il 2 ottobre 2003, il Centro ha richiesto alle Ricorrenti di tradurre il Ricorso in italiano.

Il Ricorso in italiano è stato ricevuto dal Centro il 7 ottobre 2003. Il Centro ha verificato la conformità del Ricorso alla Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (la "Policy"), alle Norme per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le "Norme"), e alle Norme Supplementari per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le "Norme Supplementari").

Conformemente alle Norme, articoli 2(a) e 4(a), il Centro ha formalmente notificato il Ricorso alla Resistente e la procedura è iniziata il 7 novembre 2003. La Resistente aveva tempo fino al 27 novembre 2003, per inviare la propria risposta al Centro. Non avendo la Resistente inviato alcuna risposta entro il suddetto termine, l’8 dicembre 2003 il Centro ha notificato alla Resistente la sua inadempienza.

Il Centro ha nominato Angelica Lodigiani, Membro Unico del Collegio, l’8 gennaio 2003. Il Collegio afferma di essere stato nominato in conformità alla Policy e alle Norme. Il Collegio ha inviato al Centro la dichiarazione di accettazione e di imparzialità ed indipendenza, in conformità con le Norme, articolo 7.

 

4. I Fatti

Secondo quanto specificato nel Ricorso, le Ricorrenti, costituiscono uno dei gruppi più noti su scala internazionale nel settore della moda e sono titolari di diverse centinaia di marchi che comprendono la parola ZEGNA registrati in tutto il mondo per vari prodotti, tra i quali abbigliamento, scarpe, tessuti, accessori di moda, cinture, orologi, gioielli, profumi, servizi nel settore dei tessuti. Un listato di tali marchi è allegato al Ricorso come doc. 1.

Secondo il Ricorso, il principale marchio del gruppo Ermenegildo Zegna nel settore della profumeria è ERMENEGILDO ZEGNA ESSENZA DI ZEGNA.

A detta delle Ricorrenti, ESSENZA DI ZEGNA è il nome di un profumo, che gode di un’ottima diffusione, fabbricato dal gruppo Yves Saint Laurent in qualità di licenziatario della Ricorrente Consitex. Le Ricorrenti hanno altresì allegato al Ricorso copia di una domanda comunitaria per il marchio ERMENEGILDO ZEGNA ESSENZA DI ZEGNA, depositata il 21 ottobre 2002, e di una registrazione internazionale del 30 gennaio 2003, basata su di una registrazione svizzera del 4 settembre 2002. Inoltre, le Ricorrenti si sono dichiarate disponibili a fornire dettagli di altri marchi su richiesta.

Fino alla notifica dell’imminente avvio della Procedura Amministrativa, il nome a dominio <essenzadizegna.nu> conduceva, dopo la breve apparizione delle parole "Profumo di Zegna", ad un sito pornografico rispondente al nome a dominio <eroticpink.com>.

Secondo quanto indicato nel Ricorso e documentato con i relativi Whois allegati, la Resistente è titolare di altri nomi a dominio identici a celebri marchi italiani, tra i quali <astispumante.info>, <cellulase.info>, <elenamiro.biz>, <leccepen.info> e <sergiosoldano.biz>.

Tutte le circostanze sopra riportate non sono state contestate dalla Resistente e sono in parte provate. Il Collegio ritiene quindi che esse costituiscano una rappresentazione veritiera dei fatti e delle circostanze alla base del presente Ricorso.

 

5. Argomentazioni delle parti

A. Ricorrenti

Le Ricorrenti sono, da molti anni, titolari del marchio ZEGNA, che risale a un periodo precedente alla Seconda Guerra Mondiale, e la ricorrente Consitex è titolare del marchio ERMENEGILDO ZEGNA ESSENZA DI ZEGNA e ha concesso alla Yves Saint Laurent la licenza per la produzione del profumo ESSENZA DI ZEGNA.

ZEGNA ed ERMENEGILDO ZEGNA ESSENZA DI ZEGNA sono marchi ben noti e ciò è facilmente dimostrabile da una ricerca nei motori di ricerca tra i più usati su Internet.

Il nome a dominio <essenzadizegna.nu> è confondibile con i marchi ZEGNA ed ERMENEGILDO ZEGNA ESSENZA DI ZEGNA di cui sono titolari le Ricorrenti, e con il nome del principale profumo delle Ricorrenti, che è appunto chiamato ESSENZA DI ZEGNA.

La Resistente non poteva non essere a conoscenza dei famosi marchi ZEGNA e ERMENEGILDO ZEGNA ESSENZA DI ZEGNA, e del prodotto ESSENZA DI ZEGNA delle Ricorrenti, e la registrazione non può che essere avvenuta in malafede; quando si può presumere che "il Resistente (…) conoscesse la fama dei marchi del Ricorrente", si può concludere che si trovasse al momento della registrazione del nome a dominio in una situazione di "malafede opportunistica" (opportunistic bad faith: Banca Sella S.p.A. v. Mr. Paolo Parente, Caso OMPI No. D2000-1157. Si vedano anche Veuve Cliquot Ponsardin v. The Polygenix Group Ltd, Caso OMPI No. D2000-0163; Parfums Christian Dior v. Javier Garcia Quintas and Christiandior.net, Caso OMPI No. D2000-0226. Anche in casi in cui il marchio in questione non era altrettanto noto di VEUVE CLIQUOT o CHRISTIAN DIOR (almeno al di fuori di Internet), il Collegio ha deciso che "il Resistente conosceva o avrebbe dovuto conoscere il marchio e i servizi del Ricorrente quando ha deciso di registrare il nome a dominio <xpediatravel.com>, tenendo in considerazione l’ampio uso del sito EXPEDIA del Ricorrente" (Expedia, Inc. v. European Travel Network, Caso OMPI No. D2000-0137).

Che la Resistente operi in malafede è confermato dal fatto che ha registrato altri nomi a dominio identici a celebri marchi italiani, tra cui <astispumante.info>, <cellulase.info>, <elenamiro.biz>, <leccepen.info> e <sergiosoldano.biz> (docc. 5-9) tutti collegati (o che sono stati collegati in passato) a siti pornografici.

Inoltre, per quanto di conoscenza delle Ricorrenti, la Resistente non ha diritti, né interessi legittimi in relazione al nome a dominio. Infatti: (i) non ci sono prove che, prima dell’inizio della Procedura Amministrativa, la Resistente abbia usato, o si sia preparata ad usare, il nome a dominio o un nome simile per offrire in buona fede prodotti o servizi; (ii) la Resistente non è mai stata conosciuta o collegata al nome a dominio, né lo ha usato nel corso di un’attività commerciale legittima; (iii) non ci sono prove che la Resistente abbia avuto, o abbia in corso, un uso legittimo del nome a dominio a fini non commerciali; al contrario, il suo unico uso consiste nell’avviare gli utenti di Internet a un sito che offre servizi pornografici a pagamento.

Il nome a dominio è usato in malafede. La pagina di benvenuto di <essenzadizegna.nu> puntava, dopo la breve apparizione delle parole "Profumo di Zegna" ad un sito pornografico (doc. 12a). Avuta conoscenza che una procedura ai sensi della Policy era in avvio, il provider (Dominiando.it) ha deciso di togliere tale link.

Come il Collegio ha concluso nel caso Motorola, Inc. v. NewGate Internet, Inc. (Caso OMPI No. D2000-0079), "mentre molti siti sessuali per adulti sono perfettamente legali e configurano un’offerta in buona fede di prodotti o servizi, l’uso di un marchio che appartiene a qualcun altro come nome a dominio (oppure come meta-tag) chiaramente non costituisce un’offerta in ‘buona fede’ di prodotti o servizi, quando il titolare del sito web non ha alcun diritto sul marchio, dal momento che la sua unica ragione di usare il marchio come nome a dominio o meta-tag consiste nell’attirare clienti che non stavano cercando un sito sessuale per adulti, ma erano invece alla ricerca dei prodotti o servizi collegati a quel marchio. Questo uso del marchio può creare confusione nei consumatori e diluizione del marchio, e questo è precisamente quanto le leggi sui marchi si sforzano di prevenire. Azioni che creano, o tendono a creare, violazioni della legge possono difficilmente essere considerate in ‘buona fede’".

Che l’uso di un nome a dominio che include il marchio altrui per avviare gli utenti di Internet verso siti pornografici sia, di per sé, una prova della malafede è stato confermato da diverse decisioni di Collegi in base alla procedura ICANN, quali, a titolo di esempio, Ty, Inc. v. O.Z. Names (Caso OMPI No. D2000-0370), Youtv, Inc. v. Alemdar (Caso Nat. Arb. Forum No. FA 94243), Oxygen Media, LLC v. Primary Source (Caso OMPI No. D2000-0362); Simple Shoes, Inc. v. Creative Multimedia Interactive (Caso Nat. Arb. Forum No. FA 0008000095343), Dell Computer Corporation v. RaveClub Berlin (Caso OMPI No. D2002-0601), Six Continents Hotels, Inc. v. Seweryn Nowak (Caso OMPI No. D2003-0022), Cattlemens v. Menterprises –Web Development (Caso CPR No. CPR0304).

Tutte le decisioni citate si riferiscono a casi di "pornosquatting", dove un "cybersquatter" cerca di sfruttare a suo vantaggio un marchio o ragione sociale ben nota per attirare gli utenti di Internet verso un sito pornografico. In particolare: (a) è utilizzato un marchio di cui il "pornosquatter" non è titolare; (b) il sito cui l’utente è avviato è di natura ovviamente pornografica; (c) il sito è commerciale, in altre parole, i prodotti e i servizi pornografici sono proposti all’utente a pagamento.

Dopo la notifica dell’imminente avvio della Procedura Amministrativa, il provider ha eliminato il link al sito pornografico. Anche se si dovesse ritenere che la Resistente si trova ora in una situazione di "detenzione passiva" del dominio (da interpretare però alla luce del precedente comportamento), questa sarebbe sempre prova della sua malafede come numerose decisioni a partire dal caso Telstra hanno stabilito (Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003).

Tra le circostanze che indicano che la "detenzione passiva" equivale all’"uso in malafede", la decisione Telstra elenca i casi in cui "il marchio del Ricorrente ha una forte reputazione ed è ben conosciuto" cosicché "non è possibile concepire alcuna ipotesi di uso attivo effettivo, o previsto per il futuro, del nome a dominio da parte del Resistente che non sia illegittima, che si tratti di concorrenza sleale, di violazione dei diritti dei consumatori, o di contraffazioni del marchio del Ricorrente".

B. Resistente

La Resistente non ha risposto ed è stata quindi considerata inadempiente.

 

6. Motivi della decisione

Secondo quanto previsto dall’articolo 4(a) della Policy, per ottenere la riassegnazione di un nome a dominio contestato, la ricorrente deve provare la presenza di ciascuno dei seguenti tre elementi:

(i) che il nome a dominio è identico o tale da indurre in confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti;

(ii) che il resistente non ha alcun diritto o interesse legittimo in relazione al nome a dominio contestato; e

(iii) che il nome a dominio è stato registrato e viene usato in malafede.

(i). Possibilità che il nome a dominio <essenzadizegna.nu> induca in confusione rispetto ai marchi delle Ricorrenti

Il nome a dominio contestato è <essenzadizegna.nu>. Le Ricorrenti hanno fornito la prova di essere le titolari di vari marchi ZEGNA e a componente ZEGNA tra cui ERMENEGILDO ZEGNA ESSENZA DI ZEGNA.

Non vi è dubbio che il nome a dominio contestato sia tale da indurre in confusione rispetto a questi marchi. Infatti, la componente distintiva nel dominio <essenzadizegna.nu> è data dalla parola "zegna", mentre la componente "essenza di" ha carattere descrittivo, quantomeno in Italia, dove risiede la Resistente. Pertanto, il nome a dominio <essenzadizegna.nu> si caratterizza per un termine, "zegna", che è identico ai marchi ZEGNA delle Ricorrenti. Ne consegue che <essenzadizegna.nu> deve essere considerato tale da indurre in confusione rispetto ai marchi ZEGNA delle Ricorrenti.

Inoltre, il nome a dominio <essenzadizegna.nu> è confondibile con i marchi ERMENEGILDO ZEGNA ESSENZA DI ZEGNA della Consitex S.A. Infatti, rispetto a tali marchi, il nome a dominio contestato ne riproduce una intera parte e precisamente la componente "essenza di zegna", di cui "zegna", come detto, è l’elemento distintivo. Il fatto che il nome a dominio non riproduca anche la componente ERMENEGILDO ZEGNA è irrilevante ai fini del rischio di confusione proprio perché il nome a dominio <essenzadizegna.nu> già contiene in sé la componente "zegna".

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il Collegio ritiene provata la sussistenza del primo elemento e cioè che il nome a dominio <essenzadizegna.nu> sia tale da indurre in confusione rispetto ai marchi delle Ricorrenti.

(ii). Assenza di diritto o di interesse legittimo in relazione al nome a dominio contestato

In assenza di prova contraria, il Collegio ritiene che la Resistente non abbia diritti né interessi legittimi nel nome a dominio contestato. Provare una circostanza negativa come quella di una carenza di diritti o interessi legittimi è compito arduo. Per tale ragione molti Collegi hanno ritenuto sufficiente una prova prima facie (prima facie evidence) quando tale prova non sia contestata dall’altra parte. Ciò è conforme all’articolo 4(c) della Policy che indica quali tipi di prove il resistente possa fornire per provare i propri diritti o interessi legittimi. Come già rilevato nel caso Document Technologies Inc. v. International Electronic Communications Inc. (Caso OMPI No. D2000-0270), l’onere della prova non è trasferito in capo al resistente in virtù dell’articolo 4(c) della Policy, in quanto l’articolo 4(a) della Policy stabilisce che il ricorrente deve provare "la presenza di ciascuno di tali tre elementi". Tuttavia, appare chiaro che una volta che il ricorrente abbia fornito una prova prima facie, spetti al resistente confutare le circostanze addotte dalla ricorrente. In mancanza, l’onere di provare la carenza di diritti e interessi legittimi del resistente deve ritenersi assolto dal ricorrente (Universal Studios Inc. v. G.A.B. Enterprises, Caso OMPI No. D2000-0416; PwC Business Trust v. Culito Sa, Caso OMPI No. D2001-1109).

Nel caso di specie, le Ricorrenti hanno argomentato a contrario le circostanze previste dall’articolo 4 (c) della Policy che, se fossero state provate dalla Resistente, avrebbero portato il Collegio a ritenere che la Resistente avesse un diritto o un interesse legittimo nel nome a dominio contestato.

In particolare, secondo le Ricorrenti:

(i) non ci sono prove che, prima dell’inizio della Procedura Amministrativa, la Resistente abbia usato, o si sia preparata ad usare, il nome a dominio o un nome simile per offrire in buona fede prodotti o servizi;

(ii) la Resistente non è mai stata conosciuta o collegata al nome a dominio, né lo ha usato nel corso di un’attività commerciale legittima;

(iii) non ci sono prove che la Resistente abbia avuto, o abbia in corso, un uso legittimo del nome a dominio a fini non commerciali; al contrario, il suo unico uso consiste nell’avviare gli utenti di Internet a un sito che offre servizi pornografici a pagamento.

In assenza di qualsiasi confutazione da parte della Resistente e tenuto conto di quanto risulta dal Ricorso e dai documenti ad esso allegati, il Collegio ritiene le suddette circostanze sufficienti a provare la presenza del secondo requisito richiesto per la riassegnazione del nome a dominio <essenzadizegna.nu> e cioè che la Resistente non abbia né diritti, né interessi legittimi in tale nome a dominio.

(iii). Registrazione ed uso in malafede

In base all’articolo 4 (a) (iii) della Policy, le Ricorrenti devono provare due diverse circostanze e cioè:

(i) che il nome a dominio contestato sia stato registrato in malafede; e

(ii) che il nome a dominio contestato sia utilizzato in malafede;

Presupposto nel caso di specie per poter giungere alla conclusione che la registrazione del nome a dominio <essenzadizegna.nu> è stata effettuata in malafede è la rinomanza dei marchi delle Ricorrenti. Tale rinomanza non solo è addotta dalle Ricorrenti stesse nel loro Ricorso e non è confutata dalla Resistente, ma è altresì attestata dal Collegio nelle numerose precedenti decisioni relative a nomi a dominio a componente "zegna" registrati da terzi e la cui titolarità è stata considerata illegittima (tra le altre, cfr. Consitex S.A., Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli S.p.A., Ermenegildo Zegna Corporation v. Antonietta Maria Loprete, Caso OMPI No. DRO2003-0004; Consitex S.A., Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli S.p.A., Ermenegildo Zegna Corporation v. Piero Gerolanda, Caso OMPI No. D2003-0754; Consitex S.A., Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli S.p.A., Ermenegildo Zegna Corporation v. Tatiana Gerolanda, Caso OMPI No. D2003-0753; Consitex S.A., Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli S.p.A., Ermenegildo Zegna Corporation v. Girolama Pralormo, Caso OMPI No. D2003-0936).

Stante quanto sopra, anche il Collegio nella presente Procedura Amministrativa ritiene di poter concludere che i vari marchi a componente ZEGNA delle Ricorrenti sono da considerarsi rinomati, tanto più in Italia che è il paese di cui è originario il suo fondatore, Sig. Ermenegildo Zegna, ove è stata fondata la prima società del gruppo e ove tale società ha iniziato ad operare e svilupparsi nonché, fatto non certo trascurabile, del quale la Resistente è cittadina.

Data la rinomanza dei marchi delle Ricorrenti, si può presumere che la Resistente fosse a conoscenza di tali marchi al momento della registrazione del nome a dominio contestato.

Anche il tipo di nome a dominio registrato <essenzadizegna.nu> contribuisce a far propendere per una conoscenza dei marchi delle Ricorrenti e dell’omonimo profumo. Altrimenti, per quale ragione utilizzare il termine "essenza di zegna", certo non facente parte del linguaggio comune? (il termine più sfruttato in lingua italiana sarebbe certamente stato "profumo" e non essenza, specialmente quando il termine "essenza" è seguito da un cognome).

Come rilevato dalle Ricorrenti e come evidenziato nel doc. 12b allegato al Ricorso, una volta digitato l’indirizzo Internet "www.essenzadizegna.nu" appariva per qualche momento l’indicazione "Profumo di Zegna" prima di essere condotti attraverso un link automatico al sito Internet corrispondente al nome a dominio <eroticpink.com>. Anche tale accorgimento è indice della conoscenza dei marchi delle Ricorrenti e del relativo prodotto (il profumo, appunto), all’atto della registrazione del nome a dominio.

Inoltre, come le stesse Ricorrenti hanno sottolineato, quando si può presumere che, data la rinomanza dei marchi del ricorrente, il resistente non potesse non conoscere tali marchi al tempo della registrazione del nome a dominio, si può concludere che al momento della registrazione il resistente si trovasse in una situazione di "malafede opportunistica" (Banca Sella S.p.A. v. Mr. Paolo Parente, Caso OMPI No. D2000-1157. Si vedano anche Veuve Cliquot Ponsardin v. The Polygenix Group Ltd, Caso OMPI No. D2000-0163; Parfums Christian Dior v. Javier Garcia Quintas and Christiandior.net, Caso OMPI No. D2000-0226).

Infine, le Ricorrenti rilevano – e provano con la necessaria documentazione allegata al Ricorso - che la Resistente è titolare di altri nomi a dominio identici a celebri marchi italiani. In particolare, le Ricorrenti fanno riferimento a <astispumante.info>, <cellulase.info>, <elenamiro.info>, <leccepen.info> e <sergiosoldano.info>. Nell’assenza di contro deduzioni da parte della Resistente, il Collegio ritiene di poter concludere che la registrazione come nomi a dominio di vari marchi di terzi sia sufficiente a stabilire che la Resistente ha posto in essere una tipologia di comportamento del tipo previsto dall’articolo 4(b)(ii) della Policy al fine di stabilire che la registrazione di nomi a dominio per impedire ai legittimi titolari dei marchi corrispondenti di riflettere tali marchi nei relativi nomi a dominio è da considerarsi in malafede (Golay Buchel & Cie SA v. MegaWeb.com Inc, Caso OMPI No. D2001-0829).

Pertanto, il Collegio ritiene che il primo dei due requisiti previsti dall’articolo 4(a) (iii) della Policy sia stato provato.

Quanto al secondo requisito, e cioè all’uso in malafede del nome a dominio contestato, da quanto risulta dal Ricorso e dai documenti allegati (in particolare docc. 12a e 12b), <essenzadizegna.nu> conduceva al sito pornografico "www.eroticpink.com".

Come rilevato nel caso Motorola, Inc. v. NewGate Internet, Inc., Caso OMPI No. D2000-0079: "mentre molti siti sessuali per adulti sono perfettamente legali e configurano un’offerta in buona fede di prodotti o servizi, l’uso di un marchio che appartiene a qualcun altro come nome a dominio (oppure come meta-tag) chiaramente non costituisce un’offerta in ‘buona fede’ di prodotti o servizi, quando il titolare del sito web non ha alcun diritto sul marchio, dal momento che l’unica ragione di usare il marchio come nome a dominio o meta-tag consiste nell’attirare clienti che non stavano cercando un sito sessuale per adulti, ma erano invece alla ricerca dei prodotti o servizi collegati a quel marchio. Questo uso del marchio può creare confusione nei consumatori e diluizione del marchio, e questo è precisamente quanto le leggi sui marchi si sforzano di prevenire. Azioni che creano, o tendono a creare, violazioni della legge non possono assolutamente essere considerate in ‘buona fede’."

Il Collegio ha già fatto presente che, data la rinomanza dei marchi a componente ZEGNA, ritiene che la Resistente fosse a conoscenza di tali marchi all’atto della registrazione del nome a dominio <essenzadizegna.nu> ed anzi abbia registrato tale nome a dominio proprio allo scopo di cercare di attrarre in maniera illegittima, presso il proprio sito web, i navigatori di Internet alla ricerca di notizie sul profumo delle Ricorrenti, approfittando del rischio di confusione tra il nome a dominio registrato ed i marchi delle Ricorrenti. Ancorché le Ricorrenti non abbiano specificamente provato che il sito cui conduceva, attraverso un link automatico, il nome a dominio <essenzadizegna.nu> offrisse servizi a pagamento, in assenza di qualsiasi confutazione in merito, il Collegio ritiene che sia presumibile che il fine ultimo della Resistente fosse quello di trarre, dalla registrazione abusiva del nome a dominio, un tornaconto economico.

Il fatto che, per iniziativa del provider Dominando.it (e non quindi della Resistente direttamente, almeno da quanto risulta dal Ricorso e non è confutato dalla Resistente stessa), il link al sito erotico "www.eroticpink.com" sia stato eliminato, è privo di rilievo nel caso in questione. Infatti, resta comunque il fatto che fino al momento della presa di coscienza della contestazione del nome a dominio <essenzadizegna.nu>, il link era comunque attivo. Inoltre, come rilevato dalle stesse Ricorrenti, anche la mera detenzione di un nome a dominio corrispondente ad un marchio di terzi che goda di reputazione deve essere considerato un uso in malafede. Infatti, come molte precedenti decisioni a partire da Telstra (Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003), hanno statuito, il concretamento di un uso in malafede non richiede necessariamente l’espletamento di un’azione positiva. Quando il marchio del ricorrente è così conosciuto da non potersi concepire alcun utilizzo del nome a dominio che non sia illegittimo, anche la mera detenzione del nome a dominio deve essere considerata in malafede.

Alla luce delle circostanze che precedono, il Collegio ritiene che anche l’ultimo dei requisiti di cui all’articolo 4 (a) (iii) della Policy sia stato provato. Pertanto si deve concludere che il nome a dominio <essenzadizegna.nu> sia stato registrato ed usato in malafede.

 

7. Decisione

Il Collegio ritiene che le Ricorrenti abbiano provato che il nome a dominio contestato crea confusione rispetto ai marchi a componente ZEGNA citati nel Ricorso, ritiene inoltre che la Resistente non abbia nessun diritto o interesse legittimo in relazione al nome a dominio contestato e che la Resistente abbia registrato ed usato il nome a dominio contestato in malafede.

Quindi il Collegio ordina che il nome a dominio <essenzadizegna.nu> sia trasferito alla Ricorrente Consitex S.A.

 

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Angelica Lodigiani
Membro Unico del Collegio

Data: 22 gennaio 2004