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WIPO Arbitration and Mediation Center

 

ENTSCHEIDUNG DES BESCHWERDEPANELS

Dama S.p.A v. Alexander Both

Case No. D2004-0145

 

1. Die Parteien

Die Beschwerdeführerin ist die Dama S.p.A, Via Piemonte 174, Varese, Italien.

Beschwerdegegner ist Herr Alexander Both, 76297 Stutensee, Deutschland.

 

2. Domainname und Domainvergabestelle

Gegenstand des Verfahrens ist der Domainname <paul-shark.com>.

Die Domainvergabestelle ist Schlund + Partner AG, Brauerstr. 48, 76135 Karlsruhe, Deutschland.

 

3. Verfahrensablauf

Die Beschwerdeschrift wurde beim WIPO Arbitration and Mediation Center (,,Center") per E-mail am 24. Februar 2004, und per Post am 26. Februar 2004, in englischer Sprache eingereicht. Das Center bestätigte den Eingang der Beschwerdeschrift am 27. Februar 2004, und bemängelte per Mitteilung vom 9. März 2004, dass die Beschwerdeschrift in englischer statt in deutscher Sprache eingereicht worden sei. Nach Gewährung einer Verlängerung zur Eingabe einer Übersetzung, traf die deutsche Beschwerdeschrift am 19. März 2004, per E-mail und am 23. März 2004, per Post beim Center ein. Daraufhin prüfte das Center ob die Beschwerde der Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (,,Policy"), den Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (,,Rules") und den WIPO Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (,,Supplemental Rules") entsprach und ob die Zahlung der Verfahrenskosten erfolgt sei. Das Beschwerdepanel hat diese Kriterien überprüft und bestätigt, dass dies der Fall ist.

Am 27. März 2004 übermittelte das Center die Beschwerde dem Beschwerdegegner (Paragraph 2(a) der Rules).

Am 21. April 2004 stellte das Center die Säumnis des Beschwerdegegners fest und teilte dies den Parteien mit.

Am 3. Mai 2004 ernannte das Center Dr. Thomas Legler als Einzelpanelist, nachdem dieser eine Annahmeerklärung und eine Erklärung der Unbefangenheit und Unabhängigkeit abgegeben hatte.

 

4. Sachverhalt

A. Die Beschwerdeführerin

Die Beschwerdeführerin ist seit fast 30 Jahren Inhaber von verschiedenen Marken mit der Bezeichnung ,,PAUL & SHARK Yachting", welche in der ganzen Welt sowie in Deutschland registriert sind. Unter anderem ist die Beschwerdeführerin Titularin folgender Marken:

- PAUL & SHARK Yachting (Bildmarke, internationale Eintragungs-Nr. R456797 vom 7. März 1980;

- PAUL & SHARK Yachting (Bildmarke, internationale Eintragungs-Nr. 487541 vom 3. September 1984;

- PAUL & SHARK Yachting (Bildmarke, internationale Eintragungs-Nr. 496286 vom 8. August 1985;

- PAUL & SHARK Yachting (Bildmarke, internationale Eintragungs-Nr. 1475508, angemeldet als Gemeinschaftsmarke am 26. Januar 2000 und eingetragen am 26. Januar 2001).

Diese Eintragungen kennzeichnen diverse Produkte in den Klassen 25 (Kleidung), 3 (Parfüm), 9 (Brillen), 18 (Lederwaren) usw. Die Beschwerdeführerin ist im weiteren Inhaber von über 14 Domainnamen. Im weiteren figuriert die Marke "PAUL & SHARK Yachting" auf diversen Websites.

PAUL & SHARK ist eine Sportbekleidungsmarke, die 1921, in Masnago (Varese/Italien) gegründet wurde. 1977 wurde eine neue Produktsparte entwickelt, welche sich unter der Marke "PAUL & SHARK Yachting" auf Herrensportbekleidung spezialisierte. Später ist auch eine Damen- und Jugendkollektion hinzugekommen. Die "PAUL & SHARK Yachting"-Kollektionen werden durch ein direktes Netzwerk in der gesamten Welt vertrieben u.a. auch in Deutschland, insbesondere in Berlin.

"PAUL & SHARK Yachting" bzw. die Beschwerdeführerin ist auch als Sponsor und Teilnehmer an vielen internationalen Ereignissen präsent. Eine Internetrecherche mit der Suchmaschine "Google" nach der Marke "PAUL & SHARK" ergibt ca. 413'000 Treffer.

B. Der Beschwerdegegner

Der Beschwerdegegner ist Herr Alexander Both, welcher auch unter dem Namen "Best Souvenir" und auf seiner Website via den streitigen Domainnamen unter CUCKOOEXPORT Inc. auftritt. Gemäss den Angaben auf seiner Website vertreibt Herr Both ein Versandgeschäft für Kuckucksuhren.

 

5. Parteivorbringen

A. Beschwerdeführerin

Die Beschwerdeführerin trägt folgendes vor: Nach Entdeckung der Eintragung des Domainnamens <paul-shark.com> sandte der Vertreter der Beschwerdeführerin am 12. Dezember 2003 dem Beschwerdegegner einen Brief, in dem er ihn auf die Vorrechte der Beschwerdeführerin hinwies und die sofortige Übertragung des bestrittenen Domainnamens forderte.

Am 19.  Januar 2004 erhielt der Vertreter der Beschwerdeführerin ein Schreiben von Herrn Alexander Both, in dem er behauptete, die Rechte des Beschwerdeführers nicht verletzen zu wollen und beweisen zu können, dass der Domainname auf die italienische Website der Beschwerdeführerin übergeleitet worden sei. Im weiteren fügte Herr Both hinzu :

"Um Ihnen eine Geschichte zu erzählen, die meinem Vater passiert ist. Er ist Leiter einer grossen deutschen Firma und befand sich in einer fast gleichen Situation. Jemand hat einen Domainnamen eingetragen von etwas wofür sie Marken besassen. Aber er wusste auch, dass sich die Angelegenheit im Falle einer Gerichtsverhandlung hingezogen hätte. Daher ging er als Privatperson zu dieser Person, die den Domainnamen eingetragen hatte und erreichte eine Vereinbarung über einen bestimmten Betrag. Insgesamt dauerte es ungefähr eine Woche und später übertrug er den Domainnamen seiner Firma. Möchten Sie vielleicht auch so eine Vereinbarung? Mein E-Mail ist oben für weitere Antworten".

Der Vertreter der Beschwerdeführerin antwortete am 27. Januar 2004, dass die Überleitung auf die italienische Website das Problem nicht löse und fragte, unter welchen Umständen der Beschwerdegegner bereit sei, den Domainnamen zu übertragen.

Am 28. Januar 2004 antwortete Herr Both mit einer Forderung von €2'640.- zur Deckung "all meiner Kosten und Ausgaben, die Übertragung an Ihren Provider, meine Zeit, die Arbeit, die ich bereits investiert habe und die ich zur Versicherung einer sicheren und schnellen Übertragung ohne Probleme noch investieren werde".

In ihrer Antwort vom 3. Februar 2004 machte die Beschwerdeführerin Herrn Both darauf aufmerksam, dass dieser Geldanspruch weit über den üblichen Ausgaben für Domainnamen stünde und machte ein Gegenangebot von €100.-, was den Kosten entspräche, die die Beschwerdegegnerin laut Beschwerdeführer zur Eintragung des bestrittenen Domainnamens für ein Jahr berechnet hatte.

Der Beschwerdegegner lehnte das Angebot am 6. Februar 2004 ab und informierte die Beschwerdeführerin, dass er sich überlege, die Überleitung des Domainnamens auf die italienische Website zu ändern. Im weiteren forderte er ein akzeptables Angebot, um einen Kompromiss zu erreichen.

Die Beschwerdeführerin, die - nach ihrem Vorbringen - nicht beabsichtigt, auf gesetzwidrige Angebote einzugehen, die auf einer missbräuchlichen Eintragung ihrer Marke beruhen, hat daher das vorliegende Verfahren eingeleitet.

Die Beschwerdeführerin ist der Ansicht, dass der bestrittene Domainname eine identische Wiedergabe der kennzeichnenden Hauptkomponenten der vorbestehenden Marken der Beschwerdeführerin beinhalte und daher verwechselbar ähnlich und imstande sei, den Verbraucher zu verwirren und irrezuführen. Dass der Beschwerdegegner die Komponenten "Yachting" für den umstrittenen Domainnamen nicht verwendet, sei irrelevant, da dieser Begriff beschreibend sei und für die Gesamtbeurteilung der Verwechslungsgefahr nicht ins Gewicht falle. Daher sei die erste Voraussetzung gemäss Paragraph 4(a)(i) der Policy erfüllt.

Die Beschwerdeführerin geht weiter davon aus, dass der Beschwerdegegner weder Rechte noch legitime Interessen am betroffenen Domainnamen geltend machen könne (Paragraph 4(a)(ii) der Policy).

Insbesondere sei der Beschwerdegegner weder unter dem Namen "PAUL" oder "SHARK" bekannt, noch besitze er eine Marke, die aus diesen Worten besteht, wie eine Online-Recherche unter deutschen und Gemeinschaftsanmeldungen und Eintragungen und auf Deutschland erweiterte internationale Markeneintragungen beweise. Im weiteren habe die Beschwerdeführerin dem Beschwerdegegner niemals die Erlaubnis gegeben, die Begriffe "PAUL" und "SHARK" zu benutzen. Die Beschwerdeführerin hat ferner Beweismaterial eingereicht, aus dem hervorgeht, dass der betroffene Domainname vor Mitteilung der Vorrechte der Beschwerdeführerin an den Beschwerdegegner zu keiner aktiven Website geführt hat. Daher gebe es keine Anhaltspunkte dafür, dass der Beschwerdegegner vor Kenntnisnahme der Streitigkeit, nachweisbare Vorbereitungen zur Nutzung des Domainnamens getroffen hatte. Als der Beschwerdegegner von der sich anbahnenden Streitigkeit durch die Beschwerdeführerin erfuhr, leitete er den betroffenen Domainnamen zur Website der Beschwerdeführerin um, womit er nach Ansicht der Beschwerdeführerin bekannte, sich seines Mangels an jeglichem Recht oder Interesse am Domainnamen bewusst zu sein. Schliesslich gebe es auch keine Anhaltspunkte dafür, dass der Beschwerdegegner eine rechtmässige, nicht kommerzielle oder faire Verwendung des Domainnamens betreibt, ohne Absicht auf kommerziellen Gewinn durch Irreführung der Verbraucher oder Beeinträchtigung der Marke. Die Eintragung eines mit einer bekannten Marke einer dritten Partei verwechselbar ähnlichen Domainnamens mit dem Ziel, von dieser Eintragung zu profitieren, sei keine rechtmässige, nicht kommerzielle oder faire Benutzung des Domainnamens. Die Beschwerdeführerin glaubt daher den Beweis erbracht zu haben, dass es dem Beschwerdegegner an Rechten und rechtmässigen Interessen mangelt.

In Bezug auf das dritte Element von Paragraph 4(a)(iii) und 4(b) der Policy führt die Beschwerdeführerin folgende Argumente an: Der bestrittene Domainname wurde hauptsächlich zu dem Zweck eingetragen, ihn an die Beschwerdeführerin in Gegenleistung einer bedeutenden Summe zu verkaufen, welche die eigentlichen, mit der Eintragung des Domainnamens zusammenhängenden Kosten des Beschwerdegegners weit überschreiten.

Es komme hinzu, dass der Beschwerdegegner ohne jegliche Erlaubnis seinen Domainnamen auf die Website der Beschwerdeführerin umgeleitet habe. Diese eigenmächtige Umleitung zur offiziellen Website der Beschwerdeführerin könne Letzterer umfangreichen Schaden verursachen, da ein Internetbenutzer, der <paul-shark.com> besuche und zur Website des Beschwerdegegners umgeleitet werde, daraus schliessen könne, dass diese Website der Beschwerdeführerin oder einer mit der Beschwerdeführerin zusammenhängenden Gesellschaft oder Person gehöre, was jedoch nicht der Fall sei. Durch die Anspielungen im Schreiben vom 22. Dezember 2003, habe der Beschwerdegegner gehofft, dass die Beschwerdeführerin eher die geforderte Summe zahlen würde, als langwierige und kostspielige Massnahmen zum Schutz ihrer Marke zu treffen. Als schliesslich die Beschwerdeführerin die Forderung ablehnte und einen ihr vernünftig erscheinenden Betrag anbot, habe der Beschwerdegegner mit der Drohung geantwortet, die Umleitung rückgängig zu machen und von der Beschwerdeführerin verlangt, ihr Angebot zu steigern "um einen Kompromiss zu erreichen".

Obwohl die Beschwerdeführerin durch die anderen von ihr bereits eingetragenen Domainnamen ihre Tätigkeit ausüben kann, ist es in ihrem Interesse zu vermeiden, dass Internetbenutzer zu anderen Websites oder Online-Stellen gelockt werden, die von dritten Parteien und ohne Aufsicht der Beschwerdeführerin gehandhabt werden. Angesichts der Bekanntheit und des Ansehens der Marke der Beschwerdeführerin, sowie der sofortigen Umleitung des Domainnamens zur Website der Beschwerdeführerin, müsse sich der Beschwerdegegner der Bedeutung bewusst gewesen sein, die die Beschwerdeführerin der Eintragung eines Domainnamens geben würde, der mit ihrer Marke übereinstimmt und auf diese hinweist.

Somit ist nach Ansicht der Beschwerdeführerin erwiesen, dass die Eintragung und anfängliche (und für die Zukunft angedrohte) Nutzung des bestrittenen Domainnamens durch den Beschwerdegegner in böswilliger Absicht erfolgte.

B. Beschwerdegegner

Der Beschwerdegegner hat keine Antwortschrift eingereicht. Mit Ausnahme der von der Beschwerdeführerin vorgelegten E-Mail-Korrespondenz, von der das Beschwerdepanel Kenntnis genommen hat, hat sich der Beschwerdegegner zur Sache somit nicht geäussert.

 

6. Entscheidungsgründe

Paragraph 4 a) der Policy führt drei Elemente auf, die die Beschwerdeführerin nachweisen muss, um die Feststellung zu rechtfertigen, dass der Domainname des Beschwerdegegners auf die Beschwerdeführerin zu übertragen ist :

1. dass der Domainname mit einem Waren- oder Dienstleistungszeichen des Beschwerdeführers identisch oder verwechselbar ist,

2. dass der Beschwerdegegner keine Rechte bzw. kein berechtigtes Interesse hinsichtlich des Domainnamens hat, und

3. dass der Domainname bösgläubig angemeldet wurde und genutzt wird.

A. Identität zwischen der Marke aus welcher der Beschwerdegegner Rechte herleitet

Das Beschwerdepanel ist der Auffassung, dass der Domainname <paul-shark.com> verwechselbar ähnlich ist mit der Marke ,,PAUL & SHARK Yachting" der Beschwerdeführerin. Der generische Begriff ,,Yachting", der im streitigen Domainnamen fehlt, fällt im Vergleich zu den starken Zeichen ,,PAUL" und ,,SHARK" ebensowenig ins Gewicht wie das im Domainnamen fehlende ,,&".

B. Rechte oder berechtigte Interessen an dem Domainnamen

Die Beschwerdeführerin hat vorgetragen, dass dem Beschwerdegegner kein Recht oder berechtigtes Interesse hinsichtlich des Domainnamens zusteht und verweist zu Recht darauf, dass die in Paragraph 4(c) der Policy beispielhaft genannten Umstände, aus denen unter Berücksichtigung der jeweiligen Umstände des Einzelfalls ein Recht oder berechtigtes Interesse abgeleitet werden kann, nicht vorliegen. Gemäss Nachweis der Beschwerdeführerin wurde die Website des Beschwerdegegners (Verkauf von Kuckucksuhren) erst aufgeschaltet, nachdem der Beschwerdegegner vom sich anbahnenden Streit um den Domainnamen Kenntnis genommen hat. Es kommt hinzu, dass das entsprechende Angebot auf der Website des Beschwerdegegners sowieso nicht als ein gutgläubiges Angebot im Sinne von Paragraph 4(c)(aa) der Policy betrachtet werden kann, da der Beschwerdegegner wesentliche Bestandteile einer bekannten Drittmarke in seinem Domainnamen verwendet. Auch hat der Beschwerdegegner nicht dargelegt, inwiefern er unter dem Domainnamen <paul-shark.com> bekannt sei (Paragraph 4(c)(bb) der Policy). Schliesslich kann er sich auch nicht auf Paragraph 4(c)(cc) der Policy berufen, da es sich beim aktuellen Gebrauch des Domainnamens nicht um einen legitimen nicht-kommerziellen noch um einen fairen mit der Meinungsäusserungsfreiheit zusammenhängenden Gebrauch handelt.

Somit hat die Beschwerdeführerin die Erfüllung des zweiten Elementes gemäss der Policy nachgewiesen.

C. Bösgläubige Eintragung oder Benutzung

Damit eine Beschwerde Erfolg haben kann, muss das Beschwerdepanel, wie erwähnt, davon überzeugt sein, dass der Domainname bösgläubig eingetragen wurde und bösgläubig benutzt wird.

Das Beschwerdepanel geht davon aus, dass der Beschwerdegegner die Marke ,,PAUL & SHARK Yachting" bereits zum Zeitpunkt der Registrierung des Domainnamens gekannt hat. Es ist nämlich unbestritten, dass die Marke der Beschwerdeführerin einen hohen Bekanntheitsgrad hat und auch im Wohnsitzland des Beschwerdegegners registriert ist. Es kann kein Zufall sein, dass der Beschwerdegegner gerade diesen originellen Namen ausgewählt hat und es ist auch nicht einsehbar, welche Verbindung der Beschwerdegegner selbst bzw. das von ihm geführte Kuckucksuhren-Verkaufsgeschäft mit dem Begriff ,,PAUL & SHARK" zu tun hätte. Daraus schliesst das Panel, dass der Beschwerdegegner den Domainnamen bösgläubig registriert hat.

Die Tatsache, dass der Beschwerdegegner in seinem Schriftwechsel mit der Beschwerdeführerin zu erkennen gegeben hat, dass er den Domainnamen nur gegen Bezahlung eines Betrages von €2'640.- oder eines ähnlich hohen Geldbetrages übertragen würde, belegt nach Ansicht des Panels, dass auch eine bösgläubige Benutzung des Domainnamens vorliegt. In der Tat kann der geforderte Betrag als wertmässige Gegenleistung betrachtet werden, welche die nachgewiesenen, bloss mit dem Domainnamen unmittelbar in Verbindung stehenden Unkosten übersteigt (Paragraph 4(b)(aa) der Policy).

In Anbetracht dieser Umstände erklärt das Beschwerdepanel, dass die Beschwerdeführerin alle drei Elemente von Paragraph 4(a) der Policy nachgewiesen hat.

 

7. Entscheidung

Demgemäss entscheidet das Beschwerdepanel, dass der Domainname <paul-shark.com> auf die Beschwerdeführerin zu übertragen sei.

 


 

Dr. Thomas Legler
Einzelpanelist

Date: 19. Mai 2004

 

Источник информации: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2004/d2004-0145.html

 

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