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Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI

 

DECISIN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Ingeniera de Software Bancario, S.L. (ISBAN) v. D. Ral Gutirrez

Case No. D2004-0257

 

1. Las Partes

1.1 Demandante: INGENIERA DE SOFTWARE BANCARIO, S.L. (ISBAN), con domicilio social, en la Avenida de la Gran Va de Hortaleza n 3, 28043 Madrid, Espaa.

El representante autorizado para actuar en este procedimiento administrativo es D.Toms Santoro Garca de la Parra, como se afirma en la demanda.

1.2 Demandado: D. RAL GUTIERREZ, con domicilio en calle Gran Va n 86, 28013 Madrid (Espaa), representado por Da. Paz Martn, Abogado, como se indica en la contestacin a la demanda.

 

2. Los Nombres de Dominio y el Registro

2.1 La demanda tiene como objeto los nombres de dominio <isban.com>, <isban.net> e <isban.org>.

2.2 La entidad registradora de los nombres de dominio es CORE Internet Council of Registrars.

 

3. Iter procedimental

3.1 Una demanda, de acuerdo con la "Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio," en adelante la "Poltica," segn fue adoptada por ICANN el 26deagosto de 1.999, y de acuerdo con el Reglamento igualmente adoptado por ICANN para esa Poltica uniforme, en lo sucesivo "el Reglamento," fue presentada por va electrnica ante el Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI, en adelante, "el Centro," el da 5deabrilde2004, acusndose recibo por el Centro el da 6deabrilde2004.

3.2 La verificacin registral se efectu el 7deabrilde2004. El 19 abrilde2004, se notific la demanda al demandado. El demandado procedi a responder a la misma en el plazo establecido, con fecha de 7demayode2004.

3.3 El 24demayode2004, el Centro se dirigi a Mara Baylos para solicitar su declaracin de aceptacin e independencia para actuar como nico panelista en este procedimiento administrativo, lo que acept con fecha 26demayo, resultando designada, una vez recibida dicha declaracin, el 27demayode2004.

3.4 El 2dejuniode2004, el Centro comunic a las partes la Orden de Procedimiento de la misma fecha por la que se solicitaba al demandante que modificara por escrito la identidad de la parte demandada, toda vez que sta deba dirigirse contra la persona titular de los nombres de dominio, y no contra el administrador. En fecha 7dejuniode2004, el demandante dirigi escrito al Centro cumpliendo con lo requerido e identificando al demandado como D. Ral Gutirrez.

3.5 Idioma del procedimiento. La demandante propuso y razon la procedencia de la lengua espaola como idioma del procedimiento, sin que el demandado se haya opuesto; antes bien, ha presentado la contestacin tambin en espaol. Teniendo en cuenta estas circunstancias, que ambas partes son de nacionalidad y residencia espaolas y que los documentos se presentaron en esta lengua, el Panel, haciendo uso de la facultad contenida en el artculo 11.a) del Reglamento, estima que el espaol debe ser la lengua del procedimiento.

 

4. Antecedentes de Hecho

Los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados, por estar apoyados por documentos no impugnados o por ser afirmaciones de hecho no cuestionadas:

4.1. La demandante es titular de numerosos registros espaoles de marca constituidas exclusivamente por la denominacin "ISBAN," as como de la marca multiclase "ISBAN One," como consta en los documentos 4 a 9dela demanda, cuya situacin de titularidad, fecha y vigencia ha sido verificada por consulta del Panel a la base de datos on-line de la Oficina Espaola de Patentes y Marcas, comprobando, adems, que todos ellos fueron solicitados, aunque no concedidos, en fecha anterior a los dominios del demandado <isban.com> e <isban.net> (23deagostode2002), y todos menos uno solicitados y concedidos con anterioridad al dominio <isban.org>(20deenerode2003), como puede apreciarse en la siguiente relacin:

- Marca 2.481.994 "ISBAN" (Cl. 9), solicitada el 10dejuniode2002 y concedida el 20defebrerode2003.

- Marca 2.481.995 "ISBAN" (Cl. 16), solicitada el 10dejuniode2002 y concedida el 20defebrerode2003.

- Marca 2.481.996 "ISBAN" (Cl. 35), solicitada el 10dejuniode2002 y concedida el 5denoviembrede2002.

- Marca 2.481.997 "ISBAN" (Cl. 36), solicitada el 10dejuniode2002 y concedida el 5denoviembrede2002.

- Marca 2.481.998 "ISBAN" (Cl. 38), solicitada el 10dejuniode2002 y concedida el 5denoviembrede2002.

- Marca 2.551.969 "ISBAN One" (Cl. 9, 16, 35, 36, 38 y 42), solicitada el23dejuliode2003 y concedida el 14deenerode2004.

La demandante es asimismo titular del nombre de dominio <isban.es>, desde el13deseptiembredel2002, como el Panel ha tenido ocasin de comprobar en consulta a la pgina web "www.interdominio.es."

4.2 El demandado y titular de los nombres de dominio en cuestin es D.Ral Gutirrez, con domicilio en la calle Gran Va 86, en Madrid, (28013) y es quien actualmente ostenta los nombres de dominio cuya transferencia se solicita, segn consta en los documentos nmeros 1, 2 y 3dela demanda, donde figura como fecha de registro el 23deagostode2002 para los dominios <isban.com> e <isban.net> y el 20deenerode2003 para el dominio <isban.org>.

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La demandante bsicamente alega:

- Que es una entidad de derecho privado, constituida el 17demayode2002, como sociedad unipersonal del BANCO ESPAOL DE CRDITO, S.A., cuyo objeto social consiste en el desarrollo, mantenimiento y comercializacin de soluciones de software y hardware, as como de tecnologas de la informacin y telecomunicaciones, para todo tipo de actividades econmicas y especficamente para entidades financieras.

- Que en juniode2002, se procedi a otorgar escritura de ampliacin de capital social de esta entidad cuyas participaciones sociales fueron suscritas ntegramente por el Banco Santander Central Hispano, S.A., primera entidad financiera de Espaa y segunda de la Zona Euro, con una presencia lder en Europa y Latinoamrica.

- Que, esta entidad es una sociedad que da cobertura asistencial, de mantenimiento y conservacin del software bancario del "Grupo Santander" y todas sus empresas, y que adems presta sus servicios en el mercado a otras empresas no pertenecientes al Grupo Santander.

- Que la sociedad INGENIERA DE SOFTWARE BANCARIO, S.L. es titular de seis marcas nacionales y resultan todas ellas idnticas o confusamente similares con los nombres de dominio <isban.com>, <isban.net> e <isban.org> ya que todas consisten en el distintivo "ISBAN" o bien "ISBAN One," ambos fonticamente idnticos.

- Que las mencionadas marcas constituyen el nombre comercial utilizado por INGENIERIA DE SOFTWARE BANCARIO, S.L., y as tanto el pblico en general como las empresas del sector, vinculan la actividad y servicios de ISBAN con su propietario.

- Que adems, la marca "ISBAN" coincide como acrnimo con su razn social: "INGENIERIA DE SOFTWARE BANCARIO, S.L.."

- Que tal y como se desprende del Documento 10, en la pgina web instalada en el dominio <isban.es> puede encontrarse toda la informacin adicional publicada en los principales diarios econmicos y de informacin general espaoles en los que se denomina y reconoce por la marca "ISBAN" el proyecto empresarial y la prestacin de servicios prestada por INGENIERA DE SOFTWARE BANCARIO, S.L.

- Que con los Documento 12 a 20 aportados junto con su escrito de demanda, se acredita el uso notorio de la marca "ISBAN" en el mercado, as como el valor distintivo de los servicios prestados por el demandante, y su uso continuado al ser empleada en mltiples campaas publicitarias.

- Que INGENIERIA DE SOFTWARE BANCARIO, S.L., tiene derecho exclusivo a utilizar la marca "ISBAN," y as evitar que se asocien errneamente determinadas actividades y servicios con una empresa de la que no provienen.

- Que resultan de la aplicacin no slo La Poltica y Reglas de resolucin de conflictos de nombres de dominio, sino tambin las reglas complementarias de la poltica de resolucin de disputas de la OMPI, las normas de Derecho Internacional que Espaa ha ratificado, el Convenio de Pars para la proteccin de la Propiedad Industrial, de 20demarzode1983, y sus modificaciones posteriores, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, as como la legislacin espaola, (Ley32/1988de10denoviembrede1988, de Marcas; Ley 11/1986de20demarzode1986dePatentes y Ley 3/1991deCompetencia Desleal de 10deenerode1991).

- Que el demandado hace un uso ilegtimo de la marca "ISBAN," procurando que se produzca el efecto de confusin al incorporar en grandes caracteres la denominacin "I.S.B.A.N.," lo que evidencia la mala fe del demandado puesto que su razn social no coincide en absoluto con dicha marca.

- Que el demandado, no tiene ningn derecho ni inters legtimo respecto a los nombres de dominio en cuestin y que dada la notoriedad de la marca "ISBAN," la eleccin del mismo y su registro no se deben a un acto involuntario y casual.

- Que el hecho de que el dominio territorial <isban.es> haya sido registrado por INGENIERIA DE SOFTWARE BANCARIO, S.L. no hace sino demostrar la notoriedad de "ISBAN" en el territorio espaol.

- Que INGENIERIA DE SOFTWARE BANCARIO, S.L. no ha concedido autorizacin o permiso, como legtimo titular de la marca, a personas fsicas o jurdicas para hacer uso de su marca "ISBAN."

- Que ya ha transcurrido casi dos aos desde el registro de los nombres de dominio <isban.com> y <isban.net>, sin que hasta la fecha hayan sido utilizados lo que hace pensar que la nica intencin del titular del nombre de dominio al registrarlo fue, o tratar de conseguir algn beneficio econmico, o impedir al legtimo titular de la marca ejercitar su actividad en la Red.

- Que es impensable que el titular del dominio haya sido conocido con anterioridad por el nombre "ISBAN," entidad que es sobradamente conocida a nivel nacional e internacional.

- Que se evidencia la mala fe del demandado al dar de alta los nombres de dominio <isban.com> e <isban.net>, unos meses despus de que distintos medios de comunicacin anunciasen el lanzamiento de "ISBAN," es decir el 23deagostode2002 (Documentos n 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20), por lo que resulta difcilmente creble que desconociera las marcas con anterioridad al registro del nombre de dominio.

- Que la actuacin del demandado daa los intereses de INGENIERIA DE SOFTWARE BANCARIO, S.L., ya que el registro de los dominios <isban.com>, <isban.org> e <isban.net>, le impide establecerse con su nombre en el sitio que le corresponde en la red.

- Que el demandado, registrando el nombre de dominio "ISBAN" pretende aprovecharse de su fuerza y proyeccin publicitaria para, en un futuro, poder atraer usuarios a su pgina web (que en la actualidad no se encuentra desarrollada), con lo que se produce tanto una reduccin del poder distintivo y publicitario de la marca, como una dilucin de su poder de atraccin de los consumidores, (dilution), que perjudica gravemente el derecho de INGENIERA DE SOFTWARE BANCARIO, S.L. a identificarse en la red a travs de su marca.

- Que nos encontramos frente a un caso, de apropiacin indebida del nombre de una marca notoriamente conocida, en perjuicio de su legtimo propietario, INGENIERA DE SOFTWARE BANCARIO, S.L.

- Que en consecuencia, solicita la transferencia de los nombre de dominio <isban.com>, <isban.net> e <isban.org> a favor de INGENIERA DE SOFTWARE BANCARIO, S.L.

B. Demandado

El demandado alega lo siguiente:

- Que reconoce que la demandante es titular de marcas registradas que coinciden con los nombres de dominio.

- Que el Derecho marcario espaol al que el demandante apela en su demanda, no es aplicable a la presente controversia por tratarse de un foro regido por un procedimiento propio y una normativa especfica como es la Poltica Uniforme de Resolucin de Controversias de ICANN.

- Que el demandado si tiene intereses legtimos sobre los nombres de dominio.

- Que solicit y pag puntualmente los nombres de dominio en conflicto consciente de que el trmino ISBAN ni perteneca a nadie, ni estaba registrado ni identificaba a una entidad con ese nombre.

- Que tiene inters legtimo en la medida en que entre los proyectos de D. RalGutirrez y de la compaa NCSS, S.L. se encontraba crear un negocio denominado INTERNET SERVICES BUSINESS AND NETWORKS, S.L. (ISBAN) y en prueba de ello acompaan como Documento 2 certificacin del Registro Mercantil, de solicitud de la citada denominacin.

- Que la demandante no era conocida por dicho nombre cuyas siglas no corresponden exactamente con las iniciales de su negocio y cuya primera aparicin en prensa bajo el nombre ISBAN se produce ms de un ao despus de la solicitud de los dominios y nueve meses despus de que se solicitara la reserva del nombre de la sociedad INTERNET SERVICES BUSINESS AND NETWORKS, S.L. en el Registro Mercantil.

- Que slo y por nica vez aparece el trmino ISBAN el 16deseptiembrede2003 en dos diarios econmicos.

- Que los nombres de dominio no han sido registrados ni se utilizan de mala fe y fueron registrados mucho antes de saber de la existencia de la demandante.

- Que ni siquiera el nombre ISBAN se deduce de las siglas de la denominacin de la demandante puesto que stas seran IDSB.

- Que la demandante pretende apropiarse con mentiras de unos dominios que por derecho propio le corresponden a D. Ral Gutirrez y en el futuro a la compaa que constituya con el nombre para ello elegido.

- Que no existe ni un solo documento, ni un solo gesto por parte de D. Ral Gutirrez que haga pensar remotamente en un registro de dominios de mala fe.

- Que es incierto que la marca ISBAN sea conocida.

- Que es incierto que el demandante se vea privado de su presencia en Internet puesto que opera bajo un dominio .es: ISBAN.ES con una pgina web activa y que aparentemente funciona desde 2003.

- Que resulta falsa la afirmacin del demandante sobre que sea pblico y notorio que ISBAN sea una marca notoriamente conocida puesto que, ni se prueba la notoriedad, ni ISBAN es una entidad conocida.

- Que el nombre de dominio ISBAN no va a asociarse por los usuarios con INGENIERIA DE SOFTWARE BANCARIO puesto que ISBAN no es una marca notoria y carece de "fuerza publicitaria" segn pretende la parte contraria.

- Que el demandante y el demandado no compiten entre s puesto que las actividades a las que se dedican demandado y demandante son diversas y nada tienen que ver.

- Que los nombres de dominio no han sido registrados por el demandado de manera intencionada para atraer, con nimo de lucro, usuarios de Internet al sitio Web del demandado o a cualquier otro sitio en lnea, creando la posibilidad de que exista confusin con la marca del demandante y que el demandante pretende minusvalorar a los internautas que saben distinguir entre un dominio y otro.

- Que el demandado ha actuado dentro de la ms estricta legalidad puesto que los dominios registrados no pertenecan a nadie.

- Que estamos ante lo que se denomina por la doctrina CIBERPIRATERA INVERSA puesto que el titular de una marca pretende obtener todos los nombres de dominio idnticos o similares a su marca por encima de quien sea y a cualquier coste.

- Que INGENIERIA DE SOFTWARE BANCARIO, S.L. solicit a Ral Gutirrez que vendiera sus dominios y ante su negativa, amenazaron al Sr. Gutirrez con quitarle los dominios "por las buenas" o "por las malas."

- Que solicita la desestimacin de la demanda interpuesta de contrario y que se declare la existencia de un secuestro a la inversa del nombre de dominio.

6. Debate y conclusiones

6.1. Reglas aplicables

El apartado 15.a) del Reglamento encomienda al Panel la decisin de la demanda sobre la base de:

- Las manifestaciones y los documentos presentados por las partes.

- Lo dispuesto en la Poltica y en el propio Reglamento.

- De acuerdo con cualesquiera reglas y principios de Derecho que el Panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta que la demandante es una entidad espaola y que sus registros de marca son espaoles y que el demandado es tambin de nacionalidad y residencia espaolas, son de especial atenencia (pese a los argumentos del demandado en sentido contrario), junto con las Reglas de la Poltica, las Leyes y Principios del Derecho Nacional Espaol.

6.2. Consideraciones previas

Las Leyes espaolas y los Tratados Internacionales que rigen en materia de marcas son aplicables al presente caso como se ha indicado en al apartado 6.1.

(a) En concreto y dado que demandante y demandado son espaoles y se trata de marcas espaolas, ser de aplicacin la Ley 17/2001, de Marcas, y no como argumenta el demandado la Ley 32/1988. Y ello en virtud de lo dispuesto en la Disposicin Transitoria Segunda de la Ley 17/2001.

a.1) En lo que se refiere a la adquisicin del derecho de marca, el art. 2.1dela Ley 17/2001 dispone que:

"el derecho sobre la marca se adquiere por el registro vlidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley."

a.2) Otra de las formas de adquisicin del derecho de marca viene regulada en el artculo 8dela Ley 17/2001, que establece la regulacin de las marcas y nombres comerciales notorios y renombrados registrados. A los efectos del presente procedimiento tienen relevancia los siguientes apartados que se transcriben:

"8.1. No podr registrarse como marca u signo que sea idntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser stos notorios o renombrados en Espaa, el uso de esa marca pueda indicar una conexin entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carcter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores.

"8.3. Cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el pblico en general, se considerar que los mismos son renombrados y el alcance de la proteccin se extender a cualquier gnero de productos, servicios o actividades."

a.3) El artculo 34dela Ley de Marcas 17/2001 (Ttulo V), regula los derechos que el registro de una marca confiere a su titular en Espaa. As, el referido artculo34.2,en su apartado e), consagra el derecho del titular de la marca para prohibir:

"usar el signo en redes de comunicacin telemtica y como nombre de dominio."

Por tanto, en la actualidad, todo titular de un derecho de marca espaol puede acudir a los Tribunales ordinarios espaoles a reclamar la anulacin del registro de un nombre de dominio igual o confundible con el signo registrado.

b) El artculo 6 bis del Convenio de la Unin de Pars, establece la regulacin de las marcas notorias registradas. As:

"Los pases de la Unin se comprometen, bien de oficio, si la legislacin del pas lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fbrica o de comercio que constituya la reproduccin, imitacin o traduccin, susceptibles de crear confusin, de una marca que la autoridad competente del pas de registro o del uso estimare ser all notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idnticos o similares. Ocurrir lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproduccin de tal marca notoriamente conocida o una imitacin suscetible de crear confusin con sta."

c) Por ltimo, resulta de aplicacin lo establecido en el apartado 2 del artculo 16 del Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, que establece que:

"El artculo 6 bis del Convenio de Pars se aplicar mutatis mutandis a los servicios. Al determinar si una marca de fbrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomarn en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del pblico, inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promocin de dicha marca."

6.3 Examen de los presupuestos para la estimacin de la demanda contenidos en el apartado 4.a) de la Poltica Uniforme

El artculo 4.a) de la Poltica exige la concurrencia de los siguientes requisitos para que la demanda sea admisible

- Que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusin con una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos.

- Que el demandado carezca de derecho o inters legtimo en relacin con el nombre de dominio y,

- Que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

6.3.1 Anlisis de la identidad o semejanza entre el nombre de dominio y las marcas.

La demandante ha probado que es titular de diversas marcas espaolas consistentes en la denominacin "ISBAN" o "ISBAN One" aportando para ello Certificaciones y ttulos de propiedad de sus marcas.

En el ejercicio de la estimacin del eventual riesgo de confusin existente entre una marca y un nombre de dominio, por identidad o semejanza, se han de tener en cuenta las caractersticas peculiares de Internet, que determinan ciertas singularidades en cuanto a los criterios clsicos establecidos para la comparacin entre marcas.

En este sentido, el principio de especialidad, elemento bsico en Derecho marcario, en virtud del cual el registro de una marca slo extiende sus efectos para la concreta clase para la que ha sido concedido, es inaplicable en el entorno de Internet, pues, evidentemente, en el mundo digital por su propia unicidad no existe diferenciacin de clases porque potencialmente todo nombre de dominio puede servir para identificar cualquier actividad en la Red. Por tanto, el derecho exclusivo otorgado al titular de un registro de marca, cuando es aplicado a la presencia de un nombre de dominio en la red, igual o muy similar a la marca, no se encuentra limitado a la clase de productos o servicios distinguidos sino que ha de juzgarse observando si existe confundibilidad en el aspecto exclusivamente denominativo.

Asimismo, en la comparacin entre la marca y el nombre de dominio, la inclusin en ste de las partculas ".com," ".net," ".org," etc., indicadores del primer nivel, no pueden llegar a significar en absoluto una diferente calificacin en cuanto a la identidad o confundibilidad, como reiteradamente vienen sosteniendo numerosas Resoluciones del Centro, puesto que el usuario internauta nicamente centrar su atencin en los elementos contenidos en el segundo nivel del nombre de dominio.

Teniendo en cuenta todas estas premisas, la comparacin ha de centrarse entre las denominaciones "ISBAN" e "ISBAN One," marcas de la demandante, con respecto a los nombres de dominio <isban.com>, <isban.net> e <isban.org>. La identidad entre dichas denominaciones, no ofrece duda alguna, sin que sean necesarios mayores razonamientos.

Por tanto, corresponde aceptar como cumplido el primer requisito exigido en el artculo4.a)i) de la Poltica.

6.3.2 Anlisis de la posible existencia de derecho o inters legtimo por parte del demandado sobre los nombres de dominio objeto de este procedimiento

Para basar su afirmacin de que el demandado carece de derecho o inters legtimo, la demandante alega que aqul no posee una marca ni una sociedad constituida con esa denominacin, ni se le identifica en el mercado por ese nombre.

En este caso, el Panel ha de partir de la reflexin de que el derecho o inters legtimo sobre un nombre de dominio no viene determinado por el inters personal de quien lo registra ni por el empeo que ponga en alimentar un Portal sino por circunstancias objetivas que deben concurrir en el momento de registrarse el dominio, en virtud de las cuales se pueda afirmar que el titular poda acceder a l sin lesionar derechos ajenos ya que no se puede registrar cualquier vocablo como nombre de dominio por el hecho de que ste se encuentre disponible sino que han de respetarse los posibles derechos adquiridos por terceros.

La Poltica de ICANN en su artculo 4.c) y en relacin con el artculo 4.a.ii), establece una serie de circunstancias orientadoras, no limitativas, que pueden conducir al demandado a justificar su actuacin. As, puede considerarse que existe un derecho o inters legtimo si, antes de recibir la notificacin de la demanda, el demandado utiliza el nombre de dominio o ha efectuado preparativos para su uso; o utiliza un nombre correspondiente al nombre de dominio a travs del cual efecta una oferta de buena fe de productos o servicios; o bien, se le conoce ya por dicho nombre de dominio aunque carezca de derechos de marca; o hace un uso legtimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intencin de desviar a los consumidores de manera equvoca o empaar el buen nombre de la marca con nimo de lucro.

Basndose en la informacin vertida en este procedimiento, este Panel considera que el demandado no puede ampararse en ninguna de las anteriores vas que podran demostrar inters legtimo o derecho. El demandado se refiere a una iniciativa para desarrollar un nuevo proyecto empresarial bajo la denominacin INTERNET SERVICES BUSINESS AND NETWORKS, S.L. (ISBAN). Ese pretendido proyecto slo ha sido probado con la reserva de una razn social en el Registro Mercantil espaol, como demuestra el documento 2 del escrito del demandado. Dicha reserva ya ha expirado por cuanto su duracin era de quince meses desde el 21deenerode2003, y no acredita que se hagan preparativos de uso de los dominios en liza. As ni la razn social es igual a los dominios, ni se han probado esos preparativos de otro modo. Slo tres pginas en Internet (una para cada dominio aqu enjuiciado) tras ms de de dos aos de posesin de los registros, y que reza "nuestras nuevas ofertas, prximamente, SOLUCIONES INTEGRALES, I.S.B.A.N," no implica que se haya realizado ningn esfuerzo en el uso o preparacin de uso de los dominios.

Estas consideraciones, llevan a concluir al Panel que se cumple el segundo requisito del artculo 4.a).ii) de la "Poltica Uniforme."

6.3.3 Anlisis de la existencia o no de mala fe en el registro y en el uso de los nombres de dominio <isban.com>, <isban.net> e <isban.org>

Es preciso en el supuesto presente analizar de manera separada si concurren o no los requisitos de registro y uso de mala fe, atendiendo a las circunstancias particulares del caso.

6.3.3.1 Registro de mala fe

6.3.3.1.1 El conocimiento previo de la marca de la demandante para determinar l a mala fe en el registro

Si bien para el cumplimiento del artculo 4.a)i) de la "Poltica Uniforme" slo es exigible la existencia de un derecho de marca a favor del demandante, con independencia de la fecha en que naci ese derecho, no sucede lo mismo en relacin con la concurrencia de mala fe en el registro del nombre de dominio. En efecto, aunque el artculo 4.a)iii) de la "Poltica Uniforme" no haga referencia a la necesidad de que el derecho de marca del demandante deba ser anterior a la fecha en que se registr el dominio, es evidente que para afirmar que existe mala fe en el registro, ste habr de probar que el demandado conoca, previamente al registro del nombre de dominio, el derecho del demandante sobre la marca y que aprovech esta circunstancia para apropiarse indebidamente de la denominacin conocida como perteneciente al demandante, con el fin de obstaculizar su acceso a la red. En este sentido es muy ilustrativa la Decisin OMPI nmero D2000-0512 Highlight Communications AG v. Auto System Inc que se plantea si unos derechos adquiridos con posterioridad podran atacar un registro de nombre de dominio que, en otro caso, no sera susceptible de impugnacin. La Decisin concluye que, aunque la Poltica no lo indique expresamente, ha de estimarse que este tema ha de ser examinado para juzgar sobre la exigencia de que el registro debe haber sido efectuado de mala fe.

Igualmente, como sostiene la Decisin OMPI D2001-0685 Vidisco, S.L. V. Roberto Manso Esteban, para que el panel llegue al convencimiento de que el dominio ha sido registrado de mala fe es preciso que se acredite que la conducta del demandado, en el momento de solicitar el registro del dominio, estaba afectada por un doble componente:

- por un conocimiento previo de la existencia de la marca de un tercero, y

- por un deseo de aprovecharse de la falta de registro de esa denominacin como dominio, en inters propio.

Por tanto, para que el panel pueda establecer una conclusin respecto a la existencia o inexistencia de mala fe en el registro de los nombres de dominio, es necesario examinar la situacin de los derechos de la demandante en el momento del registro y el posible conocimiento de estos por el demandado cuando registr el nombre de dominio. Para ello hay que considerar diversas cuestiones:

1. Examen de los derechos de la demandante en el momento del registro de los nombres de dominio

En el apartado 4 anterior se sealaba que la demandante es titular de cinco registros espaoles de marca, constituidas exclusivamente por la denominacin "ISBAN," as como de la marca multiclase "ISBAN One," como consta en los documentos 4 a 9dela demanda, siendo todos ellos solicitados, aunque no concedidos, en fecha anterior a los dominios del demandado (salvo la marca "ISBAN One," solicitada y concedida con posterioridad al dominio <isban.org>).

As, las marcas de la demandante son las siguientes:

- Marca 2.481.994 "ISBAN" (Cl. 9), solicitada el 10dejuniode2002 y concedida el 20defebrerode2003.

- Marca 2.481.995 "ISBAN" (Cl. 16), solicitada el 10dejuniode2002 y concedida el 20defebrerode2003.

- Marca 2.481.996 "ISBAN" (Cl. 35), solicitada el 10dejuniode2002 y concedida el 5denoviembrede2002.

- Marca 2.481.997 "ISBAN" (Cl. 36), solicitada el 10dejuniode2002 y concedida el 5denoviembrede2002.

- Marca 2.481.998 "ISBAN" (Cl. 38), solicitada el 10dejuniode2002 y concedida el 5denoviembrede2002.

- Marca 2.551.969 "ISBAN One" (Cl. 9, 16, 35, 36, 38 y 42), solicitada el 23dejuliode2003 y concedida el 14deenerode2004.

Y los dominios del demandado, fueron solicitados en las siguientes fechas:

- <isban.com>, el 23deagostode2002

- <isban.net>, el 23deagostode2002

- <isban.org>, el 20deenerode2003

El registro de los dominios <isban.com> e <isban.net> se realiz con anterioridad a la concesin de las marcas de la demandante, momento en el que no tena an derecho registral alguno sobre ellas.

Ahora bien, en lo que se refiere al dominio <isban.org>, ese registro fue realizado cuando ya el demandante s tena derechos registrales sobre varias de las marcas "ISBAN" (aquellas concedidas el 5denoviembrede2002).

Adems, el Panel quiere sealar, como as han hecho ya numerosas Resoluciones del Centro, que marcas que no existan en el momento de registrarse el dominio/los dominios en liza, no pueden servir como base para una reclamacin ante el Centro al amparo de la Poltica de resolucin de controversias del ICANN. Resultan ilustrativas al efecto la siguientes Resoluciones: Decisin OMPI N D2002-1101 PlasmaNet, Inc. v. John Zuccarini; Decisin OMPI N D2000-1369 <e-Duction, Inc. v. John Zuccarini, d/b/a The Cupcake Party & Cupcake Movies; Decisin OMPI N D2000-1393 Open Systems Computing AS v. Alberto degli Alessandri; Decisin OMPI D2000-0005 Telaxis Communications Corp. v. William E. Minkle; Decisin OMPI D2000-0524 Meteor Mobile Communications v. Frank Dittmar.

2. La posible notoriedad de las marcas de la demandante

Por otro lado, el panel estima necesario, adems, examinar si en el momento del registro de los nombres de dominio, las marcas de la demandante podan tener ya un prestigio adquirido en el sector interesado que le merecedora a la actora de un derecho sobre su denominacin como "marca notoria" capaz de impedir a un tercero utilizar esa denominacin sin su consentimiento y que supusiera un atentado contra su reputacin ya adquirida.

A estos efectos, es de especial importancia el contenido de la Recomendacin Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la proteccin de las marcas notoriamente conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unin de Pars para la proteccin de la Propiedad Industrial y la Asamblea de la OMPI en la 34 Serie de Reuniones de las Asambleas de los Estados Miembros de la OMPI, celebrada durante los das 20 a 29deseptiembrede1999. En su Parte I, titulada "Determinacin de marca notoriamente conocida," el artculo2 establece los factores que han de considerarse para juzgar si una marca es notoria. As, habr de examinarse:

- el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del pblico;

- la duracin, la magnitud y el alcance geogrfico de cualquier utilizacin de la marca;

- la duracin, la magnitud y el alcance geogrfico de cualquier promocin de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentacin, en ferias o exposiciones, de los productos a los que se aplique la marca;

- la duracin y el alcance geogrfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilizacin o el reconocimiento de la marca;

- la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes; el valor asociado a la marca.

Estos factores son pautas para la determinacin de la notoriedad de la marca pero no constituyen condiciones previas todas ellas para alcanzar dicha calificacin, sino que habrn de examinarse las circunstancias particulares de cada caso.

En cuanto al sector pertinente del pblico en el que la marca ha de ser notoria, esta Recomendacin establece:

- los consumidores reales y/o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca;

- las personas que participan en los canales de distribucin del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca;

- los crculos comerciales que se ocupen del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca.

Expresamente, se indica que no debe exigirse que la marca sea notoriamente conocida por el pblico en general.

En el caso actual, para juzgar si la demandante ostentaba sobre sus marcas "ISBAN," en la fecha de los registros de los dominios, un derecho derivado de la notoriedad de sta, es necesario examinar la documentacin proporcionada con la demanda, sobre el uso, reflejo e impacto de dicha marca, en fecha anterior al 23deagostode2002, en que fueron registrados los nombres de dominio <isban.com> e <isban.net>.

Los documentos 12 a 18dela demandante, artculos de prensa que tratan de demostrar la notoriedad de la marca ISBAN con anterioridad a los registros de los dos nombres de dominio mencionados, no pueden ser tenidos en cuenta, por dos motivos:

- En ninguno de ellos se habla especficamente de "ISBAN." Todo lo ms, de Ingeniera de Software o de ISB.

- En ninguno puede apreciarse la autenticidad de las fechas sealadas, por cuanto no son las originales de los peridicos y han sido incorporadas por quien los aporta.

No hay que olvidar que segn el artculo 3.b)xv) del Reglamento el demandante deber aportar todo tipo de pruebas documentales para acreditar su derecho, si bien en este caso se consideran del todo insuficientes. As pues, el Panel estima que, en relacin con los dominios <isban.com> e <isban.net> no ha quedado acreditada la existencia de notoriedad en el momento del registro.

Por ltimo, la demandante ha presentado dos documentos de esta misma clase, los documentos 19 y 20, con la fecha acreditada y referidos a fechas posteriores al 23deagostode2002; en concreto, de 16deseptiembrede2003. Uno de ellos, el publicado en el diario Cinco Das, es el nico que recoge tal cual el trmino "ISBAN." Sin embargo, tampoco puede tenerse en cuenta como prueba de una pretendida notoriedad porque incluso es posterior al registro del dominio <isban.org>, que fue realizado el 20deenerode2003, y porque adems, un nico documento no es suficiente para acreditar notoriedad.

6.3.3.1.2. Circunstancias que segn el art. 4.b) de la Poltica deben tenerse en consideracin para juzgar sobre la mala fe

Constituyen prueba del registro y utilizacin de mala fe de un nombre de dominio las siguientes situaciones:

1. Circunstancias que indiquen que el demandado ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio a la demandante que es la titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de esa demandante, por un valor cierto que supera los diversos costes documentados que estn relacionados directamente con el nombre de dominio: El Panel estima que no es ste el caso.

2. El demandado ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca la refleje en un nombre de dominio correspondiente: Esta circunstancia tampoco resulta aplicable. El demandante ni siquiera estaba ofreciendo sus servicios en Internet en la fecha de registro de los nombres de dominio: su dominio <.es> es posterior a ese registro.

3. El demandado ha registrado el nombre de dominio con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor: Igual que en el caso anterior, en la fecha de registro de los dominios la demandante no tena actividad comercial en Internet.

4. El demandante, al utilizar el nombre de dominio, ha intentado de manera intencionada atraer, con nimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en lnea, creando la posibilidad de que exista confusin con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliacin o promocin de su sitio Web o de su sitio en lnea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en lnea: Como ya se ha visto, el demandado mantiene las tres pginas web inactivas.

Por estas razones, el panel concluye que la demandante no ha probado que el registro de los nombres de dominio <isban.com>, <isban.net> e <isban.org> se efectuara de mala fe, como exige el artculo 4.a)iii) de la "Poltica Uniforme"

Una vez comprobado que no se cumple lo exigido en el artculo 4.a)iii) de la Poltica, en relacin con el registro de mala fe, no procede continuar en el anlisis del uso de mala fe.

 

7. La peticin de declaracin de Hostigamiento (Reverse Domain Name Hijacking)

El demandado finaliza su contestacin solicitando del Panel que no solo se desestime la demanda sino que se declare que la demandante se encuentra incursa en la conducta denominada "Reverse Domain Name Hijacking," es decir, que la Poltica ha sido utilizada de mala fe por la demandante con el nico propsito de intentar privar del nombre de dominio a un legtimo titular que est haciendo un buen uso del mismo.

La posibilidad de esta declaracin est establecida, incluso de oficio, en el artculo15.e) del Reglamento, en el que se prev que el Panel, una vez considerada la demanda y documentos presentados, podr concluir que ha sido presentada de mala fe en un intento de sustraer el nombre de dominio a un titular que lo utiliza de buena fe, o que la demanda ha sido presentada fundamentalmente para obstaculizar las actividades del titular del nombre de dominio, por lo que constituye un abuso del procedimiento administrativo.

Este Panel despus de haber examinado escrupulosamente las alegaciones y documentos presentados por ambas partes, no considera que concurra en la demandante la conducta de "hostigamiento" al demandado que pueda dar lugar a la declaracin que ste solicita. El hecho de que la demandado alegue (que no pruebe), ciertas conductas del demandante para con la persona del Sr. Gutirrez, no puede influir para calificar su conducta como de mala fe. Por otra parte, el demandado no usa los nombres de dominio ni ha hecho preparativos para ello, ni desarrolla actividad alguna ligada al nombre de dominio Por lo dems, no hay otras circunstancias que puedan dar lugar a la declaracin solicitada por el demandado.

 

8. Decisin

Por las razones expuestas, el Experto nico en el presente procedimiento desestima la demanda.

 


 

Mara Baylos Morales
Experto nico

Fecha: 16dejuniode2004

 

: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2004/d2004-0257.html

 

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