1. Las Partes

1.1 Demandante: INGENIERНA DE SOFTWARE BANCARIO, S.L. (ISBAN), con domicilio social, en la Avenida de la Gran Vнa de Hortaleza nє 3, 28043 Madrid, Espaсa.

El representante autorizado para actuar en este procedimiento administrativo es D. Tomбs Santoro Garcнa de la Parra, como se afirma en la demanda.

1.2 Demandado: D. RAЪL GUTIERREZ, con domicilio en calle Gran Vнa nє 86, 28013 Madrid (Espaсa), representado por Dсa. Paz Martнn, Abogado, como se indica en la contestaciуn a la demanda.

2. Los Nombres de Dominio y el Registro

2.1 La demanda tiene como objeto los nombres de dominio <isban.com>, <isban.net> e <isban.org>.

2.2 La entidad registradora de los nombres de dominio es CORE Internet Council of Registrars.

3. Iter procedimental

3.1 Una demanda, de acuerdo con la "Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio," en adelante la "Polнtica," segъn fue adoptada por ICANN el 26 de agosto de 1.999, y de acuerdo con el Reglamento igualmente adoptado por ICANN para esa Polнtica uniforme, en lo sucesivo "el Reglamento," fue presentada por vнa electrуnica ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI, en adelante, "el Centro," el dнa 5 de abril de 2004, acusбndose recibo por el Centro el dнa 6 de abril de 2004.

3.2 La verificaciуn registral se efectuу el 7 de abril de 2004. El 19 abril de 2004, se notificу la demanda al demandado. El demandado procediу a responder a la misma en el plazo establecido, con fecha de 7 de mayo de 2004.

3.3 El 24 de mayo de 2004, el Centro se dirigiу a Marнa Baylos para solicitar su declaraciуn de aceptaciуn e independencia para actuar como ъnico panelista en este procedimiento administrativo, lo que aceptу con fecha 26 de mayo, resultando designada, una vez recibida dicha declaraciуn, el 27 de mayo de 2004.

3.4 El 2 de junio de 2004, el Centro comunicу a las partes la Orden de Procedimiento de la misma fecha por la que se solicitaba al demandante que modificara por escrito la identidad de la parte demandada, toda vez que йsta debнa dirigirse contra la persona titular de los nombres de dominio, y no contra el administrador. En fecha 7 de junio de 2004, el demandante dirigiу escrito al Centro cumpliendo con lo requerido e identificando al demandado como D. Raъl Gutiйrrez.

3.5 Idioma del procedimiento. La demandante propuso y razonу la procedencia de la lengua espaсola como idioma del procedimiento, sin que el demandado se haya opuesto; antes bien, ha presentado la contestaciуn tambiйn en espaсol. Teniendo en cuenta estas circunstancias, que ambas partes son de nacionalidad y residencia espaсolas y que los documentos se presentaron en esta lengua, el Panel, haciendo uso de la facultad contenida en el artнculo 11.a) del Reglamento, estima que el espaсol debe ser la lengua del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

Los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados, por estar apoyados por documentos no impugnados o por ser afirmaciones de hecho no cuestionadas:

4.1. La demandante es titular de numerosos registros espaсoles de marca constituidas exclusivamente por la denominaciуn "ISBAN," asн como de la marca multiclase "ISBAN One," como consta en los documentos 4 a 9 de la demanda, cuya situaciуn de titularidad, fecha y vigencia ha sido verificada por consulta del Panel a la base de datos on-line de la Oficina Espaсola de Patentes y Marcas, comprobando, ademбs, que todos ellos fueron solicitados, aunque no concedidos, en fecha anterior a los dominios del demandado <isban.com> e <isban.net> (23 de agosto de 2002), y todos menos uno solicitados y concedidos con anterioridad al dominio <isban.org>(20 de enero de 2003), como puede apreciarse en la siguiente relaciуn:

- Marca 2.481.994 "ISBAN" (Cl. 9), solicitada el 10 de junio de 2002 y concedida el 20 de febrero de 2003.

- Marca 2.481.995 "ISBAN" (Cl. 16), solicitada el 10 de junio de 2002 y concedida el 20 de febrero de 2003.

- Marca 2.481.996 "ISBAN" (Cl. 35), solicitada el 10 de junio de 2002 y concedida el 5 de noviembre de 2002.

- Marca 2.481.997 "ISBAN" (Cl. 36), solicitada el 10 de junio de 2002 y concedida el 5 de noviembre de 2002.

- Marca 2.481.998 "ISBAN" (Cl. 38), solicitada el 10 de junio de 2002 y concedida el 5 de noviembre de 2002.

- Marca 2.551.969 "ISBAN One" (Cl. 9, 16, 35, 36, 38 y 42), solicitada el 23 de julio de 2003 y concedida el 14 de enero de 2004.

La demandante es asimismo titular del nombre de dominio <isban.es>, desde el 13 de septiembre del 2002, como el Panel ha tenido ocasiуn de comprobar en consulta a la pбgina web "www.interdominio.es."

4.2 El demandado y titular de los nombres de dominio en cuestiуn es D.Raъl Gutiйrrez, con domicilio en la calle Gran Vнa 86, en Madrid, (28013) y es quien actualmente ostenta los nombres de dominio cuya transferencia se solicita, segъn consta en los documentos nъmeros 1, 2 y 3 de la demanda, donde figura como fecha de registro el 23 de agosto de 2002 para los dominios <isban.com> e <isban.net> y el 20 de enero de 2003 para el dominio <isban.org>.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La demandante bбsicamente alega:

- Que es una entidad de derecho privado, constituida el 17 de mayo de 2002, como sociedad unipersonal del BANCO ESPAСOL DE CRЙDITO, S.A., cuyo objeto social consiste en el desarrollo, mantenimiento y comercializaciуn de soluciones de software y hardware, asн como de tecnologнas de la informaciуn y telecomunicaciones, para todo tipo de actividades econуmicas y especнficamente para entidades financieras.

- Que en junio de 2002, se procediу a otorgar escritura de ampliaciуn de capital social de esta entidad cuyas participaciones sociales fueron suscritas нntegramente por el Banco Santander Central Hispano, S.A., primera entidad financiera de Espaсa y segunda de la Zona Euro, con una presencia lнder en Europa y Latinoamйrica.

- Que, esta entidad es una sociedad que da cobertura asistencial, de mantenimiento y conservaciуn del software bancario del "Grupo Santander" y todas sus empresas, y que ademбs presta sus servicios en el mercado a otras empresas no pertenecientes al Grupo Santander.

- Que la sociedad INGENIERНA DE SOFTWARE BANCARIO, S.L. es titular de seis marcas nacionales y resultan todas ellas idйnticas o confusamente similares con los nombres de dominio <isban.com>, <isban.net> e <isban.org> ya que todas consisten en el distintivo "ISBAN" o bien "ISBAN One," ambos fonйticamente idйnticos.

- Que las mencionadas marcas constituyen el nombre comercial utilizado por INGENIERIA DE SOFTWARE BANCARIO, S.L., y asн tanto el pъblico en general como las empresas del sector, vinculan la actividad y servicios de ISBAN con su propietario.

- Que ademбs, la marca "ISBAN" coincide como acrуnimo con su razуn social: "INGENIERIA DE SOFTWARE BANCARIO, S.L.."

- Que tal y como se desprende del Documento 10, en la pбgina web instalada en el dominio <isban.es> puede encontrarse toda la informaciуn adicional publicada en los principales diarios econуmicos y de informaciуn general espaсoles en los que se denomina y reconoce por la marca "ISBAN" el proyecto empresarial y la prestaciуn de servicios prestada por INGENIERНA DE SOFTWARE BANCARIO, S.L.

- Que con los Documento 12 a 20 aportados junto con su escrito de demanda, se acredita el uso notorio de la marca "ISBAN" en el mercado, asн como el valor distintivo de los servicios prestados por el demandante, y su uso continuado al ser empleada en mъltiples campaсas publicitarias.

- Que INGENIERIA DE SOFTWARE BANCARIO, S.L., tiene derecho exclusivo a utilizar la marca "ISBAN," y asн evitar que se asocien errуneamente determinadas actividades y servicios con una empresa de la que no provienen.

- Que resultan de la aplicaciуn no sуlo La Polнtica y Reglas de resoluciуn de conflictos de nombres de dominio, sino tambiйn las reglas complementarias de la polнtica de resoluciуn de disputas de la OMPI, las normas de Derecho Internacional que Espaсa ha ratificado, el Convenio de Parнs para la protecciуn de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1983, y sus modificaciones posteriores, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, asн como la legislaciуn espaсola, (Ley 32/1988 de 10 de noviembre de 1988, de Marcas; Ley 11/1986 de 20 de marzo de 1986 de Patentes y Ley 3/1991 de Competencia Desleal de 10 de enero de 1991).

- Que el demandado hace un uso ilegнtimo de la marca "ISBAN," procurando que se produzca el efecto de confusiуn al incorporar en grandes caracteres la denominaciуn "I.S.B.A.N.," lo que evidencia la mala fe del demandado puesto que su razуn social no coincide en absoluto con dicha marca.

- Que el demandado, no tiene ningъn derecho ni interйs legнtimo respecto a los nombres de dominio en cuestiуn y que dada la notoriedad de la marca "ISBAN," la elecciуn del mismo y su registro no se deben a un acto involuntario y casual.

- Que el hecho de que el dominio territorial <isban.es> haya sido registrado por INGENIERIA DE SOFTWARE BANCARIO, S.L. no hace sino demostrar la notoriedad de "ISBAN" en el territorio espaсol.

- Que INGENIERIA DE SOFTWARE BANCARIO, S.L. no ha concedido autorizaciуn o permiso, como legнtimo titular de la marca, a personas fнsicas o jurнdicas para hacer uso de su marca "ISBAN."

- Que ya ha transcurrido casi dos aсos desde el registro de los nombres de dominio <isban.com> y <isban.net>, sin que hasta la fecha hayan sido utilizados lo que hace pensar que la ъnica intenciуn del titular del nombre de dominio al registrarlo fue, o tratar de conseguir algъn beneficio econуmico, o impedir al legнtimo titular de la marca ejercitar su actividad en la Red.

- Que es impensable que el titular del dominio haya sido conocido con anterioridad por el nombre "ISBAN," entidad que es sobradamente conocida a nivel nacional e internacional.

- Que se evidencia la mala fe del demandado al dar de alta los nombres de dominio <isban.com> e <isban.net>, unos meses despuйs de que distintos medios de comunicaciуn anunciasen el lanzamiento de "ISBAN," es decir el 23 de agosto de 2002 (Documentos nє 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20), por lo que resulta difнcilmente creнble que desconociera las marcas con anterioridad al registro del nombre de dominio.

- Que la actuaciуn del demandado daсa los intereses de INGENIERIA DE SOFTWARE BANCARIO, S.L., ya que el registro de los dominios <isban.com>, <isban.org> e <isban.net>, le impide establecerse con su nombre en el sitio que le corresponde en la red.

- Que el demandado, registrando el nombre de dominio "ISBAN" pretende aprovecharse de su fuerza y proyecciуn publicitaria para, en un futuro, poder atraer usuarios a su pбgina web (que en la actualidad no se encuentra desarrollada), con lo que se produce tanto una reducciуn del poder distintivo y publicitario de la marca, como una diluciуn de su poder de atracciуn de los consumidores, (dilution), que perjudica gravemente el derecho de INGENIERНA DE SOFTWARE BANCARIO, S.L. a identificarse en la red a travйs de su marca.

- Que nos encontramos frente a un caso, de apropiaciуn indebida del nombre de una marca notoriamente conocida, en perjuicio de su legнtimo propietario, INGENIERНA DE SOFTWARE BANCARIO, S.L.

- Que en consecuencia, solicita la transferencia de los nombre de dominio <isban.com>, <isban.net> e <isban.org> a favor de INGENIERНA DE SOFTWARE BANCARIO, S.L.

B. Demandado

El demandado alega lo siguiente:

- Que reconoce que la demandante es titular de marcas registradas que coinciden con los nombres de dominio.

- Que el Derecho marcario espaсol al que el demandante apela en su demanda, no es aplicable a la presente controversia por tratarse de un foro regido por un procedimiento propio y una normativa especнfica como es la Polнtica Uniforme de Resoluciуn de Controversias de ICANN.

- Que el demandado si tiene intereses legнtimos sobre los nombres de dominio.

- Que solicitу y pagу puntualmente los nombres de dominio en conflicto consciente de que el tйrmino ISBAN ni pertenecнa a nadie, ni estaba registrado ni identificaba a una entidad con ese nombre.

- Que tiene interйs legнtimo en la medida en que entre los proyectos de D. Raъl Gutiйrrez y de la compaснa NCSS, S.L. se encontraba crear un negocio denominado INTERNET SERVICES BUSINESS AND NETWORKS, S.L. (ISBAN) y en prueba de ello acompaсan como Documento 2 certificaciуn del Registro Mercantil, de solicitud de la citada denominaciуn.

- Que la demandante no era conocida por dicho nombre cuyas siglas no corresponden exactamente con las iniciales de su negocio y cuya primera apariciуn en prensa bajo el nombre ISBAN se produce mбs de un aсo despuйs de la solicitud de los dominios y nueve meses despuйs de que se solicitara la reserva del nombre de la sociedad INTERNET SERVICES BUSINESS AND NETWORKS, S.L. en el Registro Mercantil.

- Que sуlo y por ъnica vez aparece el tйrmino ISBAN el 16 de septiembre de 2003 en dos diarios econуmicos.

- Que los nombres de dominio no han sido registrados ni se utilizan de mala fe y fueron registrados mucho antes de saber de la existencia de la demandante.

- Que ni siquiera el nombre ISBAN se deduce de las siglas de la denominaciуn de la demandante puesto que йstas serнan IDSB.

- Que la demandante pretende apropiarse con mentiras de unos dominios que por derecho propio le corresponden a D. Raъl Gutiйrrez y en el futuro a la compaснa que constituya con el nombre para ello elegido.

- Que no existe ni un solo documento, ni un solo gesto por parte de D. Raъl Gutiйrrez que haga pensar remotamente en un registro de dominios de mala fe.

- Que es incierto que la marca ISBAN sea conocida.

- Que es incierto que el demandante se vea privado de su presencia en Internet puesto que opera bajo un dominio .es: ISBAN.ES con una pбgina web activa y que aparentemente funciona desde 2003.

- Que resulta falsa la afirmaciуn del demandante sobre que sea pъblico y notorio que ISBAN sea una marca notoriamente conocida puesto que, ni se prueba la notoriedad, ni ISBAN es una entidad conocida.

- Que el nombre de dominio ISBAN no va a asociarse por los usuarios con INGENIERIA DE SOFTWARE BANCARIO puesto que ISBAN no es una marca notoria y carece de "fuerza publicitaria" segъn pretende la parte contraria.

- Que el demandante y el demandado no compiten entre sн puesto que las actividades a las que se dedican demandado y demandante son diversas y nada tienen que ver.

- Que los nombres de dominio no han sido registrados por el demandado de manera intencionada para atraer, con бnimo de lucro, usuarios de Internet al sitio Web del demandado o a cualquier otro sitio en lнnea, creando la posibilidad de que exista confusiуn con la marca del demandante y que el demandante pretende minusvalorar a los internautas que saben distinguir entre un dominio y otro.

- Que el demandado ha actuado dentro de la mбs estricta legalidad puesto que los dominios registrados no pertenecнan a nadie.

- Que estamos ante lo que se denomina por la doctrina CIBERPIRATERНA INVERSA puesto que el titular de una marca pretende obtener todos los nombres de dominio idйnticos o similares a su marca por encima de quien sea y a cualquier coste.

- Que INGENIERIA DE SOFTWARE BANCARIO, S.L. solicitу a Raъl Gutiйrrez que vendiera sus dominios y ante su negativa, amenazaron al Sr. Gutiйrrez con quitarle los dominios "por las buenas" o "por las malas."

- Que solicita la desestimaciуn de la demanda interpuesta de contrario y que se declare la existencia de un secuestro a la inversa del nombre de dominio.

6. Debate y conclusiones

6.1. Reglas aplicables

El apartado 15.a) del Reglamento encomienda al Panel la decisiуn de la demanda sobre la base de:

- Las manifestaciones y los documentos presentados por las partes.

- Lo dispuesto en la Polнtica y en el propio Reglamento.

- De acuerdo con cualesquiera reglas y principios de Derecho que el Panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta que la demandante es una entidad espaсola y que sus registros de marca son espaсoles y que el demandado es tambiйn de nacionalidad y residencia espaсolas, son de especial atenencia (pese a los argumentos del demandado en sentido contrario), junto con las Reglas de la Polнtica, las Leyes y Principios del Derecho Nacional Espaсol.

6.2. Consideraciones previas

Las Leyes espaсolas y los Tratados Internacionales que rigen en materia de marcas son aplicables al presente caso como se ha indicado en al apartado 6.1.

(a) En concreto y dado que demandante y demandado son espaсoles y se trata de marcas espaсolas, serб de aplicaciуn la Ley 17/2001, de Marcas, y no como argumenta el demandado la Ley 32/1988. Y ello en virtud de lo dispuesto en la Disposiciуn Transitoria Segunda de la Ley 17/2001.

a.1) En lo que se refiere a la adquisiciуn del derecho de marca, el art. 2.1 de la Ley 17/2001 dispone que:

"el derecho sobre la marca se adquiere por el registro vбlidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley."

a.2) Otra de las formas de adquisiciуn del derecho de marca viene regulada en el artнculo 8 de la Ley 17/2001, que establece la regulaciуn de las marcas y nombres comerciales notorios y renombrados registrados. A los efectos del presente procedimiento tienen relevancia los siguientes apartados que se transcriben:

"8.1. No podrб registrarse como marca u signo que sea idйntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser йstos notorios o renombrados en Espaсa, el uso de esa marca pueda indicar una conexiуn entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carбcter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores.

"8.3. Cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el pъblico en general, se considerarб que los mismos son renombrados y el alcance de la protecciуn se extenderб a cualquier gйnero de productos, servicios o actividades."

a.3) El artнculo 34 de la Ley de Marcas 17/2001 (Tнtulo V), regula los derechos que el registro de una marca confiere a su titular en Espaсa. Asн, el referido artнculo 34.2, en su apartado e), consagra el derecho del titular de la marca para prohibir:

"usar el signo en redes de comunicaciуn telemбtica y como nombre de dominio."

Por tanto, en la actualidad, todo titular de un derecho de marca espaсol puede acudir a los Tribunales ordinarios espaсoles a reclamar la anulaciуn del registro de un nombre de dominio igual o confundible con el signo registrado.

b) El artнculo 6 bis del Convenio de la Uniуn de Parнs, establece la regulaciуn de las marcas notorias registradas. Asн:

"Los paнses de la Uniуn se comprometen, bien de oficio, si la legislaciуn del paнs lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fбbrica o de comercio que constituya la reproducciуn, imitaciуn o traducciуn, susceptibles de crear confusiуn, de una marca que la autoridad competente del paнs de registro o del uso estimare ser allн notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idйnticos o similares. Ocurrirб lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducciуn de tal marca notoriamente conocida o una imitaciуn suscetible de crear confusiуn con йsta."

c) Por ъltimo, resulta de aplicaciуn lo establecido en el apartado 2 del artнculo 16 del Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, que establece que:

"El artнculo 6 bis del Convenio de Parнs se aplicarб mutatis mutandis a los servicios. Al determinar si una marca de fбbrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomarбn en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del pъblico, inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promociуn de dicha marca."

6.3 Examen de los presupuestos para la estimaciуn de la demanda contenidos en el apartado 4.a) de la Polнtica Uniforme

El artнculo 4.a) de la Polнtica exige la concurrencia de los siguientes requisitos para que la demanda sea admisible

- Que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idйntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusiуn con una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos.

- Que el demandado carezca de derecho o interйs legнtimo en relaciуn con el nombre de dominio y,

- Que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

6.3.1 Anбlisis de la identidad o semejanza entre el nombre de dominio y las marcas.

La demandante ha probado que es titular de diversas marcas espaсolas consistentes en la denominaciуn "ISBAN" o "ISBAN One" aportando para ello Certificaciones y tнtulos de propiedad de sus marcas.

En el ejercicio de la estimaciуn del eventual riesgo de confusiуn existente entre una marca y un nombre de dominio, por identidad o semejanza, se han de tener en cuenta las caracterнsticas peculiares de Internet, que determinan ciertas singularidades en cuanto a los criterios clбsicos establecidos para la comparaciуn entre marcas.

En este sentido, el principio de especialidad, elemento bбsico en Derecho marcario, en virtud del cual el registro de una marca sуlo extiende sus efectos para la concreta clase para la que ha sido concedido, es inaplicable en el entorno de Internet, pues, evidentemente, en el mundo digital por su propia unicidad no existe diferenciaciуn de clases porque potencialmente todo nombre de dominio puede servir para identificar cualquier actividad en la Red. Por tanto, el derecho exclusivo otorgado al titular de un registro de marca, cuando es aplicado a la presencia de un nombre de dominio en la red, igual o muy similar a la marca, no se encuentra limitado a la clase de productos o servicios distinguidos sino que ha de juzgarse observando si existe confundibilidad en el aspecto exclusivamente denominativo.

Asimismo, en la comparaciуn entre la marca y el nombre de dominio, la inclusiуn en йste de las partнculas ".com," ".net," ".org," etc., indicadores del primer nivel, no pueden llegar a significar en absoluto una diferente calificaciуn en cuanto a la identidad o confundibilidad, como reiteradamente vienen sosteniendo numerosas Resoluciones del Centro, puesto que el usuario internauta ъnicamente centrarб su atenciуn en los elementos contenidos en el segundo nivel del nombre de dominio.

Teniendo en cuenta todas estas premisas, la comparaciуn ha de centrarse entre las denominaciones "ISBAN" e "ISBAN One," marcas de la demandante, con respecto a los nombres de dominio <isban.com>, <isban.net> e <isban.org>. La identidad entre dichas denominaciones, no ofrece duda alguna, sin que sean necesarios mayores razonamientos.

Por tanto, corresponde aceptar como cumplido el primer requisito exigido en el artнculo 4.a)i) de la Polнtica.

6.3.2 Anбlisis de la posible existencia de derecho o interйs legнtimo por parte del demandado sobre los nombres de dominio objeto de este procedimiento

Para basar su afirmaciуn de que el demandado carece de derecho o interйs legнtimo, la demandante alega que aquйl no posee una marca ni una sociedad constituida con esa denominaciуn, ni se le identifica en el mercado por ese nombre.

En este caso, el Panel ha de partir de la reflexiуn de que el derecho o interйs legнtimo sobre un nombre de dominio no viene determinado por el interйs personal de quien lo registra ni por el empeсo que ponga en alimentar un Portal sino por circunstancias objetivas que deben concurrir en el momento de registrarse el dominio, en virtud de las cuales se pueda afirmar que el titular podнa acceder a йl sin lesionar derechos ajenos ya que no se puede registrar cualquier vocablo como nombre de dominio por el hecho de que йste se encuentre disponible sino que han de respetarse los posibles derechos adquiridos por terceros.

La Polнtica de ICANN en su artнculo 4.c) y en relaciуn con el artнculo 4.a.ii), establece una serie de circunstancias orientadoras, no limitativas, que pueden conducir al demandado a justificar su actuaciуn. Asн, puede considerarse que existe un derecho o interйs legнtimo si, antes de recibir la notificaciуn de la demanda, el demandado utiliza el nombre de dominio o ha efectuado preparativos para su uso; o utiliza un nombre correspondiente al nombre de dominio a travйs del cual efectъa una oferta de buena fe de productos o servicios; o bien, se le conoce ya por dicho nombre de dominio aunque carezca de derechos de marca; o hace un uso legнtimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intenciуn de desviar a los consumidores de manera equнvoca o empaсar el buen nombre de la marca con бnimo de lucro.

Basбndose en la informaciуn vertida en este procedimiento, este Panel considera que el demandado no puede ampararse en ninguna de las anteriores vнas que podrнan demostrar interйs legнtimo o derecho. El demandado se refiere a una iniciativa para desarrollar un nuevo proyecto empresarial bajo la denominaciуn INTERNET SERVICES BUSINESS AND NETWORKS, S.L. (ISBAN). Ese pretendido proyecto sуlo ha sido probado con la reserva de una razуn social en el Registro Mercantil espaсol, como demuestra el documento 2 del escrito del demandado. Dicha reserva ya ha expirado por cuanto su duraciуn era de quince meses desde el 21 de enero de 2003, y no acredita que se hagan preparativos de uso de los dominios en liza. Asн ni la razуn social es igual a los dominios, ni se han probado esos preparativos de otro modo. Sуlo tres pбginas en Internet (una para cada dominio aquн enjuiciado) tras mбs de de dos aсos de posesiуn de los registros, y que reza "nuestras nuevas ofertas, prуximamente, SOLUCIONES INTEGRALES, I.S.B.A.N," no implica que se haya realizado ningъn esfuerzo en el uso o preparaciуn de uso de los dominios.

Estas consideraciones, llevan a concluir al Panel que se cumple el segundo requisito del artнculo 4.a).ii) de la "Polнtica Uniforme."

6.3.3 Anбlisis de la existencia o no de mala fe en el registro y en el uso de los nombres de dominio <isban.com>, <isban.net> e <isban.org>

Es preciso en el supuesto presente analizar de manera separada si concurren o no los requisitos de registro y uso de mala fe, atendiendo a las circunstancias particulares del caso.

6.3.3.1 Registro de mala fe

6.3.3.1.1 El conocimiento previo de la marca de la demandante para determinar l a mala fe en el registro

Si bien para el cumplimiento del artнculo 4.a)i) de la "Polнtica Uniforme" sуlo es exigible la existencia de un derecho de marca a favor del demandante, con independencia de la fecha en que naciу ese derecho, no sucede lo mismo en relaciуn con la concurrencia de mala fe en el registro del nombre de dominio. En efecto, aunque el artнculo 4.a)iii) de la "Polнtica Uniforme" no haga referencia a la necesidad de que el derecho de marca del demandante deba ser anterior a la fecha en que se registrу el dominio, es evidente que para afirmar que existe mala fe en el registro, йste habrб de probar que el demandado conocнa, previamente al registro del nombre de dominio, el derecho del demandante sobre la marca y que aprovechу esta circunstancia para apropiarse indebidamente de la denominaciуn conocida como perteneciente al demandante, con el fin de obstaculizar su acceso a la red. En este sentido es muy ilustrativa la Decisiуn OMPI nъmero D2000-0512 Highlight Communications AG v. Auto System Inc que se plantea si unos derechos adquiridos con posterioridad podrнan atacar un registro de nombre de dominio que, en otro caso, no serнa susceptible de impugnaciуn. La Decisiуn concluye que, aunque la Polнtica no lo indique expresamente, ha de estimarse que este tema ha de ser examinado para juzgar sobre la exigencia de que el registro debe haber sido efectuado de mala fe.

Igualmente, como sostiene la Decisiуn OMPI D2001-0685 Vidisco, S.L. V. Roberto Manso Esteban, para que el panel llegue al convencimiento de que el dominio ha sido registrado de mala fe es preciso que se acredite que la conducta del demandado, en el momento de solicitar el registro del dominio, estaba afectada por un doble componente:

- por un conocimiento previo de la existencia de la marca de un tercero, y

- por un deseo de aprovecharse de la falta de registro de esa denominaciуn como dominio, en interйs propio.

Por tanto, para que el panel pueda establecer una conclusiуn respecto a la existencia o inexistencia de mala fe en el registro de los nombres de dominio, es necesario examinar la situaciуn de los derechos de la demandante en el momento del registro y el posible conocimiento de estos por el demandado cuando registrу el nombre de dominio. Para ello hay que considerar diversas cuestiones:

1. Examen de los derechos de la demandante en el momento del registro de los nombres de dominio

En el apartado 4 anterior se seсalaba que la demandante es titular de cinco registros espaсoles de marca, constituidas exclusivamente por la denominaciуn "ISBAN," asн como de la marca multiclase "ISBAN One," como consta en los documentos 4 a 9 de la demanda, siendo todos ellos solicitados, aunque no concedidos, en fecha anterior a los dominios del demandado (salvo la marca "ISBAN One," solicitada y concedida con posterioridad al dominio <isban.org>).

Asн, las marcas de la demandante son las siguientes:

- Marca 2.481.994 "ISBAN" (Cl. 9), solicitada el 10 de junio de 2002 y concedida el 20 de febrero de 2003.

- Marca 2.481.995 "ISBAN" (Cl. 16), solicitada el 10 de junio de 2002 y concedida el 20 de febrero de 2003.

- Marca 2.481.996 "ISBAN" (Cl. 35), solicitada el 10 de junio de 2002 y concedida el 5 de noviembre de 2002.

- Marca 2.481.997 "ISBAN" (Cl. 36), solicitada el 10 de junio de 2002 y concedida el 5 de noviembre de 2002.

- Marca 2.481.998 "ISBAN" (Cl. 38), solicitada el 10 de junio de 2002 y concedida el 5 de noviembre de 2002.

- Marca 2.551.969 "ISBAN One" (Cl. 9, 16, 35, 36, 38 y 42), solicitada el 23 de julio de 2003 y concedida el 14 de enero de 2004.

Y los dominios del demandado, fueron solicitados en las siguientes fechas:

- <isban.com>, el 23 de agosto de 2002

- <isban.net>, el 23 de agosto de 2002

- <isban.org>, el 20 de enero de 2003

El registro de los dominios <isban.com> e <isban.net> se realizу con anterioridad a la concesiуn de las marcas de la demandante, momento en el que no tenнa aъn derecho registral alguno sobre ellas.

Ahora bien, en lo que se refiere al dominio <isban.org>, ese registro fue realizado cuando ya el demandante sн tenнa derechos registrales sobre varias de las marcas "ISBAN" (aquellas concedidas el 5 de noviembre de 2002).

Ademбs, el Panel quiere seсalar, como asн han hecho ya numerosas Resoluciones del Centro, que marcas que no existнan en el momento de registrarse el dominio/los dominios en liza, no pueden servir como base para una reclamaciуn ante el Centro al amparo de la Polнtica de resoluciуn de controversias del ICANN. Resultan ilustrativas al efecto la siguientes Resoluciones: Decisiуn OMPI Nє D2002-1101 PlasmaNet, Inc. v. John Zuccarini; Decisiуn OMPI Nє D2000-1369 <e-Duction, Inc. v. John Zuccarini, d/b/a The Cupcake Party & Cupcake Movies; Decisiуn OMPI Nє D2000-1393 Open Systems Computing AS v. Alberto degli Alessandri; Decisiуn OMPI D2000-0005 Telaxis Communications Corp. v. William E. Minkle; Decisiуn OMPI D2000-0524 Meteor Mobile Communications v. Frank Dittmar.

2. La posible notoriedad de las marcas de la demandante

Por otro lado, el panel estima necesario, ademбs, examinar si en el momento del registro de los nombres de dominio, las marcas de la demandante podнan tener ya un prestigio adquirido en el sector interesado que le merecedora a la actora de un derecho sobre su denominaciуn como "marca notoria" capaz de impedir a un tercero utilizar esa denominaciуn sin su consentimiento y que supusiera un atentado contra su reputaciуn ya adquirida.

A estos efectos, es de especial importancia el contenido de la Recomendaciуn Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la protecciуn de las marcas notoriamente conocidas, aprobada por la Asamblea de la Uniуn de Parнs para la protecciуn de la Propiedad Industrial y la Asamblea de la OMPI en la 34Є Serie de Reuniones de las Asambleas de los Estados Miembros de la OMPI, celebrada durante los dнas 20 a 29 de septiembre de 1999. En su Parte I, titulada "Determinaciуn de marca notoriamente conocida," el artнculo 2 establece los factores que han de considerarse para juzgar si una marca es notoria. Asн, habrб de examinarse:

- el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del pъblico;

- la duraciуn, la magnitud y el alcance geogrбfico de cualquier utilizaciуn de la marca;

- la duraciуn, la magnitud y el alcance geogrбfico de cualquier promociуn de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentaciуn, en ferias o exposiciones, de los productos a los que se aplique la marca;

- la duraciуn y el alcance geogrбfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilizaciуn o el reconocimiento de la marca;

- la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes; el valor asociado a la marca.

Estos factores son pautas para la determinaciуn de la notoriedad de la marca pero no constituyen condiciones previas todas ellas para alcanzar dicha calificaciуn, sino que habrбn de examinarse las circunstancias particulares de cada caso.

En cuanto al sector pertinente del pъblico en el que la marca ha de ser notoria, esta Recomendaciуn establece:

- los consumidores reales y/o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca;

- las personas que participan en los canales de distribuciуn del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca;

- los cнrculos comerciales que se ocupen del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca.

Expresamente, se indica que no debe exigirse que la marca sea notoriamente conocida por el pъblico en general.

En el caso actual, para juzgar si la demandante ostentaba sobre sus marcas "ISBAN," en la fecha de los registros de los dominios, un derecho derivado de la notoriedad de йsta, es necesario examinar la documentaciуn proporcionada con la demanda, sobre el uso, reflejo e impacto de dicha marca, en fecha anterior al 23 de agosto de 2002, en que fueron registrados los nombres de dominio <isban.com> e <isban.net>.

Los documentos 12 a 18 de la demandante, artнculos de prensa que tratan de demostrar la notoriedad de la marca ISBAN con anterioridad a los registros de los dos nombres de dominio mencionados, no pueden ser tenidos en cuenta, por dos motivos:

- En ninguno de ellos se habla especнficamente de "ISBAN." Todo lo mбs, de Ingenierнa de Software o de ISB.

- En ninguno puede apreciarse la autenticidad de las fechas seсaladas, por cuanto no son las originales de los periуdicos y han sido incorporadas por quien los aporta.

No hay que olvidar que segъn el artнculo 3.b)xv) del Reglamento el demandante deberб aportar todo tipo de pruebas documentales para acreditar su derecho, si bien en este caso se consideran del todo insuficientes. Asн pues, el Panel estima que, en relaciуn con los dominios <isban.com> e <isban.net> no ha quedado acreditada la existencia de notoriedad en el momento del registro.

Por ъltimo, la demandante ha presentado dos documentos de esta misma clase, los documentos 19 y 20, con la fecha acreditada y referidos a fechas posteriores al 23 de agosto de 2002; en concreto, de 16 de septiembre de 2003. Uno de ellos, el publicado en el diario Cinco Dнas, es el ъnico que recoge tal cual el tйrmino "ISBAN." Sin embargo, tampoco puede tenerse en cuenta como prueba de una pretendida notoriedad porque incluso es posterior al registro del dominio <isban.org>, que fue realizado el 20 de enero de 2003, y porque ademбs, un ъnico documento no es suficiente para acreditar notoriedad.

6.3.3.1.2. Circunstancias que segъn el art. 4.b) de la Polнtica deben tenerse en consideraciуn para juzgar sobre la mala fe

Constituyen prueba del registro y utilizaciуn de mala fe de un nombre de dominio las siguientes situaciones:

1. Circunstancias que indiquen que el demandado ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio a la demandante que es la titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de esa demandante, por un valor cierto que supera los diversos costes documentados que estбn relacionados directamente con el nombre de dominio: El Panel estima que no es йste el caso.

2. El demandado ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca la refleje en un nombre de dominio correspondiente: Esta circunstancia tampoco resulta aplicable. El demandante ni siquiera estaba ofreciendo sus servicios en Internet en la fecha de registro de los nombres de dominio: su dominio <.es> es posterior a ese registro.

3. El demandado ha registrado el nombre de dominio con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor: Igual que en el caso anterior, en la fecha de registro de los dominios la demandante no tenнa actividad comercial en Internet.

4. El demandante, al utilizar el nombre de dominio, ha intentado de manera intencionada atraer, con бnimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en lнnea, creando la posibilidad de que exista confusiуn con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliaciуn o promociуn de su sitio Web o de su sitio en lнnea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en lнnea: Como ya se ha visto, el demandado mantiene las tres pбginas web inactivas.

Por estas razones, el panel concluye que la demandante no ha probado que el registro de los nombres de dominio <isban.com>, <isban.net> e <isban.org> se efectuara de mala fe, como exige el artнculo 4.a)iii) de la "Polнtica Uniforme"

Una vez comprobado que no se cumple lo exigido en el artнculo 4.a)iii) de la Polнtica, en relaciуn con el registro de mala fe, no procede continuar en el anбlisis del uso de mala fe.

7. La peticiуn de declaraciуn de Hostigamiento (Reverse Domain Name Hijacking)

El demandado finaliza su contestaciуn solicitando del Panel que no solo se desestime la demanda sino que se declare que la demandante se encuentra incursa en la conducta denominada "Reverse Domain Name Hijacking," es decir, que la Polнtica ha sido utilizada de mala fe por la demandante con el ъnico propуsito de intentar privar del nombre de dominio a un legнtimo titular que estб haciendo un buen uso del mismo.

La posibilidad de esta declaraciуn estб establecida, incluso de oficio, en el artнculo 15.e) del Reglamento, en el que se prevй que el Panel, una vez considerada la demanda y documentos presentados, podrб concluir que ha sido presentada de mala fe en un intento de sustraer el nombre de dominio a un titular que lo utiliza de buena fe, o que la demanda ha sido presentada fundamentalmente para obstaculizar las actividades del titular del nombre de dominio, por lo que constituye un abuso del procedimiento administrativo.

Este Panel despuйs de haber examinado escrupulosamente las alegaciones y documentos presentados por ambas partes, no considera que concurra en la demandante la conducta de "hostigamiento" al demandado que pueda dar lugar a la declaraciуn que йste solicita. El hecho de que la demandado alegue (que no pruebe), ciertas conductas del demandante para con la persona del Sr. Gutiйrrez, no puede influir para calificar su conducta como de mala fe. Por otra parte, el demandado no usa los nombres de dominio ni ha hecho preparativos para ello, ni desarrolla actividad alguna ligada al nombre de dominio Por lo demбs, no hay otras circunstancias que puedan dar lugar a la declaraciуn solicitada por el demandado.

8. Decisiуn

Por las razones expuestas, el Experto ъnico en el presente procedimiento desestima la demanda.

Marнa Baylos Morales
Experto Ъnico

Fecha: 16 de junio de 2004