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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

Santander Investment Bank Limited y Banca Serfнn,

S.A. Grupo Financiero v. Divisas Mexicanas, S.A. de C.V.

Case No. D2004-0475

1. Las Partes

Demandantes: Santander Investment Bank Limited, Nassau, Bahamas.

Banca Serfнn, S.A. Grupo Financiero, Nuevo Leуn, Mйxico.

Demandado: Divisas Mexicanas, S.A. de C.V., Polanco, Mйxico.

2. Nombre de Dominio y Registrador

El nombre de dominio en disputa es <santanderserfin.com>, el Registrador es Tucows, Inc., United States of America.

3. Iter Procedimental

La demanda fue presentada ante el Centro de Mediaciуn y Arbitraje (“el Centro”) el 30 de junio de 2004 y recibida en papel el 2 de julio del mismo aсo. El Centro llevу a cabo la verificaciуn de la demanda el 30 de junio y la notificaciуn al demandado el 7 de  julio de 2004.

De acuerdo con el pбrrafo 2(a) y 4(a) del Reglamento para la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio adoptada por ICANN el 26 de agosto de 1.999, en adelante “el Reglamento”, el Centro notificу formalmente al demandado el 7 de julio de 2004 y sostuvo comunicaciones el 20 de julio y el 9 de agosto con el registrador sobre la fecha de expiraciуn del nombre de dominio. De acuerdo con el Pбrrafo 5(a) del Reglamento, el plazo para dar contestaciуn expirу el 29 de julio de 2004 y el demandado no presentу contestaciуn a la misma. El 16 de agosto de 2004, el Centro designу a Martнn Michaus Romero como Panelista ъnico en este procedimiento, quien considerу que el procedimiento fue correctamente constituido, presentу su declaraciуn de aceptaciуn y de imparcialidad como lo requiere el Centro, con el fin de dar cumplimiento a lo requerido en el Pбrrafo 7 del Reglamento.

4. Antecedentes de Hecho

i) Los Demandantes son dos instituciones financieras. La primera de nacionalidad bahameсa y la segunda de nacionalidad mexicana.

ii) Ambas sociedades pertenecen al grupo denominado Banco Santander Serfнn.

El interйs comъn para actuar en este procedimiento se apoya en que son titulares en Mйxico de las marcas registradas BANCO DE SANTANDER y SERFIN y Diseсo, clase 36, entre otros registros.

5. Alegaciones de las partes

i) Los Demandantes:

(a) La empresa Santander Investment Bank, Ltd. cuenta con 169 solicitudes y registros de marca en diversos paises y es identificada bajo la denominaciуn “Banco de Santander”.

(b) Es titular del registro 335810 BANCO DE SANTANDER, para amparar servicios prestados en asuntos financieros, bancarios y de otras instituciones de crйdito, asн como en relaciуn con toda clase de contratos de seguros, especialmente servicios de finanzas de la clase mexicana 58, correspondiente al dнa de hoy a la clase 36 internacional. Este registro se concediу el 10 de noviembre de 1987.

(c) Por su parte, Banca Serfнn, S.A. Grupo Financiero es titular del registro 548496 SERFIN y Diseсo, para amparar seguros y finanzas de la clase 36 internacional. El registro fue concedido el 20 de mayo de 1997.

(d) Santander Investment Bank, Ltd. es titular del registro 810679 SANTANDER SERFIN, para amparar seguros; asuntos financieros; asuntos monetarios; asuntos bancarios; asuntos inmobiliarios de la clase 36 internacional. Este registro fue concedido el 23 de octubre de 2003.

(e) Las denominaciones distintivas dentro de las marcas registradas de las Demandantes BANCO DE SANTANDER y SERFIN y Diseсo, lo constituyen las denominaciones SANTANDER y SERFIN. Los Demandantes sostienen que el dominio en disputa estб imitando ambas denominaciones, causando con ello confusiуn respecto a dos marcas de servicios sobre las que sus representadas tienen derechos adquiridos con varios aсos de anticipaciуn a la asignaciуn del nombre de dominio.

(f) La adquisiciуn de Banca Serfнn por parte de Banco de Santander se dio a conocer pъblicamente en el mes de mayo de 2000, aproximadamente tres meses antes del registro del dominio en disputa, por lo que la adquisiciуn fue una operaciуn pъblica y ampliamente difundida en los medios de comunicaciуn. Es evidente que el dominio que incluye la combinaciуn de las marcas, propiedad de las empresas involucradas, crearб confusiуn entre los clientes de sus representadas.

(g) Seсalan que el dominio en conflicto no estб siendo usado por el Demandado, ni ha sido usado durante los casi cuatro aсos que tiene de registrado, por lo que resulta imposible determinar la confusiуn en ese aspecto.

(h) Seсalan que de acuerdo con la investigaciуn realizada en el Registro Pъblico de Comercio Mexicano, el objeto social del Demandado es el dedicarse exclusivamente a la compraventa y cambio de divisas, billetes y piezas metбlicas, nacionales o extranjeras o sin curso legal en el paнs de emisiуn.

(i) Sostienen que el hecho de concluir que si el Demandado en algъn momento llegara a usar el nombre de dominio <santanderserfin.com>, lo harнa relacionado con los asuntos financieros, conforme a su objeto social.

(j) En lo que se refiere a lo seсalado por la parte demandante, el demandado no cuenta con registros marcarios para utilizar el nombre de dominio en disputa, toda vez que sus representadas son los titulares de los registros mexicanos de las marcas BANCO SANTANDER y SERFIN y Diseсo, asн como SANTANDER SERFIN en clase 36 internacional.

(k) El Demandado no ha utilizado o efectuado preparativos demostrables para la utilizaciуn del nombre de dominio <santanderserfin.com>, ni del nombre SANTANDER SERFIN en relaciуn con una oferta de buena fe de productos o servicios, toda vez que el nombre de dominio en disputa tiene casi cuatro aсos de creaciуn, sin que haya sido utilizado ni el Demandado sea conocido corrientemente por el uso de ese nombre de dominio y tampoco hace uso legнtimo, leal, ni comercial del nombre de dominio en cuestiуn. Tan es clara la falta de interйs de el Demandado en el nombre de dominio, que el mismo se encuentra suspendido por falta de pago de las tarifas correspondientes.

(l) En cuanto al registro de utilizaciуn de mala fe del dominio en disputa, los Demandantes sostienen que йsta resulta clara, toda vez que tres meses despuйs de dada a conocer, a travйs de la prensa, la uniуn de BANCO SANTANDER y SERFIN, el 8 de agosto de 2000, la empresa mexicana Divisas Mexicanas, S.A. de C.V. registrу el nombre de dominio <santanderserfin.com>.

(m) Por otra parte, el hecho de que el contacto administrativo para el registro del nombre de dominio en disputa contactу a personal del Banco Santander, para negociar la cesiуn de los dominios <santanderserfin.com> y <santanderserfin.com.mx>, pero posteriormente se abstuvo de mantener correspondencia por vнa electrуnica y evitу mencionar la cantidad de dinero pretendida a cambio de la cesiуn de los dominios, lo que refleja la mala fe en su proceder.

(n) Los hechos seсalados por los Demandantes, entre otros, la conversaciуn telefуnica sostenida el 12 de marzo de 2003, demuestran que el dominio <santaderserfin.com> fue registrado fundamentalmente con el fin de venderlo o cederlo a la empresa resultante de la uniуn de los bancos SANTANDER y SERFIN en Mйxico por un valor que supera los costos relacionados directamente con el nombre de dominio, toda vez que el contacto tйcnico de la parte demandada considerу ilуgica la propuesta de los Demandantes de ceder el dominio a cambio de un pago razonable correspondiente a los gastos de registro y mantenimiento del dominio.

(o) Asimismo, seсalan los Demandantes, si el dominio no estб siendo usado por el Demandado para fines comerciales, ni de ningъn tipo, si estб siendo usado para bloquear el registro de los titulares legнtimos de las marcas SANTANDER y SERFIN.

ii). El Demandado:

El Demandado no contestу a las alegaciones de los Demandantes.

6. Debate y Conclusiones

6.1 De acuerdo con lo previsto en los Artнculos. 19 y 23 del Reglamento, el Panel debe emitir la decisiуn sobre la base de:

- Unicamente aquello que consta en el expediente, aunque de manera excepcional, el Panel, haciendo uso de sus facultades exclusivas, podrб determinar que se realice una vista con la participaciуn de las partes.

- Lo previsto en la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (“la Polнtica”) y el Reglamento.

- De acuerdo con cualesquiera normas y principios de derecho que el Panel considere aplicables.

6.2 Personalidad de los Demandantes

Analizando los poderes conferidos por los Demandantes Santander Investment Bank Limited y Banca Serfнn, S.A. Grupo Financiero, otorgados a quien actъa como representante en el presente procedimiento, el Panel sostiene que los poderes presentados estбn debidamente otorgados por las empresas Demandantes.

6.3 Identidad o Similitud

Alegan los Demandantes que el nombre de dominio <santanderserfin.com>, registrado por el Demandado, imita a las denominaciones SANTANDER y SERFIN respectivamente y es similar en grado de confusiуn, por una parte al registro 335810 BANCO SANTANDER, propiedad de Banco de Santander, S.A. y por la otra al registro 548496 SERFIN y Diseсo, propiedad de Banca Serfнn, S.A. Grupo Financiero. Estos registros se solicitaron y obtuvieron con anterioridad al nombre de dominio registrado por el Demandado.

A juicio de este Panel, si bien es cierto que se tratan de registros de marca independientes, por una parte el registro 335810 BANCO SANTANDER y por la otra el registro 548496 SERFIN y Diseсo, mencionados en la demanda, las denominaciones de ambas marcas estбn reproducidas en el dominio <santanderserfin.com> y si bien el registro 810679 SANTANDER SERFIN, propiedad de Santander Investment Bank, Ltd., solicitado el 9 de diciembre de 2002 es posterior a la designaciуn de nombre de dominio en disputa, esto no impide determinar que existe una coincidencia entre las denominaciones SANTADER y SERFIN y el nombre de dominio <santanderserfin.com>, aъn tomando en cuenta las consideraciones que hace el Demandado respecto a los tйrminos no distintivos, como lo es el tйrmino “Banco” (ver Procedimiento No. D2003-0575, Den norske Bank ASA (DnB) v. Anders Foss)

En consecuencia, existe una identidad o similitud confundible entre los registros de marca mencionados en el nombre de dominio del presente procedimiento.

6.4 Derechos o Intereses Legнtimos

En lo que se refiere a la legitimidad del nombre de dominio que pudiera corresponder al Demandado, el Panel observa que:

El Demandado no dio contestaciуn a la demanda, por lo que con apoyo en la Polнtica y el Reglamento, se deben tener por documentados y aceptados los hechos mencionados en la demanda.

El Demandado carece de interйs o derechos respecto del nombre de dominio, al no presentar argumentos de defensa.

Respecto a los derechos o intereses legнtimos de los Demandantes sobre los derechos del nombre de dominio, este Panel observa que:

a) Los Demandantes, Banco de Santander, S.A. y Banca Serfнn, S.A. Grupo Financiero, son titulares de los registros 335810 y 548496 respectivamente. El primero ampara “servicios prestados en asuntos financieros, bancarios y otras instituciones de crйdito, asн como en relaciуn con toda clase de contratos de seguros, especialmente servicios de finanzas” y el segundo seguros y finanzas.

b) Ambos se encuentran vigentes y surtiendo sus efectos legales, por lo que tienen el derecho al uso exclusivo sobre las denominaciones y con ello impedir que se utilicen, en este caso, como identificadores que pueden inducir a error o confusiуn al pъblico consumidor.

c) Por otra parte, el Demandado al no dar contestaciуn de la demanda, no acredita tener derecho alguno sobre el nombre de dominio en disputa y de las constancias exhibidas por las Demandantes se desprende que es a йstas a quienes les corresponde el derecho sobre las denominaciones SANTANDER y SERFIN.

7. Registro del Nombre de dominio de Mala Fe

De las constancias del expediente, se desprende que el nombre de dominio se registrу de mala fe, pues el demandado, con base en las actividades que realiza, debe tener conocimiento de la existencia de la marca SERFIN en Mйxico, propiedad de Banca Serfнn, S.A. Grupo Financiero desde muchos aсos antes de que se llevara a cabo la operaciуn, por virtud de la cual se formу el Grupo Santander Serfнn.

De la misma manera, una vez anunciada la operaciуn por virtud de la cual Sandander Investment Bank adquiriу el Grupo Serfнn, el Panel considera que se le dio una amplia difusiуn a esta transacciуn mercantil, para informar a todo el pъblico, en el que estб comprendido el Demandado, lo que hace pensar al Panel que el registro del nombre de dominio se hizo con el fin de aprovecharse del prestigio de las dos instituciones financieras, por lo que el Panel considera que existiу mala fe en el registro del mismo.

Por otra parte, del anбlisis de las constancias presentadas por la parte demandante, se desprende que hubo un acercamiento entre las partes para la cesiуn del nombre de dominio, sin embargo, las pretensiones de la parte demandada, sin fijar una cantidad, excedнan de lo que serнa un pago razonable por los gastos incurridos en el registro del dominio, lo que hace pensar al Panel que se hizo con el fin de venderlo o transferirlo al titular de las marcas en cuestiуn o que se registrу con el fin de impedir que el titular de la marca lo pudiera utilizar como nombre de dominio, por lo que el Panel considera que aъn y cuando el dominio, tal como seсala la parte demandante, se encuentra suspendido, eso no es un elemento suficiente para negar el hecho de que hizo y se ha usado de mala fe.

Por otra parte, el Demandado al no contestar la demanda, no acredita ningъn uso del dominio, ni acredita que su negociaciуn estй comъnmente denominada por ese dominio, sino que de las constancias que aparecen en el expediente, el Panel considera que con el nombre de dominio el Demandado pretende engaсar al pъblico consumidor y obtener una ganancia comercial al registrar el mismo.

8. Decisiуn

Por las razones expuestas en conformidad con los pбrrafos 4.i) de la Polнtica y 15 del Reglamento, el Panel ordena que el nombre de dominio <santanderserfin.com> sea transferido a Banco Santander Mexicano, S.A. como solicitado por los Demandantes.

Martнn Michaus
Experto Ъnico

Fecha: 30 de agosto de 2004