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Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI

 

DECISIN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Santander Investment Bank Limited y Banca Serfn,

S.A. Grupo Financiero v. Divisas Mexicanas, S.A. de C.V.

Case No. D2004-0475

 

1. Las Partes

Demandantes: Santander Investment Bank Limited, Nassau, Bahamas.

Banca Serfn, S.A. Grupo Financiero, Nuevo Len, Mxico.

Demandado: Divisas Mexicanas, S.A. de C.V., Polanco, Mxico.

 

2. Nombre de Dominio y Registrador

El nombre de dominio en disputa es <santanderserfin.com>, el Registrador es Tucows, Inc., United States of America.

 

3. Iter Procedimental

La demanda fue presentada ante el Centro de Mediacin y Arbitraje (“el Centro”) el 30dejuniode2004 y recibida en papel el2dejulio del mismo ao. El Centro llev a cabo la verificacin de la demanda el 30dejunio y la notificacin al demandado el 7de juliode2004.

De acuerdo con el prrafo 2(a) y 4(a) del Reglamento para la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio adoptada por ICANN el 26deagosto de 1.999, en adelante “el Reglamento”, el Centro notific formalmente al demandado el7dejuliode2004 y sostuvo comunicaciones el20dejulio y el9deagosto con el registrador sobre la fecha de expiracin del nombre de dominio. De acuerdo con el Prrafo 5(a) del Reglamento, el plazo para dar contestacin expir el29dejuliode2004 y el demandado no present contestacin a la misma. El 16 de agostode2004, el Centro design a Martn Michaus Romero como Panelista nico en este procedimiento, quien consider que el procedimiento fue correctamente constituido, present su declaracin de aceptacin y de imparcialidad como lo requiere el Centro, con el fin de dar cumplimiento a lo requerido en el Prrafo 7 del Reglamento.

 

4. Antecedentes de Hecho

i) Los Demandantes son dos instituciones financieras. La primera de nacionalidad bahamea y la segunda de nacionalidad mexicana.

ii) Ambas sociedades pertenecen al grupo denominado Banco Santander Serfn.

El inters comn para actuar en este procedimiento se apoya en que son titulares en Mxico de las marcas registradas BANCO DE SANTANDER y SERFIN y Diseo, clase 36, entre otros registros.

 

5. Alegaciones de las partes

i) Los Demandantes:

(a) La empresa Santander Investment Bank, Ltd. cuenta con 169 solicitudes y registros de marca en diversos paises y es identificada bajo la denominacin “Banco de Santander”.

(b) Es titular del registro 335810 BANCO DE SANTANDER, para amparar servicios prestados en asuntos financieros, bancarios y de otras instituciones de crdito, as como en relacin con toda clase de contratos de seguros, especialmente servicios de finanzas de la clase mexicana 58, correspondiente al da de hoy a la clase 36 internacional. Este registro se concedi el10denoviembrede1987.

(c) Por su parte, Banca Serfn, S.A. Grupo Financiero es titular del registro 548496 SERFIN y Diseo, para amparar seguros y finanzas de la clase 36 internacional. El registro fue concedido el20demayode1997.

(d) Santander Investment Bank, Ltd. es titular del registro 810679 SANTANDER SERFIN, para amparar seguros; asuntos financieros; asuntos monetarios; asuntos bancarios; asuntos inmobiliarios de la clase 36 internacional. Este registro fue concedido el23deoctubrede2003.

(e) Las denominaciones distintivas dentro de las marcas registradas de las Demandantes BANCO DE SANTANDER y SERFIN y Diseo, lo constituyen las denominaciones SANTANDER y SERFIN. Los Demandantes sostienen que el dominio en disputa est imitando ambas denominaciones, causando con ello confusin respecto a dos marcas de servicios sobre las que sus representadas tienen derechos adquiridos con varios aos de anticipacin a la asignacin del nombre de dominio.

(f) La adquisicin de Banca Serfn por parte de Banco de Santander se dio a conocer pblicamente en el mes de mayode2000, aproximadamente tres meses antes del registro del dominio en disputa, por lo que la adquisicin fue una operacin pblica y ampliamente difundida en los medios de comunicacin. Es evidente que el dominio que incluye la combinacin de las marcas, propiedad de las empresas involucradas, crear confusin entre los clientes de sus representadas.

(g) Sealan que el dominio en conflicto no est siendo usado por el Demandado, ni ha sido usado durante los casi cuatro aos que tiene de registrado, por lo que resulta imposible determinar la confusin en ese aspecto.

(h) Sealan que de acuerdo con la investigacin realizada en el Registro Pblico de Comercio Mexicano, el objeto social del Demandado es el dedicarse exclusivamente a la compraventa y cambio de divisas, billetes y piezas metlicas, nacionales o extranjeras o sin curso legal en el pas de emisin.

(i) Sostienen que el hecho de concluir que si el Demandado en algn momento llegara a usar el nombre de dominio <santanderserfin.com>, lo hara relacionado con los asuntos financieros, conforme a su objeto social.

(j) En lo que se refiere a lo sealado por la parte demandante, el demandado no cuenta con registros marcarios para utilizar el nombre de dominio en disputa, toda vez que sus representadas son los titulares de los registros mexicanos de las marcas BANCO SANTANDER y SERFIN y Diseo, as como SANTANDER SERFIN en clase 36 internacional.

(k) El Demandado no ha utilizado o efectuado preparativos demostrables para la utilizacin del nombre de dominio <santanderserfin.com>, ni del nombre SANTANDER SERFIN en relacin con una oferta de buena fe de productos o servicios, toda vez que el nombre de dominio en disputa tiene casi cuatro aos de creacin, sin que haya sido utilizado ni el Demandado sea conocido corrientemente por el uso de ese nombre de dominio y tampoco hace uso legtimo, leal, ni comercial del nombre de dominio en cuestin. Tan es clara la falta de inters de el Demandado en el nombre de dominio, que el mismo se encuentra suspendido por falta de pago de las tarifas correspondientes.

(l) En cuanto al registro de utilizacin de mala fe del dominio en disputa, los Demandantes sostienen que sta resulta clara, toda vez que tres meses despus de dada a conocer, a travs de la prensa, la unin de BANCO SANTANDER y SERFIN, el8deagostode2000, la empresa mexicana Divisas Mexicanas, S.A. de C.V. registr el nombre de dominio <santanderserfin.com>.

(m) Por otra parte, el hecho de que el contacto administrativo para el registro del nombre de dominio en disputa contact a personal del Banco Santander, para negociar la cesin de los dominios <santanderserfin.com> y <santanderserfin.com.mx>, pero posteriormente se abstuvo de mantener correspondencia por va electrnica y evit mencionar la cantidad de dinero pretendida a cambio de la cesin de los dominios, lo que refleja la mala fe en su proceder.

(n) Los hechos sealados por los Demandantes, entre otros, la conversacin telefnica sostenida el12demarzode2003, demuestran que el dominio <santaderserfin.com> fue registrado fundamentalmente con el fin de venderlo o cederlo a la empresa resultante de la unin de los bancos SANTANDER y SERFIN en Mxico por un valor que supera los costos relacionados directamente con el nombre de dominio, toda vez que el contacto tcnico de la parte demandada consider ilgica la propuesta de los Demandantes de ceder el dominio a cambio de un pago razonable correspondiente a los gastos de registro y mantenimiento del dominio.

(o) Asimismo, sealan los Demandantes, si el dominio no est siendo usado por el Demandado para fines comerciales, ni de ningn tipo, si est siendo usado para bloquear el registro de los titulares legtimos de las marcas SANTANDER y SERFIN.

ii). El Demandado:

El Demandado no contest a las alegaciones de los Demandantes.

 

6. Debate y Conclusiones

6.1 De acuerdo con lo previsto en los Artculos. 19 y 23 del Reglamento, el Panel debe emitir la decisin sobre la base de:

- Unicamente aquello que consta en el expediente, aunque de manera excepcional, el Panel, haciendo uso de sus facultades exclusivas, podr determinar que se realice una vista con la participacin de las partes.

- Lo previsto en la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (“la Poltica”) y el Reglamento.

- De acuerdo con cualesquiera normas y principios de derecho que el Panel considere aplicables.

6.2 Personalidad de los Demandantes

Analizando los poderes conferidos por los Demandantes Santander Investment Bank Limited y Banca Serfn, S.A. Grupo Financiero, otorgados a quien acta como representante en el presente procedimiento, el Panel sostiene que los poderes presentados estn debidamente otorgados por las empresas Demandantes.

6.3 Identidad o Similitud

Alegan los Demandantes que el nombre de dominio <santanderserfin.com>, registrado por el Demandado, imita a las denominaciones SANTANDER y SERFIN respectivamente y es similar en grado de confusin, por una parte al registro 335810 BANCO SANTANDER, propiedad de Banco de Santander, S.A. y por la otra al registro 548496 SERFIN y Diseo, propiedad de Banca Serfn, S.A. Grupo Financiero. Estos registros se solicitaron y obtuvieron con anterioridad al nombre de dominio registrado por el Demandado.

A juicio de este Panel, si bien es cierto que se tratan de registros de marca independientes, por una parte el registro 335810 BANCO SANTANDER y por la otra el registro 548496 SERFIN y Diseo, mencionados en la demanda, las denominaciones de ambas marcas estn reproducidas en el dominio <santanderserfin.com> y si bien el registro 810679 SANTANDER SERFIN, propiedad de Santander Investment Bank, Ltd., solicitado el9dediciembrede2002 es posterior a la designacin de nombre de dominio en disputa, esto no impide determinar que existe una coincidencia entre las denominaciones SANTADER y SERFIN y el nombre de dominio <santanderserfin.com>, an tomando en cuenta las consideraciones que hace el Demandado respecto a los trminos no distintivos, como lo es el trmino “Banco” (ver Procedimiento No. D2003-0575, Den norske Bank ASA (DnB) v. Anders Foss)

En consecuencia, existe una identidad o similitud confundible entre los registros de marca mencionados en el nombre de dominio del presente procedimiento.

6.4 Derechos o Intereses Legtimos

En lo que se refiere a la legitimidad del nombre de dominio que pudiera corresponder al Demandado, el Panel observa que:

El Demandado no dio contestacin a la demanda, por lo que con apoyo en la Poltica y el Reglamento, se deben tener por documentados y aceptados los hechos mencionados en la demanda.

El Demandado carece de inters o derechos respecto del nombre de dominio, al no presentar argumentos de defensa.

Respecto a los derechos o intereses legtimos de los Demandantes sobre los derechos del nombre de dominio, este Panel observa que:

a) Los Demandantes, Banco de Santander, S.A. y Banca Serfn, S.A. Grupo Financiero, son titulares de los registros 335810 y 548496 respectivamente. El primero ampara “servicios prestados en asuntos financieros, bancarios y otras instituciones de crdito, as como en relacin con toda clase de contratos de seguros, especialmente servicios de finanzas” y el segundo seguros y finanzas.

b) Ambos se encuentran vigentes y surtiendo sus efectos legales, por lo que tienen el derecho al uso exclusivo sobre las denominaciones y con ello impedir que se utilicen, en este caso, como identificadores que pueden inducir a error o confusin al pblico consumidor.

c) Por otra parte, el Demandado al no dar contestacin de la demanda, no acredita tener derecho alguno sobre el nombre de dominio en disputa y de las constancias exhibidas por las Demandantes se desprende que es a stas a quienes les corresponde el derecho sobre las denominaciones SANTANDER y SERFIN.

 

7. Registro del Nombre de dominio de Mala Fe

De las constancias del expediente, se desprende que el nombre de dominio se registr de mala fe, pues el demandado, con base en las actividades que realiza, debe tener conocimiento de la existencia de la marca SERFIN en Mxico, propiedad de Banca Serfn, S.A. Grupo Financiero desde muchos aos antes de que se llevara a cabo la operacin, por virtud de la cual se form el Grupo Santander Serfn.

De la misma manera, una vez anunciada la operacin por virtud de la cual Sandander Investment Bank adquiri el Grupo Serfn, el Panel considera que se le dio una amplia difusin a esta transaccin mercantil, para informar a todo el pblico, en el que est comprendido el Demandado, lo que hace pensar al Panel que el registro del nombre de dominio se hizo con el fin de aprovecharse del prestigio de las dos instituciones financieras, por lo que el Panel considera que existi mala fe en el registro del mismo.

Por otra parte, del anlisis de las constancias presentadas por la parte demandante, se desprende que hubo un acercamiento entre las partes para la cesin del nombre de dominio, sin embargo, las pretensiones de la parte demandada, sin fijar una cantidad, excedan de lo que sera un pago razonable por los gastos incurridos en el registro del dominio, lo que hace pensar al Panel que se hizo con el fin de venderlo o transferirlo al titular de las marcas en cuestin o que se registr con el fin de impedir que el titular de la marca lo pudiera utilizar como nombre de dominio, por lo que el Panel considera que an y cuando el dominio, tal como seala la parte demandante, se encuentra suspendido, eso no es un elemento suficiente para negar el hecho de que hizo y se ha usado de mala fe.

Por otra parte, el Demandado al no contestar la demanda, no acredita ningn uso del dominio, ni acredita que su negociacin est comnmente denominada por ese dominio, sino que de las constancias que aparecen en el expediente, el Panel considera que con el nombre de dominio el Demandado pretende engaar al pblico consumidor y obtener una ganancia comercial al registrar el mismo.

 

8. Decisin

Por las razones expuestas en conformidad con los prrafos 4.i) de la Poltica y 15 del Reglamento, el Panel ordena que el nombre de dominio <santanderserfin.com> sea transferido a Banco Santander Mexicano, S.A. como solicitado por los Demandantes.

 


 

Martn Michaus
Experto nico

Fecha: 30 de agosto de 2004

 

: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2004/d2004-0475.html

 

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