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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Atica Software, S.L. v. Hermanitas De Los Pobres

Case No. D2004-0562

1. Las Partes

La Demandante es Atica Software, S.L. representada por D. Josй Luis Felgueroso Juliana, Gijуn, Asturias, Espaсa.

La Demandada es Hermanitas De Los Pobres, con domicilio en Rue del Percebe, 13, 28080 Madrid, Espaсa.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <velazquezvisual.org>.

El registrador del citado nombre de dominio es Network Solutions, LLC.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 28 de julio de 2004, por correo electrуnico y el 6 de agosto de 2004, por correo urgente. El 29 de julio de 2004, el Centro enviу a Network Solutions, LLC via correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el nombre de dominio en cuestiуn. El 30 de julio de 2004, Network Solutions, LLC enviу al Centro, via correo electrуnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto. El Centro verificу que la Demanda cumplнa los requisitos formales de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (la “Polнtica”), el Reglamento de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los pбrrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 9 de agosto de 2004. De conformidad con el pбrrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 29 de agosto de 2004. El Demandado no contestу a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificу al Demandado su falta de personaciуn y ausencia de contestaciуn a la Demanda el 3 de septiembre de 2004.

El Centro nombrу a Doсa Paz Soler Masota como miembro ъnico del Grupo Administrativo de Expertos el dнa 14 de septiembre de 2004, habiendo recibido la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el pбrrafo 7 del Reglamento. El Experto Ъnico considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante ha acreditado documentalmente ser titular de las siguientes marcas vigentes las cuales contienen, junto a otros elementos grбficos, la denominaciуn “Velбzquez Visual”, ambas en mayъsculas, figurando este segundo tйrmino en tamaсo algo menor pero plenamente legible y destacado.

(i) A nivel nacional: marca de carбcter mixto o grбfico-denominativo (consistente en una figura triangular invertida de fondo negro con una hendidura circular en su lado superior y un punto negro dentro, bajo la que aparece la denominaciуn, en mayъsculas y trazo grueso “VELБZQUEZ” y, bajo la misma, con un trazo y tamaсo menores, la denominaciуn “VISUAL”), en la Clase 9 del Nomenclбtor Internacional, para distinguir “programas de ordenador” (marca espaсola nъmero 2053138/9).

(ii) A nivel comunitario: con idйntica composiciуn que la anterior, sendas marcas para la cobertura entre ambas de las Clases 9, 16, 35, 37, 38, 39, 41 y 42 del Nomenclбtor Internacional (marcas comunitarias nъmeros, respectivamente, 000608877 y 002783942 001207703).

La Demandante ha acreditado ulteriormente, las siguientes circunstancias fбcticas:

- El dominio controvertido fue registrado en fechas 23 de septiembre de 2003 y expira inicialmente en fecha 23 de septiembre de 2004.

- La Demandante es titular de un nombre de dominio <velazquezvisual.com>, a travйs del cual se accede a su propio sitio web, el cual fue registrado en fecha 21 de octubre de 1999 y expira inicialmente el 21 de octubre de 2004.

- La Demandante ha aportado escritura pъblica acreditativa del contenido de las pбginas a las que pudo accederse, en fecha 10 de octubre de 2003, a travйs de su propio nombre de dominio como a travйs del dominio controvertido.

Por lo demбs, el Panel deja constancia de que ha podido por su parte acceder al sitio web “velazquezvisual.org” en varias ocasiones, la ъltima en la fecha de emisiуn de la presente Decisiуn, comprobado su contenido y observado que, en la actualidad, el mismo presenta ciertas variaciones con respecto al que presentaba en fecha 10 de octubre de 2003, del modo que se indicarб mбs adelante, cupiendo ya anticipar que, tanto entonces como actualmente, el contenido del referido sitio incluнa e incluye supuestas declaraciones de varias partes, de tono crнtico respecto de ciertas prestaciones comercializadas por la Denunciante.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega en su Demanda:

(i) Que el nombre de dominio controvertido es idйntico a las marcas registradas de las que es titular, sin que a tal juicio obste el hecho de que la marca sea mixta (por cuanto el elemento denominativo es preponderante), o que los tйrminos denominativos aparezcan individualizados y en mayъsculas (y no juntos y en minъsculas, como en el nombre de dominio controvertido).

(ii) Que el Demandado utilizу datos falsos para efectuar el registro.

(iii) Que el Demandado, al usar las marcas de la Denunciante, desvнa deliberadamente trбfico de Internet hacia el sitio controvertido, siendo que ademбs el mismo habrнa sido diseсado imitando la imagen propia del sitio web de la Denunciante.

(v) Que el ъnico uso que el Demandado hace de la pбgina es verter y promover todo tipo de crнticas sobre la marca y la entidad demandante, perturbando la actividad comercial de la empresa y menoscabando el crйdito y reputaciуn de la marca y de la empresa en el mercado, siendo que el Demandado tiene derecho a expresar sus puntos de vista, pero no mediante el uso del nombre ajeno.

B. Demandado

El Demandado no ha contestado a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

6.1 Reglas aplicables

El apartado 15 a) del Reglamento encomienda al Panel la decisiуn de la Demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes;

- lo dispuesto en la Polнtica Uniforme y en el propio Reglamento; y

- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de Derecho que el Panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta la comъn residencia y domicilio en Espaсa de la Demandante y la Demandada son de especial relevancia, junto con las reglas de la Polнtica Uniforme, las leyes y principios del Derecho nacional espaсol.

6.2 Examen de los presupuestos para la estimaciуn de la Demanda contenidos en el apartado 4 a) de la Polнtica Uniforme

Йstos son:

- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idйntico, u ofrezca semejanza que produzca confusiуn, con una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos;

- que el demandado carezca de derecho e interйs legнtimo en relaciуn con el nombre de dominio; y

- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

6.2.1 Identidad o semejanza entre marca y dominio

Resulta evidente para el Panel la semejanza existente entre el dominio controvertido y las marcas espaсola y comunitarias titularidad de la Demandante, siendo irrelevantes para desvirtuar aquel juicio de semejanza las diferencias menores apuntadas por la propia Demandante.

Asн pues, el Panel considera probada la concurrencia del requisito exigido por el artнculo 4 a) i) de la Polнtica Uniforme.

6.2.2 Posible existencia de derechos o intereses legнtimos a favor del Demandado, titular del dominio controvertido

El sitio web al que se accede a travйs del dominio controvertido se utiliza, como la propia Demandante reconoce, ъnicamente para verter opiniones crнticas hacia ciertas prestaciones de la Demandante. Entre la versiуn de los contenidos del referido sitio acreditados por la Demandante y la versiуn actual que presenta el sitio y que el Panel ha podido comprobar existen ciertas diferencias de tono que no obstante no alteran el pronunciamiento de este Panel, aunque valga dejar constancia de que el Demandante ha rebajado el tono agresivo de sus iniciales alegaciones y resaltado que las mismas se realizan en el ejercicio de su libertad de expresiуn.

En cualquier caso, y йste no es un hecho discutido por la Demandante, el sitio al que se accede desde el nombre de dominio objeto de conflicto no parece haberse utilizado (o al menos, se trata de un extremo no acreditado al Panel) y no se utiliza (segъn el Panel ha comprobado en la fecha de su decisiуn) para un uso comercial de ningъn tipo, ni a travйs del mismo se ofrecen productos y servicios. De haberse acreditado esta circunstancia, la decisiуn del Panel habrнa sido diversa, del modo que se fundamentarб seguidamente.

Asumido lo anterior, debe advertirse que el juicio de este Panel no puede proyectarse sobre el carбcter denigratorio o improcedente de las referidas manifestaciones, pues carece de competencias al efecto, sino tan sуlo sobre si el uso descrito resulta o no compatible con la Polнtica. Y en este sentido, no escapa a este Panel la dificultad que este grupo de casos entraсa, como tampoco la divergencia de opiniones, con mayores o menores matices, mantenida entre los Panelistas, generalmente en torno a uso de marcas notorias ajenas para verter manifestaciones de tono crнtico. En este sentido, extraсa al Panel que el Demandante no haya alegado ni en su caso demostrado el carбcter reputado de sus marcas en el particular sector de los productos informбticos, que es al que parece dirigirse tambiйn el Demandado a travйs de su sitio web. Pero asumiremos en todo caso que las prestaciones del Demandante gozan de prestigio en su sector, por cuanto ello no ha de variar el resultado de esta Decisiуn y porque el propio Demandado reconoce, en su sitio web, que la herramienta comercializada por la Demandante es “una de las mejores en el desarrollo de software de gestiуn y bases de datos”, manifestaciуn de la que obviamente se infiere que el Demandado era conocedor de la existencia de una marca ajena, titularidad de la Demandante, circunstancia que tambiйn reconoce explнcitamente.

Dicho esto, debe asimismo aclararse que tampoco corresponde al бmbito de decisiуn propio de este Panel dilucidar sobre la eventual existencia de un supuesto de infracciуn de derechos de marcas por utilizaciуn no consentida de la marca ajena a fin de causar una asociaciуn ilegнtima y por lo tanto una confusiуn en el visitante del sitio web del dominio controvertido.

Centrada la discusiуn en los tйrminos que preceden, la cuestiуn consiste en dilucidar si, conforme a la Polнtica, resulta legнtimo el registro y posterior uso de un nombre de dominio coincidente con la denominaciуn de una o varias marcas ajenas con el fin de verter opiniones crнticas sobre el titular de las mismas.

Este Panel analizу esta compleja cuestiуn con ocasiуn de su decisiуn en el Caso OMPI No. D2003-0469, Teka Industrial, S.A. v. Tekatv/Yolanda Carretero, a cuyo texto se remite para evitar innecesarias redundancias. El Panel, pues, no ignora la posiciуn diversa, mantenida por otros Panelistas, en la que el ejercicio de la libertad de expresiуn se supeditarнa a la elecciуn de un nombre de dominio no coincidente con los signos distintivos propios del criticado. Sin embargo, y habiendo de nuevo tenido oportunidad de revisar su posiciуn a la luz de los antecedentes del presente caso, se reitera en la misma, lo que supone, en breve, admitir la legitimidad en el registro y uso indicados en la medida en la que tal explotaciуn sea estrictamente no comercial, en la medida en que tal uso viene amparado por el artнculo 4 c) iii) de la Polнtica. La referida posiciуn viene asimismo avalada por numerosas decisiones del Panel (entre muchas otras, vide inicialmente Caso OMPI No. D2000-0190, Bridgestone Firestone, Inc., Bridgestone/Firestone Research, Inc., and Bridegestone Corporation v. Jack Myers; Caso OMPI No. D2000-0536, TMP Worldwide Inc. v. Jennifer L. Potter; o mбs recientemente Caso OMPI No. D2003-0024, Action Instruments, Inc. v. Technology Associates, con abundante cita ulterior; o mбs recientemente Caso OMPI No. D2004-0206, Covance, Inc. and Covance Laboratories Ltd. v. The Covance Campaign, Caso OMPI No. D2004-0014, Howard Jarvis Taxpayers Association v. Paul McCauley). Siendo ello asн, y en lнnea con esta doctrina, implнcito a tal uso crнtico resultarнan tanto el desvнo inicial de potenciales visitantes naturales del sitio web del Demandante hacia el propio del Demandado como la inicial confusiуn que el pъblico pudiera experimentar por tal circunstancia. En todo caso, la referida confusiуn inicial que pudiera sufrir el visitante se disipa aquн prontamente en la medida en la que el Demandado advierte de que es un sitio de tono crнtico y, en todo caso, a partir del tono de las manifestaciones realizadas en el sitio del Demandado.

Entiende, pues, este Panel, que la Demandante no ha acreditado debidamente que a travйs del sitio a travйs del sitio web <velazquezvisual.org> el Demandado estй realizando, mбs allб de una crнtica severa, algъn ofrecimiento de bienes o servicios remunerados como tampoco un llamamiento a la captaciуn de fondos o recursos (como ocurrнa en el Caso OMPI No. D2002-0735, El Corte Inglйs, S.A. v. Federaciуn de Comercio de Andalucнa CC.OO).

En otros tйrminos, este Panel entiende que se ha constatado efectivamente que el dominio controvertido se ha utilizado exclusivamente con fines no comerciales consistentes en la crнtica de un tercero, de lo que cabe asimismo deducir el Demandado posee un interйs legнtimo que ampara el uso del dominio controvertido tal cual se ha descrito. Y asн las cosas, el Panel no considera probada la concurrencia del requisito exigido por el artнculo 4 a) ii) de la Polнtica Uniforme respecto del dominio <velazquezvisual.org>.

6.2.3 Sobre la existencia de mala fe en el registro y uso del dominio controvertido

El Demandado ha proporcionado datos de contacto falsos en el momento del registro, concretados en su pretendida identificaciуn en tono jocoso, como una entidad orientada a la defensa de los intereses de los mбs dйbiles, asн como en la elecciуn de un domicilio ficticio propio de una viсeta de cуmic. Esta circunstancia es claro indicio de que el registro se actuу de mala fe y, en la medida en la que tales datos falsos se han mantenido, de que se ha usado el dominio de mala fe en tanto que se impide la correcta identificaciуn de su titular, como tienen declaradas numerosas decisiones que excusan de toda cita (en lugar de muchas y por las evidentes concomitancias con el presente supuesto, de nuevo Caso OMPI No. D2003-0024, Actino Instruments, Inc. v. Technology Associates).

Asн pues, el Panel considera probada la concurrencia del requisito exigido por el artнculo 4 a) iii) de la Polнtica Uniforme.

7. Decisiуn

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, el Panel resuelve en este caso que el dominio <velazquezvisual.org> es semejante a las marcas de la Demandante, y que el Demandado registrу y ha usado el dominio de mala fe en tanto que ha proporcionado y mantenido datos de contacto falsos. Ello no obstante, al no haber quedado acreditado que el Demandado carezca de derecho o interйs legнtimo sobre el dominio controvertido conforme a los requisitos establecidos en la Polнtica, procede rechazar la Demanda.

Paz Soler Masota
Experto Ъnico

Fecha: 28 de septiembre de 2004