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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Federaciуn Nacional de Cafeteros de Colombia, Repъblica de Colombia v. Colombian Coffee Shop S.A. Edgar Muсoz Camacho, Mastercafe SL

Caso No. D2004-0677

1. Las Partes

Las Demandantes son la Federaciуn Nacional de Cafeteros de Colombia y la Repъblica de Colombia representadas por Dewey Ballantine, LLP, Estados Unidos de Amйrica.

Las Demandadas son Juan Menйndez Crespo, Colombian Coffee Shop, S.L., Espaсa y Colombian Coffee Shop S.A. Edgar Muсoz Camacho, Mastercafe SL, Colombia.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto los nombres de dominio <colombiancoffeeshop.com>, <colombiancoffeeshop.info>, <colombiancoffeeshop.org> y <colombiancoffeeshop.ws>.

Los registradores de los citados nombres de dominio son Register.com e Intercosmos Media Group d/b/a directNIC.com.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу el 25 de agosto de 2004 ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”). El 26 de agosto de 2004, el Centro enviу a Register.com y a Intercosmos Media Group d/b/a directNIC.com vнa correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con los nombres de dominio en cuestiуn. El 26 de agosto de 2004, Register.com e Intercosmos Media Group d/b/a directNIC.com enviaron al Centro, vнa correo electrуnico, su respuesta confirmando que los Demandados son las organizaciones que figuran como registrantes, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, tйcnico y de facturaciуn En respuesta a una notificaciуn del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante presentу una modificaciуn a la Demanda, el 31 de agosto de 2004. El Centro verificу que la Demanda junto con la modificaciуn a la Demanda cumplнan los requisitos formales de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (la “Polнtica”), el Reglamento de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los pбrrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda a las Demandadas, dando comienzo el 7 de septiembre de 2004. al procedimiento. De conformidad con el pбrrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 27 de septiembre de 2004. Las Demandantes no contestaron a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificу a las Demandadas su falta de personaciуn y ausencia de contestaciуn a la Demanda el 1 de octubre de 2004.

El Centro nombrу a Daniel Peсa como miembro ъnico del Grupo Administrativo de Expertos el dнa 7 de octubre de 2004, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el pбrrafo 7 del Reglamento. El Experto Ъnico considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

Teniendo en cuanta que todas las partes provienen de paнses en los cuales la lengua nativa es el espaсol, que entre los demandantes estб incluida la Repъblica (La “Repъblica”) y con el fin de garantizar al mбximo el debido proceso y el derecho de defensa de las partes, en particular, de las demandadas este Grupo Administrativo de Expertos proferirб su decisiуn en idioma espaсol.

4. Antecedentes de Hecho

La Federaciуn Nacional de Cafeteros (La “Federaciуn”) fue creada por la Repъblica en 1927 para proteger los intereses econуmicos y jurнdicos de los cultivadores de cafй en Colombia.

La Federaciуn fue establecida con el propуsito de promover internacionalmente y controlar la calidad del cafй que se exporta desde la Repъblica.

La Repъblica obtuvo una marca de certificaciуn para la expresiуn Colombian ( la “marca de certificaciуn”) con el nъmero de registro 1.160.492 para Cafй,

La marca de certificaciуn estuvo basada en una solicitud presentada el 10 de enero de 1979, ante la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos de Amйrica.

La Federaciуn actъa como agente para la protecciуn y observancia de los derechos relacionados con la marca de certificaciуn.

La marca de certificaciуn ha sido utilizada continuamente en el comercio interestatal en los Estados Unidos desde septiembre de 1927, y tiene el estatus de incontrovertible, bajo la ley norteamericana de marcas.

La marca de certificaciуn ha sido utilizada para certificar que el cafй distinguido con la misma fue cultivado en la Repъblica y ha sido objeto de inspecciуn en cuanto a criterios mнnimos de calidad y en consecuencia, ha sido aprobado para ser exportado a los Estados Unidos.

La marca de certificaciуn trae consigo un good-will y el reconocimiento entre los consumidores, como consecuencia del esfuerzo econуmico realizado por la Federaciуn, en actividades de mercadeo y publicidad. Esta buena reputaciуn beneficia no sуlo a la Federaciуn sino, en general, a los cultivadores de cafй en la Repъblica.

El demandado no es licenciatario ni deriva ningъn derecho legнtimo del demandante respecto de la marca de certificaciуn.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Las Demandantes consideran que los nombres de dominio en disputa violan sus derechos de marca como consecuencia de la reproducciуn en aquйllos de la marca de certificaciуn de la cual es titular. Ademбs, el uso de los nombres de dominio en sitios de internet que tienen actividades relacionadas con la venta y comercializaciуn de cafй hace mбs evidente la vulneraciуn de sus derechos como consecuencia de la confusiуn que esta conducta puede ocasionar entre el pъblico consumidor.

El interйs legнtimo de las Demandantes se deriva del registro de la marca de certificaciуn obtenido hace varias dйcadas, asн como del uso continuo del mismo en actividades comerciales. Las Demandadas no tendrнan derechos legнtimos como consecuencia de sus actividades no autorizadas o avaladas por la Federaciуn ni por la Repъblica.

La mala fe de las Demandadas estarнa sustentada, segъn los Demandantes, por el conocimiento que estas adquirieron de la ilegalidad de su conducta, como consecuencia de varias comunicaciones enviadas por las Demandantes, incluyendo una carta de reclamo, que no obtuvieron nunca una respuesta definitiva de las Demandadas. Lo anterior, en el contexto de un conocimiento extendido que ha alcanzado la marca de certificaciуn y que serнa una prueba adicional de la mala fe de las Demandadas.

B. Demandado

Ninguna de las empresas demandadas contestу formalmente las alegaciones de las Demandantes, solamente enviу comunicaciones fuera del tйrmino establecido por la Polнtica y aplicado en este caso concreto que ademбs no incluyen una referencia al fondo de la controversia ni una respuesta a las alegaciones de las Demandantes.

6. Debate y conclusiones

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

El Grupo Administrativo considera que en este caso la valoraciуn de la similitud entre la marca y los nombres de dominio que son objeto de la controversia debe hacerse no solamente con base en la simple comparaciуn de signos sino que debe partir de la naturaleza de la marca involucrada, es decir, del entendimiento del alcance de la protecciуn que otorga una marca de certificaciуn.

La marca de certificaciуn es un tipo de marca que protege un signo distintivo destinado a distinguir productos y servicios cuya calidad u otras caracterнsticas han sido certificadas por la titular de la marca. Es decir que la finalidad de una marca de certificaciуn es que el signo pueda ser utilizado para controlar la calidad o el cumplimiento de determinadas caracterнsticas o condiciones. El rйgimen particular de este tipo de marcas surgiу precisamente para proteger a empresarios, gremios e individuos que puedan cumplir con las especнficas condiciones o obtengan una autorizaciуn usualmente basada en estrictos controles de calidad.

El alcance de la marca de certificaciуn estб definido por el certificado No 1.160.492 en el que se especifica que la misma sirve para certificar cafй cultivado en la Repъblica haya sido objeto de una inspecciуn autorizada por la Repъblica y que haya sido aprobado para ser exportado a los Estados Unidos tambiйn por el cumplimiento de estбndares de calidad. Para cualquier ciudadano colombiano es evidente que este es uno de los fundamentos de la excelencia del cafй de Colombia y que ha permitido que este producto sea emblema de la Repъblica.

No hay duda que la marca de certificaciуn es reproducida нntegramente en los nombres de dominio registrados y que ese hecho de por sн amerita que el Grupo Administrativo declare probado el requisito primero de la Polнtica. En todo caso, para el Grupo Administrativo, el hecho de que ademбs se utilice la expresiуn “coffee” como parte del dominio y unido a la marca de certificaciуn hace aъn mбs evidente la posible confundibilidad entre los dominios y la marca de certificaciуn de la Federaciуn.

B. Derechos o intereses legнtimos

El Grupo Administrativo considera prueba suficiente del interйs legнtimo del titular de la marca de certificaciуn el hecho de que la misma haya sido registrada y utilizada por varias dйcadas para cumplir su funciуn de certificaciуn de calidad y de localizaciуn geogrбfica de los cultivos de cafй colombiano para ser exportado a los Estados Unidos.

El interйs legнtimo de la Repъblica y de la Federaciуn asн como de su marca de certificaciуn se deriva ademбs de su carбcter institucional en el desarrollo y consolidaciуn del producto emblemбtico de la agricultura colombiana.ґ

El Grupo Administrativo tambiйn considera que la Repъblica con el registro de la marca de certificaciуn y la protecciуn que le ha dado a la misma ha creado un activo intangible que defiende los intereses de todos los ciudadanos colombianos y en particular, de los cultivadores de cafй en ese territorio. Este precisamente es un caso evidente en el que la Demandante ejerciу su funciуn de velar por el cumplimiento de los derechos respecto de la marca de certificaciуn utilizando comunicaciones previas a este procedimiento y al haber iniciado la Polнtica que en esta decisiуn se resuelve.

Frente a esa afirmaciуn y evidencia de intereses particulares y colectivos en juego que justifican su protecciуn, ninguna de las Demandadas presentу alegato o prueba alguna que pueda servir en su defensa y que le permitirнan conservar el registro de los dominios.

El demandado tampoco expresу ni probу ser licenciatario del demandante o derivar de йste derechos o intereses legнtimos que pudieran justificar el registro del dominio. Para cualquier comerciante de cafй colombiano, y mбs aъn, para un ciudadano colombiano es un hecho evidente que el control de calidad que ha hecho del cafй de origen colombiano un producto de reconocida excelencia, proviene de una observancia estricta de los derechos de propiedad intelectual de la Repъblica de Colombia y de su agente de observancia, la Federaciуn. En ese sentido este Grupo Administrativo reafirma la lнnea jurisprudencial trazada sobre el interйs legнtimo en el Caso OMPI No. D2001-0219 <Republic of Colombia, and its authorized designee, The Colombian Coffee Federation, Inc. vs. Future Disk Media and George Haverly>.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

La mala fe en el uso y en el registro, de acuerdo con la Polнtica, se debe inferir de hechos o actos de las Demandadas. En el presente caso, las pruebas presentadas por las Demandantes llevan a considerar que las Demandadas con actividades profesionales relacionadas con el cafй colombiano deberнan conocer de la protecciуn extendida y notoria de la marca de certificaciуn. Lo anterior es mбs evidente siendo que una de las demandadas es una sociedad constituida bajo las leyes de Colombia y la otra afirmу proceder como consecuencia de instrucciones de la primera.

En el caso del uso de la marca es importante nuevamente traer a colaciуn el hecho de que el uso de la expresiуn “Colombian” en sitios de internet relacionados con el cafй es para este Grupo Administrativo un uso de mala fe por el alcance y protecciуn especifico que otorga una marca de certificaciуn. Aъn en gracia de discusiуn, si el demandado no conocнa de la existencia y protecciуn a tal signo distintivo, las Demandantes, en mъltiples comunicaciones, algunas de estas incluso en la forma de cartas formales de reclamo, le puso de presente sus derechos respecto de la marca de certificaciуn y las consecuencias jurнdicas que acarrea un uso no autorizado bajo el alcance de la ley norteamericana de marcas.

De todas las circunstancias del caso asн como de las pruebas presentadas se puede inferir que existiу mala fe al momento del registro y que el uso del nombre de dominio en relaciуn con actividades relacionadas con el cafй es de mala fe, en el contexto de la Polнtica.

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, en conformidad con los pбrrafos 4.i) de la Polнtica y 15 del Reglamento, y de acuerdo con la solicitud expresa de la Demanda, el Grupo Administrativo de Expertos considera que los nombres de dominio, <colombiancoffeeshop.com>, <colombiancoffeeshop.info>, <colombiancoffeeshop.org> y <colombiancoffeeshop.ws> sean transferidos a la Federaciуn, a nombre de la Repъblica, como fue solicitado por los apoderados de las Demandantes en su escrito de Demanda.

Daniel Peсa
Experto Ъnico

Fecha: 21 de octubre, 2004