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WIPO Arbitration and Mediation Center

ENTSCHEIDUNG DES BESCHWERDEPANELS

Pfizer Inc. v. Renй Pfennig

Verfahren Nr. D2004-0679

1. Die Parteien

Beschwerdefьhrerin in diesem Verfahren ist Pfizer Inc. (“Beschwerdefьhrerin”), 235 East 42nd Street, New York, NY 10017, USA. Die bevollmдchtigte Vertreterin der Beschwerdefьhrerin im gegenstдndlichen Verfahren ist Maria J. Fernandez Marques, Pfizer GmbH, Karlsruhe, Deutschland.

Beschwerdegegner des gegenstдndlichen Verfahrens ist Renй Pfennig (“Beschwerdegegner”), Mьnchen, Deutschland.

2. Domain Name(n) und Domainvergabestelle(n)

Der streitige Domainname ist <viagrafarm.com> (“Domainname”), registriert bei Key Systems GmbH (“Domainvergabestelle”), Zweibrьcken, Deutschland.

3. Verfahrensablauf

Am 26. August 2004 per E-Mail und am 27. August 2004 per Post wurde beim World Intellectual Property Organization Arbitration and Mediation Center (“Center”) eine Beschwerdeschrift (“Beschwerde”) in deutscher Sprache eingereicht. Dies geschah in Ьbereinstimmung mit der Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (“Richtlinie”) der Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (“ICANN”) vom 24. Oktober 1999, den Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (“Verfahrensordnung”) und den WIPO Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (Ergдnzende Verfahrensregeln”).

Am 26. August 2004 ьbermittelte der Verfahrensbearbeiter eine Anfrage an die Domainvergabestelle, die am 27. August 2004 in ihrer Antwort darьber informierte, dass der streitige Domainname bei Key Systems GmbH registriert sei, und dass der Beschwerdegegner im aktuellen Verfahren Inhaber des Domainnamens sei.

Am 30. August 2004 schickte das Center dem Beschwerdegegner die Mitteilung einer Beschwerde und der Einleitung des Beschwerdeverfahrens (“Beschwerdemitteilung”) zu. Die Frist zur Einreichung einer Beschwerdeerwiderung wurde auf den 19. September 2004 festgesetzt.

Das Center stellte am 23. September 2004 die formelle Sдumnis des Beschwerdegegners fest und teilte ihm mit, dass er die Frist fьr die Einreichung einer Beschwerdeerwiderung nicht eingehalten habe und somit die in der Verfahrensordnung und den ergдnzenden Verfahrensregeln aufgestellten Sдumnisfolgen eintreten.

In Antwort auf diese Sдumnismitteilung erhielt das Center am selben Tag ein E-Mail des Beschwerdegegners, worin er darьber informierte, dass er bereits seit mehreren Wochen mit der Beschwerdefьhrerin in Kontakt stehe und auch schon eine Unterlassungserklдrung unterzeichnet habe.

Ebenfalls am 23. September 2004 informierte das Center den Beschwerdegegner per E-Mail darьber, dass nur die Beschwerdefьhrerin beantragen kцnne, das Verfahren fьr einen bestimmten Zeitraum zu suspendieren, um Vergleichsverhandlungen zu ermцglichen. Solange ein solcher Antrag nicht vorliegt, betreibe das Center das Verfahren gemдss der Verfahrensordnung weiter und werde deshalb in den nдchsten Tagen das Beschwerdepanel bestellen.

Gleichentags erhielt das Center auch ein E-Mail der Beschwerdefьhrerin. Darin teilte sie mit, dass die Beschwerdefьhrerin kein Interesse an einer Aussetzung des Verfahrens habe und einer solchen auch nicht zustimme. Ein direkter Kontakt zwischen der Beschwerdefьhrerin und dem Beschwerdegegner sei weder notwendig noch erwьnscht.

Am 24. September 2004 sandte wiederum der Beschwerdegegner ein E-Mail an das Center, worin er darьber informierte, dass er bereits seit lдngerer Zeit der Ьbermittlung des streitgegenstдndlichen Domainnamens zugestimmt habe und bat daher das Panel um Instruktionen.

Das Center informierte gleichentags die Parteien darьber, dass das Verfahren fortgefьhrt werde. Die Ьbertragung des Domainnamens kцnne das Center als Streitbeilegungsstelle nicht veranlassen, sondern lediglich die Domainvergabestelle, die den Domainnamen verwaltet.

Die Beschwerdefьhrerin entschied sich fьr einen einzelnen Beschwerdepanelisten, was vom Beschwerdegegner durch Stillschweigen akzeptiert wurde. Das Center lud den Unterzeichnenden ein, als Einzelpanelist in diesem Verfahren mitzuwirken und schickte ihm eine Annahmeerklдrung und Erklдrung der Unbefangenheit und Unabhдngigkeit, die ordnungsgemдss unterschrieben am 30. September 2004 zurьckgesandt wurde.

Das Center teilte den Parteien am 1. Oktober 2004 die Bestellung des Beschwerdepanels und das voraussichtliche Entscheidungsdatum, 15. Oktober 2004, mit.

4. Sachverhalt

Die Beschwerdefьhrerin, Pfizer Inc., gehцrt zu den grцssten Arzneimittelunternehmen der Welt mit weltweiten Aktivitдten in ьber 150 Lдndern. Die Beschwerdefьhrerin erfindet, entwickelt, produziert und vermarktet fьhrende verschreibungspflichtige Arzneimittel fьr Menschen und Tiere. Insbesondere hat die Beschwerdefьhrerin umfangreiche Mittel fьr Forschung, Entwicklung und Vermarktung von VIAGRA, die erste zugelassene orale Medikation zur Behandlung erektiler Dysfunktion, aufgewendet. Erektile Dysfunktion, bisweilen mдnnliche Impotenz genannt, ist ein ernstes Leiden, von dem schдtzungsweise ьber 100 Millionen Mдnner weltweit betroffen sind.

Die VIAGRA-Medikation gegen erektile Dysfunktion wurde durch die United States Food and Drug Administration (“FDA”) am 27. Mдrz 1998 zugelassen, und die Marke wird fьr oder in Verbindung mit diesem Produkt in den Vereinigten Staaten seit dem 6. April 1998 benutzt. Die Beschwerdefьhrerin ist Inhaberin der US Marke Nr 2,162,548 VIAGRA, deren Eintragung am 2. Juni 1998 im Principal Register des US Patent- und Markenamtes erfolgte. Die Beschwerdefьhrerin ist ebenfalls Inhaberin der Gemeinschaftsmarke Nr. 000233890 VIAGRA, welche am 21. April 1998 in das Gemeinschaftsmarkenregister eingetragen wurde. Eine Kopie der US - Eintragungsurkunde und der Gemeinschaftsmarkenurkunde fьr die Marke VIAGRA finden sich in Anlage 3 zur Beschwerde. Die Beschwerdefьhrerin besitzt darьber hinaus Markeneintragungen fьr VIAGRA in der ganzen Welt. Eine Liste der weltweiten Eintragungen der Marke VIAGRA wurde als Anlage 4 der Beschwerde beigefьgt.

VIAGRA geniesst eine starke Medienprдsenz und ist Gegenstand цffentlicher Untersuchungen und Kommentare. Aufgrund dieser umfassenden Publizitдt und der eigenen Werbung der Beschwerdefьhrerin wurde die Marke VIAGRA weltweit berьhmt als Kennzeichnung eines Medikaments zur oralen Therapie von Potenzstцrungen.

Die Beschwerdefьhrerin besitzt den Domainnamen <viagra.com>, der aktiv genutzt wird. Beigefьgt als Anlage 5 zur Beschwerde findet sich die Kopie eines Ausdruckes aus der Whois-Datenbankrecherche, durchgefьhrt am 9. August 2004, die das Eigentum der Beschwerdefьhrerin an diesem Domainnamen wiedergibt.

Der Beschwerdegegner registrierte den streitgegenstдndlichen Domainnamen <viagrafarm.com> am 17. November 2003.

5. Parteivorbringen

A. Beschwerdefьhrerin

Die Beschwerdefьhrerin behauptet, dass der streitige Domainname mit ihrer Marke identisch oder mit ihr verwechslungsfдhig sei, ferner, dass der Beschwerdegegner keine Rechte bzw. kein berechtigtes Interesse hinsichtlich des Domainnamens habe, dass der Domainname bцsglдubig registriert worden sei und bцsglдubig genutzt wьrde. Deshalb sei der Domainname <viagrafarm.com> auf die Beschwerdefьhrerin zu ьbertragen.

B. Beschwerdegegner

Der Beschwerdegegner ist gemдss Paragraph 2(a) der Richtlinie ьber die Beschwerde und die Einleitung eines Beschwerdeverfahrens informiert worden, versдumte es aber, eine formelle Beschwerdeerwiderung einzureichen. Zudem hat er dem Panel mitgeteilt, dass er bereits vor Erцffnung dieses Verfahrens eine Verzichtserklдrung unterschrieben habe und dem Transfer des streitgegenstдndlichen Domainnamens zugestimmt habe. Deshalb wird angenommen, die Behauptungen und Aussagen der Beschwerdefьhrerin seien nicht bestritten.

6. Entscheidungsgrьnde

Paragraph 4(a) der Richtlinie bestimmt, dass die Beschwerdefьhrerin kumulativ das Folgende zu beweisen hat:

(i) dass der Domainname mit einer Marke, aus welcher der Beschwerdefьhrer Rechte herleitet, identisch oder verwechselbar дhnlich ist,

(ii) dass der Beschwerdegegner weder Rechte noch berechtigte Interessen an dem Domainnamen hat und

(iii) dass der Domainname bцsglдubig registriert wurde und genutzt wird.

Identischer oder verwechselbar дhnlicher Domainname: Paragraph 4(a)(i) der Richtlinie

Die Beschwerdefьhrerin ist Inhaberin der Marke VIAGRA. Fьr den Panelisten ist klar, dass die Bezeichnung “VIAGRA” ein erfundenes Wort mit einem hohen Grad an inhдrenter Unterscheidbarkeit ist, und dass diese Bezeichnung weltweit bekannt ist als Medikament zur Behandlung von Potenzstцrungen (vgl. Pfizer Inc v. The Magic Islands, WIPO Case No. D2003-0870; Pfizer Inc. v. Martin Marketing, WIPO Case No. D2002-0793; Pfizer Inc. v. Jason Haft, WIPO Case No. D2003-0133; Pfizer Inc. v. myviagra WIPO Case No. D2002-0463; Pfizer Inc. v. Order Viagra online, WIPO Case No. D2002-0366).

Der streitgegenstдndliche Domainname <viagrafarm.com> enthдlt zur Gдnze die Marke der Beschwerdefьhrerin und fьgt lediglich einen beschreibenden und generischen Begriff (“farm”) hinzu.

Es ist allgemein anerkannt, dass durch blosse Hinzufьgung eines generischen Begriffs zu einer bestehenden bekannten Marke keine neue oder unterscheidbare Marke entsteht, woraus der Beschwerdegegner im vorliegenden Fall Rechte ableiten kцnnte, und dass eine solche Hinzufьgung nicht ausreicht, Verwechslungen mit der Marke zu vermeiden (GA Modefine SA v. Riccardo Bin Kara-Mat, WIPO Case No. D2002-0195; Parfums Christian Dior v. 1 Netpower, Inc., WIPO Case No. D2000-0022; Nintendo of America, Inc. v. Gray West International WIPO Case No. D2000-1219; Kabushiki Kaisha Toshiba d/b/a Toshiba Corporation v. Distribution Purchasing & Logistics Corp, WIPO Case No. D2000-0464).

Der Panelist ist deshalb der Ansicht, dass der streitgegenstдndliche Domainname mit der Marke der Beschwerdefьhrerin verwechselbar дhnlich ist, und dass somit die Beschwerdefьhrerin Element (i) von Paragraph 4(a) der Richtlinie ausreichend nachgewiesen hat.

Rechte oder berechtigtes Interesse des Beschwerdegegners an dem Domainnamen: Paragraph 4(a)(ii) der Richtlinie

Gemдss Paragraph 4(c) der Richtlinie kann ein Beschwerdegegner seine Rechte und berechtigten Interessen am Domainnamen darlegen. Insbesondere folgende Umstдnde, falls vom Beschwerdepanel nach Wьrdigung aller vorgelegten Beweismittel als nachgewiesen erachtet, beweisen die Rechte bzw. berechtigten Interessen des Beschwerdegegners am Domainnamen:

(i) Der Beschwerdegegner hat den Domainnamen oder einen diesem entsprechenden Namen im Zusammenhang mit einem gutglдubigen Angebot von Waren oder Dienstleistungen benutzt oder eine solche Benutzung nachweislich vorbereitet, bevor er eine Mitteilung ьber das Beschwerdeverfahren erhielt;

(ii) Der Beschwerdegegner ist (als Einzelperson, Unternehmen oder andere Organisation) unter dem Domainnamen allgemein bekannt, auch wenn er keine Rechte an einer Marke erworben hat; oder

(iii) Der Beschwerdegegner nutzt den Domainnamen in rechtmдssiger nichtgewerblicher oder sonst lauterer Weise ohne Gewinnerzielungsabsicht und ohne den Willen, Verbraucher in irrefьhrender Weise abzuwerben oder die fragliche Marke zu verunglimpfen.

Der Beschwerdegegner hat es versдumt, irgendwelche Beweise oder sonstige Tatsachen und Umstдnde vorzubringen, die auf ein Recht oder ein berechtigtes Interesse am Domainnamen im erwдhnten Sinne schliessen lassen.

Die Beschwerdefьhrerin hat schlьssig nachgewiesen, dass die Einfьhrung und Benutzung der Marke VIAGRA durch die Beschwerdefьhrerin vor der Eintragung des angefochtenen Domainnamens durch den Beschwerdegegner am 17. November 2003 liegt. Fьr den Panelisten ist es weiter erwiesen, dass dem Beschwerdegegner die Marke der Beschwerdefьhrerin vor Eintragung des angefochtenen Domainnamens bekannt war, da er auf seiner Website unter dem streitgegenstдndlichen Domainnamen Produkte, die angeblich aus der Herstellung der Beschwerdefьhrerin stammen, sowie Konkurrenzprodukte vermittelt (siehe Anhang 6 der Beschwerde).

In Ьbereinstimmung mit der herrschenden Praxis (Chanel Inc. v. Cologne Zone, WIPO Case No. D2000-1809; National Collegiate Athletic Association and March Madness Athletic Association, L.L.C. v. Mark Halpern and Front & Center Entertainment, WIPO Case No. D2000-0700; Pfizer Inc. v. The Magic Islands, WIPO Case No. D2003-0870; Nikon, Inc. and Nikon Corporation v. Technilab, Inc., WIPO Case No. D2000-1774) ist deshalb der Panelist der Auffassung, dass keine Gutglдubigkeit des Beschwerdegegners angenommen werden kann, wenn ein verwechselbar дhnlicher Domainname dazu benutzt wird, Konkurrenzprodukte zu fцrdern und zu verkaufen.

Die Beschwerdefьhrerin hдlt ьberdies fest, dass zwischen dem Beschwerdegegner und ihr keinerlei Geschдftsbeziehungen bestehen. Die Beschwerdefьhrerin erteilte dem Beschwerdegegner keine Berechtigung zur Beantragung der Registrierung eines Domainnamens, der die Marke der Beschwerdefьhrerin enthдlt.

Der Panelist ist deshalb der Ansicht, dass der Beschwerdegegner keine Rechte oder berechtigte Interessen hinsichtlich des streitigen Domainnamens gemдss Paragraph 4(a)(ii) der Richtlinie hat.

Bцsglдubige Anmeldung und Nutzung des Domainnamens: Paragraph 4(a)(iii) der Richtlinie

Paragraph 4(b) der Richtlinie fordert, dass der Domainname bцsglдubig angemeldet wurde und genutzt wird und nennt nicht abschliessend die folgenden vier Umstдnde, die, falls vom Beschwerdepanel festgestellt, Nachweis der bцsglдubigen Registrierung und Nutzung beinhalten:

(i) Umstдnde, die darauf hindeuten, dass der Beschwerdegegner den Domainnamen vorrangig deshalb erworben hat, um ihn dem Beschwerdefьhrer, der Inhaber der Marke ist, oder einem seiner Wettbewerber gegen ein Entgelt, welches seine nachweisbaren, mit dem Domainnamen unmittelbar in Verbindung stehenden Unkosten ьbersteigt, zu verдussern, zu vermieten oder auf andere Weise zu ьbertragen;

(ii) der Beschwerdegegner hat den Domainnamen in der Absicht registriert, den Inhaber der Marke an deren Wiedergabe in einem seiner Marke entsprechenden Domainnamen zu hindern, sofern sein Verhalten einem entsprechenden Muster folgt,

(iii) der Beschwerdegegner hat den Domainnamen vorrangig in der Absicht registriert, den Geschдftsbetrieb eines Wettbewerbers zu behindern, oder

(iv) der Beschwerdegegner hat willentlich und in Gewinnerzielungsabsicht versucht, durch die Benutzung des Domainnamens Internetbenutzer zu seiner Website oder zu einer anderen Online-Prдsenz zu lenken, indem er eine Verwechslungsgefahr mit der Marke des Beschwerdefьhrers hinsichtlich Herkunft, Unterstьtzung, Zugehцrigkeit oder Billigung seiner Website, seiner Online-Prдsenz oder von auf seiner Website oder Online-Prдsenz angebotenen Produkten oder Dienstleistungen geschaffen hat.

Der Panelist ist der Ьberzeugung, dass der Beschwerdegegner den streitgegenstдndlichen Domainnamen bцsglдubig angemeldet und genutzt hat, um willentlich und in Gewinnerzielungsabsicht Internetbenutzer zu seiner Website zu lenken. Dies tat er unter Ausnьtzung der Bekanntheit der Marke VIAGRA der Beschwerdefьhrerin und indem er eine Verwechslungsgefahr mit der Marke der Beschwerdefьhrerin hinsichtlich Herkunft, Unterstьtzung, Zugehцrigkeit oder Billigung seiner Website, seiner Online-Prдsenz oder von auf seiner Website oder Online-Prдsenz angebotenen Produkten oder Dienstleistungen geschaffen hat (Paragraph 4(b)(iv) der Richtlinie).

Wie bereits dargelegt, ist VIAGRA eine berьhmte Marke, die weltweit Anerkennung und Aufmerksamkeit erlangte. Es ist deshalb unvorstellbar, dass der Beschwerdegegner den streitgegenstдndlichen Domainnamen in Unkenntnis der Rechte der Beschwerdefьhrerin an der Marke VIAGRA und in der Absicht auf eine gutglдubige Benьtzung registrierte. Vielmehr scheint es so, dass der Beschwerdegegner den streitgegenstдndlichen Domainnamen bewusst registriert hat, um vom Goodwill der Marke VIAGRA der Beschwerdefьhrerin zu profitieren.

Dieser Eindruck wird dadurch noch verstдrkt, dass der Beschwerdegegner auf seiner Website konkurrierende Produkte zu VIAGRA feilbietet (siehe Anhang 6 der Beschwerde). Der Beschwerdegegner verkauft Produkte, die дhnlich sind und in direkter Konkurrenz mit dem Produkt VIAGRA der Beschwerdefьhrerin stehen.

Ein solches Verhalten deutet ebenfalls auf eine bцsglдubige Anmeldung und Nutzung des Domainnamens durch den Beschwerdegegner gemдss Paragraph 4(b)(iii) der Richtlinie hin (Kabushiki Kaisha Toshiba d/b/a Toshiba Corp. v. Liu Xingdong, WIPO Case No. D2003-0408; Ansell Healthcare Products Inc. v. Australian Therapeutics Supplies Pty, Ltd., WIPO Case No. D2001-0110; The Body Shop International plc v. A-Team/ Lasse Nygaard, WIPO Case No. DAS2003-0001; Bartercard Ltd & Bartercard International Pty Ltd. v. Ashton-Hall Computer Services, WIPO Case No. D2000-0177).

Aus diesen beschriebenen Grьnden ist nach Ansicht des Panelisten auch das Erfordernis der bцsglдubigen Registrierung und des bцsglдubigen Gebrauchs des Domainnamens <viagrafarm.com> durch den Beschwerdegegner erfьllt. Der Beschwerdefьhrer konnte genьgend nachweisen, dass die in Paragraph 4(b)(iii) und (iv) der Richtlinie festgelegten Umstдnde in diesem Streit vorliegen.

7. Entscheidung

In Anbetracht der oben erwдhnten Tatsachen und Umstдnde entscheidet das Beschwerdepanel, dass der streitgegenstдndliche Domainname mit der registrierten Marke der Beschwerdefьhrerin verwechselbar дhnlich ist, dass der Beschwerdegegner keine Rechte bzw. kein berechtigtes Interesse hinsichtlich des Domainnamens hat und dass der Domainname bцsglдubig angemeldet und genutzt wurde.

Entsprechend wird das Begehren des Beschwerdefьhrers auf Ьbertragung des Domainnamens <viagrafarm.com> in diesem Verfahren nach der Richtlinie gutgeheissen.

Tobias Zuberbьhler
Einzelpanelist

Datum: 14. Oktober 2004