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WIPO Arbitration and Mediation Center

 

ENTSCHEIDUNG DES BESCHWERDEPANELS

Pfizer Inc. v. Ren Pfennig

Verfahren Nr. D2004-0679

 

1. Die Parteien

Beschwerdefhrerin in diesem Verfahren ist Pfizer Inc. (“Beschwerdefhrerin”), 235East 42nd Street, New York, NY 10017, USA. Die bevollmchtigte Vertreterin der Beschwerdefhrerin im gegenstndlichen Verfahren ist Maria J. Fernandez Marques, Pfizer GmbH, Karlsruhe, Deutschland.

Beschwerdegegner des gegenstndlichen Verfahrens ist Ren Pfennig (“Beschwerdegegner”), Mnchen, Deutschland.

 

2. Domain Name(n) und Domainvergabestelle(n)

Der streitige Domainname ist <viagrafarm.com> (“Domainname”), registriert bei Key Systems GmbH (“Domainvergabestelle”), Zweibrcken, Deutschland.

 

3. Verfahrensablauf

Am26.August2004 per E-Mail und am 27.August2004 per Post wurde beim World Intellectual Property Organization Arbitration and Mediation Center (“Center”) eine Beschwerdeschrift (“Beschwerde”) in deutscher Sprache eingereicht. Dies geschah in bereinstimmung mit der Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (“Richtlinie”) der Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (“ICANN”) vom 24.Oktober1999, den Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (“Verfahrensordnung”) und den WIPO Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (Ergnzende Verfahrensregeln”).

Am 26.August2004 bermittelte der Verfahrensbearbeiter eine Anfrage an die Domainvergabestelle, die am 27.August2004 in ihrer Antwort darber informierte, dass der streitige Domainname bei Key Systems GmbH registriert sei, und dass der Beschwerdegegner im aktuellen Verfahren Inhaber des Domainnamens sei.

Am 30.August2004 schickte das Center dem Beschwerdegegner die Mitteilung einer Beschwerde und der Einleitung des Beschwerdeverfahrens (“Beschwerdemitteilung”) zu. Die Frist zur Einreichung einer Beschwerdeerwiderung wurde auf den 19.September2004 festgesetzt.

Das Center stellte am 23.September2004 die formelle Sumnis des Beschwerdegegners fest und teilte ihm mit, dass er die Frist fr die Einreichung einer Beschwerdeerwiderung nicht eingehalten habe und somit die in der Verfahrensordnung und den ergnzenden Verfahrensregeln aufgestellten Sumnisfolgen eintreten.

In Antwort auf diese Sumnismitteilung erhielt das Center am selben Tag ein E-Mail des Beschwerdegegners, worin er darber informierte, dass er bereits seit mehreren Wochen mit der Beschwerdefhrerin in Kontakt stehe und auch schon eine Unterlassungserklrung unterzeichnet habe.

Ebenfalls am 23.September2004 informierte das Center den Beschwerdegegner per E-Mail darber, dass nur die Beschwerdefhrerin beantragen knne, das Verfahren fr einen bestimmten Zeitraum zu suspendieren, um Vergleichsverhandlungen zu ermglichen. Solange ein solcher Antrag nicht vorliegt, betreibe das Center das Verfahren gemss der Verfahrensordnung weiter und werde deshalb in den nchsten Tagen das Beschwerdepanel bestellen.

Gleichentags erhielt das Center auch ein E-Mail der Beschwerdefhrerin. Darin teilte sie mit, dass die Beschwerdefhrerin kein Interesse an einer Aussetzung des Verfahrens habe und einer solchen auch nicht zustimme. Ein direkter Kontakt zwischen der Beschwerdefhrerin und dem Beschwerdegegner sei weder notwendig noch erwnscht.

Am 24.September2004 sandte wiederum der Beschwerdegegner ein E-Mail an das Center, worin er darber informierte, dass er bereits seit lngerer Zeit der bermittlung des streitgegenstndlichen Domainnamens zugestimmt habe und bat daher das Panel um Instruktionen.

Das Center informierte gleichentags die Parteien darber, dass das Verfahren fortgefhrt werde. Die bertragung des Domainnamens knne das Center als Streitbeilegungsstelle nicht veranlassen, sondern lediglich die Domainvergabestelle, die den Domainnamen verwaltet.

Die Beschwerdefhrerin entschied sich fr einen einzelnen Beschwerdepanelisten, was vom Beschwerdegegner durch Stillschweigen akzeptiert wurde. Das Center lud den Unterzeichnenden ein, als Einzelpanelist in diesem Verfahren mitzuwirken und schickte ihm eine Annahmeerklrung und Erklrung der Unbefangenheit und Unabhngigkeit, die ordnungsgemss unterschrieben am 30.September2004 zurckgesandt wurde.

Das Center teilte den Parteien am 1.Oktober2004 die Bestellung des Beschwerdepanels und das voraussichtliche Entscheidungsdatum, 15.Oktober2004, mit.

 

4. Sachverhalt

Die Beschwerdefhrerin, Pfizer Inc., gehrt zu den grssten Arzneimittelunternehmen der Welt mit weltweiten Aktivitten in ber 150 Lndern. Die Beschwerdefhrerin erfindet, entwickelt, produziert und vermarktet fhrende verschreibungspflichtige Arzneimittel fr Menschen und Tiere. Insbesondere hat die Beschwerdefhrerin umfangreiche Mittel fr Forschung, Entwicklung und Vermarktung von VIAGRA, die erste zugelassene orale Medikation zur Behandlung erektiler Dysfunktion, aufgewendet. Erektile Dysfunktion, bisweilen mnnliche Impotenz genannt, ist ein ernstes Leiden, von dem schtzungsweise ber 100 Millionen Mnner weltweit betroffen sind.

Die VIAGRA-Medikation gegen erektile Dysfunktion wurde durch die United States Food and Drug Administration (“FDA”) am 27.Mrz1998 zugelassen, und die Marke wird fr oder in Verbindung mit diesem Produkt in den Vereinigten Staaten seit dem 6.April1998 benutzt. Die Beschwerdefhrerin ist Inhaberin der US Marke Nr2,162,548 VIAGRA, deren Eintragung am 2.Juni1998 im Principal Register des US Patent- und Markenamtes erfolgte. Die Beschwerdefhrerin ist ebenfalls Inhaberin der Gemeinschaftsmarke Nr. 000233890 VIAGRA, welche am 21.April1998 in das Gemeinschaftsmarkenregister eingetragen wurde. Eine Kopie der US - Eintragungsurkunde und der Gemeinschaftsmarkenurkunde fr die Marke VIAGRA finden sich in Anlage3 zur Beschwerde. Die Beschwerdefhrerin besitzt darber hinaus Markeneintragungen fr VIAGRA in der ganzen Welt. Eine Liste der weltweiten Eintragungen der Marke VIAGRA wurde als Anlage 4 der Beschwerde beigefgt.

VIAGRA geniesst eine starke Medienprsenz und ist Gegenstand ffentlicher Untersuchungen und Kommentare. Aufgrund dieser umfassenden Publizitt und der eigenen Werbung der Beschwerdefhrerin wurde die Marke VIAGRA weltweit berhmt als Kennzeichnung eines Medikaments zur oralen Therapie von Potenzstrungen.

Die Beschwerdefhrerin besitzt den Domainnamen <viagra.com>, der aktiv genutzt wird. Beigefgt als Anlage 5 zur Beschwerde findet sich die Kopie eines Ausdruckes aus der Whois-Datenbankrecherche, durchgefhrt am 9.August2004, die das Eigentum der Beschwerdefhrerin an diesem Domainnamen wiedergibt.

Der Beschwerdegegner registrierte den streitgegenstndlichen Domainnamen <viagrafarm.com> am 17.November2003.

 

5. Parteivorbringen

A. Beschwerdefhrerin

Die Beschwerdefhrerin behauptet, dass der streitige Domainname mit ihrer Marke identisch oder mit ihr verwechslungsfhig sei, ferner, dass der Beschwerdegegner keine Rechte bzw. kein berechtigtes Interesse hinsichtlich des Domainnamens habe, dass der Domainname bsglubig registriert worden sei und bsglubig genutzt wrde. Deshalb sei der Domainname <viagrafarm.com> auf die Beschwerdefhrerin zu bertragen.

B. Beschwerdegegner

Der Beschwerdegegner ist gemss Paragraph2(a) der Richtlinie ber die Beschwerde und die Einleitung eines Beschwerdeverfahrens informiert worden, versumte es aber, eine formelle Beschwerdeerwiderung einzureichen. Zudem hat er dem Panel mitgeteilt, dass er bereits vor Erffnung dieses Verfahrens eine Verzichtserklrung unterschrieben habe und dem Transfer des streitgegenstndlichen Domainnamens zugestimmt habe. Deshalb wird angenommen, die Behauptungen und Aussagen der Beschwerdefhrerin seien nicht bestritten.

6. Entscheidungsgrnde

Paragraph4(a) der Richtlinie bestimmt, dass die Beschwerdefhrerin kumulativ das Folgende zu beweisen hat:

(i) dass der Domainname mit einer Marke, aus welcher der Beschwerdefhrer Rechte herleitet, identisch oder verwechselbar hnlich ist,

(ii) dass der Beschwerdegegner weder Rechte noch berechtigte Interessen an dem Domainnamen hat und

(iii) dass der Domainname bsglubig registriert wurde und genutzt wird.

Identischer oder verwechselbar hnlicher Domainname: Paragraph4(a)(i) der Richtlinie

Die Beschwerdefhrerin ist Inhaberin der Marke VIAGRA. Fr den Panelisten ist klar, dass die Bezeichnung “VIAGRA” ein erfundenes Wort mit einem hohen Grad an inhrenter Unterscheidbarkeit ist, und dass diese Bezeichnung weltweit bekannt ist als Medikament zur Behandlung von Potenzstrungen (vgl. Pfizer Inc v. The Magic Islands, WIPO Case No. D2003-0870; Pfizer Inc. v. Martin Marketing, WIPO Case No. D2002-0793; Pfizer Inc. v. Jason Haft, WIPO Case No. D2003-0133; Pfizer Inc. v. myviagra WIPO Case No. D2002-0463; Pfizer Inc. v. Order Viagra online, WIPO Case No. D2002-0366).

Der streitgegenstndliche Domainname <viagrafarm.com> enthlt zur Gnze die Marke der Beschwerdefhrerin und fgt lediglich einen beschreibenden und generischen Begriff (“farm”) hinzu.

Es ist allgemein anerkannt, dass durch blosse Hinzufgung eines generischen Begriffs zu einer bestehenden bekannten Marke keine neue oder unterscheidbare Marke entsteht, woraus der Beschwerdegegner im vorliegenden Fall Rechte ableiten knnte, und dass eine solche Hinzufgung nicht ausreicht, Verwechslungen mit der Marke zu vermeiden (GA Modefine SA v. Riccardo Bin Kara-Mat, WIPO Case No. D2002-0195; Parfums Christian Dior v. 1 Netpower, Inc., WIPO Case No. D2000-0022; Nintendo of America, Inc. v. Gray West International WIPO Case No. D2000-1219; Kabushiki Kaisha Toshiba d/b/a Toshiba Corporation v. Distribution Purchasing & Logistics Corp, WIPO Case No. D2000-0464).

Der Panelist ist deshalb der Ansicht, dass der streitgegenstndliche Domainname mit der Marke der Beschwerdefhrerin verwechselbar hnlich ist, und dass somit die Beschwerdefhrerin Element (i) von Paragraph4(a) der Richtlinie ausreichend nachgewiesen hat.

Rechte oder berechtigtes Interesse des Beschwerdegegners an dem Domainnamen: Paragraph4(a)(ii) der Richtlinie

Gemss Paragraph4(c) der Richtlinie kann ein Beschwerdegegner seine Rechte und berechtigten Interessen am Domainnamen darlegen. Insbesondere folgende Umstnde, falls vom Beschwerdepanel nach Wrdigung aller vorgelegten Beweismittel als nachgewiesen erachtet, beweisen die Rechte bzw. berechtigten Interessen des Beschwerdegegners am Domainnamen:

(i) Der Beschwerdegegner hat den Domainnamen oder einen diesem entsprechenden Namen im Zusammenhang mit einem gutglubigen Angebot von Waren oder Dienstleistungen benutzt oder eine solche Benutzung nachweislich vorbereitet, bevor er eine Mitteilung ber das Beschwerdeverfahren erhielt;

(ii) Der Beschwerdegegner ist (als Einzelperson, Unternehmen oder andere Organisation) unter dem Domainnamen allgemein bekannt, auch wenn er keine Rechte an einer Marke erworben hat; oder

(iii) Der Beschwerdegegner nutzt den Domainnamen in rechtmssiger nichtgewerblicher oder sonst lauterer Weise ohne Gewinnerzielungsabsicht und ohne den Willen, Verbraucher in irrefhrender Weise abzuwerben oder die fragliche Marke zu verunglimpfen.

Der Beschwerdegegner hat es versumt, irgendwelche Beweise oder sonstige Tatsachen und Umstnde vorzubringen, die auf ein Recht oder ein berechtigtes Interesse am Domainnamen im erwhnten Sinne schliessen lassen.

Die Beschwerdefhrerin hat schlssig nachgewiesen, dass die Einfhrung und Benutzung der Marke VIAGRA durch die Beschwerdefhrerin vor der Eintragung des angefochtenen Domainnamens durch den Beschwerdegegner am 17.November2003 liegt. Fr den Panelisten ist es weiter erwiesen, dass dem Beschwerdegegner die Marke der Beschwerdefhrerin vor Eintragung des angefochtenen Domainnamens bekannt war, da er auf seiner Website unter dem streitgegenstndlichen Domainnamen Produkte, die angeblich aus der Herstellung der Beschwerdefhrerin stammen, sowie Konkurrenzprodukte vermittelt (siehe Anhang 6 der Beschwerde).

In bereinstimmung mit der herrschenden Praxis (Chanel Inc. v. Cologne Zone, WIPO Case No. D2000-1809; National Collegiate Athletic Association and March Madness Athletic Association, L.L.C. v. Mark Halpern and Front & Center Entertainment, WIPO Case No. D2000-0700; Pfizer Inc. v. The Magic Islands, WIPO Case No. D2003-0870; Nikon, Inc. and Nikon Corporation v. Technilab, Inc., WIPO Case No.D2000-1774) ist deshalb der Panelist der Auffassung, dass keine Gutglubigkeit des Beschwerdegegners angenommen werden kann, wenn ein verwechselbar hnlicher Domainname dazu benutzt wird, Konkurrenzprodukte zu frdern und zu verkaufen.

Die Beschwerdefhrerin hlt berdies fest, dass zwischen dem Beschwerdegegner und ihr keinerlei Geschftsbeziehungen bestehen. Die Beschwerdefhrerin erteilte dem Beschwerdegegner keine Berechtigung zur Beantragung der Registrierung eines Domainnamens, der die Marke der Beschwerdefhrerin enthlt.

Der Panelist ist deshalb der Ansicht, dass der Beschwerdegegner keine Rechte oder berechtigte Interessen hinsichtlich des streitigen Domainnamens gemss Paragraph4(a)(ii) der Richtlinie hat.

Bsglubige Anmeldung und Nutzung des Domainnamens: Paragraph4(a)(iii) der Richtlinie

Paragraph4(b) der Richtlinie fordert, dass der Domainname bsglubig angemeldet wurde und genutzt wird und nennt nicht abschliessend die folgenden vier Umstnde, die, falls vom Beschwerdepanel festgestellt, Nachweis der bsglubigen Registrierung und Nutzung beinhalten:

(i) Umstnde, die darauf hindeuten, dass der Beschwerdegegner den Domainnamen vorrangig deshalb erworben hat, um ihn dem Beschwerdefhrer, der Inhaber der Marke ist, oder einem seiner Wettbewerber gegen ein Entgelt, welches seine nachweisbaren, mit dem Domainnamen unmittelbar in Verbindung stehenden Unkosten bersteigt, zu verussern, zu vermieten oder auf andere Weise zu bertragen;

(ii) der Beschwerdegegner hat den Domainnamen in der Absicht registriert, den Inhaber der Marke an deren Wiedergabe in einem seiner Marke entsprechenden Domainnamen zu hindern, sofern sein Verhalten einem entsprechenden Muster folgt,

(iii) der Beschwerdegegner hat den Domainnamen vorrangig in der Absicht registriert, den Geschftsbetrieb eines Wettbewerbers zu behindern, oder

(iv) der Beschwerdegegner hat willentlich und in Gewinnerzielungsabsicht versucht, durch die Benutzung des Domainnamens Internetbenutzer zu seiner Website oder zu einer anderen Online-Prsenz zu lenken, indem er eine Verwechslungsgefahr mit der Marke des Beschwerdefhrers hinsichtlich Herkunft, Untersttzung, Zugehrigkeit oder Billigung seiner Website, seiner Online-Prsenz oder von auf seiner Website oder Online-Prsenz angebotenen Produkten oder Dienstleistungen geschaffen hat.

Der Panelist ist der berzeugung, dass der Beschwerdegegner den streitgegenstndlichen Domainnamen bsglubig angemeldet und genutzt hat, um willentlich und in Gewinnerzielungsabsicht Internetbenutzer zu seiner Website zu lenken. Dies tat er unter Ausntzung der Bekanntheit der Marke VIAGRA der Beschwerdefhrerin und indem er eine Verwechslungsgefahr mit der Marke der Beschwerdefhrerin hinsichtlich Herkunft, Untersttzung, Zugehrigkeit oder Billigung seiner Website, seiner Online-Prsenz oder von auf seiner Website oder Online-Prsenz angebotenen Produkten oder Dienstleistungen geschaffen hat (Paragraph4(b)(iv) der Richtlinie).

Wie bereits dargelegt, ist VIAGRA eine berhmte Marke, die weltweit Anerkennung und Aufmerksamkeit erlangte. Es ist deshalb unvorstellbar, dass der Beschwerdegegner den streitgegenstndlichen Domainnamen in Unkenntnis der Rechte der Beschwerdefhrerin an der Marke VIAGRA und in der Absicht auf eine gutglubige Bentzung registrierte. Vielmehr scheint es so, dass der Beschwerdegegner den streitgegenstndlichen Domainnamen bewusst registriert hat, um vom Goodwill der Marke VIAGRA der Beschwerdefhrerin zu profitieren.

Dieser Eindruck wird dadurch noch verstrkt, dass der Beschwerdegegner auf seiner Website konkurrierende Produkte zu VIAGRA feilbietet (siehe Anhang 6 der Beschwerde). Der Beschwerdegegner verkauft Produkte, die hnlich sind und in direkter Konkurrenz mit dem Produkt VIAGRA der Beschwerdefhrerin stehen.

Ein solches Verhalten deutet ebenfalls auf eine bsglubige Anmeldung und Nutzung des Domainnamens durch den Beschwerdegegner gemss Paragraph4(b)(iii) der Richtlinie hin (Kabushiki Kaisha Toshiba d/b/a Toshiba Corp. v. Liu Xingdong, WIPO Case No. D2003-0408; Ansell Healthcare Products Inc. v. Australian Therapeutics Supplies Pty, Ltd., WIPO Case No. D2001-0110; The Body Shop International plc v. A-Team/ Lasse Nygaard, WIPO Case No. DAS2003-0001; Bartercard Ltd & Bartercard International Pty Ltd. v. Ashton-Hall Computer Services, WIPO Case No.D2000-0177).

Aus diesen beschriebenen Grnden ist nach Ansicht des Panelisten auch das Erfordernis der bsglubigen Registrierung und des bsglubigen Gebrauchs des Domainnamens <viagrafarm.com> durch den Beschwerdegegner erfllt. Der Beschwerdefhrer konnte gengend nachweisen, dass die in Paragraph4(b)(iii) und (iv) der Richtlinie festgelegten Umstnde in diesem Streit vorliegen.

 

7. Entscheidung

In Anbetracht der oben erwhnten Tatsachen und Umstnde entscheidet das Beschwerdepanel, dass der streitgegenstndliche Domainname mit der registrierten Marke der Beschwerdefhrerin verwechselbar hnlich ist, dass der Beschwerdegegner keine Rechte bzw. kein berechtigtes Interesse hinsichtlich des Domainnamens hat und dass der Domainname bsglubig angemeldet und genutzt wurde.

Entsprechend wird das Begehren des Beschwerdefhrers auf bertragung des Domainnamens <viagrafarm.com> in diesem Verfahren nach der Richtlinie gutgeheissen.


Tobias Zuberbhler
Einzelpanelist

Datum: 14. Oktober 2004

 

: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2004/d2004-0679.html

 

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