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Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI

 

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Banco De Bogot S.A., v. Fernando Daz Bueno

Caso No. D2004-1093

 

1. Las Partes

La Demandante es la sociedad Banco de Bogota S.A., representada por Wilson Rafael Ros Ruiz, con domicilio en Bogot, Colombia.

La Demandada es el seor Fernando Daz Bueno, con domicilio en Bogot, Colombia.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <bancodebogota.net>.

El registrador del citado nombre de dominio es Tucows.

 

3. Iter Procedimental

La Demanda se present ante el Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI (el “Centro”) el22dediciembrede2004. El 23 de diciembrede2004, el Centro envi a Tucows, via correo electrnico, una solicitud de verificacin registral en relacin con el nombre de dominio en cuestin. El 23 de diciembrede2004, Tucows envi al Centro, va correo electrnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, tcnico y de facturacin. El Centro verific que la Demanda cumpla los requisitos formales de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (la "Poltica"), el Reglamento de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").

De conformidad con los prrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notific formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el5deenerode2005. De conformidad con el prrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij para el25deenerode2005. El Escrito de Contestacin a la Demanda fue presentado ante el Centro el25deenerode2005.

El Centro nombr a Daniel Pea como miembro nico del Grupo Administrativo de Expertos el da 15 de febrerode2005, recibiendo la Declaracin de Aceptacin y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el prrafo 7 del Reglamento. El Experto nico considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

El Experto considera que teniendo en cuenta que ambas partes del procedimiento tienen origen y localizacin en Colombia y con el fin de garantizar plenamente su derecho de defensa y el debido proceso, la decisin ser proferida en idioma espaol.

 

4. Antecedentes de Hecho

El Banco de Bogot inici sus labores el15denoviembrede1870 como la primera institucin financiera creada en Colombia, constituida mediante escritura pblica N 1923 del15denoviembrede1870 de la Notaria 2 del Circulo Notarial de Bogot.

La Demandante fue pionera en algunos productos bancarios como las cuentas de ahorro, las cuales ofreci al pblico por primera vez en 1923. El Banco se fortaleci y extendi su mbito geogrfico, gracias a la fusin con otros bancos regionales, que hasta 1928 fueron: Banco del Huila, Banco Social del Tolima, Banco del Cauca, Banco Santander, Banco Republicano, Banco de Pamplona, Banco Central, Nuevo Banco de Boyac y el Banco de Pereira. En 1938, el Banco de Bogot fund los Almacenes Generales de Depsito S.A., ALMAVIVA, compaa precursora en este tipo de negocios en el pas.

En 1945, el Banco cumpli sus primeros 75 aos de existencia, aumentando su capital mediante la emisin de 153.000 acciones. Para 1947, la institucin posea 105 sucursales.

En 1959, se inaugur la nueva sede de la Direccin General y simultneamente el Banco incorpor una ms de sus compaas filiales, la Corporacin Financiera Colombiana, a travs de la cual inici sus inversiones en empresas del sector real de mediano y gran tamao.

En 1967, contando con 214 oficinas en el pas, estableci una oficina en Panam, siendo as el primer banco colombiano en tener operaciones en el exterior. Esta oficina en 1970 fue convertida en filial.

En abrilde1968 se realiz la fusin del Banco de Bogot con el Banco de los Andes. En 1969, el Banco organiz el sistema de tarjeta de crdito, Credibanco, como concesin del Bank of America. El 15 de noviembrede1970, el Banco se consagr como pionero de la banca colombiana, al cumplir 200 aos de existencia. En 1971, debido a la creciente demanda de tarjeta de crdito, el Banco de Bogot en asocio con otros bancos cre Ascredibanco, organismo que agrupa las entidades adscritas al sistema Credibanco de Tarjetas de Crdito.

En 1974, el Banco de Bogot estableci una oficina en Nueva York, operacin que fue complementada en 1977 con la creacin del Banco de Bogot Trust Company, el cual ms adelante fue llamado First Bank of the Americas. Para 1976 se fund la Corporacin Financiera de Desarrollo Industrial Agrario, Indufinanciera, como otra filial del Banco.

En 1977, la Junta Directiva del Banco aprob su participacin como accionista del Banco Latinoamericano de Exportacin Bladex, con sede en la ciudad de Panam. En 1978 fue incorporado el Banco de Bogot Nassau Limited de las islas Bahamas, como subsidiario del Banco de Bogot Panam S.A, y en 1980, se cre en Miami, el Banco de Bogot International Corporation.

En 1987, el Banco de Bogot entr a formar parte del grupo de empresas de la propiedad de la Organizacin Luis Carlos Sarmiento Angulo, Grupo Aval, consolidando su desarrollo y proyeccin dentro del sistema financiero

En 1992, a la luz de la reforma financiera en Colombia de principios de los noventa, el Banco de Bogot estableci nuevas filiales como son: Fiduciaria Bogot, Leasing Porvenir y Fondo de Pensiones y Cesantas Porvenir. En 1992 adquiri el 76% del Banco del Comercio y posteriormente se fusion con el mismo, incorporando as con este proceso nuevas filiales a su grupo: la Compaa de Bolsa del Comercio (actualmente Valores Bogot S.A) y el Banco del Comercio Panam. Este ltimo ms adelante se convertira en Leasing Porvenir Panam.

A finalesde1998, el Banco de Bogot compr el 24.95% de las acciones en circulacin en la Corporacin Financiera de los Andes (Corfiandes) y la Corporacin Financiera Colombiana adquiri el 98.98% de la corporacin Financiera Santander (Corfisantander); posteriormente en febrero la Corporacin Financiera Colombiana se fusion respectivamente con Indufinanciera y en marzo con Corfiandes y Corfisantander.

A su vez, en 1998, el Banco de Bogot adquiri el 27.87% de la Corporacin de Ahorro y Vivienda Las Villas, la cual se fusion en el mes de enero del ao 2000 con la Corporacin de Ahorro y Vivienda, Ahorrams, cambiando su denominacin por AV Villas. El Banco de Bogot tiene actualmente el 19.12% de participacin en esta entidad.

El Banco de Bogot S.A., es titular de una serie de registros marcarios en distintas clases de los cuales entre otros, dentro del expediente N 9446254 0, y mediante Resolucin N 29879 del20deseptiembre de dos mil dos (2002) se otorg la renovacin del registro de la marca Banco de Bogot, otorgada desde mil novecientos noventa y cuatro (1994) en la clase 36 de la clasificacin internacional de Niza.

As mismo, el Banco de Bogot es titular de mltiples registros marcarios entre ellos sobre las expresin <bancodebogota.com>, otorgado por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, mediante Resolucin N 05679 del26defebrerode2001 para la clase 35, y mediante Resolucin N 05674 del26defebrerode2001. La expresin “www.bancodebogota.com/wap”, tambin se encuentra registrada como marca en favor del Banco de Bogot S.A., con vigencia desde el13defebrerode2002 hasta el13defebrerode1012, para identificar servicios en la clase 36 amparando negocios financieros, negocios monetarios; negocios inmobiliarios). Este registro fue otorgado mediante la Resolucin 37956 del23denoviembrede2001. El Banco de Bogot S.A., tambin es titular de los registros de los nombres de dominio de nivel general (gTLD) “www.bancodebogota.com” y de nivel local “www.bancodebogota.com.co”.

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

El nombre de dominio <bancodebogota.net> registrado por el Demandado es idntico a los registros de marcas de la Demandante quien es titular de varios registros de marca sobre la expresin <Banco de Bogot>, en las siguientes clases: clase 36 que ampara seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios); clase 35 amparando servicios de publicidad; gestin de negocios comerciales; administracin comercial; trabajo de oficina y la clase 16 que ampara papel, cartn y artculos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artculos de encuadernacin; fotografas; papelera; adhesivos (pegamentos) para la papelera o la casa; material para artistas; pinceles; mquinas de escribir y artculos de oficina (excepto muebles); material de instruccin o de enseanza (excepto aparatos); materias plsticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichs.

As mismo, el Banco de Bogota S.A., cuenta con los registros de marca <bancodebogota.com> en la clase 35 que ampara servicios de publicidad; gestin de negocios comerciales; administracin comercial; trabajo de oficina y en la clase 36 amparando seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios) de la clasificacin internacional de Niza.

El Banco de Bogot S.A. es tambin titular de la marca <www.bancodebogota.com/wap> en la clase 35 para servicios de publicidad; gestin de negocios comerciales; administracin comercial; trabajo de oficina; clase 36 que ampara seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios); y en la clase 38 amparando telecomunicaciones, de la clasificacin internacional de Niza. A estos registros marcarios, les han sido asignados los Certificados 250090, 250096, 250097, con una vigencia desde el13defebrerode2002 hasta el13defebrerode1012.

Los anteriores registros de marca, junto con los registros de los nombres de dominio de nivel general y local, “www.bancodebogota.com” y “www.bancodebogota.com.co”, respectivamente, muestran de manera clara la intencin manifiesta del Banco de Bogot S.A., de incursionar en los servicios en lnea y en la red.

As mismo, el Banco de Bogot S.A., presta una serie de servicios financieros para sus clientes en lnea, siendo pionero en Colombia en los servicios bancarios por internet, con una amplia gama de posibilidades dirigidas tanto a sus clientes personales, institucionales y corporativos, y con una importante participacin en el mercado de banca electrnica en Colombia.

Para un ciudadano colombiano, residente adems en Bogot, como lo es el seor. Fernando Daz Bueno, es un hecho notorio que existe en Colombia una institucin financiera conocida como el Banco de Bogot, pues aparte de ser una marca notoriamente conocida en el territorio colombiano e inclusive fuera de l, tiene una amplia cadena de sucursales. Ms de 278 oficinas en toda Colombia, de las cuales 87 se encuentran en Bogot y presta una serie de productos respecto de los cuales se realiza una publicidad constante en toda clase de medios de comunicacin.

La inversin en publicidad que el banco realiza para promocionar su nombre comercial –Banco de Bogot, entre enerode1999 y agostode2004, en los varios medios de comunicacin como televisin, radio, prensa, revistas y otros medios asciende a la suma de $90.495’693.000 de pesos colombianos que a tasa representativa de mercado entre peso y dlar, a 2 de diciembrede2004, asciende a la suma de US$36’605.328 de dlares.

La legislacin internacional y la legislacin colombiana, establece que la actividad de los bancos debe ser vigilada y estar sometida a un organismo de control. Para el caso colombiano, la entidad competente y que cumple tal funcin es la Superintendencia Bancaria, organismo tcnico adscrito al Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico.

El Banco de Bogot S.A., como miembro del grupo empresarial denominado Grupo Aval, ha recibido por intermedio de su Gerente de proyectos Inter Entidades, una oferta de comercializacin conjunta del nombre de dominio <bancodebogota.net>, proveniente del CEO de Esreal.com Inc., Sr. Peter Zaller. Para la Demandante: la anterior comunicacin, pone en evidencia que el inters de Esreal.com, Inc. y del Sr. Fernando Daz Bueno como su contacto administrativo y tcnico, no es otro que el de haber registrado el nombre de dominio <bancodebogota.net> con el nimo de ofrecerlo en venta o comercializacin conjunta a quien en verdad detenta un legtimo inters por el, es decir el Banco de Bogot S.A., as como el de evitar y perturbar los servicios y negocios que el banco desea comercializar en red para sus clientes; y le evita de paso poder reflejar su marca en Internet, ocasionando una dilucin de la marca y marcas del Banco de Bogot S.A.”

B. Demandado

El Demandado afirma que en junio 14de2000, actuando como consultor de una empresa europea que provee servicios de alojamiento, correo electrnico y software, registr el nombre de dominio en disputa con el nico propsito de prestar servicios de correo electrnico a los clientes y empleados del Banco de Bogot. Como consecuencia de lo anterior, el7de noviembrede2003 le envi una oferta de buena fe de servicios al Grupo Aval.

El Demandado, segn lo expresado en la contestacin de la demanda, no ha utilizado el nombre de dominio para crear confusin a los clientes de la Demandante, pues regularmente lo ha direccionado al sitio de internet de la misma.

El Demandado tambin considera que el principio jurdico de uti possidetis podra ser aplicado por analoga a este caso por haber posedo el nombre de dominio en disputa por casi cinco aos y en consecuencia, obtener una compensacin por parte de la Demandante.

 

6. Debate y conclusiones

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusin

La Demandante ha probado ser la titular de derechos de propiedad industrial sobre diversas marcas en Colombia para distinguir servicios financieros y otros servicios similares. Estas marcas, en particular, Banco de Bogot en la clase internacional 36, gozan de un reconocimiento evidente en el pblico por la historia y tradicin del Banco, una de las instituciones financieras emblemticas de Colombia. Tambin se ha demostrado que el Banco ha incursionado en el mercado de servicios financieros fuera de Colombia, en particular, en Bahamas, Panam y Estados Unidos.

El Demandado no ha demostrado ser titular de ningn tipo de licencia de uso de marcas otorgada por la Demandante que le autorice a registrar el nombre de dominio en disputa ni tampoco para usarlo de manera alguna en la red global internet.

El nombre de dominio registrado por el Demandado <bancodebogota.net> reproduce exactamente la marca Banco de Bogot de la Demandante ocasionando confusin entre los signos distintivos de amplio reconocimiento de propiedad de esta ltima y el nombre de dominio en disputa.

Para cualquier consumidor del sistema financiero, y ms an si es colombiano, la existencia de un nombre de dominio que incluye la expresin <Banco de Bogot>, a nombre de una persona o entidad distinta al Banco de Bogot S.A., puede ocasionar confusin respecto del origen empresarial de los servicios prestados y por ende, de la calidad y tradicin asociada a una de las entidades financieras ms importantes de Colombia.

Esta posible confusin es an ms grave si se tiene en cuenta la funcin econmica y social que cumple el sistema financiero de un pas que incluye la captacin del ahorro pblico, en relacin con la cual, la proteccin y uso adecuado de los signos distintivos es parte esencial de estabilidad y transparencia del mismo sistema. En este caso, la intencin de recuperar el dominio en disputa por parte de la Demandante coincide con su deber como entidad financiera de evitar cualquier confusin que pueda causarse entre el pblico consumidor y afectar el orden pblico econmico que sirve de fundamento a las actividades y prcticas bancarias.

La Demandante al haber demostrado la adecuada proteccin de sus derechos de propiedad industrial que son reproducidos por el nombre de dominio en controversia ha demostrado plenamente el primer requisito de la Poltica.

B. Derechos o intereses legtimos

De acuerdo con las pruebas que aparecen en el expediente, es evidente que el Banco de Bogot ha hecho un esfuerzo econmico para posicionar sus marcas y lograr que la imagen empresarial asociada con las mismas sea reconocida en el territorio nacional de la Repblica de Colombia y en los otros pases en los que presta servicios financieros.

La tradicin histrica del Banco y sus logros como entidad financiera son un hecho notorio en Colombia. Ninguno de los alegatos presentados por el Demandado, en la contestacin de la demanda, logra contraponerse de manera eficaz al hecho de que el Banco de Bogot es una institucin muy tradicional y reconocida en Colombia y que esta entidad financiera, de mucho tiempo atrs, ha protegido y usado de manera adecuada su propiedad industrial.

El Demandado expone de manera poco convincente que la razn por la cual registr el nombre de dominio en controversia fue la de prestar servicios tecnolgicos a la Demandante. Es bien sabido, desde el punto de vista tecnolgico y jurdico, que para cumplir tal finalidad no es necesario apropiarse de un nombre de dominio que corresponda exactamente a las marcas del posible “cliente”. Con esa excusa no puede ampararse el Demandado para invocar un derecho legtimo que le permitira mantener el registro de este nombre de dominio.

Por lo anterior, el inters legtimo de la Demandante debe ser reconocido plenamente, as como la carencia de un inters del Demandado que pudiese ser amparado por la Poltica y que justificara mantener en su cabeza el registro del nombre de dominio en disputa. En consecuencia, debe declararse cumplido el requisito segundo de la Poltica.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

Ni en la Poltica ni en regla local o internacional alguna se puede encontrar el fundamento para declarar que la “posesin” de un nombre de dominio pueda legitimar la propiedad sobre el mismo cuando se violan los derechos adquiridos de terceros y ha sido adquirido con mala fe. Mucho menos se puede generar compensacin alguna al demandado en caso de ser sujeto pasivo de una demanda con base en la Poltica. Todo lo contrario, bajo las reglas de la Poltica, el hecho de que el Demandado haya registrado un nombre de dominio que coincide con el nombre comercial y marcas de una entidad financiera ampliamente conocida y respetada en su ramo de negocios, es un indicio evidente de que la su verdadera intencin es aprovecharse de la reputacin de la Demandante. Lo anterior demostrando que en toda su actuacin lo movan fines distintos al uso leal y legtimo de un nombre de dominio en internet.

Si bien es cierto que al Experto no le corresponde, por su competencia limitada bajo los supuestos de la Poltica, determinar si existen actos de competencia desleal, lo que aparece evidente es que el registrar el nombre de dominio <bancodebogota.net> que reproduce la marca de mayor reconocimiento de la Demandante y uno de los smbolos ms importantes del sistema financiero colombiano no es una conducta comercial ni leal ni correcta. Siendo tan evidente, para cualquier colombiano, la existencia, el uso extendido y el reconocimiento de la marca Banco de Bogot no se encuentra explicacin alguna distinta de la intencin del Demandado de aprovechar de manera ilegtima la tradicin y buena imagen de la Demandante.

La mala fe en el uso del nombre de dominio no se atena por el direccionamiento que supuestamente se hace al sitio de internet del demandante. Por el contrario, este acto puede contribuir a la confusin sobre la titularidad de los nombres de dominio y de las pginas web de las partes. Esto es ms grave por el mximo cuidado con el que las instituciones financieras deben proceder en la identificacin clara de sus servicios para evitar cualquier conducta fraudulenta o incluso negligente que ponga en peligro al propio sistema o a los derechos de los clientes y consumidores del mismo.

Tales conductas son an ms reprochables si se aprecia la existencia de una comunicacin en la que solicita una contraprestacin econmica por el nombre de dominio, as sta se encubra con una supuesta tasacin de honorarios por los servicios que se prestaran al Banco.

El hecho indebido y de mala fe cometido por el Demandado limita de manera legtima la posibilidad de la Demandante de desplegar una estrategia integral y propia en materia de tecnologas de la informacin con el nombre de dominio correspondiente a sus marcas y a su nombre comercial.

Como agravante mayor de la mala fe del Demandado se debe considerar que la conducta suya de registrar nombres de dominio que corresponden a marcas reconocidas de terceros es reiterada. En el caso, Banco de Occidente S.A. v. Fernando Daz Bueno - Esreal.com Inc. OMPI No D2004-1108, procedimiento administrativo basado en hechos y argumentos similares a los del presente caso, se discuti, teniendo tambin como Demandado al seor Daz Bueno, la titularidad del nombre de dominio <bancodeoccidente.net>. Este dominio tambin corresponde a la marca ampliamente reconocida de otra entidad financiera del Grupo Aval.

Para el Experto est suficientemente probada, bajo los supuestos de la Poltica, la mala fe en el registro y en el uso del nombre de dominio.

 

7. Decisin

Por las razones expuestas, en conformidad con los prrafos 4.i) de la Poltica y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, <bancodebogota.net> sea transferido a la Demandante.


Daniel Pea
Experto nico

Fecha: 2 de marzo 2005

 

: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2004/d2004-1093.html

 

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