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WIPO Arbitration and Mediation Center

ENTSCHEIDUNG DES EXPERTEN

The Toro Company v. Toro User Club

Verfahren DCH2004-0014

1. Parteien

Gesuchstellerin in diesem Verfahren ist The Toro Company, Bloomington, MN, U.S.A („Gesuchstellerin“). Der bevollmдchtigte Vertreter der Gesuchstellerin im gegenstдndlichen Verfahren ist Rechtsanwalt Dr. Nicolas Passadelis, Zьrich, Schweiz.

Der Gesuchsgegner im gegenstдndlichen Verfahren ist Toro User Club c/o Marc Ihringer („Gesuchsgegner“), Hдuslenen, Schweiz.

2. Streitiger Domainname und Domainvergabestelle

Der streitige Domainname ist <toro.ch> („Domainname“), registriert bei Switch („Domainvergabestelle“), Zьrich, Schweiz.

3. Prozessgeschichte

Am 2. August 2004 wurde per E-Mail beim World Intellectual Property Organization Arbitration and Mediation Center („Center“) ein Gesuch („Gesuch“) in deutscher Sprache eingereicht. Am 3. August folgte dieses in Papierform. Dies geschah in Ьbereinstimmung mit dem Verfahrensreglement fьr Streitbeilegungsverfahren fьr .ch und .li Domain-Namen („Verfahrensreglement“).

Ebenfalls am 3. August 2004 fragte das Center entsprechend Paragraph 14 des Verfahrensreglements bei der Domainvergabestelle um eine Registrierungsbestдtigung an. Mit Antwort des selben Datums bestдtigte diese, dass der Domainname bei ihr registriert und der bezeichnete Gesuchsgegner im aktuellen Verfahren Inhaber des Domainnamens sei, und das Verfahrensreglement auf diesen Domainname anwendbar ist.

In der Folge wurde mit Schreiben gleichen Datums dem Gesuchsgegner das Gesuch zugestellt und die Einleitung eines Streitbeilegungsverfahrens im Sinne des Verfahrensreglements mitgeteilt („Gesuchsmitteilung“). Die Frist zur Einreichung einer Gesuchserwiderung wurde dem Gesuchsgegner gemдss Paragraph 15(d) des Verfahrensreglements auf den 23. August 2004 angesetzt.

Im Rahmen der Gesuchsmitteilung an den Gesuchsgegner ordnete das Center angesichts der Eingabe des Gesuchs in deutscher Sprache und der Ansдssigkeit des Gesuchsgegners in der deutschsprachigen Schweiz - trotz Registrierung des Domainnamens in englischer Sprache - an, das Streitbeilegungsverfahren auf Deutsch durchzufьhren. Diesem Entscheid ist in Anbetracht obiger Erwдgungen und vor dem Hintergrund, dass sдmtliche Korrespondenz zwischen den Parteien und dem Center in der deutschen Sprache gefьhrt wurde, zu folgen.

Mit Eingabe (in Papierform) vom 16. August 2004 sandte der Gesuchsgegner das ihm vom Center ьbermittelte Verfahrensdossier an dieses zurьck, ohne sich materiell zum Gesuch oder bezьglich seiner Bereitschaft zu einer Schlichtungsverhandlung zu дussern. Mit E-Mail vom 19. August 2004 bestдtigte das Center den Eingang des gesuchsgegnerischen Schreibens und forderte ihn gleichzeitig auf, dem Center sowie dem Vertreter der Gesuchstellerin eine elektronische Kopie desselben per E-Mail zuzusenden. Diesem Ersuchen kam der Gesuchsgegner mit E-Mail vom 29. August 2004 nach.

Innerhalb angesetzter Frist reichte der Gesuchsgegner im ьbrigen weder eine Gesuchserwiderung ein noch дusserte er sich in anderer Form bezьglich der Durchfьhrung einer Schlichtungsverhandlung im Sinne von Paragraph 15(a) des Verfahrensreglements.

Am 29. August 2004 bestellte das Center einen Schlichter. Der Schlichter entschied, dass die Schlichtungsverhandlung am 7. September 2004 um 14.00 Uhr stattfindet werde. Der Gesuchsgegner reagierte jedoch nicht auf diese Einladung und retournierte per Post sдmtliche Dokumente an das Center, ohne sich gegenьber der Gesuchstellerin zu дussern.. Der Schlichter erklдrte unter diesen Umstдnden am 10. September 2004 die Schlichtung als gescheitert und beendigt.

Mit Schreiben vom 1. September 2004 reichte die Gesuchstellerin eine Ergдnzung des Gesuches vom 2. August 2004 ein, in welchem sie zu einem E-Mail von Urs Ihringer, ehemaliger Geschдftsfьhrer und Inhaber der Altor AG in Liquidation, vom 12. August 2004 und zur Eingabe des Gesuchsgegners vom 16. August 2004 Stellung nahm.

Gemдss den Sдumnisfolgen von Paragraph 23(a) des Verfahrensreglements entscheidet der Experte anhand der Akten, welche bis zum Ablauf der jeweils gesetzten Fristen eingegangen sind. Die Beachtung von nach Ablauf der Frist eingegangenen Vorbringen der Parteien liegt nach gefestigter Praxis in UDRP-Entscheiden und gemдss Paragraph 23(a) des Verfahrensreglements e contrario im Ermessen des Experten. Im konkreten Fall wird auf die obige Eingabe soweit eingegangen, als es allenfalls fьr die Entscheidfindung von Interesse ist. In Anbetracht fehlender erheblicher neuer Vorbringen wird auf eine Einladung zur Stellungnahme des Gesuchsgegners verzichtet.

Angesichts der fehlenden Bereitschaft des Gesuchsgegners zu einer Schlichtungsverhandlung beantragte die Gesuchstellerin mit Eingabe vom 10. September 2004, das Verfahren gemдss Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortzusetzen.

Am 16. September 2004 lud das Center den Unterzeichneten deshalb ein, als Experte in diesem Verfahren mitzuwirken, welche Einladung mit Ьbermittlung der Annahmeerklдrung und Erklдrung der Unbefangenheit vom 20. September 2004 ordnungsgemдss entgegengenommen wurde.

In der Folge informierte das Center die Parteien gleichentags ьber die Bestellung des Experten und setzte das voraussichtliche Entscheidungsdatum auf den 4. Oktober 2004 fest.

4. Sachverhalt

Die folgenden Fakten und Aussagen sind dem Gesuch, der Ergдnzung des Gesuchs, der Eingabe des Gesuchsgegners sowie deren Anlagen zu entnehmen.

Die Gesuchstellerin ist eigenen Angaben zufolge einer der weltweit bedeutendsten Hersteller und Vertreiber von Landschafts- und Gartenpflegeprodukten fьr private und professionelle Nutzer mit einem weltweiten Umsatz von knapp USD 1.5 Mia. Die Geschдftsbezeichnung „Toro“ verwendet die Gesuchstellerin seit ihrer Grьndung im Jahre 1913. Das Firmenlogo „Toro“ wird in den USA seit 1972 als Common Law Trademark gebraucht und wurde seit der Mцglichkeit zur Registrierung im Jahre 1987 als Marke registriert. Die Gesuchstellerin ist weltweit Inhaberin zahlreicher Wort- und Wortbildmarken in einer Vielzahl von Jurisdiktionen, unter anderem seit dem 6. August 1988 auch in der Schweiz. Sie ist im weiteren Inhaberin zahlreicher Domainnamen, welche aus der Bezeichnung „Toro“ bestehen oder diese beinhalten.

Vom Gesuchsgegner ist lediglich bekannt, dass es sich um (eine lose Verbindung von) ca. 130 Besitzern alter Toro Maschinen handelt, welche seit 1995 untereinander den Kontakt pflegen und sich mit Ersatzteilen aushelfen. Unterstьtzt wurde die Verbindung bei Bedarf von der Firma Altor AG (recte: Altor AG in Liquidation).

Der streitgegenstдndliche Domainname wurde am 2. September 1997 auf den Namen der Altor AG bzw. Altdorfer Maschinen AG registriert und von dieser am 18. Juli 2003 auf den jetzigen Gesuchsgegner ьbertragen.

Derzeit ist unter dem Domainnamen <toro.ch> keine aktive Webseite zu finden.

5. Parteivorbringen

A. Gesuchstellerin

Die Gesuchstellerin macht geltend, die Registrierung und/oder die Verwendung des streitgegenstдndlichen Domainnamens durch den Gesuchsgegner verletze nach dem Recht der Schweiz oder Liechtensteins ihr Kennzeichenrecht. Sie beantragt deshalb, den Domainnamen auf die Gesuchstellerin zu ьbertragen.

B. Gesuchsgegner

Wie bereits oben dargelegt, hat sich der Gesuchsgegner nicht, wie von Paragraph 14 des Verfahrensreglements verlangt, in ausreichender Form zur Sache geдussert und auch bezьglich der Schlichtungsverhandlung im Sinne von Paragraph 15(d) keine Position bezogen. Er macht einzig geltend, er kцnne den diesem Verfahren zugrunde liegenden Sachverhalt nicht beurteilen. Im weiteren дussert er sein Befremden ьber die Zustellung von angeblich vertraulichen Unterlagen durch das Center.

6. Entscheidgrьnde

Gemдss Paragraph 24(a) des Verfahrensreglements hat der Experte ьber das Gesuch unter Einhaltung des Verfahrensreglements und anhand der Vorbringen beider Parteien und der eingereichten Schriftstьcke zu entscheiden.

Der Experte gibt dem Gesuch statt, wenn die Registrierung oder die Verwendung des Domainnamens eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts darstellt, das der Gesuchstellerin nach dem Recht der Schweiz oder Liechtensteins zusteht (Paragraph 24(c) des Verfahrensreglements). Eine solche Verletzung liegt insbesondere dann vor, wenn

(i) sowohl der Bestand als auch die Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts sich klar aus dem Gesetzeswortlaut oder aus einer anerkannten Auslegung des Gesetzes und den vorgetragenen Tatsachen ergeben und durch die eingereichten Beweismittel nachgewiesen sind; und

(ii) der Gesuchsgegner keine relevanten Verteidigungsgrьnde schlьssig vorgetragen und bewiesen hat; und

(iii) die Rechtsverletzung, je nach dem im Gesuch erhobenen Rechtsbegehren, die Ьbertragung oder Lцschung des Domainnamens rechtfertigt.

A. Die Gesuchstellerin hat ein Recht am geltend gemachten Kennzeichen nach schweizerischem Recht

Wie bereits oben ausgefьhrt, ist die Gesuchstellerin, neben einer Vielzahl von Marken in weiteren Jurisdiktionen, auch in der Schweiz Inhaberin der Marke „Toro“, registriert am 6. August 1988 (Marken-Nr. 366181).

Entsprechend hat die Gesuchstellerin den Nachweis gemдss Paragraph 24(d)(i) des Verfahrensreglements ausreichend erbracht.

B. Die Registrierung oder die Verwendung des Domainnamens ist eine klare Verletzung der Rechte der Gesuchstellerin

Der streitgegenstдndliche Domainname lautet <toro.ch>. Die Gesuchstellerin ist die Inhaberin der Marke „Toro“ in der Schweiz. Vor diesem Hintergrund besteht kein Zweifel daran, dass der Domainname mit der Marke der Gesuchstellerin identisch ist. Die UDRP-Rechtsprechung hдlt einheitlich fest, dass der Zusatz eines ccTLD nicht ausreicht, sich von einem andernfalls gleichnamigen Kennzeichen abzuheben.

Das Schweizerische Bundesgericht hat in seinem Leitentscheid festgehalten, dass Domainnamen in ihrer Funktion die dahinter stehenden Personen, Produkte bzw. Sachen oder Dienstleistungen identifizieren und deshalb vergleichbar seien mit Personennamen, Firmen oder Marken (vgl. BGE 126 III 239, 244, mit weiteren Literaturhinweisen). Diese Kennzeichenfunktion von Domainnamen habe zur Folge, dass diese gegenьber absolut geschьtzten Kennzeichen Dritter den gebotenen Abstand einzuhalten hдtten (BGE 126 III 239, 244 f.).

Ob diese Voraussetzungen, wie dies in einem frьheren Entscheid festgehalten wurde (vgl. Feldschlцsschen Getrдnke Holding AG v. John De Souza, WIPO Verfahren No. DCH2004-0012), nur auf sogenannt aktive Webseiten anwendbar sind, kann hier offen bleiben. Die unter dem Domainnamen aufgeschaltete Webseite war aktiv. Sie fьhrte bei Anhдngigmachen dieses Verfahrens drei Bilder von Rasenmдhern der Marke „Toro“ auf und enthielt einen Link zu „TORO-Produkten im Liquidationsshop der Altor AG“. Dass diese Webseite in der Zwischenzeit vom Gesuchsgegner deaktiviert wurde, ist unerheblich.

In Bezug auf die Marke „Toro“ kommt als Anspruchsgrundlage der von der Gesuchstellerin geltend gemachte Art. 13 Abs. 2 lit. e des Bundesgesetzes ьber den Schutz von Marken und Herkunftsangaben vom 28. August 1992 („MSchG“; SR 232.11) in Betracht. Demnach kann eine Markeninhaberin anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen ist, so insbesondere auf Geschдftspapieren, in der Werbung oder sonst wie im geschдftlichen Verkehr.

Wie gesehen, ist der Domainname mit der Marke der Gesuchstellerin identisch. Ebenfalls kann der kennzeichnungsmдssige Gebrauch fьr einen Domainnamen ohne weiteres bejaht werden. Allenfalls nдher zu betrachten ist die Voraussetzung der gewerblichen Nutzung, welche den privaten Gebrauch einer fremden Marke vom Anwendungsbereich des markenrechtlichen Abwehranspruchs ausnimmt. Gewerbliche Nutzung kann bei genauer Betrachtung auch bejaht werden. Es besteht anhand der Umstдnde kein Zweifel, dass der Domainname mit einem geschдftlichen Hintergedanken auf den jetzigen Gesuchsgegner ьbertragen wurde und die bei Gesuchseinreichung aufgeschaltete Webseite einem reinen oder mindestens mehrheitlich geschдftlichen Zweck diente. So ist der Link auf den Liquidationsshop der Altor AG in Liquidation an prominenter Stelle aufgefьhrt, ohne dass der Ausgestaltung der Webseite noch ein anderer Zweck zu entnehmen wдre. Die Verletzung des markenrechtlichen Schutzes der Marke „Toro“ der Gesuchstellerin ist vor diesem Hintergrund zu bejahen.

Im besagten Leitentscheid fьhrte das Bundesgericht weiter aus, dass Domainnamen neben dem Kennzeichenrecht auch dem Lauterkeitsgebot des Wettbewerbsrechts unterstьnden (BGE 126 III 239, 245). Gemдss gefestigter Rechtsprechung kommt das Wettbewerbsrecht dabei nicht nur ergдnzend bei nicht bestehendem Kennzeichenschutz, sondern auch kumulativ zur Fьllung von Schutzlьcken des Kennzeichnungsrechts zur Anwendung (vgl. statt vieler HGer ZH, zitiert in sic! 1999, 582 ff. Rivella – Apiella II).

Wollte man demnach die Webseite unter dem streitgegenstдndlichen Domainnamen als nicht aktiv betrachten und deshalb dem Domainnamen den kennzeichenrechtlichen Schutz nicht zukommen lassen, bestьnde nach wie vor die Mцglichkeit einer Anspruchsgrundlage auf Grund des Bundesgesetzes vom 19. Dezember 1986 gegen den unlauteren Wettbewerb („UWG“; SR 241). Dessen Art. 3 lit. d bestimmt, dass unlauter handelt, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschдftsbetrieb eines anderen herbeizufьhren. Unter diesen wettbewerbsrechtlichen Kennzeichenschutz fallen sдmtliche Verhaltensweisen, bei denen das Publikum durch die Schaffung von Verwechslungsgefahr irregefьhrt wird (BGE 126 III 239, 245). Dies ist im konkreten Fall, wie bereits unter den markenrechtlichen Erцrterungen ausgefьhrt, zu bejahen: Internetbenutzer werden den Domainnamen wohl oder ьbel mit Produkten und Dienstleistungen der Gesuchstellerin in Verbindung bringen und dabei ьber deren Herkunft irregefьhrt werden.

Der streitgegenstдndliche Domainname wurde am 2. September 1997 auf den Namen der Altor AG bzw. Altdorfer Maschinen AG registriert, dessen Verwaltungsratsprдsident und Geschдftsfьhrer Urs Ihringer, der Vater des gegenwдrtigen Gesuchsgegners, war. Die damalige Registrierung des Domainnamens erfolgte mit dem Einverstдndnis der Gesuchstellerin und war vom damals geltenden Distributionsvertrag zwischen der Gesuchstellerin und der Altor AG mitgetragen (vgl. Ziffer 4.13 (2) des Distributionsvertrags, Beilage 11 des Gesuchs). Die Altor AG hat den Domainnamen erst am 18. Juli 2003, einen guten Monat bevor ьber sie der Konkurs erцffnet wurde und ohne dass sie noch ьber einen gьltigen Distributionsvertrag mit der Gesuchstellerin verfьgt hдtte, auf den jetzigen Gesuchsgegner ьbertragen. Die Altor AG war weder berechtigt, den Domainnamen auf einen Dritten zu ьbertragen noch hat der Gesuchsgegner eine Erklдrung abgegeben, welche die Ьbertragung und die Verwendung des Domainnamens rechtfertigen kцnnten. Auch fьr den Experten ist weder ein Recht noch ein mцglicher Rechtfertigungsgrund des Gesuchsgegners ersichtlich.

Auf Grund der Verwendung des Domainnamens durch den Gesuchsgegner wird die Gesuchstellerin auf der anderen Seite daran gehindert, den Domainnamen <toro.ch> fьr die Vermarktung ihrer Produkte und Dienstleistungen zu verwenden. Unter diesen Umstдnden rechtfertigt es sich – sowohl unter marken- wie auch unter wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunkten - die Ьbertragung des Domainnamens auf die Gesuchstellerin zu veranlassen.

In Anbetracht der klaren Rechtslage kann auf die Prьfung des allenfalls ebenfalls einschlдgigen namensrechtlichen Anspruchs der Gesuchstellerin gemдss Art. 29 Abs. 2 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 10. Dezember 1907 (ZGB; SR 111) verzichtet werden.

7. Entscheidung

Im Sinne der obigen Erwдgungen ordnet der Experte an, den streitgegenstдndlichen Domainnamen <toro.ch> im Sinne von Paragraph 24 des Verfahrensreglements auf die Gesuchstellerin zu ьbertragen.

Bernhard F. Meyer-Hauser
Experte

Datum: 4. Oktober 2004