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Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI

 

DECISIN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Minibar, A.G. y Minibar Systems Mxico, S.A. de C.V. v. Alberto Echazarreta Reyes

Case No. DMX2004-0002

 

1. Las Partes

Los Promoventes en el presente procedimiento administrativo son Minibar, A.G., una empresa de nacionalidad Suiza, con domicilio social en Ruessenstrasse 5 6340, Baar, Suiza y Minibar Systems Mxico, S.A. de C.V., una empresa de nacionalidad mexicana, con domicilio social en Acceso B, No. 412, Fraccionamiento Industrial Jurica, 76120, Santiago de Quertaro, Quertaro, Mxico (para los efectos del procedimiento que nos ocupa se har referencia a las dos empresas como el “Promovente”); representada en este acto por el Sr. Nicols Samuel Scharer Fas, con domicilio social Acceso B, No.412, Fraccionamiento Industrial Jurica, 76120, Santiago de Quertaro, Quertaro, Mxico.

El Titular es Alberto Echazarreta Reyes, con domicilio en Acceso B, No. 412, Fraccionamiento Industrial Jurica, 76120, Santiago de Quertaro, Quertaro, Mxico. Sin embargo, de acuerdo a los datos proporcionados por el Promovente, Alberto Echazarreta Reyes, puede ser localizado en Super Manzana 31, Manzana 1, Retorno 1, Lote 32, Departamento A, C.P. 77500, Cancn, Quintana Roo, Mxico. (“El Titular).”

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

El nombre de dominio objeto de esta demanda es <minibar.com.mx> (“ElNombredeDominio”).

La entidad registradora del Nombre de Dominio es Network Information Center – Mxico, (NIC-Mxico), con domicilio en Dpto. Telecomunicaciones y Redes, ITESM, Campus Monterrey, Av. Eugenio Garza Sada No. 2501 Sur, Monterrey, Nuevo Len, Mxico. (“ElRegistrador”).

 

3. Iter procedimental

El 10demarzo del 2004, el Promovente present una demanda ante el Centro de Mediacin y Arbitraje (“El Centro”), de la Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual (“OMPI”), de conformidad a la Poltica de Solucin de Controversias en Materia de Nombres de Dominio para .MX (“la Poltica”) y el Reglamento de la Poltica de Controversias en Materia de Nombres de Dominio para .MX (“el Reglamento”).

En esa fecha, el Centro acus recibo de la demanda presentada, enviando copia de dicho acuse al Titular. El Centro asign el nmero de caso DMX2004-0002 al procedimiento referido y di aviso del mismo al Registrador.

El 10demarzode2004, el Registrador inform al Centro que efectivamente, el Nombre de Dominio, se encontraba registrado con el Registrador, a nombre del Titular. A peticin del Centro, proporcion todos los datos del Titular; reconoci la aplicabilidad de la Poltica en el presente procedimiento administrativo; confirm que el registro de nombre de dominio en disputa se encontrara bloqueado durante el procedimiento administrativo; e indic que el idioma del acuerdo de registro era el Espaol.

El Centro examin la demanda por cuanto a los requisitos formales a que se refiere la Poltica y el Reglamento. El 12demarzode2004, el Centro requiri al Promovente presentar una nueva la demanda adecuada al Reglamento.

El 19demarzode2004, se present la demanda ante el Centro de conformidad a la Poltica y al Reglamento.

El 29demarzode2004, el Centro notific la demanda al Titular, dando inicio al procedimiento administrativo y fijando como plazo de contestacin el 19deabrilde2004.

El 21deabrilde2004, el Promovente solicit al Centro suspender el procedimiento por un plazo de 20 das, ya que con fecha 16deabrilde2004, el Titular notific al Promovente su intencin de transmitir gratuitamente el Nombre de Dominio a Minibar Systems Mxico, S.A. de C.V.

El da 26deabrilde2004, el Centro confirm a las partes la suspensin del procedimiento administrativo hasta el da 17demayode2004, aclarando que pasado dicho plazo, el procedimiento se considerara automticamente terminado, salvo que el Promovente solicitara al Centro, la reanudacin del procedimiento mediante escrito con copia al Titular para su conformidad. En tal caso, los plazos se calcularan empleando como referencia la fecha en que se reanudara el procedimiento.

El 13demayode2004, el Promovente respondi al comunicado del Titular de fecha 16deabrilde2004, manifestando inconformidad sobre la oferta de transmisin gratutita. Asimismo, inform al Titular que estara dispuesto a terminar el procedimiento, siempre y cuando recibiera la cantidad de $50,000.00 USD (cincuenta mil Dlares Americanos). En opinin del Promovente, dicha cantidad equivale a una compensacin parcial de los daos y gastos que el Titular ha ocasionado por el registro del Nombre de Dominio.

El 14demayode2004, el Promovente inform al Centro su inters de continuar con el procedimiento administrativo. En esa misma fecha, el Centro confirm la recepcin de la solicitud del Promovente y fij un trmino al 18demayode2004, para la contestacin a la demanda, conforme a los requisitos del artculo 5 del Reglamento.

El 24demayode2004, el Centro inform a las partes que el Titular no respondi la demanda. Asimismo, de conformidad con el Reglamento, el Centro hizo del conocimiento de las partes que nombrara al Grupo Administrativo de Expertos, el cual estara compuesto de un solo miembro, a solicitud del Promovente. Inform tambin que el Grupo Administrativo de Expertos tendra absoluta discrecin en admitir una eventual contestacin a la demanda presentada fuera de plazo.

El 27demayode2003, el Centro notifica a las partes el nombramiento del Grupo Administrativo de Expertos, designando a Luis C. Schmidt como panelista nico.

El 28demayode2004, el Titular respondi as la carta del da 13demayode2004:

“Estimados seores: con relacin al asunto de referencia no tengo nada que comentar y les reitero mi intencin como ya se los hice saber en mi escrito del pasado 16deabril del ao en curso, de transferir el nombre de dominio <minibar.com.mx> a nombre de la empresa que se me indique para lo cual les requiero: Organizacin (NIC-ID), Contacto de pago (NIC-ID), Contacto tcnico (NIC-ID), DNS Primario, DNS Secundario. En el momento en que cuente con la informacin antes sealada por escrito, inmediatamente proceder a realizar la cesin del nombre de dominio ya mencionado. Lo anterior debido a que la parte demandante no nos ha proporcionado la informacin necesaria para realizar dicho trmite, pues la nica comunicacin que recib fue escrita y que anexo a este mensaje junto con el documento que en mismo se indica.”

 

4. Antecedentes de Hecho

El Promovente manifiesta ser titular de los registros de marca enunciados a continuacin, lo cual pretende demostrar con fotocopias de los siguientes documentos oficiales:

(1) Registro No.817545, de la marca MINIBAR SYSTEMS y diseo, en clase 11 (Mxico).

(2) Registro No.328731, de la marca MINIBAR UNIFRIDGE-SYSTEM y diseo, en (3) clase 11 (Mxico).

(3) Registro No.420263, de la marca MINIBAR y diseo, en clases 9, 11, 16, 20, 35, 37, 39 (Suiza).

(4) Registro No.300172, de la marca UNIFRIDGE MINIBAR y diseo, en clases 11 y 16 (Suiza).

(5) Registro No.328250, de la marca MINIBAR UNIFRIDGE SYSTEM y diseo, en clases 11, 16, 20 y 21 (Suiza).

(6) Registro No.386507, de la marca MINIBAR FRIGOSUISSE y diseo, en clases 11 y 21 (Suiza)

(7) Registro No.654259, de la marca MINIBAR y diseo, en clases 9, 11, 16, 20, 35, 37 y 39 (Oficina Internacional de la OMPI).

El titular registr el Nombre de Dominio el6dejunio del 2000, quedando l mismo como contacto administrativo, tcnico y de pago. El Nombre de Dominio enva al usuario a un sitio inactivo.

De acuerdo con las afirmaciones del Promovente, el Titular es empleado de la empresa Grupo Servibar, S.A. de C.V. e hijo del Sr. Alberto Echazarreta Alpizar, quien de acuerdo a los documentos adjuntos a la demanda, es presidente del consejo de administracin de Grupo Servibar, S.A. de C.V.

El 17deseptiembrede1997, Minibar, A.G. y Minibar North America Inc., celebraron con Absofro, S.A. de C. V., as como sus accionistas: Servibar S.A. de C.V., representada por el Sr. Alberto Echazarreta Alpizar, y con Alberto Echazarreta Alpizar, Jos Luis Aguilar Ovando, Jorge Ramrez Arroyo, Mara Esperanza Saito Tocuyama y Dolores Reyes Marcin, un contrato al que se titul STOCK PURCHASE AGREEMENT (contrato de compra de inventario o el “Contrato”). El objeto del contrato fue la adquisicin del 100% de las acciones de Absofro, S.A. de C.V. y con ello sus activos.

En virtud del Contrato, las empresas Minibar, A.G. y Minibar North America Inc., pasaron a ser dueos de la empresa Absofro, S.A. de C.V. y de sus activos. Por su parte, la empresa Grupo Servibar, S.A. de C.V. y los seores Alberto Echazarreta Alpizar, Jos Luis Aguilar Ovando, Jorge Ramrez Arroyo, Mara Esperanza Saito Tocuyama y Dolores Reyes Marcin, se desprendieron de cualquier derecho sobre la empresa Absofro, S.A. de C.V.

El 4dediciembrede2001, la empresa Absofro, S.A. de C.V., solicit al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”), el registro de la marca MINIBAR SYSTEMS y Diseo, en clase 11 internacional, sealando como fecha de primer uso el 19demayode1998.

El 27denoviembrede2002, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”), otorg a Absofro, S.A. de C.V., el registro de la marca MINIBAR SYSTEMS y diseo, en clase 11 internacional, bajo el nmero de registro 770633.

El 29deagostode2003, la empresa Absofro, S.A. de C.V., cambi su denominacin social por la de Minibar Systems Mxico, S.A. de C.V.

El Promovente afirma que en la actualidad sostiene diversos litigios en contra de Grupo Servibar, S.A. de C.V. (“Grupo Servibar”), derivados de la vigencia y otros aspectos mercantiles del Contrato, sin que haya adjuntado pruebas de su dicho y sin que, en todo caso, tales litigios guarden relacin con la presente litis, salvo que las partes son competidores en el mercado de productos de refrigeracin.

Conforme a la investigacin que el Panel efectu discrecionalmente en la base de datos WHOIS de Network Information Center–Mxico, el Titular registr el Nombre de Dominio <minibar.com.mx> el da 6dejuniode2000. Previamente, el 30dejuniode1995, el Titular haba obtenido el registro del nombre de dominio <servibar.com.mx>. De la consulta, puede apreciarse que el Nombre de Dominio conduce a una pgina inactiva.

Gupo Servibar ha empleado el nombre de dominio <servibar.com> para anunciar sus productos y servicios. En el sitio referido no se menciona la palabra MINIBAR. Tampoco se hace referencia a cualquier relacin legal o comercial con el Promovente.

De las investigaciones que el Panel ha efectuado en la base de datos, se desprende la siguiente informacin de los registros de marca del Promovente:

(a) El 9dejuliode1987, IMPI confiri el registro nmero 328731, de la marca MINIBAR UNIFRIDGE-SYSTEM y diseo, el cual se encuentra surtiendo efectos. Dicho registro se encuentra dentro del perodo de renovacin, el cual vence el 19deseptiembre del 2004.

(b) El 16deenero del 2004, IMPI confiri el registro nmero 817545, de la marca MINIBAR SYSTEMS y diseo, el cual se encuentra surtiendo efectos hasta el4dediciembre del 2011. De la consulta en la base de datos de IMPI, se desprende que el Promovente contest un oficio de antecedentes, adems de que existe un trmite de inscripcin de contrato de cesin y otro de licencia de uso de marca

(c) No existe evidencia alguna sobre alguna solicitud o registro de la marca MINIBAR.

(d) El 16dediciembrede1993, IMPI confiri el registro nmero 449357, de la marca ELECTROLUX MINIBAR, el cual ha caducado, aparentemente. Este registro pertenece a un tercero diverso al Titular.

De las investigaciones del Panel en la base de datos de OMPI/Sistema de Madrid, se desprende la siguiente informacin relativa a los registros de marca del Promovente:

(e) El 13defebrerode1984, OMPI confiri el registro internacional 483783, de la marca MINIBAR UNIFRIDGE-SYSTEM y diseo, el cual se encuentra surtiendo efectos hasta el 13defebrero del 2004. El titular es Minibar AG y entre otros comprende los productos de clase 11 internacional de la clasificacin de Niza. El registro base es CH, 26.07.1995, 420 263. Se designaron los siguientes pases: AT, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, TN, UA, UZ, y YU. La solicitud se rechaz en ES.

(f) El 4deenerode1996, OMPI confiri el registro internacional 654259, de la marca MINIBAR y diseo, el cual se encuentra surtiendo efectos hasta el4deenero del 2016. El titular es Minibar AG y entre otros comprende los productos de clase 11 internacional de la clasificacin de Niza. El registro base es CH, 12.12.1983, 328 250. Se designaron los siguientes pases: AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, PT, y SK.

(g) El 19dediciembrede1990, OMPI confiri el registro internacional 565279, de la marca MINIBAR ELECTROSUISSE y diseo, el cual se encuentra surtiendo efectos hasta el 19dediciembre del 2010. El titular es Minibar AG y entre otros comprende los productos de clase 11 internacional de la clasificacin de Niza. El registro base es CH, 26.07.1995, 420 263. Se designaron los siguientes pases: AT, BX, DE, DZ, ES, FR, IT, MC, PT, y RU.

De las investigaciones del Panel en la base de datos de la Oficina de Armonizacin del Mercado Interior, resalta la solicitud No. 002993459, a nombre de EMS Electronic Minibar Systems, en relacin a la marca EMS Electronic Minibar Systems y a la que se ha opuesto Thyssen Krupp Stahl Bauelemente GmbH.

De las investigaciones que el Panel efectu sobre el denominacin Minibar, en la base de datos WHOIS de Network Information Center–Mxico, se puede apreciar que la empresa Absofro, S.A. de C.V., ha registrado el nombre de dominio <minibarmex.com.mx>, con fecha 1deseptiembre del 2003, siendo el contacto administrativo el Sr. Arnold Serge, el tcnico AT&T Web Hosting y de pago Payment Domain Alestra.

De las investigaciones del Panel en la base de datos WHOIS de Network Information Center, se observa que el Promovente, la empresa Absofro, S.A. de C.V. o cualquier otra relacionada, no han registrado nombre de dominio alguno de cdigo de actividad. De hecho, los registros a los que la base da acceso <minbar.com>, <minibar.net>, <minibar.org>, minibar.biz>, y <minibar.info>, pertenecen a entes distintos al Promovente.

De la informacin que proporciona el Promovente y aqulla que el Panel investig, se puede apreciar que la empresa Minibar AG, ha registrado el nombre de dominio <minibar.ch>, con fecha 18dediciembre del 2003, siendo el contacto tcnico AT&T Web Hosting Creanet Internet Service AG. El referido dominio dirige el trfico a una pgina, en la que en primer plano se observa la marca MINIBAR SYSTEMS y diseo. La pgina proporciona informacin al visitante sobre la empresa Minibar AG, adems de su estructura, organizacin y productos. Para el Panel destacan dos cosas: a) que la referida empresa ha instalado una planta de produccin en Mxico, por lo que este pas le resulta de mucha relevancia, y b) que entre sus productos de lnea se encuentran “minibars,” “safes” y “profit enhancement tools” (ver pgina, bajo “corporate information/history”). Otro aspecto interesante es que distribuyen sus productos en todo el mundo, bajo la marca MINIBAR SYSTEMS y diseo.

En octubrede2003, el Promovente dio nuevo enfoque comercial a su actividad y por ende, consider oportuno realizar una pgina de Internet para comercializar sus productos y mantener informacin de su mercado, y darse a conocer bajo su nuevo nombre comercial como parte del grupo MINIBAR. Que con sorpresa se encontr que el dominio <minibar.com.mx> se encuentra bajo el uso de la empresa competidora.

 

5. Pretensiones de las Partes

5.1 El Promovente

El Promovente afirma que:

• Tiene el derecho al uso exclusivo de la marca MINIBAR, la cual es notoriamente conocida a nivel global.

• Es titular de otros registros de marca en Mxico y el extranjero que contienen la palabra MINIBAR.

• El Titular ha registrado el Nombre de Dominio, el cual es idntico a la marca MINIBAR.

• El Titular no posee derechos o intereses sobre el Nombre de Dominio, ya que no tiene registro alguno de la marca MINIBAR.

• El Titular nunca obtuvo autorizacin del Promovente que le permitiera emplear la marca MINIBAR en el Nombre de Dominio.

• No se conoce al Titular por el Nombre de Dominio.

• El Titular no hace un uso legtimo y comercial del Nombre de Dominio.

• El Titular no ha desarrollado bajo el Nombre de Domino, una pgina de Internet con la intencin de presentar una oferta de buena fe de productos o servicios que contengan la marca “MINIBAR.”

• El Titular o Grupo Servibar, S.A de C.V. (Grupo Servibar), empresa para la cual colabora y con la que se le relaciona, no han vendido producto alguno con la marca MINIBAR.

• El Titular o Grupo Servibar, no comparten marcas con el Promovente y menos comparte la marca MINIBAR.

• El Titular o Grupo Servibar, no se encuentran vinculadas con el Promovente.

• Grupo Servibar comercializa sus productos bajo las marcas SERVIBAR y SERVITRON, lo cual se puede apreciar en la pgina ubicada en la direccin “www.servibar.com.mx.”

• Grupo Servibar es su principal competidor.

• Ha sostenido una serie de conflictos econmicos y legales, que actualizan su rivalidad comercial.

• El Titular registr el Nombre de Dominio, a sabiendas del registro de la marca MINIBAR, a nombre de empresa diversa y a sabiendas que su registro del Nombre de Dominio puede menoscabar la imagen del Promovente y de sus filiales.

• El Titular registr el Nombre de Dominio con el fin de impedir que el Promovente, como titular del derecho de la marca MINIBAR, pueda reflejarla en un nombre de dominio de su propiedad.

• El Titular registr el Nombre de Dominio con el fin de perturbar la actividad comercial del Promovente.

• Al usar el Nombre de Dominio, el Titular ha intentado atraer usuarios de Internet a su sitio Web, con nimo de lucro, provocando confusin con la marca del Promovente.

• Al momento de iniciar el presente procedimiento administrativo, no existe otro procedimiento jurdico, pendiente o terminado, relativo al Nombre de Dominio.

• En virtud de lo anteriormente expuesto, solicita al Grupo Administrativo de Expertos transfiera el Nombre de Dominio <minibar.com.mx> en su favor.

5.2 El Titular

El Titular no contest la demanda, y en virtud de su rebelda, carece de apersonamiento en el presente procedimiento, con las consecuencias de derecho que lo anterior implica. Su nica intervencin en el procedimiento deriva de su manifestacin, libre y voluntaria, de transferir el Nombre de Dominio de forma gratuita.

El Titular se someti expresamente a la Poltica y al Reglamento, segn el contrato de registro que suscribi con el Registrador, por lo que se ha sometido a sus disposiciones, las cuales rigen los aspectos sustantivos y formales de este procedimiento.

 

6. Debate y Conclusiones

6.1 Reglas Aplicables

El apartado 19 del Reglamento encomienda al Panel la decisin de la demanda sobre la base de:

- las declaraciones y los documentos presentados por las partes,

- lo dispuesto en la Poltica y en el propio Reglamento, y

- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de derecho que el Panel considere aplicables.

6.2 Efectos de la Ausencia de Contestacin de la Demanda

Los argumentos y declaraciones especficos del Promovente contra el Titular, obligan a ste a contestar esos argumentos y declaraciones tambin especficamente. De acuerdo con el apartado5b)(i) del Reglamento en el escrito de contestacin se deber “responderespecficamente a las declaraciones y alegaciones que figuran en la solicitud de resolucin de controversia relativa a nombres de dominio e incluir todas las razones por las que el titular del nombre de dominio debe conservar el registro y utilizacin del nombre de dominio objeto de la controversia (…).”

Asimismo, de acuerdo con el apartado5e) del Reglamento, “si el titular no presenta un escrito de contestacin, siempre y cuando no existan circunstancias excepcionales, el grupo de expertos resolver la controversia basndose en la solicitud de resolucin de controversia relativa a nombres de dominio.”

Adems, el apartado16a) del Reglamento prev que “en caso de que un titular, sin que existan circunstancias excepcionales, no presente su escrito de contestacin de conformidad con el presente Reglamento, el grupo de expertos adoptar una resolucin con respecto a la solicitud de resolucin de controversia relativa a nombres de dominio.” Por su parte, el apartado16c) del mismo Reglamento prev que en el mismo supuesto de incumplimiento, el grupo de expertos “este ltimo sacar las conclusiones que considere apropiadas.”

De acuerdo con lo anterior, la ausencia de contestacin de la demanda por parte del Titular, podra indicar que las afirmaciones del Promovente representan una base suficiente para que el Panel emita una decisin a su favor. Sin embargo, tal situacin se encuentra supeditada a que el Promovente compruebe que existen los tres elementos sealados en el apartado1a) de la Poltica.

6.3 Anlisis de los Supuestos Contenidos en el Apartado 1 a) de la Poltica.

Estos son:

A. El nombre de dominio es idntico o semejante en grado de confusin con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominacin de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y

B. El titular no tiene derechos o intereses legtimos respecto del nombre de dominio; y

C. El nombre de dominio ha sido registrado de mala fe.

6.3.1 Nombre de Dominio Idntico o Semejante en grado de Confusin a Marca sobre la que Recae un Derecho.

El Panel ha considerado el alegato de el Promovente de la identidad entre la marca MINIBAR, sobre la que manifiesta contar con derechos y el Nombre de Dominio. De la misma forma, el Panel ha revisado la evidencia que ofrece el Promovente, en base a sus argumentos. Por otra parte, el Panel no pudo efectuar el anlisis de cualquier argumentacin proveniente del Titular, debido a su carcter de rebelde, motivada por la falta de contestacin de la demanda.

En principio, el Panel se cuestiona si el Promovente cuenta con un derecho que le legitime en su pretendido inters sobre el Nombre de Dominio. Y es que, segn manifiesta el Promovente, le corresponde la pertenencia de la marca MINIBAR. El Promovente no demuestra derecho alguno sobre la supuesta marca, lo cual, a juicio del Panel, resultara imposible conforme el derecho nacional mexicano y probablemente de otros sistemas. La denominacin Minibar, lejos ser una marca, se emplea comnmente para referirse a un refrigerador con ciertas caractersticas. El Panel ha inferido lo anterior de la consulta efectuada en medios, especialmente la pgina <google.com>, la cual arroja referencias al nombre, en muchos casos vinculado con una especie de refrigerador. El Panel ha localizado adems, dos marcas registradas, incluyendo el vocablo Minibar –ELECTROLUX MINIBAR y EMS ELECTRONIC MINIBAR SYSTEMS-, ajenas al Promovente y en las que se designa a Minibar como un gnero que acompaa un elemento distintivo. Por otra parte, puede apreciarse que el Promovente ha empleado la acepcin Minibar para designar un gnero de productos que fabrica y distribuye (consltese <minibar.ch>, bajo “corporate information/history). ElPanel no encontr el concepto en el diccionario de la Real Academia Espaola, lo cual no necesariamente resulta conclusivo del carcter descriptivo o genrico del trmino. En virtud de lo anterior, el Panel considera incierto lo que sostiene el Promovente, en cuanto a que: i) tiene el derecho exclusivo de la “marca” MINIBAR; ii) es titular de “otros” registros, en Mxico y el extranjero, que contienen la “marca” MINIBAR; o iii)el Titular registr el nombre de Dominio, siendo “idntico” a la “marca” MINIBAR. Absolutamente todos los registros del Promovente –o por lo menos los que ha exhibido-, en Mxico y el extranjero, corresponden a una marca mixta, que comprende la denominacin Minibar y otros elementos, en concreto las palabras “UnifridgeSystem” o “Systems,” as como un diseo.

El Panel estima que el Promovente ha demostrado derechos sobre marcas tales como MINIBAR SYSTEMS y diseo o MINIBAR UNIFRIDGE SYSTEMS y diseo. Por lo tanto, es sobre stas que deber efectuar el anlisis de confusin a que se refiere la Poltica. Al respecto, podra resurgir el cuestionamiento sobre el valor distintivo de las marcas citadas, sobre todo por cuanto a que resultan de la combinacin de denominaciones que no poseen fuerza distintiva en lo individual. Sin embargo, el Panel no efectuar un anlisis, toda vez que ste corresponde a la autoridad nacional competente. Al respecto, cabe sealar que los Paneles han disentido en relacin a este punto. Para algunos el Panel tiene esta potestad, por ejemplo Pet Warehouse v. Pets.Com, Inc. WIPO Case No. D2000-0105 o Bet and Win Interactive Entertainment AG v. Jonas Lindstedt, WIPO Case D2003-0695. Para otros Paneles, lo anterior no sera posible o necesario, por lo que exigen la prueba del derecho de marca, pero sin efectuar una valoracin sustantiva: Owens Corning Fiberglas Technology, Inc. v. Hammerstone, WIPO Case No. D2003-0903 (El Panel nota que el Promovente es propietario de un registro de la marca CULTERED STONE y que de ste se genera la presuncin que la marca es vlida, no genrica); Yell Limited v. Weborcus Software Systems Pvt. Ltd., WIPO Case No. D2004-0008 (El Promovente ha obtenido registros de marca para YELLOW PAGES, por s y en combinacin con otros elementos y por lo tanto es distintiva para los efectos del UDRP). Scholastic,Inc. v. Alejandro Hurtado Gmez, Caso DMX2001-0005 (“SCOLASTIC y ESCOLSTICA ofrecen similitud, derivada de su comn origen latino, pero al resultar esa evocacin de algn modo descriptiva del mbito respectivo de actividad, no puede ser considerada por s misma relevante”); Rollerblade, Inc. v. CBNO and Ray Redican Jr., WIPO Case No. D2000-0427 (El Panel no debe determinar si la marca se ha transformado en genrica. En vez, se debe enfocar al nombre de dominio en s mismo <rollerblading.com>, el cual es similar mas no idntico a la marca del Promovente); Shopping.com v. Internet Action Consulting, WIPO Case No. D2000-0439 (la pregunta sobre si el Promovente tiene derechos de propiedad sobre la marca deber reservarse a la oficina de marcas o los tribunales); o Actino Sports Videos v. Jeff Reynolds, WIPO Case D2001-1239 (elprrafo4a(i) de la Poltica -de UDRP, equivalente al 1a(i) de la de LDRP- slo requiere que el Promovente tenga derechos de marca en el dominio en disputa, sin importar si es fuerte o dbil –en cuanto a distintividad-).

El Panel se inclina por este segundo grupo de casos, por lo que no se ocupar de cualquier pronunciamiento sobre los derechos de la Promovente en relacin a las marcas MINIBAR SYSTEMS y diseo o MINIBAR UNIFRIDGE SYSTEMS y diseo. Los registros mexicanos y extranjeros que la Promovente ha ofrecido resultan una prueba de la validez de los derechos del Promovente –anteriores a cualquiera que el Titular pudiera reclamar- para los efectos de este LDRP, siempre y cuando las autoridades nacionales competentes no digan otra cosa.

Una vez dilucidado el tema de los derechos, resultar procedente abordar el punto de confusin entre las marcas y el Nombre de Dominio. Al respecto, no cabe la menor duda de la evidente semejanza que se desprende entre los smbolos, en los que la denominacin Minibar es comn y dominante. Por lo tanto, el dominio de segundo nivel, esto es, la denominacin Minibar, es a todas luces coincidente con la parte relevante de las marcas del Promovente. Por lo que respecta al sufijo “.com,” en el primer nivel del Nombre de Dominio, no produce diferencia alguna, sobre la que pudiera determinarse improbabilidad de confusin.

En virtud de lo anterior, el Panel considera que el Promovente cuenta con derechos sobre las marcas MINIBAR SYSTEMS y diseo o MINIBAR UNIFRIDGE SYSTEMS y diseo y que el Nombre de Dominio resulta semejante en grado de confusin respecto de las mismas. En tal virtud, se satisface la primera hiptesis del artculo1a) de la Poltica.

6.3.2 Derechos o Intereses Legtimos Respecto del Nombre de Dominio.

El Panel ha vuelto a considerar los argumentos del Promovente conforme a la Poltica, ahora por lo que toca al aspecto del derecho o inters legtimo de la Titular respecto del Nombre de Dominio. En particular, se han valorado los argumentos que esgrime el Promovente y las pruebas que ofrece en apoyo a su negacin sobre cualquier derecho o inters legtimo que pudiera favorecer al Titular. Por otro lado, el Panel se apegar a las reglas de la Poltica para cuestiones de rebelda o preclusin de derechos, toda vez que el Titular no ha formulado alegato u ofrecido pruebas, como consecuencia a la falta de respuesta.

En el presente procedimiento, no se ha producido defensa alguna sobre el cual, el Titular pueda sustentar algn derecho respecto del Nombre de Dominio y que permita al Panel emitir un juicio sobre su punto de vista. Nada puede inferirse en su favor sobre tal circunstancia, de conformidad con la Poltica. El Promovente ha esgrimido que no hay derecho o inters alguno que el Titular pueda invocar, siendo que tuvo una oportunidad que decidi no agotar. En concreto, el Promovente sostiene que el Titular i) no posee registro alguno sobre la marca MINIBAR (y an sobre las marcas sobre las que el Promovente s demostr tener derechos); ii) nunca obtuvo autorizacin al uso de las marcas del Promovente; iii) no se le conoce por el Nombre de Dominio; iv) no ha realizado un uso legtimo y comercial (sic) del mismo; v) no ha desarrollado pgina de Internet bajo el Nombre de Dominio en la que ofrezca sus productos; no ha vendido los productos con la marca MINIBAR –o las marcas objeto de esta litis-; vi) no comparte marcas con el Promovente, ni hay vinculacin entre las partes o con el empleador del Titular y que ste, ms bien ha comparecido al comercio con su propia marca SERVIBAR, haciendo publicidad en su propia pgina <servibar.com>; y vii) la rivalidad competitiva entre las partes es muy grande, lo cual incluye litigios y conflictos.

Para el Panel no existe razn que le conduzca a concluir que lo anterior es falso o irreal. El Promovente y el Titular o su empleador, compiten en el mercado y que, si bien existi una relacin de inicio entre ambos grupos, sta qued disuelta en virtud de la terminacin de un contrato. El grupo econmico al que pertenece el Titular fue propietaria de la empresa antecesora al Promovente. Sin embargo, se desprendi de dicha propiedad y de los activos correspondientes. Por su parte, la Promovente adopt diversos cambios corporativos y comenz el proceso de registro de las marcas, las cuales a su vez, corresponden a las que Minibar AG obtuvo en Suiza. En tal virtud, el Titular no guarda relacin con el Promovente o sus las marcas, razn por la cual no puede alegar un derecho. Por otra parte, el Titular no desarroll o adopt las marcas del Promovente de forma independiente, lo cual incluso resultara una imposibilidad, dado que las debi conocer antes del registro del Nombre de Dominio.

A mayor abundamiento, el Titular ha mantenido el Nombre de Dominio en desuso, toda vez que no se deduce la existencia de una pgina activa, que el Titular venga operando o que en general haya auspiciado, a la que se tenga acceso mediante el Nombre de Dominio. Lo anterior constituye una razn fundamental de falta de derecho o inters legtimo, discutida por muchos Paneles, comenzando por Telstra Corporation Ltd v. Nuclear Marshmellows, WIPO Case D2000-0003. En Kyobo Life Insurance Co., Ltd. v. Max, WIPO Case, D2003-0008, el Panel sostuvo justamente que no podr determinarse inters legtimo cuando el nombre de dominio no se usa para un propsito que le de bases de legitimidad. En el presente caso, se produce un vaco o ausencia de derechos o intereses legtimos, por sta y las dems consideraciones expuestas.

En vista de lo anterior, el Panel considera que el Promovente satisface del segundo de los supuestos de la Poltica.

6.3.3 Registro o Uso de mala Fe

El Panel tambin ha profundizado sobre el tercer aspecto de la Poltica, vinculado a la mala fe con la que el Titular pudo conducirse al registrar el Nombre de Dominio, o al haber dado comienzo a su uso en caso de haber obtenido un registro de buena fe. En el presente caso, vale precisar una serie de aspectos, de hecho o derecho, antes de analizar las hiptesis referidas en los artculos1(a)(iii) y 1(b) de la Poltica.

Los argumentos de mala fe del Promovente, se basan en diferentes situaciones, que buscan apoyo en algunas de las hiptesis del artculo1(b) de la Poltica. As, el Promovente invoca la teora del conocimiento de los derechos de marca; la del registro del Nombre de Dominio como impedimento de mala fe; la de la perturbacin de la actividad comercial del Promovente; y la del intento de atraer usuarios de Internet con nimo de lucro. Por su parte, el Titular incurri en rebelda, de ah la preclusin de sus derechos de defensa. Naturalmente, dicha circunstancia significa el que el Panel desconozca nuevamente sus puntos de vista.

Constituye una presuncin de certidumbre, el hecho que el Titular conociera o debiera conocer al Promovente, antes de la fecha en que aqul obtuviera el registro del Nombre de Dominio. Se ha hecho ya mencin sobre la relacin de negocios entre Pomovente y Titular o su empleador, los cuales siendo socios, primero, y luego competencia, se conocen desde hace mucho tiempo, ciertamente desde antes que el Titular haya tramitado el registro de Nombre de Dominio. El Titular debi conocer las marcas del Promovente, lo cual debi influir en la decisin de aqul sobre el Nombre de Dominio. Por muchas razones podra resultar atractivo obtener un registro de dominio, inspirado en las marcas del Promovente, eliminando partes de las mismas, para quedarse con la denominacin Minibar. El registro de dominios habra de conferir, como lo hizo, el registro del Nombre de Dominio, sin importar cualquier antecedente de relacin o competencia entre las partes o sin importar los posibles cuestionamientos sobre la proteccin del signo como una marca de producto.

Por otra parte, merece especial atencin el aspecto de la “posesin pasiva,” derivada de la inaccin del Titular respecto del uso del Nombre de Dominio, mediante una pgina de Internet en la que se realice una actividad. En este caso no se estudia la legitimidad del uso; la discusin se centra en el uso, en s mismo considerado o en su ausencia. Diversos Paneles han sostenido ste, como un factor de registro y uso de mala fe.

Ahora bien, de conformidad con las disposiciones y estndares aplicables al presente procedimiento, habra algunos que el Panel no puede pasar por alto, debido a que el Promovente los ha invocado: El artculo1(a)(iii) enfoca la mala fe como un factor en los procedimientos de resolucin de disputa relativas al registro de nombres de dominio. El requisito es que, a fin de transferir un registro de dominio a alguien que cuente con derechos de marca, dicho dominio deber registrarse o usarse de mala fe. El artculo 1(b) de la Poltica se refiere a ciertos factores que si se actualizan, sern determinantes para deducir que el nombre de dominio fue registrado de mala fe.

No obstante lo anterior, el prrafo1(b), establece supuestos de forma enunciativa, sobre cuando un nombre de dominio se ha registrado o usado de mala fe. La Poltica permite otras circunstancias tambin de uso o registro de mala fe, y que dicho precepto no las contempla. De hecho, el Centro ha elaborado una base sistematizada, que compila las resoluciones de los casos ventilados ante los paneles y que el Centro ha administrado. En muchos casos, las resoluciones se han referido a formas de mala fe localizadas fuera de las categoras del artculo1(b) y que se han venido invocando en otras decisiones posteriores.

El prrafo1(b)(i) se refiere a la adquisicin del nombre de dominio para venta. El prrafo1(b)(ii) se concentra en la adquisicin para el propsito de bloquear al titular del derecho de marca, entre otros, siempre y cuando la parte demandada haya desarrollado ese tipo de conducta; El prrafo1(b)(iii) alude a la perturbacin de la actividad comercial del competidor. El prrafo1(b)(iv) analiza el uso de un nombre de dominio para el fin de atraer, mediante engao, al visitante a un sitio diverso al asociado con la demandante y as especular sobre una ganancia.

En el procedimiento actual, no son aplicables las disposiciones del prrafo1(b)(i), toda vez que el Titular no provoc una extorsin; y 1(b)(iv), en virtud de que el Nombre de Dominio no est en uso y por lo tanto, no existe posibilidad alguna de que el titular atraiga visitantes o los engae. En opinin del Panel, tampoco se actualiza el 1(b)(ii), considerando que dicha causal se refiere a casos en los que la marca y el Nombre de Dominio coinciden plenamente, lo cual no acontece en la especie. De igual modo, exige que se “haya desarrollado una conducta de esa ndole.” A este respecto, un nmero importante de Paneles han encontrado que tal conducta se manifiesta cuando la parte demandada ha sido reiterativa en el registro de dominios espreos. NFL Properties, Inc. et al v. RustyRahe, WIPO Case D2000-0128 o General Electric Company v. Normin Anstalt a/k/a Igor Fydorov, WIPO Case D2000-0452.

Sin embargo, el Panel proceder al anlisis del prrafo1(b)(iii), invocado por el Promovente, toda vez que en la especie podra surtirse.

El Promovente sostiene que el Titular ha trasgredido el prrafo1(b)(iii) de la Poltica, ya que ha registrado el dominio para perturbar la actividad del Promovente. No existe duda sobre la actividad competitiva entre Promovente y Titular, no obstante la competencia directa la sostiene el empleador del Titular. Basta una relacin de trabajo o sociedad entre el Titular y para quien colabora, a fin de que tal circunstancia se actualice. Por otro lado, el Titular persigue el fin de perturbar la actividad comercial de su competencia.

El Panel considera que el espritu del prrafo4(b)(iii) lo constituye el respeto entre competidores, de tal modo que no se invandan sus respectivos mbitos y esferas de derechos. De esta forma, sustraer un bien del competidor, por ejemplo, una marca –o una parecida- con la que ste mantiene un vnculo, para convertirla en un nombre de dominio, constituye justificacin suficiente de mala fe. El concepto “competidor” refleja una presuncin de conocimiento. Resultara difcil creer que un competidor desconoce las marcas de su competencia. En tal virtud, no puede utilizarlas en un nombre de dominio. Sony Kabushiki Kaisha v. sony.net, WIPO Case D2000-1074 o Telstra Corporation Limited v. Peter Yellowees, WIPO Case D2002-0638 (nohayjustificacin posible para elegir un nombre de dominio cuando se conocen los derechos). La prueba de mala fe por el conocimiento queda mayormente evidenciada en casos como el presente, en el que las partes son competidores.

Algunos Paneles han sostenido que slo puede ocurrir un acto de perturbacin cuando el competidor pone una pgina, haciendo alusin –por lo general atentando en contra de personas- a la actividad del competidor titular de las marcas. Misin KwaSizabantu v. Benjamn Rost, WIPO Case D2000-0279. Sin embargo, este Panel considera posible perturbar la competencia, o por lo menos intentarlo, an cuando el competidor, en este caso el Titular, ha registrado el Nombre de Dominio, sin que necesariamente lo ponga en uso. El acto de perturbacin ocurre por el simple intento de bloquear el acceso al bien sobre el que se tiene derechos. No obstante lo anterior, el que el Titular haya mantenido el Nombre de Dominio en desuso, constituye “posesin pasiva,” de conformidad con los precedentes del UDRP –aplicables extensivamente al LDRP- y por lo tanto, sancionable como un acto adicional de mala fe. Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmellows, WIPO Case D2000-0003.

Por consiguiente, el Panel concluye que tambin concurre en el presente supuesto el tercer requisito exigido por el artculo 1 (a) de la Poltica en correlacin con el1(b)(iii).

 

7. Decisin

El Panel Administrativo decide que el Promovente, por las razones anteriormente expuestas, ha probado, de acuerdo con el apartado 1 a) (i), (ii) y (iii) de la Poltica, que concurren los tres elementos en ellos contemplados y, consiguientemente, ordena que el nombre de dominio <minibar.com.mx> sea transferido al Promovente.

 


 

Luis C. Schmidt
Panelista nico

Fecha: 18dejuniode2003

 

: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2004/dmx2004-0002.html

 

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