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1. Las Partes

El Demandante en el presente procedimiento es Servicios Administrativos Industriales, S.A. de C.V. (SAISA), una empresa constituida y operando de conformidad con las leyes de México, con domicilio señalado en México, D.F.

El Demandado en el presente procedimiento es GRUPO BREMSE, una entidad de naturaleza jurídica no especificada por el propio Demandado, que tiene su domicilio en Tlalnepantla, Estado de México.

2. Nombre de Dominio y Entidad Registradora

El nombre de dominio objeto de la presente controversia es: <federalmogul.com.mx>.

La Entidad ante la cual se ha registrado el nombre de dominio en disputa es: Network Information Center México, S.C. (Nic-México), sita en Monterrey, Nuevo León, México.

3. Historia Procesal

El 12 de Marzo de 2004, se recibió por el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en lo sucesivo "el Centro") un escrito de Demanda elaborado y presentado de conformidad con la Política de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio para .MX (la Política LDRP) y el Reglamento de la Política LDRP (el Reglamento).

Al día siguiente, el Centro acusó recibo de la Demanda mediante comunicación electrónica enviada a las partes y asignó el número de procedimiento al rubro señalado. Paralelamente, el Centro solicitó a la Entidad señalada como Registradora, la provisión de información relativa al nombre de dominio en controversia, el titular del mismo, sus datos de identificación, así como su confirmación respecto de la aplicabilidad a la presente disputa de la Política LDRP y su Reglamento.

Mediante correo electrónico del día siguiente, Network Information Center México, S.C. (Nic-México) por conducto del Sr. Oscar A. Robles Garay, en primer término confirmó ser la Entidad ante la cual se registró el nombre de dominio objeto de la presente controversia, además de proporcionar los datos contenidos en su base de datos relacionados con dicho nombre de dominio y por otro lado confirmó la aplicabilidad respecto de la controversia que nos ocupa, de la Política LDRP y su Reglamento.

Con fecha 18 de marzo de 2004, después de haber examinado la Demanda a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos formales establecidos en la Política LDRP, y su Reglamento, el Centro comunicó al Demandante la omisión consistente en haber remitido copias impresas de la Demanda que no contenían la totalidad de los anexos, otorgándole conforme al Reglamento un plazo de cinco días naturales para subsanar dicha deficiencia, misma que fue corregida posteriormente por el Demandante dentro del plazo señalado.

Por consiguiente, de conformidad con el artículo 4.c) del Reglamento de la Política LDRP, el Centro comunicó vía electrónica a las partes que el 29 de marzo de 2004, sería considerada como la fecha formal de inicio del presente procedimiento, al mismo tiempo que le hizo saber al Demandado su derecho para presentar la contestación a la demanda en un plazo de 20 días naturales, misma contestación que fue presentada en tiempo y respecto de la cual no se formularon observaciones por parte del "Centro".

Así las cosas, el 27 de abril de 2004, "el Centro" notificó a las partes la designación del suscrito como Panelista Único en el presente procedimiento -previa recepción de la correspondiente Declaración de Aceptación, Imparcialidad e Independencia.

Posteriormente, encontrándose ya el expediente en poder del Panel, mediante escrito de fecha 10 de los corrientes remitido vía correo electrónico, el Demandante solicitó por conducto del administrador asignado a este caso se solicitara al Panel requerir una aclaración al Demandado respecto de algunas aseveraciones contenidas en su escrito de contestación. Por su parte, el Demandado remitió un correo electrónico en la misma fecha, formulando varias declaraciones en torno a los productos que comercializa y sus actividades. A esta respuesta recayó otro correo electrónico de fecha 11 de mayo de 2004, por medio del cual el Demandante solicitó al Panel tomar en cuenta las declaraciones del Demandado como prueba superveniente por considerar que las mismas le resultaban favorables a su caso. Por último, el Demandado a través de comunicación electrónica de igual fecha solicitó al Panel diera por cerrado el procedimiento de conformidad con los artículos 14 y 17 del Reglamento de la Política LDRP.

En consecuencia, con fecha 12 de mayo de 2004, el Panel notificó a las partes vía electrónica su decisión de dar por concluido el presente procedimiento, pasando el expediente a estado de resolución a efecto de emitir la Resolución respectiva dentro del plazo que al efecto establece el artículo 20 del Reglamento de la Política LDRP.

4. Antecedentes de Hecho

El Demandante SAISA, es una empresa que tiene por objeto social entre otros, la distribución de partes automotrices en el territorio de la República Mexicana.

SAISA es licenciataria en México de varias marcas registradas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que se encuentran vigentes, propiedad de FEDERAL MOGUL CORPORATION, una empresa constituida y operando bajo las leyes del Estado de Michigan, E.U.A. En forma específica, FEDERAL MOGUL CORPORATION es titular del registro marcario No. 328826 que comprende la denominación "FEDERAL-MOGUL", aplicado a "accesorios y aditamentos para tractores, máquinas trituradoras, máquinas, motores, acoplamientos y correas de transmisión", mismo registro que se encuentra vigente al día de hoy y respecto del cual FEDERAL MOGUL CORPORATION otorgó a SAISA mediante contrato fechado el 22 de octubre de 1992, una licencia de uso de marca no exclusiva que quedó registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial según oficio de la misma autoridad de fecha 19 de enero, del presente.

Para promover sus productos en distintos países, tanto FEDERAL MOGUL CORPORATION como SAISA han conseguido la asignación de los dominios <federal-mogul.com> y <federal-mogul.com.mx> respectivamente.

De conformidad con el Contrato de Licencia de Uso de Marca antes referido, celebrado entre FEDERAL MOGUL CORPORATION como licenciante y SAISA como licenciataria, a ésta última le fue concedido el derecho de usar la marca "FEDERAL-MOGUL" como parte de nombres de dominio utilizando el sufijo .mx.

El Demandado por su parte, se dedica a comercializar productos de distintas empresas fabricantes, entre ellos el producto amparado por la marca WAGNER, registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por la empresa FEDERAL MOGUL PRODUCTS, INC.

Con fecha 20 de Diciembre de 2002, al Demandado le fue atribuido por parte de Nic-México el nombre de dominio objeto de esta controversia que había solicitado y que desde entonces utiliza para anunciar sus servicios de comercialización.

Con fecha 9 de junio de 2003, el Demandante, por conducto del Licenciado Jesús Zamudio Villanueva, Notario Público número 45 del Estado de México, en Naucalpan, entregó en el domicilio del Demandado, una carta mediante la cual le solicita al Demandado la cancelación voluntaria ante Nic-México del nombre de dominio en disputa, toda vez que en su opinión, la existencia del mismo infringe sus derechos protegidos por la Ley de la Propiedad Industrial. En virtud de que el Demandado no realizó la cancelación voluntaria del nombre de dominio solicitada por el Demandante, la presente controversia tuvo lugar.

5. Argumentos de las Partes

A. Demandante

En síntesis, los argumentos del Demandante en que apoya la procedencia de su acción son los siguientes:

i. El nombre de dominio en disputa es cuando menos semejante en grado de confusión -si es que no idéntico-, respecto de la marca de que SAISA es licenciataria, toda vez que el nombre de dominio se compone exclusivamente de las palabras que constituyen su marca, con la única adición de los sufijos ".com" y ".mx"

ii. El Demandado no ha tenido ni tiene interés legítimo alguno para haber solicitado y seguir utilizando el nombre de dominio en cuestión ya que GRUPO BREMSE no fabrica ni es distribuidor autorizado de SAISA o de su licenciante.

iii. El Demandado solicitó el nombre de dominio y lo viene utilizando desde su asignación, de mala fe, ya que su objetivo fue que el público consumidor que identifica la marca FEDERAL-MOGUL pensara que FEDERAL MOGUL CORPORATION y/o SAISA estaba de alguna forma involucrada con sus operaciones, servicios y/o productos, incurriendo en una conducta tipificada como competencia desleal por el artículo 10bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del que México es Parte. Lo anterior se corrobora por el hecho de que no habría ninguna razón para que una empresa con un nombre totalmente distinto al de FEDERAL MOGUL CORPORATION intentara obtener un nombre de dominio conteniendo exclusivamente su denominación social y su marca si no pretendiera ser asociado con ella de alguna forma.

B. Demandado

Las excepciones y defensas hechas valer por el Demandado son las siguientes:

i. El Demandante no es un distribuidor exclusivo de los productos FEDERAL MOGUL y por lo tanto no es el único medio de comercialización de dichos productos en la República Mexicana.

ii. Al comercializar el Demandado un producto legítimo [adquirido a través de otros canales de distribución autorizados en México] ofertado al amparo de la marca WAGNER, propiedad del grupo FEDERAL MOGUL, el registro marcario licenciado a favor del Demandante no produce efectos en su contra de conformidad con el artículo 92 párrafo II de la Ley de Propiedad Industrial.

iii. En efecto, la comercialización descrita en el inciso ii) que antecede le confiere al Demandado un interés legítimo sobre el nombre de dominio asignado a su favor.

iv. El portal de Internet al que se aplica el nombre de dominio se utiliza por parte del Demandado en relación con sus servicios de refacciones, lo que constituye una clase de "servicios" distinta de aquélla de "productos" para la cual se encuentra registrada la marca del Demandante según la Clasificación Internacional de Niza para el Registro de las Marcas.

v. El nombre de dominio no ha sido registrado o adquirido fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera su registro a SAISA, pues el Demandado no conocía siquiera su existencia.

vi. El nombre de dominio no fue registrado con la finalidad de impedir que el Demandante reflejara la marca en un dominio correspondiente, pues éste tiene registrado ya como él mismo admite, los dominios: <federal-mogul.com> y <federal-mogul.com.mx>

vii. El nombre de dominio no fue registrado por el Demandado fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial del Demandante al no existir una competencia directa entre ambos toda vez que como el propio Demandado alega, no conocía la existencia de SAISA.

viii. El nombre de dominio no fue registrado de manera intencionada para atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet al sitio Web del demandado o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web del Demandado, de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en el sitio Web del Demandado o en su sitio en línea pues como se ha venido sosteniendo, el Demandado comercializa productos FEDERAL MOGUL.

6. Análisis y Conclusiones

Preliminar

En primer término, el Panel desea poner de manifiesto que para el análisis de los elementos adelante señalados, lo mismo que para llegar a la Resolución correspondiente, se consideraron todos los escritos y elementos de prueba ofrecidos por las partes, incluyendo el contenido de los escritos referidos en el penúltimo párrafo del punto 3 de esta Decisión, lo anterior de conformidad con el artículo 14 del Reglamento de la Política LDRP.

General

Según lo dispuesto por el Artículo 1a. de la Política LDRP, para que un Demandante pueda prevalecer en su acción de cancelación de registro o transmisión de la titularidad del registro de un nombre de dominio, deberá acreditar cada uno de los extremos siguientes:

i El nombre de dominio es idéntico o similar en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos; y

ii El titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y

iii El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

A. Identidad o Similitud en Grado de Confusión

Como ha quedado sentado desde Nicole Kidman v John Zuccarini, d/b/a Cupcake Party, Caso OMPI No. D2000-1415, el objeto de este tipo de análisis no es determinar si existe la posibilidad de que se presente la confusión en la forma que acontece en el campo de las marcas (esto es, confusión en cuanto a la procedencia causada por el nombre de dominio y su uso en relación con un portal de Internet) sino dilucidar si el nombre de dominio per se se confunde lo suficiente con la marca del Demandante como para justificar la procedencia de una acción bajo la Política LDRP.

Así pues, pasando al análisis propiamente dicho de este primer requisito de procedencia, como resultado de su simple apreciación se advierte manifiestamente que el nombre de dominio en cuestión incluye en su totalidad la marca del Demandante. Asimismo se observa que las únicas diferencias existentes entre ambos signos distintivos consisten en un "guión"(-) presente en la marca más no en el nombre de dominio y la adición de los dominios .com y .mx a éste último.

En el caso que nos ocupa, es de destacarse que los precedentes en la materia han definida y repetidamente establecido que la presencia de dominios (sean de nivel superior genéricos "gTLDs"como .com o relativos a códigos de países "ccTLDs"como .mx) al obedecer su existencia a razones técnicas, no constituyen elementos relevantes jurídicamente para desestimar la confusión entre una marca y un nombre de dominio. Véanse por ejemplo: Busy Body, Inc. v. Fitness Outlet Inc., Caso OMPI No. D2000-0127; Infinity Broadcasting Corp. v. Quality Services, Inc., Caso OMPI No. D2000-0361 y Sky Software Corp. v. Digital Sierra Inc., Caso OMPI No. D2000-0165.

En el mismo sentido, la existencia de "guiones" (-), apóstrofes ('), o la supresión de espacios entre palabras, carecen de importancia para el análisis de confusión entre una marca y un nombre de dominio. Ver, v.g. InfoSpace v. Tenenbaum Oler, Caso OMPI No. D2000-0075; Stella D'Oro Biscuit Co., Inc. v. The Patron Group, Inc., Caso OMPI No. D2000-0012 y Newman/Haas Racing v. Virtual Agents, Inc., Caso OMPI no. D2000-1668.

Por lo anterior, este Panel determina que existe identidad entre el nombre de dominio en controversia y la marca del Demandante. Incidentalmente, cabe señalar que el Demandado no opone resistencia o combate las apreciaciones por parte del Demandante respecto a este primer elemento del artículo 1.a de la Política LDRP que nos ocupa.

B. Interés Legítimo respecto del Nombre de Dominio

Con relación a este apartado, el Demandante aduce que el Demandado no ha tenido ni tiene interés legítimo alguno para haber solicitado y seguir utilizando el nombre de dominio en cuestión ya que GRUPO BREMSE no fabrica ni es distribuidor autorizado de SAISA o de su licenciante, situación que el propio Demandado no contradice.

Por su parte, el argumento del Demandado sobre este punto se traduce en sostener que la comercialización de un producto legítimo al amparo de una marca distinta a aquélla incluida en el nombre de dominio en controversia, le confiere un interés legítimo sobre éste último.

Al respecto, es menester dejar establecido que el simple hecho de comercializar uno de múltiples productos fabricados bajo las especificaciones del grupo "Federal Mogul" como es el caso del producto al que se aplica la marca "Wagner", no origina la existencia de relación alguna -ni jurídica ni de hecho- entre el Demandante o su licenciante y el Demandado, puesto que "el derecho a revender o comercializar un producto no crea el derecho a usar la marca de forma más extensa que la requerida para anunciar y vender el producto en cuestión" (R.T. Quaife Engineering, Ltd.v. Luton, Caso OMPI No. D2000-1201; Motorola, Inc. v. Niégate Internet Inc., Caso OMPI No. D2000-0079). Del mismo modo que "el uso colateral de la marca necesario para permitir la reventa de los productos del Demandante no es suficiente para dar al Demandado derechos de propiedad sobre la marca del Demandante, y ciertamente no confiere el derecho a usar esa marca como nombre de dominio" (The Stanley Works and Stanley Logistics, Inc. v. Camp Creek Co. Inc, Caso OMPI No. D2000-0113).

La conclusión que antecede se mantiene incólume a la luz del argumento del Demandado en relación con el artículo 92 fracción II de la Ley de la Propiedad Industrial, ya que en primer lugar, dicha disposición presupone la identidad de la marca que se aplica a un producto, mientras que en el caso que nos ocupa, no existe coincidencia entre la marca "Federal-Mogul" que sirve de base al Demandante para reclamar derechos sobre el nombre de dominio, con la marca "Wagner" aplicada a los productos comercializados por el Demandado. En segundo lugar, cabe aclarar que aun en el caso de que se tratara de la misma marca, el "principio del agotamiento del derecho de marcas a nivel doméstico" contenido en el precepto que nos ocupa [Rangel Medina, David, "Derecho Intelectual" Ed. MacGraw-Hill, México, 1998, p.82], permite que cualquier persona comercialice, distribuya, adquiera o use productos a los que se aplica la marca registrada luego de que ellos hubiesen sido introducidos al mercado mexicano con autorización del titular de la marca, pero de ninguna manera le confiere el derecho exclusivo a ese tercero para reservarse -en detrimento del propietario de la marca o alguno de sus licenciatarios-, el registro de un nombre de dominio conteniendo la marca registrada.

En razón de lo anterior, este Panel considera que el Demandante ha establecido prima facie, un caso de falta de interés legítimo por parte del Demandado para haberse atribuido o usar el nombre de dominio materia de este procedimiento y que al invertirse la carga de la prueba sobre este particular, el Demandado no presentó prueba alguna que desvirtuara dicha conclusión [Julia Fiona Roberts v. Russell Boyd, Caso OMPI No.D2000-0210], situación que pudo haber satisfecho por ejemplo, acreditando la actualización de alguna de las tres hipótesis contenidas en el artículo 1c. de la Política LDRP.

En mérito de lo expuesto, este Panel concluye que el Demandado no tiene ningún derecho o interés legítimo que justifique el registro que ha efectuado o el uso que ha venido haciendo del nombre de dominio en disputa.

C . Registro o Uso del Nombre de Dominio de Mala Fe

En virtud de que este supuesto contenido en el artículo 1.a)iii de la Política LDRP amerita el acreditamiento de al menos una de las cuatro hipótesis descritas en el artículo 1.b del mismo instrumento y atendiendo a los hechos, argumentos de las partes y pruebas sobre el particular, este Panel se centrará en analizar si se actualiza la circunstancia expuesta en el inciso iv del mismo artículo 1.b toda vez que al menos, los supuestos contenidos en los incisos i y ii del antes citado artículo 1.b) claramente no resultan aplicables al presente caso.

En este orden de ideas, el Demandante advierte en esencia que no habría ninguna razón para que una empresa con un nombre totalmente distinto al de FEDERAL MOGUL intentara obtener un nombre de dominio conteniendo exclusivamente su denominación social y su marca si no pretendiera ser asociado con ella de alguna forma. Al respecto, el Panel considera que la falta de correspondencia entre la marca "Wagner" cuyos productos comercializa el Demandado y la marca "Federal-Mogul" licenciada al Demandado, aunado a la falta de derecho o interés legítimo para registrar o usar el nombre de dominio (arriba acreditada) pesan significativamente en contra del Demandado, requiriéndole justificar cómo en la especie, no haya deliberadamente en efecto pretendido atraer con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio web.

En su defensa, el Demandado aduce que el portal de Internet al que se aplica el nombre de dominio se utiliza en relación con sus servicios de refacciones, lo que constituye una clase de "servicios" distinta de aquélla de "productos" para la cual se encuentra registrada la marca del Demandante según la Clasificación Internacional de Niza para el Registro de las Marcas. Este Panel considera inaceptable la consideración que antecede en razón de que en primer lugar, la circunstancia señalada por el Demandado, por sí sola no excluiría la posibilidad de que pudiera producirse una confusión entre el nombre de dominio y la denominación del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea como lo previene el inciso iv del artículo 1b de la Política LDRP. A mayor abundamiento, dicho argumento resulta inocuo atendiendo a la reiterada falta de coincidencia entre la marca "Wagner" sobre la que el Demandado basa su defensa y el nombre de dominio conteniendo la marca registrada licenciada al Demandante.

Además de lo anterior, el Demandado afirma que la hipótesis del inciso iv del artículo 1.b) de la Política LDRP no se actualiza debido a que el portal de Internet correspondiente al nombre de dominio en cuestión se utiliza para comercializar productos legítimos producidos por el grupo Federal Mogul. Sobre el particular, este Panel destaca que la mayor dificultad por parte del Demandado para desestimar la mala fe que se le atribuye en el registro o uso del nombre de dominio que nos ocupa, radica en su falta de justificación para haber solicitado y usar un nombre de dominio que no corresponde con su propia denominación (misma que dicho sea de paso no aparece bajo el rubro de cliente en las facturas exhibidas para acreditar la compra de productos producidos por Federal Mogul), ni mucho menos explicar cómo un nombre de dominio indicando la procedencia de determinada empresa fabricante puede no atraer engañosamente y con ánimo de lucro, a un consumidor ordinario que asumiría que el sitio es operado, patrocinado o se encuentra afiliado con el licenciante del Demandante [National Association for Stock Car Auto Racing, Inc. v. Steven R. Shacklette, Caso OMPI No.D2001-1350], justificado únicamente por la venta de un sólo tipo de producto cuya denominación ni siquiera coincide con el nombre de dominio utilizado.

De lo anterior se colige que al atraerse a un usuario de Internet de la manera previamente descrita, el Demandado se habrá apropiado para su beneficio económico, del prestigio de la marca licenciada al Demandante. Nintendo of América, Inc. v. Gray West Internacional, Caso OMPI No. D2000-1219.

Por otra parte, la intención deliberada de utilizar el nombre de dominio para atraer con ánimo de lucro usuarios de Internet, de que habla la primera parte del inciso iv del artículo 1b, se tipifica en el presente caso a juicio del Panel, toda vez que el Demandado ha estado en todo tiempo claramente conciente del prestigio y reputación de la marca licenciada al Demandante. Dr. Ing. H.c.F. Porsche AG v. Michael Galarneau, Caso OMPI D2001-1448. Esto se corrobora por la falta de esfuerzo del Demandado (misma que se infiere en virtud de la ausencia de prueba ofrecida que acredite lo contrario) en desvincularse de la empresa Federal Mogul mediante una explicación publicada en su sitio de Internet. Dr. Ing. H.c.F. Porsche AG v. Michael Galarneau, idem.

Por consiguiente, en opinión del Panel, resulta patente que el Demandado ha buscado aumentar el número de visitantes a su portal de Internet, incrementando el valor comercial de su sitio a expensas de una explotación -contraria a los buenos usos y costumbres en el comercio-, de la marca respecto de la cual el Demandante tiene derechos [Ansell Healthcare Products Inc. v. Australian Therapeutics Supplies Pty, Ltd., Caso OMPI D2001-0110], actualizándose por tanto la hipótesis contenida en el inciso iv del artículo 1b de la Política LDRP.

7. Resolución

En mérito de todo lo expuesto y fundado anteriormente, este Panel concluye que el Demandante ha acreditado los extremos de su acción intentada y en consecuencia, se determina que el nombre de dominio <federalmogul.com.mx> sea transferido al Demandante.

Reynaldo Urtiaga Escobar
Panelista Único

Fecha: 14 de Mayo de 2004