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Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI

 

DECISIN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Terra Networks, S.A. v. Alvaro Baillo Osorio

Caso No. D2005-0180

 

1. Las Partes

La Demandante es Terra Networks, S.A., con domicilio en Pozuelo de Alarcn (Madrid), Espaa, representada por Javier Ungra Lpez.

El Demandado es Alvaro Baillo Osorio, con domicilio en Madrid, Espaa.

 

2. Los Nombres de Dominio y los Registradores

La demanda tiene como objeto los nombres de dominio <terralegal.com>, <terralegal.net>, y <terralegal.org>.

El registrador del nombre de dominio <terralegal.com> es Melbourne IT Ltd., y el de los nombres de dominio <terralegal.net> y <terralegal.org> es Arsys Internet, S.L. dba nicline.com.

 

3. Iter Procedimental

La Demanda se present ante el Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI (el“Centro”) el 16defebrerode2005, por correo electrnico, y el 17defebrerode2005 por correo urgente. El 17defebrerode2005, el Centro envi a los registradores de los nombres de dominio en cuestin, va correo electrnico, una solicitud de verificacin registral. El 17 y el 18defebrerode2005 el Centro recibi respuesta de ambos registradores, va correo electrnico, confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contacto(s) administrativo, tcnico y de facturacin. El Centro verific que la Demanda cumpla los requisitos formales de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (la“Poltica”), el Reglamento de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (el“Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (el“ReglamentoAdicional”).

De conformidad con los prrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notific formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 28defebrerode2005. De conformidad con el prrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij para el 20demarzode2005. El Escrito de Contestacin a la Demanda fue presentado ante el Centro el 21demarzode2005 a las 02’07’’, aunque consta remitido desde el domicilio de la Demandante el 20demarzo. El Panelista considera que el documento debe aceptarse.

El Centro nombr a Mario Sol Muntaola como miembro nico del Grupo Administrativo de Expertos el da 29demarzode2005, recibiendo la Declaracin de Aceptacin y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el prrafo 7 del Reglamento. El Experto nico considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

 

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante ostenta numerosos registros de marca de la denominacin “TERRA”:

- La marca espaola nmero 2.259.366, denominativa, solicitada el 24deseptiembrede1999 y concedida el 22demayode2000 en clase 42 para distinguir, entre otros, servicios jurdicos.

- La marca comunitaria nmero 1.347.227, denominativa, solicitada el 13deoctubrede1999 y concedida el 22deenerode2003 en diversas clases, entre ellas en clase 42 para distinguir, entre otros, servicios jurdicos.

- La marca espaola nmero 2.261.489, mixta, solicitada el 4deoctubrede1999 y concedida el 5deabrilde2000 en clase 42 para distinguir, entre otros, servicios jurdicos.

- La marca comunitaria nmero 1.332.691, mixta, solicitada el 4deoctubrede1999 y concedida el 14demayode2003 en diversas clases, entre ellas en clase 42 para distinguir, entre otros, servicios jurdicos.

Adems de estos registros, la Demandante ostenta otros registros que contienen la denominacin “TERRA”, en prcticamente todas las clases del nomenclator internacional, para distinguir, entre otros, servicios jurdicos.

No consta que el Demandado haya usado nunca efectivamente ninguna de estas marcas para distinguir servicios jurdicos.

El Demandado registr el nombre de dominio <terralegal.com> el 19dejuniode2000, y el 23demayode2003 registr los nombres de dominio <terralegal.net> y <terralegal.org>.

Posteriormente, el Demandadopresent tres solicitudes de registro de la marca “TERRALEGAL”:

- Solicitud de marca denominativa en clase 42 para distinguir servicios de consultora en materia jurdica, incluyendo la consultora a travs de medios telemticos, solicitada en abrilde2001. Inicialmente concedida por la OEPM, con la oposicin de la Demandante, fue posteriormente rechazada tras la estimacin del recurso de alzada presentado por la Demandante contra la concesin. Actualmente es objeto de un recurso contencioso-administrativo pendiente de resolucin.

- Solicitud de marca denominativa en clase 45, solicitada en juliode2002 y denegada por la OEPM.

- Solicitud de marca mixta en clase 42, para distinguir, entre otros, servicios jurdicos, solicitada en juniode2003 y denegada por la OEPM.

En juniode2002, el Demandado (abogado de profesin) inicia el desarrollo de un sitio web denominado “TERRALEGAL” destinado a la prestacin de servicios jurdicos en lnea –existe constancia documental de sus preparativos–. Tambin ha quedado suficientemente acreditado –fundamentalmente, a travs de la publicidad del mismo– que este sitio web, al que se accede a travs del nombre de dominio “TERRALEGAL, est operativo desde enerode2003, si bien, a la fecha la mayor parte de sus contenidos no son accesibles, reducindose el funcionamiento del sitio, sobre todo, a proporcionar enlaces a recursos de terceros.

En mayode2003 el Demandado solicit y obtuvo la reserva de la denominacin “TERRALEGAL Law Services, S.L.” para designar con ese nombre una sociedad limitada. Dicha reserva caduc sin haber sido utilizada. Recientemente, en marzode2005, solicit y obtuvo la reserva de la denominacin “TERRALEGAL de Servicios Jurdicos, S.A.” para designar con ese nombre una sociedad annima. No obstante, no se ha acreditado que a la fecha se haya constituido ninguna sociedad con ese nombre.

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante reclama la transferencia a su favor de los nombres de dominio con base en sus derechos sobre los distintos registros de la marca “TERRA”, al entender que los nombres de dominio del Demandado son similares a sus marcas y producen confusin, en la medida que coinciden en su trmino distintivo, y alegando que as lo ha declarado la Oficina Espaola de Patentes y Marcas.

Asimismo, la Demandante niega que el Demandado tenga derechos o intereses legtimos sobre los nombres de dominio, sealando que no existe ninguna sociedad legalmente constituida con dicha denominacin, y que tampoco dispone de marcas que lo amparen. Precisamente, la Demandante basa en la denegacin por la OEPM de las solicitudes de registro presentadas por el Demandado de la marca “TERRALEGAL” la prueba de que los nombres de dominio han sido registrados y son usados de mala fe, por cuanto a pesar de ello sigue haciendo un uso marcario de esta denominacin.

B. Demandado

Con caracter previo, el Demandado solicita que se rechace la Demanda con base en la falta de legitimacin del representante de la Demandante, por cuanto el poder aportado por dicho representante (procurador de los Tribunales) no lleva la apostilla de la Haya, lo cual vulnera normas imperativas de derecho pblico internacional.

Por otro lado, alega tambin el Demandado que la Demandante no menciona en su demanda que el rechazo de la OEPM a su solicitud de registro de la marca “TERRALEGAL” est siendo objeto en la actualidad de un recurso contencioso-administrativo que se tramita por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, lo cual supone una vulneracin del prrafo 3, apartados xi y xiv del Reglamento.

En cuanto al fondo, el Demandado alega disponer de derechos o intereses legtimos sobre la denominacin “TERRALEGAL” y niega que se produzca la pretendida confusin entre sus nombres de dominio y la marca “TERRA” de la Demandante.

 

6. Debate y conclusiones

Con carcter previo, antes de entrar en el fondo del asunto, es necesario despejar dos cuestiones ajenas al Procedimiento planteadas de adverso por el Demandado.

1. Acreditacin del representante del Demandante

El presente procedimiento es un procedimiento de carcter privado, cuya fuerza proviene de los contratos suscritos entre las partes y los registradores, y cuya reglamentacin no contiene ninguna previsin especfica acerca de la forma en la que ha de producirse la acreditacin del representante de las partes, ni mucho menos exige a ste ostentar condicin alguna (por ejemplo, no impone que deba tener la condicin de abogado). De hecho, ni siquiera se exige acreditar la condicin de representante mediante documento pblico, e incluso, la representacin se presume por la mera ratificacin tcita del representado. Por lo tanto, entiende este panelista que no cabe estimar la pretensin de rechazo de la Demanda por falta de legitimacin del representante de la Demandante.

2. Ocultacin por el Demandante de un procedimiento judicial

Respecto a la ocultacin del recurso contencioso-administrativo por parte de la Demandante, entiende este panelista que, si bien no supone una vulneracin en sentido estricto del Reglamento (que obliga al Demandante a identificar en la Demanda “cualquier otro procedimiento jurdico que se haya comenzado o terminado en relacin con el nombre onombres de dominio objeto de la demanda”), la existencia de dicho recurso tiene consecuencias relevantes para la resolucin de este procedimiento, por cuanto no puede considerarse como un hecho definitivo la decisin de la OEPM de rechazar la convivencia de las marcas TERRALEGAL y TERRA, para designar servicios jurdicos, tal como ha pretendido la Demandante con una cierta “mala fe”.

En cuanto al anlisis de las cuestiones de fondo:

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusin

(a) El apartado 15.a) del “Reglamento” encomienda al panel la decisin de la demanda sobre la base de:

- Las manifestaciones y los documentos presentados por las partes.

- Lo dispuesto en la “Poltica” y en el propio “Reglamento”, y

- De acuerdo con cualesquiera reglas y principios de Derecho que el panel considere aplicables.

(b) Las normas o principios aplicables al procedimiento que no sean la Poltica, el Reglamento y el Reglamento Adicional, no deben suponer un trato diferente o desigual en relacin con los nacionales de pases que no sean parte en la controversia concreta y cuyas normas o principios nacionales puedan ser diferentes a los aplicados. En tal sentido, debern aplicarse normas internacional y convencionalmente uniformes, como tambin lo son las que rigen en el procedimiento administrativo, y slo en su defecto las legislaciones nacionales podrn tenerse en cuenta a efectos interpretativos o aclaratorios.

Por lo tanto, debe quedar claro que los principios que rigen en materia de marcas y de nombres de dominio son distintos, y por tanto que, a la hora de valorar los derechos ostentados por el titular de una marca frente a quien ha registrado un nombre de dominio que pudiera entrar en conflicto con esa marca, no cabe una aplicacin sistemtica de la normativa marcaria, como si de una infraccin del derecho exclusivo de marca se tratara, de acuerdo con la legislacin que resulte aplicable. Y eso es especialmente as, cuando se trata de resolver el conflicto entre marcas y nombres de dominio bajo la ptica de la Poltica, que es lo que corresponde hacer a este panelista.

Dicho esto, tambin es cierto que, para la valoracin del primero de los requisitos exigidos por la Poltica, los criterios que rigen el derecho de marcas en el territorio donde los signos en conflicto vayan a operar (en este caso Espaa) constituirn una referencia esencial a la hora de su comparacin.

Se trata de determinar si existe riesgo de confusin entre TERRA y TERRALEGAL, comparandoambos signos, as como los servicios que designan.

En cuanto a la comparativa de los signos existe identidad en la raz de ambos (TERRA). Sin embargo, la utilizacin del genrico LEGAL completando la denominacin utilizada por el Demandado ofrecera suficiente distancia con la denominacin reivindicada por la Demandante si no fuera por el carcter, cuanto menos, notorio, de la marca de la Demandante.

No hay duda que la marca TERRA es una marca registrada notoria, de manera que su mbito de proteccin debe extenderse ms all del mero mbito objetivo en elcual se aplica. Es decir, el derecho de marca de la Demandante se extiendetambin a aquellos servicios que presentan una proximidad relativa con los servicios que designa la marca, de forma que cuanto mayor sea el grado de notoriedad reconocido a la marca, mayor deber ser su mbito de proteccin objetivo. La cuestin a valorar es si existe una proximidad suficiente en el sentido indicado entre los servicios designados por esa marca por la Demandante (portal de noticias y contenidos de muy diversa ndole, as como servicios de telecomunicaciones) y los servicios jurdicos prestados por el Demandado a travs del nombre de dominio, como para apreciar el riesgo de confusin alegado por la Demandante.

En esa valoracin, deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos:

(a) Es un hecho acreditado a tener en cuenta que existen diversos registros marcarios que distinguen servicios jurdicosy que incluyen en su denominacin el prefijo TERRA. Se trata de numerosos registros que estando en pleno vigor conviven con la marca de la Demandante.

(b) En lnea con el anterior, es tambin reseable que la denominacin TERRA, por ms que figure inscrita a favor de la Demandante, no es un trmino de fantasa, sino que se trata de una voz comn, frecuentemente utilizada, por lo que debe establecerse y delimitarse con suma precisin el espacio privativo que conforma el signo registrado del espacio de libre utilizacin.

(c) Siguiendo con el razonamiento, la Demandante debera probar con especial claridad las razones en las que fundamenta su alegacin de que el Demandado toma conocimiento de la denominacin TERRA de las marcas de la Demandante y no del acerbo comn.

(d) Y por fin, de los propios actos de la Demandante, quien tiene inscritas numerosas marcas compuestas por la raz TERRA acompaada de un adjetivo (TERRANET, TERRATEL, TERRALIBRE…) se debe deducir su conocimiento de que la denominacin que utiliza no puede extenderse a cualesquiera combinaciones que incluyan el trmino TERRA.

Por lo que se refiere a la comparativa de los servicios designados, si bien es cierto que la Demandante tiene su marca registrada para designar servicios jurdicos, hay que destacar que en realidad ha pretendido ocupar la totalidad del espectro del nomenclator de clases, sin que de entrada pueda admitirse una apropiacin absoluta y en exclusiva de un trmino, especialmente cuando se tratade un trminocomn como es ste, y adems,cuando no consta (porque no se ha alegado ni probado) que en los ltimos cinco aos haya sido o est siendo usada efectivamente en ese campo.

En consecuencia, no se aprecia en este mbito identidad, aunque objetivamente hay similitud. Otra cosa ser si dicha similitud es capaz de poder generar confusin habida cuenta de los servicios que efectivamente han demostrado que prestan cada una de las Partes. Ello nos lleva a seguir con el anlisis de los restantes requisitos.

B. Derechos o intereses legtimos

Contra las alegaciones de la Demandante, el Demandado defiende que dispone de derechos o intereses legtimos sobre la denominacin TERRALEGAL.

Por un lado, el nombre de dominio se viene utilizando, desde mucho tiempo antes de que se presentara la Demanda, para direccionar al servicio web TERRALEGAL, en el cual se ofrecen diversos contenidos de carcter jurdico. El desarrollo de este servicio empez, al menos, en juniode2002. Incluso se ha acreditado la existencia de preparativos para su puesta en marcha anteriores a esa fecha (e-mail dirigido a una editorial jurdica solicitando una posible colaboracin). Y consta tambin el pago de los servicios de hospedaje del sitio web desde enerode2003. Otro elemento a valorar es el de la publicidad del sitio web TERRALEGAL, efectuada tanto por medios convencionales (pginas amarillas impresas) como electrnicos (incluso, a travs del propio portal de Terra).

Es cierto que no parece ser un sitio web que cuente detrs con una baseslida de contenidos, ya que a la fecha se reduce a ofrecer enlaces a recursos de terceros (muchos de los cuales ni siquiera funcionan), pero lo cierto es que la pgina web existe y que el servicio se identifica con el nombre TERRALEGAL.

Adems, la reserva de una denominacin que contiene como elemento principal el trmino TERRALEGAL para ser usada como nombre de una sociedad mercantil, si bien esta sociedad no ha llegado a constituirse formalmente, puede ser considerado tambin como una muestra de la existencia de indicios o preparativos en el sentido sealado por la Poltica.

Puesto que como veremos el Demandante no demuestra que los nombres de dominio fueron registrados y usados de mala fe no es necesario determinar la existencia de un inters legtimo.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

El prrafo 4.b de la Poltica establece que, a los efectos del cumplimiento del tercero de los requisitos previstos en la misma, constituir prueba del registro y utilizacin de mala fe de un nombre de dominio la constatacin de la presencia de cualquiera de las circunstancias que expresamente se contemplan, sin perjuicio de cualquier otra que pueda ser considerada como prueba de este hecho.

Sobre la existencia de mala fe por parte del Demandado, la Demandante le imputa los siguientes hechos:

(a) La intencin de atraer usuarios con nimo de lucro a su sitio web, creando riesgo de confusin con la marca del demandante.

No obstante, esta imputacin no se fundamenta. Nada se dice acerca de los hechos o circunstancias en los que se basa para entender que existe voluntad de aprovecharse. De hecho, si visitamos la pgina del Demandado no se observa ningn elemento que permita apreciar una voluntad por su parte de querer buscar algn tipo de asociacin con el demandante. La nica “similitud” proviene del propio nombre del servicio web (TERRALEGAL), y est claro que a la hora de analizar la eventual existencia de mala fe, este elemento no resulta suficiente, si no viene acompaado de otros que permitan deducir esa voluntad de aprovecharse de la marca del Demandante.

(b) La utilizacin del nombre TERRALEGAL en funciones de marca, cuando su registro le ha sido denegado por la OEPM.

Al respecto hay que hacer dos reflexiones. Primero, y muy importante, que la decisin de la OEPM no es firme, por cuanto se encuentra an pendiente de resolucin judicial. Y segundo, que la denegacin del registro conlleva que el Demandado no adquiere derechos exclusivos para el uso de esa denominacin, pero nada prejuzga acerca de que ese uso suponga la infraccin de los derechos marcarios de un tercero (en particular de la Demandante), porque ese no es el objeto ni del procedimiento administrativo seguido ante la OEPM, ni del vigente procedimiento judicial contencioso-administrativo (que slo debe revisar la decisin administrativa).

Si la Demandante considera que los contenidos de la web TERRALEGAL infringen sus derechos de marca, puede requerir al Demandado su cesacin, y en todo caso, interponer la correspondiente demanda en va civil. Pero hasta ahora no lo ha hecho (o por lo menos no consta).

En definitiva, no puede considerarse como prueba de la mala fe del Demandado su pretendido conocimiento de una eventual vulneracin de los derechos de marca del Demandante, cuando sta ni siquiera ha sido declarada.

Al margen de los dos extremos anteriores, no se aprecia en este caso ninguna otra de las circunstancias que la Poltica considera como prueba de la existencia de mala fe.

 

7. Decisin

En base a lo expuesto el Panel resuelve que la demandante no ha probado, de acuerdo con el artculo 4 apartado a) de la Poltica Uniforme que concurran los tres requisitos contemplados en dicho apartado. En consecuencia la demanda es desestimada.


Dr. Mario Sol Muntaola
Experto nico

Fecha: 26deabrilde2005

 

: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2005/d2005-0180.html

 

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