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Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI

 

DECISIN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Group Kaitu, LLC y Darkside Productions, Inc. v.Burmar Promociones E Imagen, S.L.

Caso No. D2005-0223

 

1. Las Partes

La parte Demandante es Group Kaitu, LLC conjuntamente con Darkside Productions, Inc. con domicilio en Oakland, California, Estados Unidos de Amrica, representada por Gavin Law Offices, PLC, Estados Unidos de Amrica.

La Demandada es Burmar Promociones E Imagen, S.L. con domicilio en Barcelona, Espaa, representada por J. Isern Patentes y Marcas, S.L., Espaa.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <erosguia.com>.

El registrador del citado nombre de dominio es Nominalia Internet S.L.

 

3. Iter Procedimental

La Demanda se present ante el Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI (el“Centro”) el 1demarzode2005. El 1demarzode2005 el Centro envi a Nominalia Internet S.L. va correo electrnico una solicitud de verificacin registral en relacin con el nombre de dominio en cuestin. El 3demarzode2005, Nominalia Internet S.L. envi al Centro, va correo electrnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, tcnico y de facturacin. El 7demarzode2005 el Centro solicit a la Demandante que presente la Demanda traducida al espaol. El 10demarzode2005 la Demandante present la Demanda traducida al espaol. El Centro verific que la Demanda cumpla los requisitos formales de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (la”Poltica”), el Reglamento de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (el“Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los prrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notific formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 17demarzode2005. De conformidad con el prrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij para el 5deabrilde2005. El Escrito de Contestacin a la Demanda fue presentado ante el Centro el 30demarzode2005.

El Centro nombr a Miguel B. O'Farrell como miembro nico del Grupo Administrativo de Expertos el da 7deabrilde2005, recibiendo la Declaracin de Aceptacin y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el prrafo 7 del Reglamento. El Experto nico considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

El 11deabrilde2005, la Demandante present un escrito ampliatorio de su Demanda.

 

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante Group Kaitu, LLC es titular en los Estados Unidos de los registros de marca siguientes:

EROS GUIDE Registro N 2.549.369 “para la difusin de publicidad de bienes y servicios de terceros a travs de Internet”. Presentado el 26dejuniode2000, y registrado el 19demarzode2002, alegando como fecha de primer uso comercial el mes de agostode1997.

EROS Registro N 2.793.831 “para un portal online vinculado a otros portales relacionados y no relacionados a sitios Web en el campo de entretenimiento y servicios de temtica adulta”. Presentado el 24deabrilde2002 y registrado el 16dediciembrede2003, alegando como fecha de primer uso comercial el 24deagostode1997.

EROS Registro N 2.794.843 “para la difusin de publicidad de bienes y servicios de terceros a travs de Internet; proporcionando bases de datos, directorios y motores de bsqueda online a fin de facilitar el acceso a productos y servicios de temtica adulta a travs de Internet; otorgando un servicio de compras online que ofrece la distribucin minorista y mayorista de servicios y productos para adultos a travs de Internet”. Presentado el 9dediciembrede2002 y registrado el 16dediciembrede2003, alegando como fecha de primer uso comercial el 16denoviembrede2002.

EROSTOYS Registro N 2.877.699 “para proporcionar la difusin de publicidad de bienes y servicios de terceros a travs de Internet; promocionando bienes y servicios de terceros mediante la operacin de un mercado de compras on-line con enlaces a sitios web minoristas de temtica adulta; otorgando un servicio de compras online que ofrece servicios y productos para adultos a travs de la red”. Presentado el 17deseptiembrede2004 y registrado el 24deagostode2004 basado en el uso desde el 16denoviembrede2002.

La Demandada es titular de la solicitud de marca TU ACOMPAANTE EN LA RED EROS GUIA N M 2604913-9 presentada en la Oficina Espaola de Patentes y Marcas el da 18dejuniode2004 para distinguir “publicidad por Internet” en la clase 35.

La Demandada es titular del nombre de dominio <erosguia.com> registrado el da 26deenerode2004.

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega que:

El nombre de dominio de la Demandada es idntico y/o confusamente similar a las diversas marcas de servicio sobre las cuales el Demandante tiene derechos. La Demanda es presentada por las empresas Group Kaitu, LLC (Kaitu) y Darkside Productions, Inc. (Darkside), entidades relacionadas mediante acuerdo por escrito: Kaitu posee las marcas de servicio y nombres de dominio del Demandante que se reclaman en el presente documento y las licencia a Darkside para su utilizacin con respecto a la operacin de diversos sitios web. Kaitu es la titular de las siguientes Marcas de Servicio de Estados Unidos de Amrica:

- EROS GUIDE (Registro N 2.549.369) (presentado el 26dejuniode2000 y registrado el 19demarzode2002) (alegando como fecha de primer uso comercial el mes de agostode1997), para la difusin de publicidad de bienes y servicios de terceros a travs de Internet.

- EROS (Registro N 2.793.831) (presentado el 24deabrilde2002 y registrado el 16dediciembrede2003) (Modificacin de Declaracin de Uso presentada el 28deenerode2003, alegando como fecha de primer uso comercial el 24deagostode1997), para un portal online vinculado a otros portales relacionados y no relacionados a sitios Web en el campo de entretenimiento y servicios de temtica adulta.

- EROS (Registro N 2.794.843) (presentado el 9dediciembrede2002 y registrado el 16dediciembrede2003) (alegando como fecha de primer uso comercial el 16/11/02), para la difusin de publicidad de bienes y servicios de terceros a travs de Internet; proporcionando bases de datos, directorios y motores de bsqueda online a fin de facilitar el acceso a productos y servicios de temtica adulta a travs de Internet; otorgando un servicio de compras online que ofrece la distribucin minorista y mayorista de servicios y productos para adultos a travs de Internet.

- EROSTOYS (Registro N 2.877.699) (presentado el 17 de septiembre 2004 y registrado el 24 de agosto de 2004 basado en el uso desde el 16 noviembre de 2002), para proporcionar la difusin de publicidad de bienes y servicios de terceros a travs de Internet; promocionando bienes y servicios de terceros mediante la operacin de un mercado de compras on-line con enlaces a sitios web minoristas de temtica adulta; otorgando un servicio de compras online que ofrece servicios y productos para adultos a travs de la red.

Adems, ha efectuado solicitudes ante la Oficina de Patentes de Invencin de los Estados Unidos para registrar las siguientes marcas que an no han sido autorizadas:

- EROS (N de Serie de Estados Unidos 78/189252) (presentado el 26denoviembrede2002) (basado en la intencin de uso), con el fin de organizar y realizar exposiciones y ferias con objetivos comerciales en las reas del estilo, la moda, la msica, la salud, pelculas, alimentos y bebidas, sexualidad, belleza y estilos de vida alternativos.

- EROS GUIDE (N de Serie de Estados Unidos 78/189244) (presentado el 26denoviembrede2002) (basado en la intencin de uso) para publicaciones, en particular libros y revistas cuyo contenido se relacione con el entretenimiento para adultos, estilos de vida alternativos y otros tpicos con temtica adulta.

- EROS (N de Serie de Estados Unidos 78/403.509) (presentado el 16deabrilde2004 basado en el uso real desde el 1 de noviembre de 2001 con el fin de proporcionar publicaciones online a travs de Internet , especficamente, revistas online cuyo contenido se relacione con el entretenimiento para adultos y otros tpicos de temtica adulta.

- EROS MEN (N de Serie de Estados Unidos 78/362.488) (presentado el 4 de febrero de 2004 basado en el uso real desde el 1 de septiembre de 2001, para proporcionar la difusin de publicidad de bienes y servicios de terceros a travs de Internet.

Desde 1997, Darkside ha sido operador de los sitios de Internet ubicados en <erosguide.com> y <eros-guide.com> en los cuales opera una gua en Internet para el entretenimiento de adultos en todo el mundo. El Demandante registr los nombres de dominio <eros-guide.com> y <erosguide.com> el 22deabrilde1997, y el 29deabrilde1997, respectivamente, y a partir de ese momento los ha operado con continuidad.

El Demandante es tambin el registrante y usuario de otros numerosos nombres de dominio que presentan mayormente la marca EROS. Al da de hoy, el Demandante posee ms de 2.200 dominios, una gran mayora de los cuales combinan la marca EROS o bien la marca EROS GUIDE con otro trmino que puede ser un identificador geogrfico o el nombre de una designacin tnica particular. Algunos de ellos han sido utilizados permanentemente al menos desde una fecha tan temprana como 1997.

El Demandante dirige principalmente sus servicios EROS GUIDE al mercado internacional habitualmente mediante el uso de un identificador de mercado geogrfico en cada uno de sus nombres de dominio para que los usuarios de Internet puedan ubicar fcilmente a los proveedores de servicios de temtica adulta en su propio mercado o en el lugar al que planean viajar. Cada uno de tales nombres de dominio direcciona a los usuarios a un sitio web que contiene informacin relacionada, entre otras cosas, a los servicios marca EROS GUIDE del Demandante.

Las marcas EROS GUIDE y EROS son marcas internacionalmente reconocidas en el campo de la provisin de guas y directorios de Internet de entretenimiento adulto o servicios relacionados. Adems, el Demandante ha invertido millones de dlares publicitando y utilizando sus marcas a fin de asegurar su automtica identificacin con la excelencia en el otorgamiento de guas de Internet de entretenimiento adulto y servicios relacionados.

El nombre de dominio de la Demandada fue registrado el 26deenerode2004, mucho tiempo despus de que el Demandante adquiriera los derechos sobre sus marcas por el uso y registro ante la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos. Al momento en que la Demandada registr el nombre de dominio, el Demandante ya ostentaba derechos sobre su marca EROS GUIDE y otras marcas.

El nombre de dominio de la Demandada es confusamente similar a la marca EROS GUIDE y a otras marcas EROS pertenecientes al Demandante. La nica diferencia entre el nombre de dominio de la Demandada y la marca EROS GUIDE es que el primero contiene la traduccin al idioma espaol de la palabra inglesa “guide” que significa “gua”. De hecho, cuando un usuario busca en “Google” el trmino “eros guia,” este motor de bsqueda tan utilizado pregunta al usuario “Quiso usted decir: eros guide?” Por consiguiente, el nombre de dominio de la Demandada es confusamente similar a la marca del Demandante.

En la pgina web “www.erosguia.com” la Demandada ofrece servicios que son idnticos a aquellos ofrecidos por el Demandante. La conducta de la Demandada crea una marca confusamente similar y/o virtualmente idntica a las Marcas del Demandante.

El Demandante no ha otorgado jams ningn derecho a la Demandada sobre ninguna de sus marcas.

El registro oportunista por parte de la Demandada de la traduccin en idioma espaol de la marca EROS GUIDE perteneciente al Demandante no se relaciona con una oferta de buena fe de bienes y servicios conforme al prrafo 4. c) i) de la Poltica.

La Demandada no es reconocida por su nombre de dominio y no est efectuando un uso justo o no comercial legtimo de tal nombre. En lugar de ello, la Demandada emplea el nombre de dominio para desviar a los usuarios de Internet a su propio sitio de servicios para adultos que compite con los sitios del Demandante, mientras que intenta beneficiarse de la fama asociada a la marca EROS GUIDE del Demandante.

El nombre de dominio fue registrado y est siendo utilizado con mala fe. La Demandada registr el nombre de dominio principalmente con el objeto de interrumpir el negocio de un competidor, lo cual constituye “mala fe” conforme al prrafo 4. b) iii) de la Poltica. La Demandada est utilizando la marca EROS perteneciente al Demandante y la traduccin en idioma espaol de la marca EROS GUIDE del Demandante en un nombre de dominio registrado para localizar sitios web que ofrecen servicios que compiten con aquellos ofrecidos por el Demandante.

Ms aun, el hecho de que el “aspecto” del sitio web de la Demandada en trminos de seleccin, organizacin y contenido sea llamativamente similar a aqul de los sitios web del Demandante indica que la Demandada posee un conocimiento real y no meramente presunto de los derechos del Demandante sobre los servicios de la marca EROS GUIDE y las marcas del Demandante. En particular, la porcin superior de la pgina de inicio de la Demandada imita el uso que hace el Demandante de una silueta desnuda, elegante, reclinada hacia un costado, fotografiada en blanco y negro y entrelazada con la marca GUIDE. El sitio web de la Demandada emplea el mismo tipo de letra para el trmino “guia” que el que utiliza el Demandante para “guide.” Significativamente, la tercera oracin del sitio web de la Demandada se refiere a la Declaracin 2257 que constituye un requisito de la ley federal de los Estados Unidos de Amrica (18 U.S.C. 2257) e imita la ubicacin de la declaracin similar del Demandante. No debe permitirse a la Demandada alegar ignorancia con respecto a las leyes de los Estados Unidos sin dar crdito a la teora de que la Demandada copi el sitio web del Demandante. Por el contrario, si la Declaracin 2257dela Demandada prueba que esta ltima conoce efectivamente las leyes vigentes en los Estados Unidos, no debera permitrsele alegar ignorancia de slo una parte de esas leyes, es decir, aquella parte que protege las marcas comerciales del Demandante. Por ltimo, hasta finesde2003, los sitios web del Demandante presentaban un “aspecto “ caracterstico compuesto por el uso predominante de texto y fotografas en blanco y negro, destacado con rojo slo la parte de la pgina web en la que se ubicaba la marca EROS GUIDE. En la actualidad, la Demandada imita dicho formato.

Tanto el Demandante como la Demandada ganan dinero al permitir que los proveedores de servicios para adultos publiciten en sus sitios web respectivos. La Demandada espera beneficiarse econmicamente de la fama de las marcas del Demandante mediante el desvo de trfico a su propio sitio web competidor, incrementando sus ingresos por aranceles de publicidad. Este nico hecho sugiere que la Demandada registr el nombre de dominio con la intencin principal de perturbar el negocio de un competidor, segn el prrafo 4. b) iii) de la Poltica. Este hecho indica, adems, que la Demandada ha utilizado el nombre de dominio para atraer a los usuarios de Internet a su sitio web con el objeto de obtener ganancias comerciales en virtud de la confusin con las marcas del Demandante, segn se contempla en el prrafo 4. b) iv) de la Poltica. Conforme a la Poltica, ambos hechos son suficientes para demostrar el registro y uso de mala fe del nombre de dominio de la Demandada.

Finalmente, el Demandante solicita que el nombre de dominio sea transferido a Group Kaitu, LLC.

B. Demandado

El Demandado alega que:

Es titular de la solicitud de la marca EROS GUIA en Espaa (N M-2604913-9) presentada el da 18dejunio del 2004. Al da de hoy la marca est pendiente de concederse habiendo ya pasado positivamente todos los trmites de oposicin y recurso. Las marcas EROS del Demandante no se encuentran registradas en Espaa ni en Europa y por ello no se puede exigir a quien pretenda registrar un “.com” que compruebe todas las bases de datos mundiales de marcas para ver si ese dominio (traducido a cualquier idioma) coincidira en algn pas con una marca registrada. El Demandado se preocup de registrar la marca EROS GUIA al tiempo que solicitaba el dominio hecho que demuestra su diligencia en la actuacin y su actuacin de buena fe en el registro. El Demandado seala la genericidad en el mbito “estricto” de los sitios web de contenido ertico de los trminos que componen la marca EROS GUIDE. “Eros” que etimolgicamente significa “dios del amor, del sexo y lujuria” es utilizado en Internet principalmente asociado a sitios de contenido ertico. Al realizarse una bsqueda en “Google” del trmino “eros”, 14delos primeros 20 sitios listados son de contenido ertico. Por otro lado, el trmino genrico “guide” que significa “gua”.

El Demandante alega que es titular de ms de 2.200 dominios hecho que ha sido juzgado en anteriores ocasiones como una actuacin de mala fe asociado al “registro indiscriminado de dominios”. El Demandante seala que en todos los casos esos 2.200 dominios contienen la marca EROS o EROS GUIDE. En ningn momento se dice que alguno de esos dominios contenga la traduccin de “guide” a ningn otro idioma que no sea el ingls. As, se encuentran disponibles los dominios <erosfrher.com> (traduccin de “erosguide” al alemn); <erosguida.com> (traduccin al italiano); <erosvleugelman.com> (traduccin al holands); <eroslede> (traduccin al dans). Efectivamente el Demandante tiene dominios que combinan su marca con identificativos geogrficos pero ninguno de ellos coincida con las ciudades a las que van dirigidos los servicios del demandado hasta el momento de presentar esta Demanda. ej:

<eros-barcelona.com>;

<eros-marbella.com>;

<eros-madrid.net>;

<eros-espana.com>;

<eros-spain.com> (anterior a <erosguia.com> pero no se ha utilizado nunca);

<erosspain.com> (anterior a <erosguia.com> pero no se ha utilizado nunca);

<erosbarcelona.com>;

<erosmarbella.com>.

A pesar de que el Demandante nunca haba registrado ningn dominio con la traduccin de la palabra “guide”, al momento de presentar la Demanda aprovech para registrar todas las combinaciones de EROS GUIA bajo las terminaciones “.net” y “.org”. Al contrario, el Demandado jams ha registrado ningn otro dominio con un identificativo geogrfico ni ha intentado interferir en el mercado al que van dirigidos los servicios que ofrece la Demandante.

El Demandante dice dirigir sus servicios al mercado internacional cuando en realidad sus servicios slo estn dirigidos al mercado estadounidense y britnico. El Demandado limita la oferta de sus servicios a las principales ciudades de Espaa. El Demandante no ha demostrado tener ningn cliente espaol ni ofrecer ningn servicio en Espaa. Es ms, el dominio <eros-spain.com> registrado por la Demandante en el 2003 no ha sido utilizado nunca lo que hace presumir que no tiene ni oferta de servicios ni demanda de los mismos en Espaa. A pesar de que los servicios que ofrecen tanto Demandante como Demandada se publicitan en un mismo medio, Internet, la naturaleza de dichos servicios exigen la presencia fsica de una o varias personas en un lugar fsico. Por lo tanto y a pesar de poder obtenerse informacin sobre los servicios de ambas en un mismo “espacio” no se puede concluir que los servicios ofrecidos por una y otra concurran en un mismo mercado.

El Demandante seala que sus marcas son reconocidas internacionalmente. Sin embargo sus marcas slo estn registradas en los Estados Unidos. Como prueba de la falta de notoriedad por parte de la Demandante se observa que en las bsquedas del trmino “escort” en los directorios de <google.com> y <google.es> no aparece listado el Demandante cosa que prueba sobradamente su falta de notoriedad en el mercado de los/ las “escorts” (mercado comn de Demandante y Demandado). La bsqueda del trmino “escorts” en <google.com> da como primer resultado uno de los mayores directorios de “escorts” que existen en Internet, la web <openadultdirectory.com>. Si realizamos una bsqueda por el trmino “escort” dentro de <openadultdirectory.com> quien aparece listado no es el Demandante sino el Demandado. Ello sera un indicativo de una mayor notoriedad internacional por parte del Demandado que del Demandante. Por ltimo, “Google” ofrece un servicio que permite obtener como resultado el nmero de pginas web que establecen un link (vnculo) con una determinada pgina. Realizada la prueba se obtiene que 279 pginas web establecen links con la web del Demandado <erosguia.com> y slo 273 con la web de la Demandante <erosguide.com>. Ello demuestra nuevamente una mayor presencia en Internet por parte de la Demandada. Importa destacar que estos resultados son invariables si la bsqueda se realiza en <google.com> o en <google.es>.

Desde que se registr el dominio, el Demandado ha invertido miles de euros en promocionar los servicios ofrecidos desde su pgina web. Asimismo, ha dedicado ms de 500 horas en promocionar el portal en Internet, permitindole estar tan bien posicionado como lo est.

El Demandado solicit la marca y el dominio EROS GUIA simultneamente en el2004, hecho que prueba la diligencia en su actuacin. Adems, ni al momento de registrar la marca y el dominio, ni al da de hoy existen en Espaa o Europa marcas registradas EROS GUIA o EROS GUIDE. El principio inspirador del “.com” es que tiene un carcter abierto e irrestricto. Sera contrario a esto exigir que quien registre un “.com” antes debe comprobar en todas las bases de datos de marcas del mundo que cualquier traduccin idiomtica posible del dominio que va a registrar no est protegido como marca en algn pas del mundo.

El Demandado tena y tiene como nico destino de sus servicios Espaa. Cuando vi que ni la marca EROS GUIA ni el dominio <erosguia.com> estaban registrados procedi a registrarlos diligentemente como marca y dominio.

La Demandante es titular de los nombres de dominio <erosspain.com> y <eros-spain.com> desde el 2003 y nunca los ha utilizado, hecho que demuestra que ni tiene ni ha tenido nunca mercado, oferta o demanda de sus servicios en Espaa (mercado principal y nico del Demandado).

A falta de que la Demandante pueda probar los algoritmos que utiliza el buscador “Google” para llegar a sus resultados tipo “quiso decir?”, si se puede probar que si se introducen los mismos trminos en el mismo buscador pero solicitando obtener los resultados en espaol (idioma tanto de la pgina “www.erosguia.com” como del Demandado) veremos que no se produce como resultado “quiso decir: eros guide?” Eso demuestra que uno de los algoritmos utilizados por “Google” es la traduccin de aquellos trminos cuya “traduccin posible” al idioma deseado pueda dar tambin algn resultado.

Uno de los principios del derecho marcario en todo el mundo es el “principio de territorialidad” que establece que el pblico es un elemento sustancial de la marca, y que siendo el pblico un sujeto pasivo que se asienta en un territorio, los efectos jurdicos que emanan de una marca siempre se circunscribirn a un territorio determinado. Esta regla se aplica tanto a las marcas comunes, como a las notorias o de alto renombre. Internet “diluye fronteras” pero desde el momento en que Demandada y Demandante no concurren en el mercado (ya que estamos probando que tienen mercados muy diferenciados) no se puede prohibir al Demandado que ofrezca un determinado tipo de servicios porque la Demandante los tenga protegidos en los Estados Unidos. La Demandante no puede probar ninguna injerencia por parte del Demandado en el mercado estadounidense o ingls.

En este caso no puede hablarse de “competidor” porque no tendra sentido desviar los clientes del Demandante al sitio del Demandado puesto que el Demandante no ofrece servicios all donde los ofrece el Demandado.

La OMPI no es el lugar para discernir si el contenido de una web es similar al de otra. La propia Demandante afirma que los colores que utiliza el Demandado en su pgina web ha dejado de utilizarlos a finales del 2003. Sin embargo, el Demandado no empez su negocio en Internet hasta el 2004. Por tanto, ambos diseos no han concurrido en el espacio y en el tiempo.

Los colores utilizados preferentemente por las pginas webs que promocionan “escorts” son el “azul” y el “blanco”. El Demandado al percatarse de esta situacin prefiri desmarcarse del resto y utilizar colores distintos a los habituales en este “negocio”. Si buscamos “plantillas web” para contenidos erticos observamos que en su mayora tienen como fondo el color negro y siluetas desnudas de mujer. El establecimiento del “disclaimer” al que la Demandante hace referencia es una prctica habitual en las pginas web de contenido ertico. Se advierte que el contenido de esa web est reservado a mayores de 18 aos. La leyenda se encuentra a esa altura de la pgina porque sa es la altura a la que primero se dirige la vista. Ello es cumplimiento de las normativas tanto nacionales como internacionales.

El portal <erosguia.com> es la consecuencia lgica de la evolucin del negocio que empez con el diseo y promocin de pginas web y deriv en un portal de contactos y contenido ertico. En 2003, los Sres. Marimn (director de eabarcelona.com con ms de 6 aos de experiencia en Internet) y Hernandez (fotgrafo independiente que ha trabajado desde 1994, en el mundo ertico con el Grupo Z) se juntaron para disear un producto profesional en el mundo del diseo de webs erticas. Tras un ao de trabajo y varias webs diseadas de gran xito <sandrabela.com>, <claravip.com>, etc.) decidieron crear “Burmar Promociones e Imagen S.L.” empresa publicitaria orientada al mundo de lo ertico. Lo primero fue crear un portal que aglutinara servicios de diseo, fotografa y publicidad en Internet que sirviera de lugar de encuentro y contacto, abarcando desde los “escorts” hasta los locales, “strippers” y dems espectculos erticos. Despus de barajar varios nombres y ver que <guiaerotica.com> o <guiaeros.com> ya estaban adquiridos, decidieron elegir el de <erosguia.com>. Con un diseo original, y una estructura funcional y rpida utilizando las ltimas tendencias en programacin, se lanza <erosguia.com>, la gua de contenidos y servicios orientados al mundo ertico. El lanzamiento y la promocin se han basado en publicitar dichos servicios en los peridicos con ms tirada de Madrid y Barcelona (La Vanguardia y El Pas) invirtiendo hasta la fecha unos 10.000 euros para dar a conocer el portal preferentemente en Barcelona y Madrid (su principal mercado), creando una imagen de marca que los ha situado como referente en el mercado espaol. Paralelamente, se ha realizado una campaa de promocin en los buscadores ms importantes <google.es>, <yahoo.es> y <msn.es>. A finales de enero y principios de febrerodel2005, y gracias a la experiencia en el sector y mas de 500horas de trabajo el Demandado logra posicionarse en la primera pgina de resultados de los buscadores espaoles ms importantes obteniendo notoriedad en el mercado espaol y convirtiendo lo que era un sueo y mucho esfuerzo, en una empresa que empieza a dar sus primeros beneficios.

El Demandado confirma que la publicidad a la que hace mencin en su “pgina de inicio” es meramente de “intercambio de links” y que con ello no obtiene ningn lucro econmico. Una vez se accede al interior de la pgina web “www.erosguia.com” s que hay “publicidad de pago” pero dicha publicidad est limitada al anuncio de pginas web espaolas de contenido ertico. Por el contrario, en “www.erosguide.com” no encontramos ningn anunciante espaol por lo que cabra destacar que la confusin entre los anunciantes que menciona el Demandante no se est produciendo realmente.

El Demandado solicita que sea desestimada la Demanda. Asimismo, solicita que se declare que la Demanda ha sido presentada de mala fe por los siguientes motivos: el Demandado ha solicitado su marca EROS GUIA en Espaa. Al momento de presentar la Demanda el Demandante solicit un gran nmero de dominios que asocian el trmino EROS a las principales ciudades a las que van dirigidos los servicios del Demandado coincidentes con la marca del Demandado. Se ha demostrado que el Demandante no tiene ni ha tenido nunca ningn inters en el mercado al que va dirigido el Demandado y con el registro de los dominios lo nico que pretende es impedir al titular de la marca su legtimo uso. Tanto el registro indiscriminado de dominios como el registro para su “no uso” (en un margen de tiempo razonable desde su solicitud; ej: eros-spain.com desde 2003) han sido considerados en decisiones anteriores como actos de mala fe en la actuacin de los demandados. Aqu cabra asimilar esa conducta a la del Demandante. El Demandante conoca, al momento de presentar la Demanda, que su mercado y el del Demandado no eran el mismo y que no se estaba produciendo ninguna lesin al Demandante. El Demandante no ha contactado nunca al Demandado para advertirle que sus servicios podan estar daando los suyos para intentar llegar a un acuerdo “amistoso” sino que de mala fe ha interpuesto la Demanda para quedarse con el dominio y as aprovechar la inversin y la fama del Demandado.

C. Ampliacin de fundamentos del Demandante

El Demandante, luego de conocer la defensa del Demandado, ha presentado nuevos argumentos, a saber:

El Demandado efectivamente compite con el Demandante y debera haber conocido al Demandante. El Demandante posee prueba documental de la existencia de trfico de significativa importancia en la red hacia los sitios del Demandante en forma directa desde Espaa, incluido Madrid y Barcelona. En efecto, en los ltimos seis meses, el Demandante recibi 58.000 visitantes exclusivos en la pgina “www.erosguide.com” 85% de los cuales eran de Madrid y 10% de Barcelona. El Demandante histricamente ha tenido numerosos clientes individuales y agencias en Espaa que publican sus avisos en el sitio de la red del Demandante en Londres. Los siguientes motores de bsqueda europeos son algunos de aquellos que encuentra el Demandante cuando busca “eros guide”: “http://www.ya.com/”; “http://www.gasta.com/europe”; “http://www.walhello.com/mainfr.html”; “http://www.sapo.pt/” “http://www.searchiberia.com/” y “http://www.google.es” “http://www.google.fr”.

Las reas de comercializacin y expansin del Demandante no se encuentran limitadas geogrficamente. Las gestiones comerciales e inversiones publicitarias han apuntado fuertemente a mercados extranjeros con idiomas distintos, especialmente los espaoles. Con frecuencia, el Demandante recibe mensajes de correo electrnico de todo el mundo solicitando la expansin de sus servicios que incluyen listas de agencias de acompaantes situadas en la localidad del remitente.

El Demandante posee elementos de prueba de trfico afluente de visitantes hispano hablantes hacia los sitios del Demandante basados en el anlisis del idioma en el que dichos visitantes han seleccionado sus navegadores (“browsers)”. En los ltimos 6 meses, la pgina “www.erosguide.com” del Demandante ha tenido casi 150.000 visitantes exclusivos cuyos navegadores estaban programados en espaol, de los cuales probablemente ms del 45% de ellos se hayan originado en Espaa.

Las siguientes pginas de propiedad del Demandante estn dirigidas directamente al mercado de habla hispana y evidencian sustento de su parte: “http://www.eros-latin-america.com/”; “http://eroslatinamerica.com/”; “http://eros-south-america.com/”; “http://erosacompanantes.com/”; “http://eros-acompanhantes.com/”; “http://eros-chica-acompanantes.com/”; “http://www.eros-argentina.com/top100/index.htm”; y “http://www.erosguide.com/classifieds/erosadverts_spanish.htm”.

Cada uno de los sitios regionales/por ciudad del Demandante contiene un espacio publicitario en espaol. A continuacin aparecen ejemplos: “http://www.eros-london.com/classifieds/erosadverts_spanish.htm”; “http://www.uk-eros.com/classifieds/erosadverts_spanish.htm”; “http://www.eros-miami.com/classifieds/erosadverts_spanish.htm”; “http://www.eros-austin.com/classifieds/erosadverts_spanish.htm” y “http://www.eros-ny.com/classifieds/erosadverts_spanish.htm”.

Una bsqueda en <google.com> de “eros escort” devuelve cientos de miles de enlaces con el Demandante y enumera al Demandante en primer lugar la mayor parte del tiempo: “http://www.google.com/search?hl=en&q=eros+escort”. Los mismos resultados se obtienen al buscar “eros escort” en la versin espaola de “Google”: “www.Google.es”: “http://www.google.es/search?hl=es&q=eros+escort&meta=”.

El Demandado aparece en el sitio <openadultdirectory.com> por el slo hecho de haber abonado un arancel de $45 requerido para aparecer en la lista. El Demandante opt por no hacerlo ya que muchos de los enlaces de auspiciantes individuales del sitio refieren directamente al sitio del Demandante. Para conocer el arancel para la publicacin visite el siguiente enlace: “http://openadultdirectory.com/a/oad_exp_rev0.php?db=escorts”.

El Demandante hace saber que el propietario de “http://www.erosguide.com.br/comoanunciar.htm” NO est domiciliado en los Estados Unidos y a pesar de ello, pareciera que resulta sencillo encontrar <eros-guide.com> e incluso copiar el logo del Demandante para utilizarlo en su sitio. Resulta claro que la poblacin de todo el mundo encuentra el sitio del Demandante y lo copia.

En la opinin de Alexa, entidad imparcial que presta el servicio de control del trfico en lnea sin cargo, el volumen de trfico dirigido al sitio <openadultdirectory.com> es menor en comparacin con el trfico hacia el sitio del Demandante. Resulta claro entonces que <erosguide.com> goza de mayor notoriedad en la red que <openadultdirectory.com> en el que el Demandado ha pagado para que lo encuentren.

La parte del servicio de “Google” que permite a un buscador obtener el resultado de una bsqueda con un nmero de pginas que enlazan con un sitio en particular muestra que <erosguide.com> tiene 273deesas pginas y que <erosguia.com> no posee ninguna. Asimismo, “Google” muestra que ms de 7.900 pginas contienen el trmino <eros-guide.com> y slo 513 resultados contienen el trmino <erosguia.com>.

El trfico del sitio <erosguide.com> es ampliamente mayor que el de <erosguia.com>.

Aun al comparar <erosguia.com> con uno de los sitios emergentes del Demandante “www.eros-argentina.com” un sitio destinado exclusivamente al mercado espaol, la informacin provista por Alexa demuestra claramente que el Demandante recibe un nivel de trfico equiparable (y en muchos casos mayor). El Demandante posee un inters a largo plazo en mercados espaoles en vas de desarrollo y se ha expandido en la medida en que los recursos lo permiten.

Marbella Escorts es la agencia de acompaantes ms importante de Espaa. En la seccin de enlaces de Marbella con sitios de clasificados “INTERNACIONALES”, el primer anuncio de enlace “banner link” que aparece es el de EROS LONDON, un sitio de propiedad del Demandante. EROS GUIA ni siquiera aparece. El Demandante ha ofrecido sus servicios en Londres durante aos y ha adquirido una notable reputacin en Europa: “http://www.marbella-escorts.com/e_dirEurope.htm”.

Por un lado, el Demandado alega que la omisin por parte del Demandante de registrar todos los nombres de dominio comprendidos en las traducciones de EROS GUIDE al alemn, italiano, holands, de algn modo sustentan la ausencia de mala fe por parte del Demandado o la carencia de derechos del Demandante. Si bien la traduccin a idiomas extranjeros de dichos nombres de dominio y otros se encontraba a disposicin del Demandante (incluida <erosguia.com> con anterioridad a que el Demandado la registrara), a los propietarios de las marcas como es el caso del Demandante, no se les exige crear colecciones de nombres de dominio para protegerse. Asimismo, como la creatividad humana alcanza su punto ms alto cuando el descrdito (para no mencionar el dinero) est en juego, cualquier intento realizado por el propietario de una marca sera ftil. Por otro lado, el Demandado alega que el Demandante actu de mala fe al registrar los 2.200 dominios que el Demandante haba ciertamente elegido. El Demandante no tiene obligacin de seleccionar dominios por la simple razn de complacer estticamente al Demandado.

El Demandado, con una falta absoluta de sinceridad, alega que tanto EROS como EROS GUIDE son trminos genricos y que no pueden ser protegidos por el Demandante. Sin embargo, el Demandado admite que solicit la proteccin de EROS GUIA en espaol como una marca comercial el 18dejuniode2004. Resulta claro entonces que las marcas del Demandante cumplen con los requisitos de proteccin de las marcas (segn consta en sus inscripciones en Estados Unidos). De igual modo es evidente que, a pesar de los argumentos opuestos del Demandado, aun el Demandado sostiene que las marcas del Demandante pueden gozar de proteccin en calidad de marcas comerciales, considerando sus propias gestiones para proteger su marca en Espaa.

En reiteradas ocasiones el Demandado alega que: (a) El Demandado no tiene la obligacin de verificar si EROS GUIDE ya se encontraba en uso en algn pas del mundo en relacin con un portal de contenido adulto sobre servicios de acompaantes, y (b) no debe interpretar como notificacin presunta de los derechos del Demandante las inscripciones efectuadas por el Demandante en los Estados Unidos por la simple razn de que el Demandante no es el titular de inscripciones de marcas comerciales espaolas. Sin embargo, los argumentos del Demandado no son vlidos ya que el Demandado dolosamente imit la apariencia y la impresin y las marcas del Demandante para implementar su actividad comercial en Espaa. Independientemente de si el Demandado cumpli debidamente con su obligacin (y no lo hizo), y sin perjuicio de la recepcin de una notificacin “tcita” por parte del Demandado respecto de los derechos del Demandante, el Demandado evidentemente recibi suficiente notificacin de parte del Demandante cuando intencionalmente sustent su marca comercial, sitio en Internet y plan de negocios en los del Demandante. Dicha copia constituye una clara evidencia de la mala fe en la inscripcin del nombre de dominio en un intento por sacar provecho de la reputacin que el Demandado haba adquirido con la marca comercial EROS GUIDE. El Demandado no intenta negar que imit los materiales del Demandante que gozaban de proteccin como derecho de autor como por ejemplo la apariencia y la impresin del sitio de la red del Demandante, incluidos sus colores, el torso negro y blanco y las marcas comerciales. Tampoco ofrece un motivo razonable ni cita la legislacin espaola (que sera lo correcto si estuviera dirigido exclusivamente al pblico espaol) para que sea incluida en su sitio la advertencia prescripta por la “Ley 2257” y exigida exclusivamente por la legislacin federal de los Estados Unidos. En cambio, el Demandado slo trata de distraer la atencin de su actividad ilegal declarando que WIPO no es el foro apropiado para determinar si ha ocurrido una violacin a los derechos de autor. Sin embargo, el hecho de que el Demandado observ, y luego sustent, su actividad comercial en la del Demandante resulta de importancia para este procedimiento y sirve como elemento de prueba de que el Demandado conoca al Demandante cuando registr y utiliz su nombre de dominio.

El Demandado alega que el hecho de que el Demandante no ofrezca sus servicios en Espaa significa que el Demandante y el Demandado no compiten y que el reclamo presentado por el Demandante no debera prosperar. Este argumento carece de mrito por varias razones. El simple hecho de que el Demandante no alberga un sitio en la red que promociona acompaantes que se encuentran fsicamente en Espaa no significa que el Demandante no posee mercado en Espaa.

En segundo lugar, y como el Demandado admite, el Demandante registr tanto <eros-spain.com> como <erosspain.com> con anterioridad a la fecha en que el Demandado registr <erosguia.com>. Resulta evidente entonces que estas inscripciones tenan por fin que el Demandante estableciera su actividad comercial en Espaa y continuara su plan de negocios de expansin internacional teniendo en cuenta el xito alcanzado en los Estados Unidos, en el Reino Unido y en Canad. Desafortunadamente, antes de que el Demandante pudiera expandir su negocio e incluir servicios de acompaantes en Espaa (a diferencia de su sitio en Londres en el que histricamente las agencias espaolas han promocionado), el Demandado, de manera oportunista, copi las marcas, la forma de presentacin comercial y los derechos de autor sobre los materiales del Demandante para ganarle el mercado de las promociones de servicios de acompaantes en Espaa. Carece absolutamente de mrito el argumento del Demandado de que debera permitrsele continuar robando a su competidor simplemente porque en la actualidad limita su actividad ilegal a clientes espaoles. Asimismo carece de mrito el hecho de que el Demandado ha invertido dlares en publicidad para la promocin de su actividad ilegal.

Segn el Departamento de Censos de los Estados Unidos de Norteamrica, los hispanos que hablan espaol en sus hogares representan un alto porcentaje de la poblacin de los Estados Unidos. En consecuencia, aun si el Demandante se concentrara simplemente en los Estados Unidos y no en todo el mundo, la gran incidencia de personas de origen hispano y de habla hispana hace altamente probable que dichos consumidores busquen al Demandante utilizando el trmino <erosguia.com>. Dicha probabilidad perjudica la actividad comercial del Demandante an en los Estados Unidos.

El Demandante ha destinado con xito su inversin publicitaria masiva al mercado de negocios internacionales y a otros viajeros. Asimismo, tal lo demostrado por la gran cantidad de nombres de domino geogrficamente orientados y la cantidad de visitas reales realizadas por espaoles al sitio <erosguide.com> el Demandante ha iniciado e intenta continuar ofreciendo a sus actuales clientes internacionales y a viajeros plurilinges servicios similares sin perjuicio del lugar en el mundo hacia donde viajen. Como admite el Demandado, la Internet elimina fronteras y permite a los viajeros y negocios internacionales como el del Demandante ofrecer servicios similares en todo el mundo.

 

6. Debate y conclusiones

Para que sea procedente la Demanda, el Demandante debe acreditar, conforme el prrafo 4. a) de la Poltica, los elementos siguientes:

(i) que el nombre de dominio sea idntico o similar hasta el punto de crear confusin con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derecho; y

(ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legtimos respecto del nombre de dominio; y

(iii) que ste ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

Conforme el prrafo 15. a) del Reglamento, el Panel resolver la Demanda de conformidad con la Poltica, el presente Reglamento, as como las normas y principios de derecho que considere aplicables.

Conforme el prrafo 10. d) el grupo de expertos determinar la admisibilidad, pertinencia, importancia relativa y peso de las pruebas.

A. Cuestiones preliminares

El Panel nota que las empresas Group Kaitu, LLC y Darkside Productions, Inc han presentado la Demanda en forma conjunta. La primera es titular de las marcas invocadas, mientras que la segunda es su licenciataria.

Asimismo, el Panel nota que la cuestin acerca de la presentacin de ms de un demandante es un aspecto en el cual no existe absoluta uniformidad entre las decisiones precedentes, especialmente cuando es muy dificultoso establecer cul es la relacin entre las demandantes y, por consiguiente, si existe por parte de ellas titularidad o efectivo control sobre las marcas invocadas.

En este caso particular, teniendo en cuenta que el Demandado no ha formulado objecin alguna a este respecto y que tanto la relacin entre Group Kaitu, LLC y Darkside Productions, Inc. como la titularidad de sus marcas se encuentran claramente establecidas, el Panel entiende que la presentacin de la Demanda por parte de ambas empresas no vicia este procedimiento. (Ver en igual sentido: Caso OMPI N D2002-0898 Magna Internacional Inc. and Donnelly Corporation v. Brian Evans).

Asimismo, el Panel nota que la Demandante, luego de presentado el escrito de Contestacin de la Demanda, ha presentado voluntariamente un escrito ampliatorio de su Demanda, lo cual no ha sido solicitado por este Panel.

De conformidad con lo decidido en otros precedentes, este Panel acepta en este caso la ampliacin de Demanda presentada por el Demandante y los argumentos all brindados.

En virtud del prrafo 10. b) que dispone que “el grupo de expertos se asegurar de que las partes son tratadas con igualdad y de que a cada parte se le ofrezca una ocasin justa para presentar su caso”, el Panel entiende que debiera darse al Demandado oportunidad para presentar su contestacin a los nuevos argumentos invocados por la Demandante.

Sin embargo, en este caso particular, el Panel entiende que no es necesario dar al Demandado esta oportunidad ya que la decisin final denegatoria de la Demanda hubiera sido la misma haya o no el Demandante ampliado su Demanda.

Por consiguiente, y en virtud de lo dispuesto en el prrafo 10. c) que dispone que “El grupo de expertos se asegurar de que el procedimiento administrativo se efecta con la debida prontitud”, este Panel entiende que no es necesario demorar el procedimiento en tanto no se est causando ningn perjuicio al Demandado.

B. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusin

La Demandante es titular de la marca EROS GUIDE. El nombre de dominio en conflicto corresponde a la traduccin del ingls al espaol de EROS GUIDE, que significa EROS GUIA.

El agregado del sufijo “.com” no confiere al nombre de dominio distintividad, conforme lo decidido en numerosos precedentes. (Caso OMPI No. D2000-0075 Info-Space.com v. Tenenbaum Ofer; Caso OMPI No. D2002-0793 Pfizer, Inc. v. Martin Marketing).

El Panel encuentra que entre las expresiones EROS GUIDE y EROS GUIA prevalecen significativamente las coincidencias frente a las diferencias. Tanto es as que la segunda est totalmente comprendida dentro de la primera con excepcin de la ltima letra “a”. Asimismo, siendo una la traduccin de la otra cabe concluir que EROS GUIDE y EROS GUIA se confunden en los campos grfico, fontico e ideolgico o conceptual.

En consecuencia, el Panel encuentra que el Demandante ha acreditado el primero de los elementos requeridos en la Poltica, prrafo 4. a) i).

C. Derechos o intereses legtimos

En el ao 1997 la Demandante comenz el desarrollo de su sitio web “www.erosguide.com” para la provisin de guas y directorios en Internet orientados al mundo ertico, negocio cuyo principal mercado se encuentra en los Estados Unidos, Reino Unido y Canad. Asimismo, en el ao 2000 solicit por primera vez el registro de su marca EROS GUIDE en los Estados Unidos. La Demandante alega que actualmente tambin dirige su negocio al mercado espaol e hispano parlante como parte de su plan de crecimiento y expansin hacia otros pases. Es por ello que ha solicitado numerosos nombres de dominio combinando sus marcas EROS con indicaciones geogrficas, tal como <eros-spain.com> y <erosspain.com> registrados en el ao 2003.

Por otro lado, el Demandado ha registrado el da 26deenerode2004, el nombre de dominio <erosguia.com>. Desde entonces y a partir de su dominio ha lanzado y desarrollado un negocio muy similar al del Demandante aunque dirigido nicamente al mercado espaol. Asimismo, en el mes de juniode2004, ha solicitado en la Oficina Espaola de Patentes y Marcas el registro de la marca TU ACOMPAANTE EN LA RED EROS GUIA. Esta solicitud, segn lo alegado por la Demandada, se encuentra pendiente de concederse, habiendo pasado positivamente todos los trmites de oposicin y recurso, lo cual no ha sido controvertido por la Demandante al presentar su ampliacin de Demanda.

De las constancias acompaadas a la causa, es evidente que ambas partes llevan adelante el mismo tipo de negocio desde sitios web similares. Es evidente tambin que la Demandante ha precedido a la Demandada en el desarrollo de este triste negocio, al menos en los Estados Unidos, Reino Unido y Canad.

Es por ello que este Panel encuentra difcil suponer que la Demandada no conoca el negocio de la Demandante al tiempo de iniciar el suyo. Es muy difcil sostener que los Sres. Marimn (director de eabarcelona.com con ms de 6 aos de experiencia en Internet) y Hernandez (fotgrafo que ha trabajado desde 1994 en el mundo ertico) no conocan el negocio de la Demandante cuando se juntaron para disear un producto profesional en el mundo del diseo de webs erticas y tras un ao de trabajo crearon “www.erosguia.com”.

Por otro lado, el Panel nota que el Demandado ha desarrollado su negocio en Espaa, pas en el que el Demandante no ha registrado sus marcas ni ha probado tener un mercado relevante. No cabe duda de que la marca EROS GUIDE es sumamente descriptiva del servicio que presta su titular principalmente en los Estados Unidos, pas en donde tiene registrada la marca. Igualmente resulta muy descriptiva la expresin EROS GUIA para el servicio que ofrece la Demandada.

De ello se infiere que no necesariamente la Demandada haya adoptado el nombre de dominio <erosguia.com> con el propsito de desviar la clientela de la Demandante ni de aprovecharse de la difusin que pudiera haber alcanzado la Demandante en su mbito de influencia, tema cuya correcta resolucin excede las posibilidades que brinda este procedimiento administrativo, por resultar ms propio de los tribunales de justicia en donde existe mayor amplitud de debate y prueba.

Tampoco cabe olvidar que la Demandada ha solicitado en Espaa la marca TU ACOMPAANTE EN LA RED EROS GUIA en el mes de junio del ao 2004, es decir, casi 9 meses antes de tomar conocimiento de esta disputa.

En consecuencia, la Demandante no ha probado la falta de inters legtimo de la Demandada en el uso del nombre de dominio <erosguia.com> para los servicios que presta en Espaa.

D. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

No habiendo la Demandante acreditado el segundo de los elementos requeridos en la Poltica, prrafo 4. a) ii), este Panel considera innecesario referirse a la cuestin acerca de la buena o mala fe del Demandado.

E. Pedido de Declaracin de Secuestro a la Inversa

El Demandado solicita que se declare que la Demanda ha sido interpuesta de mala fe.

En virtud de lo expresado en el punto 6. C, no se presenta con claridad el carcter legtimo de los derechos e intereses de la Demandada, por lo que es dable suponer que razonablemente el Demandante pudo creerse con suficiente derecho para presentar su Demanda.

Por lo expuesto, el Panel entiende que la Demanda no ha sido presentada de mala fe.

 

7. Decisin

Por las razones expuestas, este Panel desestima la Demanda.


Miguel B. O'Farrell
Experto nico

Fecha: April 26, 2005

 

: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2005/d2005-0223.html

 

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