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Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI

 

DECISIN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Casio Keisanki Kabushiki Kaisha v. Baroli, S.L.

Caso N. D2005-0365

 

1. Las Partes

El Demandante es Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, que opera como CasioComputerCo.,Ltd., con domicilio en Tokio, Japn, representado por Kirkpatrick&Lockhart NicholsonGrahamLLP, NuevaYork, EstadosUnidosdeAmrica.

El Demandado es Baroli, S.L. con domicilio en Madrid, Espaa, representado por Jess Barge lvarez, Madrid, Espaa.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio <casiospain.com>, <casioeurope.com> y <tiendacasio.com>.

El Registrador de los nombres de dominio <casiospain.com> y <tiendacasio.com> es Arsys Internet, S.L. dba Nicline.com.

El Registrador del nombre de dominio <casioeurope.com> es Intercosmos Media Group, Inc dba directNIC.com.

 

3. Iter Procedimental

La Demanda se present ante el Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI (el“Centro”) el 6demayode2005 va correo electrnico y el 10demayode2005 vacorreo postal urgente. El Centro envi a Arsys Internet, S.L. dba Nicline.com e Intercosmos Media Group, Inc dba directNIC.com va correo electrnico una solicitud de verificacin registral en relacin con los nombres de dominio en cuestin. Arsys Internet, S.L. dba Nicline.com e Intercosmos Media Group, Inc dba directNIC.com enviaron al Centro, va correo electrnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante de los nombres de dominio, proporcionando a su vez los datos del contacto administrativo, tcnico y de facturacin. El Centro verific que la Demanda cumpla los requisitos formales de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (la“Poltica”), el Reglamento de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (el“Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (el“ReglamentoAdicional”).

De conformidad con los prrafos2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notific formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 11demayode2005. De conformidad con el prrafo5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij para el 31demayode2005. El Escrito de Contestacin a la Demanda fue presentado ante el Centro el 30demayode2005.

El Centro nombr a Miguel B. O’Farrell, Daniel Pea y Albert Agustinoy Guilayn como miembros del Grupo Administrativo de Expertos el da 23dejuniode2005, recibiendo las respectivas Declaraciones de Aceptacin y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el prrafo7 del Reglamento. Los Expertos consideran que sus nombramientos se ajustan a las normas del procedimiento.

El 30demayode2005 el Demandado envo al Centro un e-mail poniendo en conocimiento dos erratas producidas en el Escrito de Contestacin de Demanda. Con fecha 24dejuniode2005 el Demandado envo al Centro una versin revisada del Escrito de Contestacin a la Demanda realizando aclaraciones y alegaciones complementarias.

El 28dejuniode2005 el Demandante envi al Centro una respuesta al Escrito de Contestacin a la Demanda del Demandado.

 

4. Antecedentes de Hecho

El Demandante es el titular de la marca CASIO en Espaa y en numerosos pases del mundo.

El Demandado vende relojes originales CASIO en Espaa, los cuales son adquiridos a travs del importador oficial en Espaa Forum Watch S.A. A ese fin ha registrado los nombres de dominio en cuestin.

El Demandado no es distribuidor oficial del Demandante. Por el contrario, el Demandante no cuenta con una red de distribucin propia en Espaa sino que es la importadora oficial Forum Watch S.A. quien vende los productos CASIO a aquellas empresas espaolas que as lo solicitan para su posterior reventa.

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

El Demandante alega que:

La marca famosa CASIO ha sido registrada por el Demandante en la mayora de los pases del mundo. En Espaa, donde tiene su domicilio social el Demandado, el Demandante posee trece (13) registros vlidos y vigentes de marca de la palabra CASIO o que incluyen dicha palabra, para relojes, para servicios de minoristas relativos a los relojes, y para otros artculos y servicios.

El Demandante utiliza <casio.com>, <casio.co.jp>, <world.casio.com> y otros nombres de dominio de “casio” como direcciones para sitios web que promocionan sus actividades comerciales.

El Demandante lleva muchos aos vendiendo sus productos de la marca CASIO en Espaa, a travs de un distribuidor autorizado. El Demandado nunca ha sido un distribuidor autorizado de los productos CASIO.

Los nombres de los dominios en conflicto son confusamente similares a la marca CASIO del Demandante. Los trminos “spain” (Espaa), “europe” (Europa) y “tienda”, aadidos a los nombres de dominio en conflicto, no sirven para distinguirlos de la marca CASIO del Demandante, porque dichos trminos son genricos o descriptivos.

El Demandado no tiene derechos legtimos sobre los nombres de dominio <casiospain.com>, <casioeurope.com> y <tiendacasio.com>.

El Demandado nunca ha tenido relaciones comerciales formales con el Demandante y no es licenciatario ni distribuidor autorizado de los artculos del Demandante. El Demandante no ha autorizado al Demandado para utilizar o registrar CASIO como nombre de dominio, nombre comercial, marca ni otro smbolo comercial.

Sin tener derechos legtimos sobre la palabra CASIO, el Demandado ha adoptado deliberadamente un nombre que es confusamente similar a la marca famosa y nica del Demandante y que causa confusin entre las personas que visiten los sitios web del Demandado creyendo que los dirige o patrocina el Demandante o que estn de otro modo asociados con ste. El uso prominente por parte del Demandado de las palabras CASIO y Casio Oficial en su sitio web constituye un uso indebido de la famosa marca CASIO del Demandante y no es un “uso justo” de dicha marca.

El Demandado reconoci incluso que no tena derecho a registrar los nombres de dominio en conflicto. Despus de que el Demandante pusiera objeciones al uso por parte del Demandado de <casiospain.com> y <casioeurope.com>, el Demandado dej de utilizarlos, pero despus aadi un enlace a <tiendacasio.com>. Tras las objeciones al uso por parte del Demandante de <tiendacasio.com>, el Demandado ofreci venderle el nombre del dominio al Demandante. Ms adelante, el Demandado ofreci dejar de utilizar <tiendacasio.com>, pero no antesde2006 y no sin recibir un reembolso.

El Demandado sigue utilizando los nombres de dominio en conflicto en competencia con el Demandante.

Los nombres de dominio <casiospain.com>, <casioeurope.com> y <tiendacasio.com> se registraron y se estn utilizando de mala fe.

El nombre del dominio <casioeurope.com> est ahora “en construccin”, pero el Demandado lo utiliz anteriormente en relacin con la venta y distribucin de productos CASIO. El nombre del dominio <tiendacasio.com> redirecciona instantneamente al usuario al sitio web “www.casiospain.com”. En el sitio web “www.casiospain.com” se afirma que el Demandado es un distribuidor oficial (“AgenteOficial”) de relojes Casio. La marca y los logotipos de CASIO se muestran de forma prominente en la pgina principal, as como fotografas de varios relojes CASIO. No hay una declaracin que advierta al pblico que el Demandado no es un distribuidor autorizado de productos CASIO sino un vendedor independiente de productos CASIO.

Aunque el Demandado puede tener derecho a vender relojes CASIO y otros artculos, en una tienda, o a travs de un sitio web, no tiene derecho a utilizar el poder de atraccin de la famosa marca CASIO del Demandante para atraer el trfico a dicho sitio haciendo creer a la gente errneamente que el sitio est asociado con el Demandante o su empresa. El uso por parte del Demandado de los nombres de dominio en conflicto y de la declaracin “Agente Oficial” crea una suposicin en la mente del pblico de que el Demandado es un distribuidor autorizado de productos CASIO o de que es parte de la estructura empresarial mundial del Demandante. El Demandado no ha hecho nada para disipar dicha impresin en la mente del pblico, de forma que debe suponerse que el Demandado tiene intencin de engaar al pblico en su asociacin con el Demandante. Incluso si el Demandado es un vendedor minorista de los productos del Demandante, el uso circunstancial de la marca necesario para permitir la reventa de los productos del Demandante, no es suficiente para darle al Demandado derechos de propiedad sobre las marcas del Demandante, y desde luego no es suficiente para conferirle el derecho a utilizar estas marcas como nombres de dominio.

Finalmente el Demandante solicita que los nombres de dominio en cuestin le sean transferidos.

B. Demandado

El Demandado alega que:

Baroli, S.L., es una sociedad vlidamente constituida conforme al derecho espaol que viene ofreciendo sus servicios a travs de un local comercial sito en un gran centro comercial de Collado Villalba, Madrid, Espaa, desde hace mas de diez aos (10) as como a travs de sus nombres de dominio en Internet, <casiospain.com>, <casioeurope.com> y <tiendacasio.com>, desde hace cinco aos (5).

El Demandado vende a clientes finales relojes CASIO que adquiere de Forum Watch, S.A, Importador oficial CASIO para Espaa.

El Demandado no discute en absoluto que Casio Computer Co., Ltd sea la titular de la marca CASIO. No obstante, ello no significa que el Demandado carezca de derechos legtimos para registrar y utilizar en el mercado los nombres de dominio de Internet <casiospain.com>, <casioeurope.com> y <tiendacasio.com>.

Los dominios en conflicto estn compuestos por una marca y un nombre genrico o de un territorio, por lo que no hay identidad ni tampoco confusin con la marca del Demandante.

Est claro que esta diferenciacin permite a los usuarios perfilar su bsqueda en Internet, de manera que si, por ejemplo, son usuarios espaoles, puedan acudir a la web “www.casiospain.com” para adquirir de un comerciante online relojes de la marca japonesa CASIO, pudiendo hacerlo en su propio idioma y con la seguridad y tranquilidad que da el hacerlo con una empresa espaola que opera en Internet con la garanta jurdica que ofrece la legislacin espaola y con la transparencia que ofrece el Demandado.

El Demandando no crea confusin en los consumidores en cuanto a su relacin con la Demandante puesto que ofrece en sus sitos web, todos los datos que lo identifican como Baroli, sociedad limitada espaola, y que claramente son distintos a los que una empresa japonesa como CASIO tiene. Queda perfectamente claro que se trata de otra empresa distinta a Casio Computer Co., Ltd, que se limita a vender productos de esta marca adquiridos por los cauces legalmente establecidos para ello y por tanto, que no se pretende desviar a los consumidores de forma equvoca o empaar el buen nombre de la marca CASIO.

Con la utilizacin de la expresin “Casio Oficial” el Demandado nicamente pretende informar a los consumidores que l pertenece a la red de ventas creada por el importador oficial Forum Watch, S.A. y distinguida con un logo concreto, con el objeto de diferenciarse claramente de los relojes CASIO comercializados en Espaa a travs de importaciones paralelas espordicas totalmente al margen del importador oficial y del propio Demandante.

Esto es necesario para informar a los consumidores que los relojes adquiridos gozarn de los beneficios que dicha red de ventas ofrece a los consumidores tales como la Red de Servicios Tcnicos Oficiales.

El Demandado se dedica en exclusiva a la venta de relojes CASIO.

El Demandado nunca ha dejado de utilizar los nombres de dominio <casiospain.com>, <casioeurope.com> y <tiendacasio.com> desde que fueron registrados. Los sitios web correspondientes a los nombres de dominio han venido teniendo diversos diseos a lo largo de todo el tiempo de su actividad.

El Demandante alega que “el Demandado no ha tenido relaciones comerciales formales con l”. El Demandante viene a reconocer que si bien no existe un contrato de distribucin entre ambos s que existe una relacin comercial de facto, conocida, permitida y mantenida por el Demandante.

El Demandado adquiere de Forum Watch S.A, importador oficial en Espaa de Casio Computer Co. Ltd, relojes CASIO para su posterior venta a destinatarios finales.

Resulta incomprensible cmo el Demandante niega las relaciones comerciales con el Demandado cuando desde su propio sitio web, “www.casio.com”, es posible acceder y conocer a las empresas espaolas miembros de este “Club” entre las que se encuentra el Demandado y que comercializan sus productos.

Casio Selected Partner, club selecto de socios comerciales de la marca CASIO, es un proyecto conjunto de Casio Computer Co. Ltd. y Forum Watch, S.A. En l se establece que los establecimientos que pertenezcan a este “Club” de “socios selectos” como es el caso del Demandado, actuarn como socios comerciales de la marca. En virtud de ello podemos afirmar que el Demandado tiene relaciones comerciales con Casio Computer Co. Ltd. y que acta como un socio comercial de la marca CASIO.

El Demandante no ha podido acreditar que el Demandado haya pretendido en ningn momento venderle alguno de esos nombres de dominio. Ms bien al contrario, lo nico que se ha demostrado es el inters por adquirirlos del Demandante, cuando se reunieron en las oficinas de Forum Watch, S.A. en julio del ao 2004. El Demandante invit al representante del Demandado a fijar una cifra de venta de los nombres de dominio, a lo que este ltimo se neg objetando que su actividad es la venta de relojes, y no la comercializacin de nombres de dominio.

El Demandado se identifica en la web como “Agente Oficial”, pues as est considerado por quien el Demandante ha encomendado la comercializacin de los relojes CASIO en Espaa, Forum Watch, S.A. Para ello sta ltima proporciona al Demandado placas identificativas que le acreditan como “Agente Oficial”.

En el sitio web se identifica al propietario del mismo sin que en ningn momento se haga referencia al propio Demandante como propietario o patrocinador del sitio web. Asimismo consideramos que, contrariamente a la opinin del Demandante, la presentacin como “Agente Oficial” evita an ms, si cabe, dicha identificacin entre ambas empresas, pues un agente oficial es alguien ajeno al entramado empresarial del propietario de la marca pero legitimado y autorizado para comercializar sus productos.

El Demandante lleva conociendo la utilizacin por parte del Demandado del nombre de dominio <casioeurope.com> desde el ao 2002 cuando el Demandante registr <casio-europe.com> por hallarse registrada <casioeurope.com> por Baroli, del nombre de dominio <casiospain.com> desde el mes de octubre del ao 2003, fecha en que el Demandante trat por primera vez que los nombres de dominio le fueran cedidos mediante el envo de una carta al Demandado, y del nombre de dominio <tiendacasio.com> desde juniode2004, momento en que de nuevo trat, por segunda vez, que el Demandado le cediera los nombres de dominio, mediante el envo de otra carta y de un acuerdo de cesin del nombre de dominio. Resulta probado, por tanto, que ha consentido implcitamente el uso de los mismos durante un periodo amplio de tiempo.

La palabra “Oficial” que aparece en la web va referida a la autenticidad de los relojes que comercializa el Demandado. Pretende nicamente informar a los potenciales compradores que los relojes CASIO que vende el Demandado son productos oficiales, no imitaciones o falsificaciones de la marca.

El Demandado solicita se rechace la Demanda.

 

6. Debate y conclusiones

Para que sea procedente la Demanda, el Demandante debe acreditar, conforme el prrafo4.a) de la Poltica, los elementos siguientes:

(i) que el nombre de dominio sea idntico o similar hasta el punto de crear confusin con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derecho; y

(ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legtimos respecto del nombre de dominio; y

(iii) que ste ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

Conforme el prrafo15.a) del Reglamento, el Panel resolver la Demanda de conformidad con la Poltica, el presente Reglamento, as como las normas y principios de derecho que considere aplicables.

Conforme el prrafo10.d) el grupo de expertos determinar la admisibilidad, pertinencia, importancia relativa y peso de las pruebas.

A. Cuestiones preliminares

Luego de presentado el Escrito de Contestacin a la Demanda, el Demandado ha presentado voluntariamente una versin revisada del Escrito de Contestacin a la Demanda en la que realiza aclaraciones y alegaciones complementarias. Asimismo, el Demandante ha presentado tambin voluntariamente una respuesta al Escrito de Contestacin a la Demanda del Demandado.

En este caso particular, en Panel anota que ambas presentaciones constituyen bsicamente reformulaciones de los argumentos ya brindados por las partes en sus respectivos escritos de Demanda y Contestacin a la Demanda.

En este sentido, el Panel tiene en cuenta que las presentaciones adicionales de las partes no alcanzan relevancia tal que justifique su aceptacin y que la decisin final hubiera sido la misma hayan o no las partes presentado sus argumentos adicionales.

B. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusin

La marca invocada por el Demandante es CASIO. Los nombres de dominio en conflicto son <casiospain.com>, <casioeurope.com> y <tiendacasio.com>.

El Panel encuentra que las expresiones “spain”, “europe” y “tienda” no resultan de ninguna manera suficientes para distinguir a los nombres de dominio en conflicto de la marca CASIO, lo cual ha sido sostenido en numerosos precedentes. Vanse por ejemplo los casos Nike, Inc. v. Jaeik Jung, Caso OMPI ND2000-1471; Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Computer Co., Ltd.) v. Jongchan Kim, Caso OMPI ND2003-0400 y los casos all citados.

Queda claro que los trminos “spain” y “europe” son slo indicadores geogrficos que sirven comnmente para guiar al pblico internauta y para especificar la ubicacin de ciertos productos o servicios.

Asimismo, el trmino “tienda” denota el lugar en donde el pblico espera encontrar a la venta o exhibicin determinados productos.

Es por ello que el Panel encuentra que los nombres de dominio <casiospain.com>, <casioeurope.com> y <tiendacasio.com> son similares hasta el punto de crear confusin con la marca CASIO.

En consecuencia, el Demandante ha acreditado el primero de los elementos requeridos en la Poltica, prrafo4.a)i).

C. Derechos o intereses legtimos

El Demandante es el titular de la marca CASIO en Espaa y en numerosos pases del mundo, marca que ha alcanzado notoriedad mundial.

El Demandado vende relojes originales CASIO en Espaa, los cuales son adquiridos a travs del importador oficial en Espaa Forum Watch S.A.

A ese fin ha registrado los nombres de dominio objeto de este conflicto. Asimismo, utiliza en su pgina web la leyenda “Agente Oficial Casio”.

El Panel encuentra que el Demandado no posee derechos ni intereses legtimos con respecto a los nombres de dominio en cuestin.

No existe en el presente caso ningn motivo razonable para apartarse del principio ya reconocido en otros precedentes que niega al revendedor de los productos de una marca ajena el derecho o inters legtimo a utilizarla en un nombre de dominio. Vanse, por ejemplo, los casos Motorola, Inc. vs. NewGate Internet, Inc. Caso OMPI ND2000-0079 y The Stanley Works and Stanley Logistics, Inc. v. Camp Creek Co., Inc. Caso OMPI ND2000-0113.

A mayor abundamiento, en este caso tampoco resulta aplicable la doctrina de los casos Oki Data Americas, Inc. v. ASD Inc., Caso OMPI ND2001-0903 y Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG v. Del Fabbro Laurent, Caso OMPI ND2004-0481, en los cuales se admiti el inters legtimo en quienes haban indicado en forma precisa en su sitio web cual era exactamente su relacin con el dueo de la marca.

Por el contrario, no surge del sitio web del Demandado la explicacin de su vinculacin indirecta con el Demandante, tal como lo explica en su Escrito de Contestacin a la Demanda. Tampoco parece suficiente esa explicacin para justificar su uso de la expresin “Agente Oficial Casio”.

Para desempear cabalmente sus actividades comerciales, el Demandado no requera del uso de los signos distintivos del Demandante salvo, como ocurre en este caso, que quisiera aprovecharse del renombre de la marca CASIO sin la debida autorizacin o licencia.

Asimismo, es evidente que ninguno de los nombres de dominio permite identificar al Demandado. Por el contrario, los nombres <casiospain.com>, <casioeurope.com> y <tiendacasio.com> crean claramente confusin con el Demandante de modo que no puede considerarse la existencia de un inters legtimo en cabeza del Demandado.

Por todo lo expuesto, el Panel encuentra que el Demandante ha probado la falta de derechos o intereses legtimos del Demandado en el uso de los nombres de dominio y en consecuencia, el Demandante ha acreditado el segundo de los elementos requeridos en la Poltica, prrafo4.a)ii).

D. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

Como fuera mencionado en el apartado anterior, el Demandado utiliza en su pgina web la leyenda “Agente Oficial Casio”. Para justificar su conducta, el Demandado sostiene que la palabra “oficial” se refiere nicamente a la autenticidad de los relojes y que su objeto es informar a los potenciales compradores que los relojes son productos oficiales, no imitaciones o falsificaciones de la marca.

Asimismo, sostiene que mediante un acuerdo entre Casio Computer Co. Inc. y Forum Watch S.A., forma parte de un grupo selecto de vendedores de relojes CASIO y que desde el propio sitio web del Demandante es posible conocer a las empresas espaolas miembros de ese grupo selecto. Afirma tambin que Forum Watch, S.A. proporciona al Demandado placas identificativas que le acreditan como “Agente Oficial”.

Por el contrario, el Demandante sostiene que el Demandado ha actuado de mala fe en el registro y uso de los nombres de dominio.

En Panel encuentra que las afirmaciones y explicaciones del Demandado no son suficientes para desvirtuar las alegaciones del Demandante.

En primer lugar el Demandado no ha actuado de buena fe en cuanto sabe y reconoce que la marca CASIO es de propiedad del Demandante, y no puede negar su notoriedad. Por ello, su inclusin no autorizada en los nombres de dominio implica un acto de evidente mala fe. Por esta circunstancia, se puede afirmar que la mala fe, en este caso, fue concomitante con el propio registro del nombre de dominio.

Su grado de mala fe resulta acentuado al autotitularse “Agente Oficial Casio”, nuevamente careciendo de autorizacin por parte del Demandante. Ello induce al pblico a pensar que el sitio web del Demandado pertenece al representante oficial de CASIO en Espaa o Europa, cuando el Demandado sabe perfectamente que no lo es.

Es evidente que si la intencin del Demandado hubiera sido dar a conocer que los productos que vende son originales bastaba aclarar esa circunstancia no siendo necesario recurrir a la figura del “Agente Oficial Casio” ni mucho menos registrar nombres de dominio que reproducen la marca. Cabe aclarar que no se encuentra probado que Forum Watch, S.A. haya provedo al Demandado con placas identificativas de la figura de “Agente Oficial” aunque, de todos modos, la relacin que pudiese tener el Demandado con Forum Watch S.A. es ajena a la relacin con el Demandante, duea de la marca y por tanto, nica persona con derecho a autorizar el registro de nombres de dominio que reproduzcan la marca CASIO y el uso de la expresin “Agente Oficial Casio”.

Cabe agregar que el envo de cartas por parte del Demandante requiriendo a el Demandado la transferencia de los nombres de dominio acredita que el Demandante no ha consentido tcitamente el uso de stos como lo sostiene el Demandado.

Por todo lo expuesto, el Panel encuentra que el Demandante ha acreditado que el Demandado ha registrado y usado los nombres de dominio de mala fe por lo que se encuentra acreditado el tercero de los elementos requeridos en la Poltica, prrafo4.a)iii).

 

7. Decisin

Por las razones expuestas, este Panel ordena que los nombres de dominio <casiospain.com>, <casioeurope.com> y <tiendacasio.com> sean transferidos al Demandante.


Miguel B. O’Farrell
Experto Presidente

Daniel Pea
Experto

Albert Agustinoy Guilayn
Experto

Fecha: 6deJuliode2005

 

: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2005/d2005-0365.html

 

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